유럽- ‘아내의 맛’ 홍현희♥제이쓴 부부, 청정섬 캠핑 여행 폭망…‘KO패’ 선언! | 군포철쭉축제

이러한 판단을 기초로 법원은 이 사건 특허발명은 모인출원에 해당하여 무효라고 판단하였다.

배심원은 피고가 원고의 영업비밀을 유용하였다고 판단하였으며 판사도 배심원의 그 판단이 실질적인 증거에 의하여 뒷받침된다고 인정하였다. 나아가 배심원은 해당 제품으로 인한 과거 순매출액의 5%를 그 영업비밀 유용에 대한 배상액으로 책정하였 다.528) 법원은 원고가 청구한 침해금지명령의 청구를 받아들이지 않고,529) 그대신 계 속실시료(ongoing royalty)를 인정하며 미래 순매출액의 5%를 손해배상액으로 책정하 였다.

설령 “선행권리와 후의 권리는 충돌할 때 침해 중지·복원을 적용하면 공평하지 않 다”고 할지라도 “가치가 큰 자는 가치가 작은 자를 흡수하고 소유권의 재설정을 강해 하다”는 것이 아니다. 가치가 큰 자는 가치가 작은 자의 성과를 우선하게 실시한 권리 가 있는 것을 확립하고, 수익자는 피해자에게 특허첨부로 인하여 발생된 개진 혁진·특 허 라이선스의 재 혁신·통합 혁신의 비용을 지불한다. 첨부자의 주관적인 상황에 의하 여 특허첨부는 협력이 있는 첨부와 협력이 없는 첨부를 나눈다. 개진 성과와 선해특허 329) 陈家宏, “专利添附问题探讨”, 「知识产权」 第5期, 2013, 45页(“第一，专利添附不吸收‘原物’及其所有 权。物发 生添附时，原物通常被添附物所吸收，原物所有权丧失，一物一权,‘律上以一个物上不容有两个所有权之并存, 亦不 以其共有为适当, 便宜上以之属于一方’。专利添附发生时，在先专利虽也被吸收，但吸收的仅仅是在先专利的技术 方案，因专利的无形性，专利权人并未丧失在先专利权。在先专利权与专利添附权（如改进专利权）同时存在，分 属专利权人（被添附人）与专利添附人。”). 330) 陈家宏, 前揭 论文, 46页(“第二，专利添附实施与在先专利具有‘不可分离’性。在先专利被改进或被与其他专有技 术（包括专利）附合、混合在一起而形成具有新物性质的物，因专利的无形性，不存在‘结合在一 起而形成不可分离 的物’；专利添附的‘不可分离是指专利添附实施时必须依赖在先专利或称实施依赖性，即专利添附离开在先专利无法 实施或者虽能实施但实施的效用有显著差异；如果实施时无须依赖在先专利，或离开先专利的实施效用并无显著差 异的再创新成果是独立的专利、技术成果而不是专利添附。”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 131 의 가지에 의하여 미량 첨부, 등가 첨부, 값은 초과 첨부, 보상을 주는 규칙을 나눈다.

가. 법규정 일본 특허법에서 발명자의 의의 및 요건에 관한 규정이 없지만 발명에 대한 규정 은 두고 있다. 즉 “발명은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다”(특허법 제2조 제1항). 따라서 발명자는 “자연법칙을 이용”하여 “기술적 상상 69) 中山信弘, 「特許法」, 弘文堂, 2010年, 43-44頁(“発明者発明者とは、真に発明をなした自然人である。発明は事 実行為であり、行為能力のない者も発明者たりうる。発明者とは、当該発明の創作行為に現実に加担した者だけ を指し、単なる補助者、助言者、資金の提供者、あるいは単に命令を下した者は、発明者とはならない。具体的 事案においては発明者の確定に多大の困難を伴う場合も少なくないであろう。しかしそれは、知的財産の創作者 を確定する場合の通例であり、やむ3)をえないことである。出願に際しては、発明者の上司を発明者欄に記載する ことも稀ではなく、願書に発明者と記載されていても発明者ではないと認定されることもある。最近では、職務 発明の訴訟において、誰が発明者であるかということが争点となる事件も増えている。”). “발명자는 진정으로 발명을 이룬 자연인이다. 발명은 사실행위이며 행위능력이 없는 자도 발명자일 수 있다. 발명자란 해당 발명 의 창작행위에 현실에 가담한 자만을 가리켜 단순한 보조자, 조언자, 자금 제공자, 또는 단순히 명령을 내린 자는 발명자가 되지 않는다. 그러나 그것은 지식재산의 창작자를 확정하는 경우의 통례이며, 어쩔 수 없는 것 이다. 출원에 있어서는 발명자의 상사를 발명자란에 기재하는 경우도 드물지 않고, 원서에 발명자와 기재되어 있어도 발명자가 아니라고 인정되기도 한다. 최근에는 직무발명 소송에서 누가 발명자인가 하는 것이 쟁점이 되는 사건도 늘고 있다.” 70) 下田憲雅, “特許法における「発明者（共同発明者）」の意義知財高判平成19年3月15日知財高裁平成18年(ネ)第 10074号トラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体とそれを含有する医薬成分控訴事件”, パテント Vol.62　 No.9, 2009, 101頁(“また，「発明者」の認定が争点となる訴訟としては，例えば①冒認出願に関する訴訟（冒認出 願であることを理由とする無効審決に対する審決取消訴訟，特許付与前の特許を受ける権利の確認請求訴訟，特 許付与後の特許権移転登録請求訴訟，損害賠…償請求訴訟），②職務発明の発明者による対価請求訴訟，③発明 者たる地位（人格権に基づく発明者名誉権）の確認，発明者の記載の補正請求等訴訟等がある。さらに，後述す るように冒認特許は無効であることから，④特許権侵害訴訟における権利不行使の抗弁（特許法104条の3）とし て発明者の認定が争点となることもある。このように，「発明者」の認定は決して地味な問題ということはな く，実は極めて重要な問題ではないか，と感じるのである。”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 69 을 창작”한 자라고 정의할 수 있으나 그것만으로는 발명자 여부를 판단하기 어렵다.

하지만 타인의 기술(모인대상발명)을 탈취한 자가 모인대상발명을 변경하여 자신 의 명의로 출원하는 경우에는 사안 해결이 간단하지 않다. 즉, ① 정당한 권리자의 발 명(A)을 기준으로 모인이 성립하는 범위의 문제(‘실질적 동일성’ 기준 또는 ‘실질적 기 여’ 기준), ② 정당한 권리자 출원에 소급효가 인정되는 범위의 문제, ③ 모인의 성립 범위와 정당한 권리자에게 특허권 이전청구가 인정되는 범위가 동일한 것인지의 문 24) 긍정설로는 송영식 외 6인, 「송영식 지적소유권법(상)(2판)」, 육법사, 2013, 411면; 정상조 박성수 공편, 앞의 책(김운호 집필부분), 487-488면 등이 있고, 부정설로는 조영선, 앞의 책(제4판), 238-239면; 손천우, “무권리자 의 특허출원(모인출원)에 대한 새로운 판단 기준”, 「사법논집」 제58집, 법원도서관, 2015, 559면 등이 있다.

법원은 원고가 피고 회사 업무를 담당한 시절에 작성하였던 메모에 대상 발명의 “주요 내용이 최초 아이디어부터 구체화된 디자인 모습까지 순차로 기재되어 있는 사 실, 그 이후 발명내용을 정리한 특허자료도 원고가 팀장으로 있던 제화부 명의로 작성 677) 서울남부지방법원 2005. 10. 7. 선고 2004가합10788 판결. 678) 서울남부지방법원 2005. 10. 7. 선고 2004가합10788 판결. 679) 서울고등법원 2012. 3. 29. 선고 2011나21855 판결(“원고가 이 사건 제1특허의 출원서에 발명자로 기재된 점 은 앞서 인정한 바와 같고, 원고가 이 사건 제1특허의 발명제안서를 작성한 사실은 피고도 다투지 않으므로 원고가 이 사건 제1특허의 공동발명자라는 점을 배척할 만한 상당한 반증이 없는 한 원고를 이 사건 제1특허 의 공동 발명자로 추단할 수 있다. ... 그러나 원고가 피고 회사를 입사하기 전에도 반도체 공정 등의 개발과 관련하여 상당한 정도의 경력이 있는 점에 비추어 볼 때, 피고가 주장하는 위와 같은 사정만으로는 원고가 이 사건 제1특허의 공동발명자라는 앞서의 추단을 뒤집고 원고가 이 사건 제1특허의 공동 발명자가 아니라고 인 정하기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 피고의 위 주장은 받아들이지 않는다.”). 680) 의정부지방법원 2016. 6. 8. 선고 2014가합54950 판결(“설령 원고가 그 발명자 또는 공동발명자에 해당한다고 하더라도 이 사건 특허는 무효사유를 포함하고 있거나 공지된 구성 내지 기능을 그대로 실시하고 있는 것에 해당하고, 이를 대체할만한 기술들이 이미 많이 있어 이 사건 발명이 피고의 독점력에 기여한 정도나 그 발명 자의 공헌도는 매우 낮다고 평가된다. 게다가 피고는 2015. 8. 17. 이 사건 특허에 고나한 등록포기서를 제출 하여 같은 날 그 등록이 말소되었으로 위 시기까지의 매출액을 기준으로 보상금을 산정하여야 한다.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 236 된 사실을 인정할 수 있다. 이러한 인정사실들을 종합해 볼 때, 원고가 이 사건 발명 에 관한 최초 착상을 하고 이를 구체화하여 이 사건 발명에 이른 것이라고 인정된다” 고 보았다.

다) 모인자의 기여에 관하여 현행법상 가능하다고 생각되는 대응 위 보고서에서는 이전청구를 인정하는 것을 전제로 하는 경우, 모인자의 기여에 관 하여는 특단의 입법조치를 하지 않아도 아래와 같은 대응이 가능한 것으로 보고 있다.

나. 화학발명에 影山光太郎 산정방법 적용 원리와 모델을 기초로 공동발명자 여부를 판단하고 나아가 그들 사이의 지분율 산 정방법을 제안한 影山光太郎론은 적어도 화학발명에서는 상당한 활용도가 있을 것으 로 생각된다. 기존의 이론들은 청구항의 구성요소를 기준으로 공동발명자 여부 및 지 분율을 결정 및 산정하였으나, 연구의 결과물인 청구항의 구성요소보다도 연구의 과 정이 더 중요한 실험의 분야에서는 影山光太郎 산정방법이 더 타당할 수 있다고 생각 699) 민사소송법 제356조 제1항(“문서의 작성방식과 취지에 의하여 공무원이 직무상 작성한 것으로 인정한 때에 는 이를 진정한 공문서로 추정한다.”). 700) ‘입증의 편의’를 그 추정법리의 이유로 이해하는 견해도 있으나 ‘입증편의’보다는 ‘법적 안정성’이 더 중요한 이유라고 생각한다. 김원오, “대작(代作)에 있어 성명표시의 취급에 관한 법적 쟁점”, 계간 저작권 제25권 제2 호, 한국저작권위원회, 2012, 99면(“저작자의 판정을 둘러싸고 분쟁이 생긴 경우에는 저작자 본인에게는 자명 해도 다른 사람은 쉽게 판단할 수 없어 입증이 곤란한 경우가 적지 않다. 따라서 저작권법은 입증의 편의를 위해 소정의 표시자를 저작자로 추정하는 규정을 두고 있다(제8조 제1항).”); 안효질, “저작권침해죄의 고소권 자에 관한 소견”, 고려법학 제74권, 고려대학교 법학연구원, 2014, 384-385면(“저작권을 주장하기 위하여 저작 자는 그가 저작자임을 증명하여야 하는데, 이는 구체적인 경우에 따라서는 어렵거나 번잡할 수 있다. 이러한 경우를 대비하여 저작권법 제8조 제1항은 번복 가능한 추정에 의하여 그 증명책임을 완화시키고 있다.”). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 245 구분 전체 항 중 개별 청구항의 중요도 갑의 공헌도 을의 공헌도 병의 공헌도 3명 공헌도의 합계 제1항 70% 50% 30% 20% 100% 제2항 20% 30% 60% 10% 100% 제3항 10% 30% 10% 60% 100% 합계 100% - - - - <표 22> 지분율 산정 가상사례(정차호 산정방법) 된다. 影山光太郎 산정방법은 일본에서도 외면받아 왔다고 관측되는데, 그 이론을 재 조명 할 필요가 있다. 이 글은 일본 및 우리나라에서 공동발명자 여부 및 지분율을 결 정 및 산정한 여러 판례를 살펴 보았는데, 그 판례들이 사용한 방법으로는 관련 법리 및 산정방법의 발전이 기대되지 않는다.