세계사 _ [특징주]엔씨소프트,외국인순매수힘입어12일만에반등 | 군포철쭉축제

3) 법원의 판단 법원은 원고가 대상 발명의 구성을 착상한 경위를 인정하였다. 비록 대상 발명은 원고 및 소외 제3자 D가 공동으로 개발한 것이지만, 공동발명자 간의 지분율 분배에 있어서 대상 발명은 원고가 기술적 사상의 특징적 부분에 대하여 착상 및 구체화 한 것이다. 소외 제3자 D는 비록 원고와 함께 대상 발명의 개발에 종사하고 출원 및 보 정 경과에서 일정한 기여를 한 것을 고려해서 원고의 지분율은 90%이고 D가 10%로 인정하였다.

38) 권창환, “무권리자의 특허출원에 대한 판단기준”, 「정보법 판례백선(Ⅱ)」, 학국정보법학회 편, 박영사, 2016, 20면. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 54 5) 발명의 특징적 부분 발명자 여부를 판단하면서 특허청구범위에 기재된 발명의 구성요소 중 특징적 부 분의 완성에 기여한 자를 발명자로 인정한 사례가 있다.

영업비밀이나 기술자료를 탈취한 후 특허출원하는 행위는 부정경쟁방지법상 영업 비밀 침해행위, 하도급법상 기술자료 유용행위 및 중소기업기술보호법상 중소기업기 술침해행위에 해당할 것임에는 큰 의문이 없다. 대기업에 의한 중소기업 기술탈취 문 제에 효과적으로 대응하기 위해서는 소관 부처(중기부/산자부/공정위/특허청)별로 여러 가지 제도개선 노력이 필요할 것이다. 다만, 영업비밀이나 기술자료를 탈취한 후 특허출원하는 행위를 근절하기 위해 기술탈취 관련 법규들의 위반행위 중 특히 특허 출원 행위에 대해서만 제재의 강도를 더 높일 필요성이 있는지는 신중한 검토를 요할 것이다.

352) 智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決(“發明的構想可以表現在專利之申請專利範圍中的每一技術特徵， 而對一個共同發明之構想，每一位發明人雖無須對該發明做出相同形式或程度之貢獻，但每一位發明人仍必須做出 重要的一部分才能有該發明。此外，確立發明的構想之後，如僅僅只是付諸實施之人並不能稱作發明人；且單純提 供發明人通常知識或是解釋相關技術，而對申請專利發明之整體並無具體想法之人，亦不能稱作是共同發明人。再 者，一位共同發明人並不需要對每一項申請專利範圍做出貢獻，而是對其中一項申請專利範圍有所貢獻即可，且共 同發明人必須有共同從事合作研究之事實，個別進行研究之兩人，縱基於巧合而研究出相同之發明，仍不能稱為共 同發明人。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 136 면 그들이 공동발명자로 인정한다. 구체적으로 공동발명자는 발명의 구상에 기여하여 야 하고 발명의 구상이 확립될 때까지 기여한 자는 발명자로 인정한다. 발명의 구상은 청구항에 반영되어서 공동발명자는 그 중 하나의 청구항에 기여했으면 공동발명자로 인정할 수 있다. 이러한 객관적 요건을 충족해야하고 공동협력관계도 필수적 요건으 로 대만 실무에서 인정하고 있다.

나. 공동발명자 판단 법리 1) 규정 특허법은 공동발명자를 규정, 정의하지 않고 있다. 특허청의 심사지침서는 다음과 같은 설명을 제시한다. 246) Eric Ross Cohen, Clear As Mud: An Empirical Analysis of the Developing Law of Joint Inventorship in the Federal Circuit, 28 Berkeley Tech. L.J. 382, 386 (2013) (“As such, to establish conception an inventor must prove ‘possession of every feature’ of a claimed invention.”). 247) Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining J oint Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 83 (2013) (“Although it is unclear from the joint inventor statute, to prove joint inventorship, one must show that an alleged joint inventor . . . made a contribution to at least one claim of the patent.”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 113 자를 공동발명자로 보았고, 그러한 법리를 ‘all claims’ 원칙이라고 불렀다. 그러나, 1984년 특허법 개정이 제116(a)조를 개정하여 ‘Not-all-claims’ 원칙을 도입하였고249) 현재는 하나 이상의 청구항에서 신규사상을 기여하기만 하면 공동발명자가 된다 .250)251) <미국 특허법 제116(a)조> Inventors may apply for a patent jointly even though (1) they did not physically work together or at the same time, (2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent. 3. 공동발명자 인정을 위한 주관적 의사(교환)의 필요성 여부 가. 엄격한 주관적 의사(교환)을 요구하는 견해 공동발명자가 되기 위하여 같은 공간, 같은 시간에 연구할 필요는 없다.252) 그러나, 두 연구원의 의사의 교환에 대하여는 여러 의견이 존재한다. 두 연구원이 연구를 시작 하는 시기에 그들의 연구가 합쳐지고 그 둘이 공동발명자가 될 것을 알았던 경우는 당연히 공동발명자의 요건인 인지 및 소통이 존재한 것이다.253) 복수 발명자 사이에 의사교환(communication)이 존재하여야 그들이 공동발명자가 된다고 보는 엄격한 주 장이 존재한다.254) 소통과는 조금 다른 표현으로, 상호작용(interaction)이 필요하다고 248) Melissa N. McDonough, To Agree, or Not to Agree: That Is the Question When Evaluating the Best Mode Preferences of Joint Inventors After Pannu v. Iolab Corp., 80 S. Cal. L. Rev. 151, 161 (2006) (“For example, in a patent with fifty claims, where A contributed to forty-nine of the claims and B contributed to one claim, A and B are properly named as joint inventors under § 116.”). 249) Patent Law Amendments Act of 1984, Pub. L. 98-622, § 104, 98 Stat. 3385. 250) Joshua Matt, Searching for an Efficacious Joint Inventorship Standard, 44 B.C. L. Rev. 245, 257 (2002) (“Congress's second adoption from contemporary case law was an explicit endorsement of the rationale of SAB Industri AB and its ‘non-all-claims’ rule.”). 251) 혹자는 제116조가 규정한 기준을 4C 기준이라고 칭한다. 여기서의 4C는 “collaboration, contribution, corroboration, and claims”를 말한다. Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining Joint Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 83 (2013). 252) Monsanto Co. v. Kamp, 269 F. Supp. 818, 824 (D.D.C. 1967) (“It is not necessary that the entire inventive concept should occur to each of the joint inventors, or that the two should physically work on the project together.”). 253) Tigran Guledjian, Teaching the Federal Circuit New Tricks: Updating the Law of Joint Inventorship in Patents, 32 Loy. L.A. L. Rev. 1273, 1301 (1999) (“Thus, where inventors intend and agree from the start of a project that their contributions to any invention be made as a whole, each can be a joint owner.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 114 설명한 경우도 있다.255) 나. 엄격한 주관적 의사교환을 요구하는 견해의 오류 주관적 의사교환을 요구하는 그러한 엄격한 기준은 여러 다양한 현실을 반영하지 못하는 비현실적인 것이 된다고 생각된다. 선행 발명자의 연구가 후행 발명자의 연구 와 겹합되는(conjoined) 경우 공동발명자를 인정할 수도 있다.256) 다른 자의 비공개 레 포트를 본 후 그것을 바탕으로 발명을 완성한 경우도 공동발명의 가능성이 인정된 다.257) 만약, 연구원 갑이 신규성을 가진 사항 a를 창출한 레포트를 작성한 후 퇴사하 였고, 그 후 그 회사의 다른 연구원 을이 그 레포트를 이어받아 본인이 신규성을 가진 사항 b를 창출, 보태어서 최종 발명(a+b)을 창출한 경우, 그 둘 사이에 주관적 의사교 환이 없었다고 하여 갑을 공동발명자에서 배제하는 것은 그 발명에 a가 필수요소라는 점을 감안하면 불합리하다.258) 그래서 갑과 을 사이에 주관적 의사가 존재하지 않는 경우에도 공동발명자를 인정할 필요가 있다.

<표 15> 공동발명 정의규정 제안(김승군·김선정) 현행 특허법 제33조 김승군·김선정 개정방안 정차호 개정방안 ① 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증(遺贈) 의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다.

法实施细则》（2002年修订，以下简称《专利法实施细则》）第十二条规定，专利法所称发明人或者设计人，是指 对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。因此，涉案专利“复合材料风力机叶片及其制备方法”（专利号： 200510024818.8）作为一项发明创造，其署名人应当是对该专利技术方案的实质性特点作出创造性贡献的人。其中， 所谓实质性特点是指发明创造的设计要点或关键技术特征，体现着该发明创造与已有成果的技术差别；所谓创造性 贡献是指创新性的智力劳动。据此而言，只有在发明创造的过程中，对创造出与已有成果的技术差别作出了创新性 劳动的人，才是发明创造的发明人或设计人，并依法享有该项发明创造的署名权。 306) 唐震, “署名人须对专利的实质性特点作出创造性贡献”, 人民司法, 2015年 10期, 65-68頁 참조. 307) 专利法　第十七条(“ 发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。”). 308) 北京市高级人民法院（2014）高民（知）终字第4815号(“中华人民共和国专利法》第十七条第一款规定：“发明人 或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。”在无有效相反证据的情况下，在专利文件中写明自己 是发明人或者设计人的人通常可以被认定为该专利的发明人或者设计人。”). 309) 吴琪明, “共同发明人的划分标准和共同发明专利权人的权利义务”, 政治与法律, 4期, 1986, 35页(“当一项发明是由 两个以上的人(包括两人在内)共同合作创造出来时,此项发明就称为共同发明,全体发明人即称为共同发明人。那么,能 否就据此认为,所有参加发明活动的人都是共同发明人呢?要回答这一问题,就涉及到共同发明人的划分标准问题。”). 310) 专利法　第八条(“两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完 成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请 的单位或者个人为专利权人。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 126 “① 테마 선택에서 고안의 제출, 창조성 있는 사상의 제출, 구체적 실시형태 의 완성의 전 과정까지 참여자의 성과에 대한 공헌을 판단한다. ② 창조성 있 는 공헌의 여부를 기준하여, 연구에 참여한 전원의 기여를 고려함으로써, 실 질적인 문제의 해결에 창조성 있는 공헌을 한 사람이 발명자로 확정된다. 한 명 또는 복수 사람이 창조성 있는 공헌에 대하여 한 경우, 이들은 모두 공동 발명자가 된다. 상기 두 개의 요소 중 전자에 대해서는 발명의 요건을 바탕으 로 발명에 관련되지 않은 사람은 빼야 한다. 후자의 발명의 창조성에 대해서 는 발명에 실질적인 특징이 있어 이 실질적인 특징과 발명의 기술 특징으로 현재 기술과 사이에 본질적인 차이점이 있으며 이 본질적인 차이점은 당업자 가 연상되는 것이어야 한다. 그리고 창조성 있는 공헌을 한 자는 발명 사상 및 관련 구체적 기술개발을 제출한 사람도 포함된다.”311) 위 설명은 공동발명자를 구상한 자 및 구체적 기술개발자로 구별하고 있다. 그러나 구상을 구체화 한 자가 없으면 공동발명자 아니라는 관점이 있지만 구상만으로 공동 발명자로 인정해야 한다.312) 공동발명자 인정과 관련하여 기술별로 판단요소에 차이 가 없다는 견해가 있는데,313) 실험의 과학인 화학분야의 특수성은 별도로 검토되어야 311) 姚兵兵, “如何确定职务发明的发明人”,　 国家知识产权局,(“在司法实践中，可以从以下方面考察是不是共同发明 人。一是以事实为根据，可从选题到方案的提出，到创造性思想的提出，到具体实施方案完成的全过程，看参与者 对成果所作的贡献；二是以是否有创造性贡献为标准，来衡量参加课题研究的所有成员的贡献，从而确定对解决实 质性问题作出创造性贡献的人为发明人，如果有两个或两个以上的人都有创造性贡献，则他们就是共同发明人。在 此基础上，须具备以下要件：第一，有一个发明创造存在，基于这一要件，排除了与发明创造无关人员的可能。第 二，发明创造具有实质性的特点，实质性特点是指发明创造的技术特征同现有技术相比具有本质的区别，这种本质 区别是所属技术领域的普通技术人员并非能够想到的，它体现了发明创造的技术水平。第三，应具有创造性贡献， 包括提出发明思想及相应具体技术方案的人。本案原告即是参与所涉发明专利的讨论和一定的具体工作，但其参与 和具体工作对整个发明的技术方案来说仅是其中的一个部分，尚不能证明其对现存发明专利完整技术实质性特点作 出贡献，本案第三人即专利发明人有些是二被告的工作人员，也有其聘请的其他技术人员，原告也是其聘请的技术 顾问，但因其对整个发明仅作了发射机等具体设备的工作，发明的技术方案没有实质性的贡献，所以其主张没有得 到法院的支持。同时原告也不属非职务发明，也没有共同协议研究、开发的事实，因此其主张应是专利权人则成为 无源之水。”). 312) 吴琪明, “共同发明人的划分标准和共同发明专利权人的权利义务”, 政治与法律, 4期, 1986, 36页(“根据这一划分标 准, 一般认为共同发明人包括构思人和使构思具体化的人两类。但学术界对于构思人能否算作共同发明人存有分歧。 有一种观点认为, 如果某人对发明的某一部分提出构思而没有使构思具体化, 那么这类人不能算作共同发明人。笔者 认为, 这种观点对于帮助确定共同发明人的范围有一定意义, 但在概括上似乎过于绝对。现实生活中有例外的情况。 比如, 上例中的某乙对解决新型活塞提出了构思, 但由于某种原因(如技术设备跟不上, 没有相应的试验场所, 或者某 乙摔然死亡等) , 没有使其构思具体化。以后, 某丙正是根据某乙的构思, 才使新型活塞研制成功。像这种情况, 难道 我们能将某乙排斥在共同发明人行列之外吗?显然这是不近情理的。因而, 笔者认为, 在确定构思人是否为共同发明 人的问题上, 只有当某人的构思对他人的实践活动起了直接的指导作用, 即如果没有该参与人的构思作指导, 他人就 无法解决这一问题。这样才能认定该构思人为共同发明人。如果参与人也提出了构思, 但实际上根本行不通或者理论 上根本就是错误的, 那么这种人当然不能算作共同发明人。探讨共同发明人应具备何种条件, 以及哪些人能成为共同 发明人”). 313) 財団法人知的財産研究所,“国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書”, 2008, 49頁 (“ 공동발명자의 인정에 대해서 발명 실험, 실증을 불문하고 발명의 효과를 알기 얻은 발명인 비즈니스 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 127 한다고 생각된다.

원고 타이와체인기공회사는 체인 및 운반기계부품을 제조, 판매하고 있다. 피고는 플라스틱 성형용 금형의 설계, 제작을 업으로 하는 요시다에이지의 종업원으로 근무 553) “Coloplast had not claimed that the activation of catheters by wet installation was an invention made by Coloplast. On the contrary, Coloplast had acknowledged that activation of catheters by wet installation is a well-known technique used by others.” 554) 日本国際知的財産保護協会, 「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告 書 」 , 2010.3. 23頁(“発明が真の権利者と冒認者の共同発明であると認定しうる場合や冒認者が真の権利者の発 明に、幾つかの技術要素を自ら考え付加した場合には、真の権利者が自己の発明の部分のみ権利移転し、冒認者 と共同出願人となる。③冒認者の寄与に関して現行法上可能と考えられる対応 移転請求を認めることを前提とす る場合、冒認者の寄与に関しては特段の立法措置をしなくとも、以下のような対応が可能であるものと考えられ る。 a) 冒認者の発明と真の権利者の発明がいずれも権利範囲に寄与するものである場合 冒認者の発明と真の権 利者の発明がいずれも権利範囲に寄与するものである場合には、下記裁判例の立場を前提とすると、冒認者と真 の権利者のそれぞれの寄与に応じて権利の共有となるものと考えられる。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 184 하였다. 피고는 1998년 8월에 요시다에이지의 사업을 승계하였다. 원고는 요시다에게 1996년 6, 7월경 체인 커버의 금형의 제작을 의뢰하였고, 금형이 동년 9월 9일에 납품 되었다. 그 후 피고는 대상 발명을 선출원 하였다. 원고도 대상 발명을 출원하였다. 원 고는 대상 발명에 대하여 원고가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 주장한다. 그 러나 법원은 원고가 대상 발명의 특징적 부분에 일부 기여하였고 기타 부분은 피고가 창작한 것으로 인정하여 대상 발명은 원고 및 피고가 공동으로 창작한 발명이고 공동 발명자로 인정하는 것이 상당하다고 판시하였다.555) 대상 판결은 원 발명자와 모인발 명자 사이의 주관적 협력의 의사가 없는 경우에도 공동발명자임을 인정한 사례이다.

한편 위와 같은 개정에 추가하여, 모인 출원에 (i) 정당한 권리자의 발명과 (ii) 모인 자의 발명이 청구항별로 구분되어 있고, 아직 출원 단계라면 출원을 분할하는 방법으 로 대응하는 것도 가능할 것으로 보이는데, 이러한 내용을 입법적으로 해결하는 방안 도 생각해 볼 수 있을 것이다.

③ Saco-Lowell Shops v. Reynolds, 141 F.2d 587 (4th Cir. 1944) 그 후의 연방항소법원 판례로서, Saco-Lowell 사건이 있다. Saco-Lowell 판결은, 신뢰 관계에 기초하여 발명자로부터 개시된 발명에 대하여 비발명자가 특허를 취득하는 것 은 신뢰관계의 위반으로서 허용되지 않는다고 하였다. 따라서 진정한 발명자를 ‘무체 재산의 소유자’로 하고, ‘그것들이 특허로 보호되는지 여부에 관계없이’ ‘신뢰관계에 기초하여 그것들을 개시한 상대방에 의한 그것들의 실시에 대하여 보호를 구할 권원 이 있다’고 하였다. 따라서 관련 상대방이 해당 발명을 실시한 경우에는 그것에 의해 발생한 이익 및 손해에 대하여 ‘특허법제에 의한 것이 아니라, 형평법은 다른 자의 손 실에 의한 부당하게 스스로 이득하는 자를 허용하지 않는다고 하는 원칙’에 따라, 책 임을 부담해야 하는 것이라고 하였다. 그 다음, 본건 특허는 신뢰관계에 기초하여 원 고가 피고에게 개시한 발명에 대하여 피고가 신뢰관계에 위반하여 취득하였으므로 ‘원고들이 그 특허에 대한 권원을 갖는다고 판단하고, 피고가 원고들에게 그것(그 특 허권)을 양도하도록 명한 원심 법원은 정당하다’고 하였다. 하지만 상기 Becher 사건과 마찬가지로 특허권의 양도에 의한 구제는 인정되었지만, 특허출원은 발명자에 의하지 않으면 무효라고 하는 미국특허법의 원칙을 뒤집는 판결은 아니다.