건설-[대구시]권영진 대구시장, “첨단 정보통신기술 접목한 친환경 신청사 만들겠다” | 군포철쭉축제

나. 주관적 요건이 필수적이지 않다는 견해 발명자들 사이에 직접적 의견교환이 존재하면 그들의 공동발명자성을 인정하는 것 은 당연하다. 그러나, 직접적 의견교환이 없어도 공동발명자성을 인정할 필요가 있는 상황이 존재한다.505) 그러한 경우 상호작용(interaction)506) 또는 인지(knowledge)만으 로도 공동발명자성을 인정할 수 있을 것이다. 선행 연구원의 연구결과가 후행 연구원 의 연구와 ‘결합’되었다는(conjoined) 이유로 공동발명자성을 인정한 미국의 판례가 있는데,507) 여기서의 ‘결합’이 상호작용의 한 형태라고 생각된다. 공동발명자가 되기 위해서 두 발명자가 육체적으로 같이 연구할 필요까지는 없으며, 선행 발명자가 연구 를 한 후 그의 연구를 이어받아 다른 후행 발명자가 연구를 하는 경우도 상정할 수 있 다.508) 여러 국가가 참여하는 대형 국제연구프로젝트에서는 연구를 총괄지휘하는 센터를 두고 세계 각국의 연구원이 본인의 연구결과를 그 센터로 보고하고 후속연구의 지시 를 받게 된다. 그 체계에서 A국의 연구원과 B국의 연구원은 서로 물리적, 육체적으로 협업을 하지 않고 나아가 의사교환을 하지 않음에도 불구하고 그들의 연구결과가 모 아져서 하나의 발명을 형성할 것이라는 사실은 인지하고 있다.509) 그렇다면, 어떤 부 503) 知的財産高等裁判所 平成22. 7. 9. 平成19(ネ)第10067号 判決. 504) 知的財産高等裁判所平成20. 5. 29. 平成19(ネ)第10037号 判決. 505) Arbitron, Inc. v. Kiefl, No. 09-CV-04013, 2010 U.S. Dist. LEXIS 83597, at *16-17 (S.D.N.Y., Aug. 13, 2010) (선발명자가 발명의 앞 부분을 완성하고 그 결과를 후발명자에게 넘기고 그가 발명의 뒷 부분을 완성하 였으며, 그 두 발명자 사이에 아무런 의사교환이 없었음에도 불구하고 그 둘을 공동발명자로 인정한 사례). 506) Eric Ross Cohen, Clear As Mud: An Empirical Analysis of the Developing Law of Joint Inventorship in the Federal Circuit, 28 Berkeley Tech. L.J. 382, 390 (2013) (“The analysis for joint inventorship first requires that there must be some degree of interaction between the joint inventors and that they are working toward a common goal.”). 507) Eli Lilly, 376 F.3d at 1359 (“labor [was] conjoined with the efforts of the named inventors.”). 508) Monsanto, 269 F.Supp. at 824 (“A joint invention is the product of collaboration of the inventive endeavors of two or more persons working toward the same end and producing an invention by their aggregate efforts. . . . It is not necessary that the entire inventive concept should occur to each of the joint inventors, or that the two should physically work on the project together. One may take a step at one time, the other an approach at different times.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 172 분적인 또는 미완성의 연구가 모아져서 합으로서의 하나의 발명을 형성할 가능성을 ‘인지’하는 경우에는 그들 사이의 공동발명자성을 인정하여야 한다. 즉, 공동발명의 가 능성에 대한 인지(knowledge)만으로 공동발명자성을 인정할 수 있다. 현대의 여러 다 종다양한 연구형태에서 공동발명자 사이의 의사교환(communication)을 필수적으로 보는 법리는 지나치게 경직된(rigid) 법리가 된다.510) 3. 모인 후 변경된 발명에서의 공동발명자 인정 사례 연구 가. 미국의 Arbitron v. Kiefl 판결511) 1) 사건 이력 Arbitron v. Kiefl 사건은 Arbitron이 보유한 특허에 대하여 John Barrett Kiefl가 공 동발명자라고 주장하자, Arbitron이 원고로서 John Barrett Kiefl를 피고로 하여 공동 발명자 확인 소송을 제기한 사건이다. 원고는 17개 미국특허를 보유하고 있었는데, 그 특허 중 하나가 대상 276특허이었다. 대상 특허발명은 전체적으로 방송시청자 측정 장치(broadcast audience measurement device)에 관한 것이다.

부정경쟁행위(카목)의 경우 성과(타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등)를 보호대상으로 하며, 타인의 성과를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하 는 행위가 부정경쟁행위(카목)에 해당한다.

⑦ 뒤에서 보는 것과 같이, 관련 형사사건과 관련 민사사건에서 피고 회사의 영업비밀로 인정된 기술정보들에는 이 사건 ①, ②, ⑤ 기술적 사상과 관련된 기술정보들이 포함되어 있다. 따라서 이 사건 제1, 2 발명은 원고 혼 자가 아니라, 피고 회사의 위와 같은 기술정보들을 창작한 사람과 공동으로 발명하였다고 보아야 한다. 그런 데 피고 회사의 인력 구조로 볼 때, 피고 회사에서 원고 이외에 위와 같은 기술정보들의 창작에 실질적으로 기여할 수 있는 사람은 코팅장치 설계의 전문성을 가지고 있는 피고 김영배로 보인다.“). 687) 대상 발명1: 기능성 오리를 사육하기 위한 사료 조성물; 대상 발명2: 오리 훈연제품을 제조하는 방법 및 상 기 방법으로 제조된 오리 훈연제품. 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 241 이사이던 이씨, 피고 회사의 직원이던 김씨, 주씨과 함께 대상 발명1, 2을 하였고, 피 고는 대상 발명1. 2에 관하여 원고, 이씨, 김씨, 주씨를 공동발명자로 기재하여 출원하 였다.

(i) 원고 회사(대표이사 甲)와 피고 회사(대표이사 乙)는 주관기관(중소기업진흥공 단)의 관여 하에 1차 협약(시제품 제작을 위한 위탁개발협약, 산출물에 대한 권리는 甲에 귀속)과 2차 협약(보완시제품 제작을 위한 위탁개발협약, 주요 내용은 1차 협약 과 동일)을 체결함. (ii) 모인대상발명은 아이디어개발계획서 및 1, 2차 협약에 따른 1, 2단계 결과보고 741) 한편, 원고와 피고 사이에 공동출원 약정이 있었지만 원고가 위 계약에 따른 기술을 제대로 제공하지 아니 하자 피고가 독자적으로 발명을 완성하여 출원 및 등록을 마친 사안에서 원고와 피고가 공동발명한 경우에 해당하지 않는다고 판단한 사례로는 대법원 2001. 6. 29. 선고 98후2405 판결(송편 성형기 사건)이 있다. 해당 판결에 대한 판례해설에 따르면, 공동발명 여부에 대하여 대법원에서 판시한 최초의 사례라고 한다. 강동세, “공동발명자 여부의 판단기준”, 대법원판례해설 37호, 법원도서관, 2001. 12., 329면. 742) 대법원 2017. 5. 31. 선고 2017후288 판결에 의해 심리불속행 기각됨. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 278 서의 산출물. (iii) 이 사건 특허발명은 乙이 모인대상발명을 변경한 것. 위와 같은 사안에서 법원은, (i) 이 사건 특허발명과 모인대상발명 사이에 실질적 동일성이 인정되지 않으므로 모인출원에 해당한다고 볼 수 없고(특허법 제33조 본문 위반 아님, (ii) 甲과 乙은 실질적인 협력관계에서 이 사건 특허발명의 기술적 특징부 를 완성하는 데 실질적으로 기여하였다고 할 것이므로, 甲과 乙은 공동발명자에 해당 한다고 판단하였다(특허법 제44조 위반으로 무효).743) 나. 학설 1) 모인의 성립 범위에 대한 학설 대법원 2009후2463 판결이 제시한 ‘실질적 기여’ 기준에 대해서는 아래와 같이 긍 정적 견해와 부정적 견해가 존재한다.

대상 발명 6, 8에 관련 조성물의 구성에서 발명자들이 독자적으로 개발한 MAG폴 리머뿐이다. 기타 구성은 모두 공지의 사판품 등의 물질이다. MAG폴리머는 대상 발 명 4, 6 및 8의 가장 큰 특징이며, 성능적으로 타사가 모방할 수 없다. MAG폴리머를 개발한 원고는 그의 지분율이 50%라고 주장한다.

688) 三村量一, 上揭 論文, 124頁(“출원인인 사용자 등은 특허법의 규정을 준수하여 진실의 발명자를 원서에 기재 하여야 할 터이므로 (직무발명 대가소송의) 원고인 종업원이 원서에 발명자로 기재된 경우에는 원고는 당해 발명의 발명자로 사실상 추정되는 것이고, 피고인 사용자 등이 이를 다툴 때에는 사용자 등이 간접반증으로써 추정을 번복하기에 충분한 구체적인 사정을 주장·입증하여야 한다고 해석하는 것이 상당하다.”). 689) 三村量一, 上揭 論文, 124頁(“금반언의 원칙에 비추어 보더라도 이러한 경우에 사용자 등은 원고가 발명자라 는 추정을 뒤집기에 족한 사정을 주장·입증해야 한다고 새겨야 한다.”). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 243 미국에서는 특허등록원부에 기재된 공동발명자 기재가 정확(유효)한 것으로 추정 하며,690)691)692)693) 특허의 유효가 추정되듯이 발명자 기재의 맞음도 추정되는 것이 다.694)695) CAFC가 그러한 추정의 원칙을 요즘 더 강하게 적용하는 추세라고 한다.696) 혹자는 추정을 복멸하는 과정을 (성공하기 쉽지 않는) 고지전(高地戰, uphill battle)에 비유하기도 한다.697) 직무발명신고서, 특허출원서, 특허공보에 기재된 공동발명자 기재에 추정력을 부여 하여야 한다. 다만, 직무발명신고서의 기재보다는 특허출원서의 기재가 특허출원서의 기재보다는 특허공보의 기재가 더 강한 추정력을 가질 것이다. 특허등록원부는 정부 기관인 특허청에 의하여 작성된 공문서라는 점에서 그 기재에 추정력을 부여하기가 용이하다. 특허등록원부에 기재된 발명자의 기재를 진실된 것으로 추정할 수 있다고, 특허출원서에 기재된 공동발명자의 기재도 진실된 것으로 추정할 수 있을지에 대하여 는 조금 더 고민을 하게 된다. 특허출원서는 출원인이 작성한 사문서에 불과하다. 특 허등록을 출원인과 공중의 사회적 계약에 의한 사문서라고 보든,698) 특허청에 의하여 작성된 공문서라고 보든,699) 그 등록원부의 내용에 대하여 진정성이 추정되며, 그 내 690) Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining Joint Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 82 (2013) (“For the most part, courts view incorrect inventorship claims with skepticism because inventorship on an granted patent is presumed to be correct.”). 691) Hess v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc., 106 F.3d 976, 980 (Fed. Cir. 1997). 692) Eric Ross Cohen, Clear As Mud: An Empirical Analysis of the Developing Law of Joint Inventorship in the Federal Circuit, 28 Berkeley Tech. L.J. 382, 394 (2013) (“After a patent has issued, there is a heavy presumption that the inventors named in the application are the correct inventors--that is, they are true inventors, and they are the only true inventors.”). 693) Fina Oil & Chem. Co. v. Ewen, 123 F.3d 1466, 1474 (Fed. Cir. 1997) (“Dr. Razavi did not meet his burden of establishing undisputed facts to show that Dr. Ewen made no contribution to the conception of the invention ... or a contribution that was qualitatively insignificant.”). 694) Gemstar-TV Guide Int'l, Inc. v. ITC, 383 F.3d 1352, 1381 (Fed. Cir. 2004) (“Because a patent is presumed valid under 35 U.S.C. §282, there follows a presumption that the named inventors on a patent are the true and only inventors.”). 695) Arbitron, Inc. v. Kiefl, No. 09-CV-04013 PAC, 2010 WL 3239414, at *5 (S.D.N.Y. Aug. 13, 2010) (“Inventors named in an issued patent are presumed to be correct. Eli Lily, 376 F.3d at 1358.”). 696) Eric Ross Cohen, Clear As Mud: An Empirical Analysis of the Developing Law of Joint Inventorship in the Federal Circuit, 28 Berkeley Tech. L.J. 382, 385 (2013) ([Federal Circuit] “has increasingly relied on the presumption of validity of an issued patent . . .”). 697) Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining Joint Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 76 (2013) (“Second, inventorship on an granted patent is presumed correct. Thus, the uphill battle of arguing incorrect inventorship is eliminated if the correct inventors are named at the beginning.”). 698) 민사소송법 제358조(“사문서는 본인 또는 대리인의 서명이나 날인 또는 무인(拇印)이 있는 때에는 진정한 것 으로 추정한다.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 244 용과 다른 주장을 하는 자가 그 추정을 복멸할 증명책임을 부담하여야 한다.

한편, 모인 출원 특허에 (i) 정당한 권리자의 단독 발명(X=a+b) (ii) 정당한 권리자 와 모인자의 기여가 모두 인정되는 발명(X1=a+b+c), (iii) 모인자의 단독발명(X2=a+d) 이 청구항별로 구분되어 있다면, 만일 특허권이 설정등록된 후라면 현행법상 청구항 별 특허권 이전은 곤란하므로 해당 특허권은 공유로 처리하고 당사자들이 공유를 희 망하지 않는 경우 앞서 본 방법에 의해 처리하는 방법밖에 없을 것이다.1034) 다만, 아 직 출원 단계라면 출원을 분할하는 방법으로 대응하는 것도 가능할 것으로 보인다. 독 일의 경우 앞서 본 바와 같이 출원 일부의 분할 이전이 판례에 의해 인정되고 있 고,1035) 영국의 경우도 특허청장에 의해 이러한 구제가 인정되는 것으로 보인다.1036) 우리나라의 경우 거절이유 통지를 통해 모인 출원의 청구항 중 X=a+b 및 X1=a+b+c를 삭제하는 보정을 하도록 하고, 삭제된 청구항들에 대해 특허법 제34조에 따른 정당한 권리자의 출원을 하는(X=a+b의 경우 정당한 권리자 단독 명의 출원, X1=a+b+c에 대해서는 정당한 권리자와 모인자의 공동출원) 것은 가능할 것이다.1037) 1034) 물론 모인 특허의 청구항 중 X=a+b 및 X1=a+b+c를 삭제하는 정정을 하여 해당 특허의 무효사유를 해소하 고, 삭제된 청구항들에 대해 특허법 제35조에 따른 정당한 권리자의 출원을 하는(X=a+b의 경우 정당한 권리 자 단독 명의 출원, X1=a+b+c에 대해서는 정당한 권리자와 모인자의 공동출원) 것은 가능할 것이다.