그 쟁점의 해결을 위하여 본 연구보고서는 미국의 Arbitron v. Kiefl 판결, Bianco v.
Globus 판결, Clairol v. Save-Way 판결, Falana v. Kent 판결, 일본의 여러 판결들을 조
사하였고, 그러한 조사의 결과, 모인자와 피모인자 사이에 공동협력의 직접적인 의사
가 존재하지 않는 경우에도 공동발명자로 인정할 수 있다고 주장한다. 물론, 두 발명
자 사이에 아무런 연결고리(connection)가 없는 경우에는 그 둘을 공동발명자로 묶을
수 없으나, 선 발명자의 연구결과가 후 발명자에게 전달되고 그 둘이 각자 최종발명의
특징적 부분의 창작에 실질적으로 기여한 경우에는 그 둘을 공동발명자로 보아야 할
것이다. 피모인자가 그 발명이 모인되었는지에 대하여 인지를 못하는 경우에도 모인
자를 피모인자의 발명을 연속하여 연구한다는 사실을 인지하므로, 그러한 일방
(one-way) 인지만으로 공동발명자를 인정할 수 있는 것이다.
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구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
8
Ⅲ. 공동발명자 간 지분율(share rates) 산정방법
공동발명자 지분율을 산정하는 작업은 결과적으로 어떤 자가 공동발명자인지 여부
를 확인, 검증하는 효과를 가진다. 그러므로, 정확하지 않더라도 개략적으로라도 지분
율을 산정할 수 있는 방법을 제시하는 것이 실무적으로 매우 중요하다. 본 연구보고서
는 2007년 정차호 산정방법이 가지는 단점을 이해하고 약간이라도 개선된 산정방법을
다음과 같이 제시한다.
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미국에서 화학발명에서 공동발명자를 판단한 Falana v. Kent 판결에서,660) 청구발명
은 조성물에 관한 것이고, 원고가 발명한 것은 합성법이므로, 그 두 발명에 차이가 있
었다. 그런 견지에서 청구발명의 구성요소만을 기준으로 (공동)발명자를 판단하게 되
면 원고가 기여한 바를 인정하기 어렵다. 그러나, 원고의 신규한 합성법이 없었더라면
해당 조성물의 합성은 애초 가능하지 않았다. 그런 견지에서 법원은 청구항의 구성요
소를 무시하고 발명의 창출에의 실질적 기여를 기준으로 발명자 여부를 판단하였다.
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대상 발명 7의 발명자는 원고, P3 및 P4이고, P23는 발명자가 아니다.
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5. 현행 법규의 한계(문제의 제기)
가. 개요
기술 탈취 관련 법규의 보호 대상과 위반 행위를 비교해 보면 다음과 같다.
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2) 피고 주장
피고는 원고가 대상 발명들의 발명자가 아니므로 지분율에 대하여 논의할 필요가
없고, 설혹 어떠한 공헌을 인정한다고 해도 지분율 10%에 불과하다고 주장한다.
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780) 日本 特許庁, 平成23年法律改正(平成23年法律第63号)解説書, 第2章 冒認出願等に係る救済措置の整備, 42頁. (2015. 11. 18. 최종방문).
781) 日本 特許庁, 上揭 解説書(平成23年法律改正解説書), 43-44頁. (2015. 11. 18. 최종방문).
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
294
우선 모인출원 특허의 청구항에 관한 발명이 정당한 권리자의 특허를 받을 수 있
는 권리에 관한 발명 A가 아니라, 모인자가 독자적으로 구성 α를 부가한 이용발명 A’
인 경우, 학설상, ① 특허를 받을 수 있는 권리의 확인판결에 의해 모인출원의 출원인
명의나 모인특허의 특허권 이전청구절차 청구를 부정하는 것으로 이해되는 견해
와,782) ② 적어도 후자에 대하여 A’에의 진정한 권리자의 기여에 상응한 지분에 따라
긍정하는 것으로 이해되는 견해가 있다.783)
782) 井関涼子, “冒認出願に対する真の権利者の救済”, 同志社法学 53巻 5호 24頁; 高林龍, “冒認出願と真の権利者
の救済”, 高林龍 他編 知財講座Ⅰ 77頁; 高林龍, “特許出願をした特許を受ける権利の共有者の一人から同人の承
継人と称して特許権の設定の登録を受けた無権利者に対する当該特許権の持分の移転登録手続請求が認められた
事例”, 判時1776号205頁.
783) 茶園成樹, “冒認された特許権の移転登録請求”, ジュリスト1224号285頁(“또한 본건에서는 발명의 내용을 변경
하는 보정 등이 되었다고 인정되지 않았지만, 무권리자가 발명의 내용을 크게 변경한 경우에는 진정한 권리자
와 무권리자의 공동발명으로 취급하여 진정한 권리자의 기여분에 따른 특허권의 지분 이전청구를 인정해야
할 것이다(전촌선지, 지적재산법[제2판], 279면 참조) 보정이나 국내우선권 제도의 이용에 의해 복수의 청구항
의 일부에 진정한 권리자가 관여되지 않은 것이 포함되어 있더라도 이 점을 고려하면서 특허발명 전체에 대
한 진정한 권리자의 기여분을 고려해야 할 것이다.”); 潮海久雄, “冒認出願により登録された特許権に対する移
転登録手続請求”, ジュリスト1302号166頁(“무엇보다 이와 같이 특허권이 심사 등록을 거쳐 부여된다고 하는
행정처분의 면을 버리고(捨象し), 등록 후의 특허권도 등록 전의 특허를 받을 수 있는 권리도 재산권인 점 및
‘② 최고재판결’이 부당이득반환청구의 법률구성을 인정하는 것은 특허의 성부에 대한 특허청이 제1차 판단권
을 갖는다는 것과 모순되지 않는다고 하고 있는 점을 강조하면, 본건과 같이 무권리자 출원의 경우에도 등록
특허의 이전청구를 인정할 여지가 없는 것은 아니다. Y가 X의 대리로 출원하는 것이 통상인 경우나 Y가 X의
출원서류를 도용한 경우, X가 자기의 발명이 모인출원된 것을 알지 못한 경우 등에 일률적으로 등록이전청구
를 부정하는 것은 권리자 X에 있어 가혹하다. 이와 같은 경우는 범주적으로(categorically) 특허권의 이전등록
청구를 부정하는 것이 아니라 X의 발명이 Y출원의 특허와 실질상 동일하다는 것을 주장 입증시킬 여지를 인
정할 수 있는 것은 아닐까. 권리자 스스로 출원하지 않았음에도 불구하고 모인출원에 관한 특허의 반환청구를
할 수 있도록 하면, 진정한 권리자에게 본래 취득가능한 이상의 높은 가치의 권리를 부여하는 것으로 된다는
비판도 있지만(竹田和彦, ”特許を受ける権利の返還請求について“, パテント 34(7), 8頁), ‘② 최고재판결’ 자신이
무권리자로부터 권리자로의 반환청구를 인정하고 있는 점으로부터 보아 상당정도의 폭으로 발명의 동일성을
인정하고 있다. X의 출원의 특허와 Y의 출원의 특허에서는 권리범위 등이 크게 다를 가능성이 있고, ‘② 최고
재판결’에서의 부당이득반환청구의 기초로 되는 양자의 동일성이 보장되지 않는다고 하여도 주장 입증의 곤란
성의 문제이며 이전등록청구를 일률적으로 부정하는 이유로는 되지 않는다. 또한 권리자가 조기에 모인을 알
고도 출원하지 않게 된다고 비판되고 있지만(茶園成樹, “冒認された特許権の移転登録請求”, ジュリスト1224号
285頁), 그것은 모인의 국면에 한정되고 있고 권리자에게 출원할 의무는 없으며 또한 권리자가 알고 있으면서
스스로 출원하지 않고 후에 이전등록을 청구하는 것은 자신의 주장 입증을 곤란하게 함에 불과하다. 또한, 만
일 권리자 X의 출원의 경우에 이전등록청구를 인정한다고 하더라도, ‘② 최고재판결’에 따르면, 특허를 받을
수 있는 권리와 특허권에 어느 정도의 동일성 내지 연속성이 있으면 등록된 특허의 반환청구가 인정되는지
문제로 된다. 권리자 X가 출원하고 있는 경우에 무권리자 Y가 발명을 개량한 경우 내지 Y가 보정한 경우는
어떨까? 유체물의 소유권의 경우에는 성립과정에 변동은 없고 소유권에 기초한 반환청구는 인정됨에 비해, 특
허권은 마치 인공적으로 울타리를 세워 독점권을 명시하는 것이므로, 같은 발명이어도 출원의 교졸(巧拙, 잘하
고 못함) 나아가 심사에 의해 그 권리범위가 달라질 수 있다. 또한, 보정이나 정정이 되고, 시간이 지남에 따
라 권리범위가 변화하는 특징을 가지므로 특허를 받을 수 있는 권리와 특허권의 범위가 동일하지 않은 경우
가 발생한다. 보정은 최초에 첨부된 특허명세서의 범위에서만 가능(특허법 17조의2 제3항 49조 1호)하기 때문
에, 부당이득반환청구가 가능하다고 하는 생각도 있을 수 있다(君嶋祐子, 民商 125卷 6号 768頁). 하지만 무권
리자의 보정에 의해 권리자 출원의 명세서의 무효사유가 치유된 경우에는 특허권의 가치 전체가 질적으로 높
아져 있고, 보정의 경우에 일률적으로 부장이득반환청구를 긍정할 수 있다고는 말하기 어렵다. 나아가 ‘② 최
고재판결’이 논거의 하나로 하여, “특허권의 성립 및 유지에 관한 Y의 기여는 X가 Y에게 금전을 상환하면 충
분하다”고하는 것은, 이득자의 특정물에 대한 유지관리비용의 상환의 문제와 평행하게 생각하고 있지만, 크게
보정된 경우에는 실제상 입증이 곤란하다. 확실히 부당이득청구를 할 수 있는 범위는 손실의 범위 내만이 원
칙이므로 진정한 발명의 한도에서의 반환청구가 생각된다. 하지만 손해배상청구 등의 금전에 의한 배상에서는
일부청구를 할 수 있지만 특허권은 불가분이므로 그 독점권의 일부청구는 곤란하며 간신히(かろうじて) 지분
특허법상 모인(冒認) 법리
295
나아가 복수의 청구항 중 어떤 청구항에 관한 발명은 A, 다른 청구항에 관한 발명
은 A’인 경우, 주로 모인특허의 특허권의 이전등록절차청구에 대하여, ① 청구항마다
의 처리를 긍정하는 것으로 이해되는 견해와,784) ② 각 청구항에 관한 발명 전체에 관
하여 진정한 권리자의 기여에 상응한 지분에 따라 긍정하는 것으로 이해되는 견해가
있다.785)
특히 공동연구의 맥락에서 이 문제에 대해 논의한 다음과 같은 견해도 있다.
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12) 판결문 22-23면(“원고는 2015. 7. 29. 피고의 특허권 등록료 납입 대행 업무만을 맡은 마크프로 주식회사로부
터 ‘이 사건 특허권의 2015년 등록료에 대해 피고로부터 포기 지시를 받았다’는 내용이 포함된 이메일을 받았
을 뿐이다. 그러나 앞에서 본 법리에 비추어 볼 때 이러한 이메일 내용만으로는 피고가 원고에게 이 사건 특
허권의 공유 지분을 포기한다는 의사를 표시한 것으로 평가할 수 없다. 그리고 인정사실에 의하면, 원고가
2015. 10. 8. 피고에게 특허권을 포기한다면 2015. 10. 21.까지 특허권을 정리해 달라고 요청한 데 대해, 피고는
두 차례에 걸쳐 공동 특허권을 포기할 의사가 없다고 명확히 밝힌 상태였다. 또한 원고에게 앞선 2015. 7. 29.
자 이메일을 보낸 마크프로 주식회사는 피고의 특허권 등록료 납입 대행 업무를 맡은 회사일 뿐이고, 마크프
로 주식회사가 피고로부터 이 사건 특허권의 공유 지분 포기에 관하여 별도의 위임을 받았다는 점에 관한 원
고의 주장․증명도 없는 상태다.”).
기술탈취 관련 법규의 현황 및 문제점
33
위탁기업이 수탁기업에게 정당한 사유 없이 기술자료의 제공을 요구할 수 없도록
하고, 수탁기업과 위탁기업은 전문인력 및 설비 등을 갖춘 기관으로서 대통령령으로
정하는 기관과 서로 합의하여 수탁기업의 기술자료를 임치할 수 있도록 하는 내용은
2007년 개정법(2007. 5. 17. 법률 제8454호로 일부개정된 것)에서 도입되었다.
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3) 실무
실무에서 대법원은 위 2가지 접근방식을 병용한 설을 적용하여 발명자를 설명하고
있다. 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결에서 대법원은 다음과 같이
설시하였다.
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학설의 경우 공동 발명 성립에 부정적 견해와989) 긍정적 견해가990) 있으며, 긍정적
987) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결(“공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로
상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구
자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하
여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적
인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과
를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우
등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다.”).
988) 특허법원 2017. 1. 12. 선고 2015허8042 판결.
989) 성창익, 앞의 평석, 327면; 손천우, 앞의 논문(무권리자의 특허출원(모인출원)에 대한 새로운 판단 기준 : 모
인대상발명을 변경한 발명과 증명책임 등을 중심으로), 552-553면.
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
384
견해 중에는 2016년 특허법 개정 시 도입된 제99조의2를 유추적용할 수 있다는 견해
도 있다.
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나. 판례 검토
1) 발명의 특징적인 부분에 관여 여부
解決手段として、発明と評価され得る場合が少なくないことから、着想者が発明者と評価されることが多いであ
ろう。この分野では、課題の発見自体がそのまま発明となる場合も少なくないことから、課題の設定者と発明者
とを判然と区別することが難しい。また機械の分野においては、具体的な構成が課题の解決手段であり、着想の
段階でこれを具体化した結果を予測することが可能であるから、当該構成を着想した者をもって、発明者と評価
することができる場合が多いであろう。これに対して、化学の分野においては、着想を具体化した結果を事前に
予測することは困難であり、着想がそのまま発明の成立に結び付き難いことから、単に着想をしただけ者を発明
者と評価できない場合があり、着想者と具体化の作業の担当者とが共に発明者とされる場合も少なくないと思わ
れる。”). “당해 특허발명 특유의 해결수단의 구성-발명의 특징적 부분을 착상한 자나 당해 착상을 구체화 한
자는 발명의 완성에 이르는 과정에 창작적으로 관여한 자로서 발명자로 평가될 수 있다. 그러나 구체적인 사
안에서 발명자의 범위를 정하는 것은 종종 곤란함을 수반한다. 일반적으로 말하면, 전기의 분야에서 어느 정
도 추상적인 착상이라도 그 자체가 과제의 해결수단으로서 발명이라고 평가될 수 있는 경우가 적지 않으므로
착상자가 발명자로 평가되는 경우가 많을 것이다. 이 분야에는 과제의 발견 자체가 그대로 발명으로 되는 경
우도 적지 않으므로 과제의 설정자와 발명자를 판연하게 구별하는 것은 곤란하다. 또한 기계의 분야에서는 구
체적인 구성이 과제의 해결수단이고, 착상의 단계에서 이것을 구체화 한 결과를 예측하는 것이 가능하므로 당
해 구성을 착상한 자를 두고 발명자로 평가할 수 있는 경우가 많을 것이다. 이에 대하여 화학의 분야에서는
착상을 구체화 한 결과를 사전에 예측하는 것이 곤란하고 착상이 그대로 발명의 성립에 결부되기 어려우므로
단지 착상만을 한 자를 발명자로 평가할 수 없는 경우가 있고, 착상자와 구체화의 작업의 담당자가 함께 발명
자로 되는 경우도 적지 않다고 생각된다.”
100) 三村量一, “発明者の意義”, 金融商事判例 1236号, 2006, 124頁(“출원인인 사용자 등은 특허법의 규정을 준수
하여 진실의 발명자를 원서에 기재하여야 할 터이므로 (직무발명 대가소송의) 원고인 종업원이 원서에 발명자
로 기재된 경우에는 원고는 당해 발명의 발명자로 사실상 추정되는 것이고, 피고인 사용자 등이 이를 다툴 때
에는 사용자 등이 간접반증으로써 추정을 번복하기에 충분한 구체적인 사정을 주장·입증하여야 한다고 해석하
는 것이 상당하다.”).
101) 三村量一, “発明者の意義”, 金融商事判例 1236号, 2006, 124頁(“금반언의 원칙에 비추어 보더라도 이러한 경
우에 사용자 등은 원고가 발명자라는 추정을 뒤집기에 족한 사정을 주장·입증해야 한다고 새겨야 한다.”).
공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구
79
쌍꺼풀 형성용 테이프 또는 실 및 그 제조방법(二重瞼形成用テープまたは糸及びそ
の製造方法)에 관한 사건에서 공동발명자 인정기준을 발명의 특징적인 부분에 관여하
였는지 여부로 판단하였다. 102)
원고는 피고가 가진 특허권에 대하여 공동발명자로 주장하였다. 그리고 특허청은
원고로부터 무효심판의 청구를 받고 심판청구기각결정을 하였다. 법원은 공동발명자
판단기준은 특허청구의 범위에 기재된 발명의 구성에서 종전의 기술적 과제의 해결수
단과 관련된 부분, 즉 발명의 특징적 부분의 완성에 현실적으로 관여했던 것이 필요하
다고 제시하였다. 당해 사건에서 원고가 스스로 공동발명자인 것에 대하여 대상 발명
1-6의 특징적 부분의 완성에 원고가 현실적으로 관여했다고 주장한 것에 증명책임을
부담해야 한다고 판시하였다.103)그러므로 법원은 대상 발명 1-6에 대하여 원고가 대상
발명의 특징적 부분의 완성에 대해 현실적으로 관여했던 것은 인정할 증거가 부족하
므로 원고는 공동발명자로 인정할 수 없다고 판단하였다.104)
일본 판례에서 발명의 특징적인 부분에 현실적으로 관여하였는지 여부를 기준으로
공동발명자를 판단한 추가적인 사례는 다음과 같다: ① 知的財産高等裁判所 平成22.
9. 22. 平成21(ネ)第10067号 判決; ② 知的財産高等裁判所 平成19. 7. 30. 平成18(行ケ)
第10048号 判決; ③ 大阪地判 平成21. 10. 8. 平成19(ワ)第8449号 判決; ④ 大阪地判 平
成21. 1. 27. 平成18(ワ)第7529号 判決; ⑤ 東京地方裁判所 平成21. 12.25. 平成19(ワ)第
102) 知的財産高等裁判所 平成25. 3. 13. 平成24(行ケ)第10059号 判決(“ある特許発明の共同発明者であるといえるた
めには,特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち,従前の技術的課題の解決手段に係る部分,すなわち発
明の特徴的部分の完成に現実に関与したことが必要であると解される。”).
103) 知的財産高等裁判所 平成25. 3. 13. 平成24(行ケ)第10059号 判決(“本件においては,審判請求人である原告が,
自らが共同発明者であること,すなわち,本件発明1~6の特徴的部分の完成に原告が現実に関与したことにつ
いて,主張立証責任を負担するものというべきである。”).
104) 知的財産高等裁判所 平成25. 3. 13. 平成24(行ケ)第10059号 判決 (“前記(3)の認定事実によれば,本件発明
1~3の特徴的部分は,被告が,平成12年8月頃,手元にあった各種テープを用いて自らを被験者として実験
を行い,伸縮性のあるテープを引き伸ばした状態で瞼に貼り付けたところ,テープそれ自身が縮もうとする力に
よって瞼に食い込み,皮膚に溝ができることによって二重瞼が形成されることに気が付き,中でも,かつら用
テープ(3M社製#1522)は適度の伸縮力があり,最も自然できれいな二重瞼を形成できることを確認した
際に完成したものと認められ,この特徴的部分の完成に原告が現実に関与したことを認めるに足りる証拠はな
い。よって,本件発明1~3について,原告をその共同発明者と認めることはできない。,,,前記(2)の認定事実
によれば,本件発明4~6の特徴的部分は,被告が,剥離紙を用いた実験の結果を踏まえ,シリコンを剥離シー
トとして用いることとし,平成12年の秋から冬にかけて,厚さの異なるシリコンシートや2液式のシリコンを
購入してシートを作り,その中央部に破断部分を設けたものを粘着テープと貼り合わせてサンプルを作り,破断
性を確認するための実験を行った結果,シリコンの硬度が90度に近いものであれば,ほとんどの場合,二重瞼
形成用テープを使用する時に,シリコンの剥離シートが切り込みで破断して粘着テープから剥離し,粘着テープ
が切れることなく,粘着テープを伸ばすことができることを確認し,シリコンシートの鏡面側を粘着テープとの
密着面として使うことを決め,もって,二重瞼形成用テープとして使用する際の使いやすさが向上することを確
認した際に完成したものと認められ,この特徴的部分の完成に原告が現実に関与したことを認めるに足りる証拠
はない。よって,本件発明4~6について,原告をその共同発明者と認めることはできない。”).
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
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31700号 判決; ⑥ 知的財産高等裁判所 平成20. 9. 30. 平成19(行ケ)第10278号 判決; ⑦
東京地方裁判所 平成19. 2. 27. 平成17(ワ)第15529号 判決; ⑧ 東京高判 平成15. 6. 26.
平成14(ネ)第730号 判決; ⑨ 東京地方裁判所 平成17. 3. 10. 平成16(ワ)第11289号 判決;
⑩ 知的財産高等裁判所 平成18. 7. 19. 平成18(ネ)第10020号 判決; ⑪ 大阪地判 平成14.
5. 23. 平成11(ワ)第12699号 判決 등.
2) 기술분야 구별
화학분야에 대한 발명자 인정은 다르게 판단될 필요성이 인정된다. 이렇게 기술분
야별로 발명자를 달리 표현하여야 함을 보여주는 판례는 다음과 같다: 東京地方裁判
所 平成14. 8. 27. 平成13(ワ)第7196号 判決; 東京地方裁判所 平成18. 1. 31. 平成17(ワ)
第2538号 判決; 知的財産高等裁判所 平成18. 7. 19. 平成18(ネ)第10020号 判決; 知的財
産高等裁判所 平成20. 2. 21. 平成19(ネ)第10061号 判決.
3) 협력관여
知的財産高等裁判所 平成22. 7. 9. 平成19(ネ)第10067号 判決에서 “발명자로 되기
위해서는 한 사람이 전체의 과정에 관여하는 것은 필요하지 아니하고 공동으로 관여
하는 것으로 족하지만, 복수의 자가 공동발명자로 되기 위해서는 과제를 해결하기 위
한 착상 및 그 구체화의 과정에서 일체적·연속적인 협력관계 하에 각자가 중요한 공
헌을 하는 것을 필요로 한다”고105) 설시하였다. 여기서의 “일체적·연속적인 협력관
계”를 주관적인 요건으로 볼 수 있다. 주관적 요건을 공동발명자 판단의 필수 요건이
라고 본 다른 판례로는 知的財産高等裁判所平成20. 5. 29. 平成19(ネ)第10037号 判決도
있다.106)
105) 知的財産高等裁判所 平成22. 7. 9. 平成19(ネ)第10067号 判決(“発明とは,自然法則を利用した技術的思想の創
作のうち高度のもの(特許法2条1項)であるから,発明者とは,発明の技術的思想の創作行為を現実に担った
者であって,発明者であるためには,当該発明の技術的思想の特徴的部分を着想し,それを具体化することに関
与したことを要するものと解され,当該発明について,例えば,一般的な助言・指導を与えた者,協力者・補助
者として研究者の指示に従って単にデータをとりまとめた者,実験を行った者などのように,発明の完成を援助
したにすぎない者は発明者には当たらない。もとより,発明者となるためには,1人の者がすべての過程に関与
することが必要なわけではなく,共同で関与することでも足りるが,複数の者が共同発明者となるためには,課
題を解決するための着想及びその具体化の過程において,一体的・連続的な協力関係の下に,それぞれが重要な
貢献を行うことを要するというべきである。”).
106) 知的財産高等裁判所 平成20. 5. 29. 平成19(ネ)第10037号 判決(“発明とは,自然法則を利用した技術的思想の創
作のうち高度なものをいうと規定され(特許法2条1項),産業上利用することができる発明をした者は,
・・・その発明について特許を受けることができると規定され(同法29条1項柱書き),また,発明は,その
技術内容が,当該の技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることが
공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구
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4) 청구항에 기여
(공동)발명자를 판단하기 위하여 청구범위의 기술적 사상을 기초로 한다. 知的財産
高等裁判所 平成20. 7. 17. 平成19(ネ)第10099号 判決에서 “출원서에 첨부한 특허청구
범위의 기재를 기준으로 하여 명세서 발명의 상세한 설명 및 도면의 기재도 참작하
여”107) 그 기술적 사상에 대한 판단하여야 한다고 제시하였다.