취업> 엠비션·벵기, ‘e스포츠 명예의 전당’에 헌액 | 군포철쭉축제

라. 소결 대법원은 2014년의 2011다77313 판결에서 기재된 발명자의 지분이 균등한 것으로 추정하였다. 즉, (예를 들어) 갑과 을이 공동발명자인 것으로 기재되어 있으면 그 둘의 지분율이 각 50%인 것으로 추정된다고 설시한 것이다. 대상 판결은 표면적으로는 지 분율 균등을 추정하는 법리를 제시하지만, 그 이면에는 발명자 기재에 추정력을 부여 하고 있다. 즉, 갑과 을이 공동발명자인 것으로 기재되어 있으면 그 둘의 지분율이 각 50%인 것으로 추정된다는 사실은 그 둘이 공동발명자인 사실은 당연히 추정되고 나 아가서 지분율 균등도 추정된다는 것이다. 그런 측면에서 대법원이 2011다77313 판결 을 통하여 발명자 기재에 추정력을 부여하는 법리를 이미 설시하였는데, 하급심 법원 75178 판결 참조). 이 사건에서 을 제15호증의 1, 2,을 제 16, 17 호증의 각 기재만으로는, D이나 피고 회사가 소속 직원인 원고에 대한 일반 관리자로서 원고에게 자금·설비 등을 제공하여 제1고안의 완성을 후원하거나 위탁한 것 외에 제1고안의 기술적 사상의 창작 행위에 실질적으로 기여 하였다는 점을 인정하기 부족하고 달 리 이를 인정하기에 충분한 자료가 없다. 그렇다면 앞서 본 법리에 비추어 D은 실용신안 공보의 기재에도 불 구하고 제1고안에 관한 고안자로보기 어려우므로, 제1고안에 관한 D의 기여도는 별도로 고려하지 아니한다.”). 685) 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결(“위 기술료 가운데 원고 회사가 피고들의 배임행위로 얻지 못한 이익 상당액은 피고 2 지분에 상응하는 금액에 한정된다고 할 것이다. 또한 2인 이상이 공동으로 발명한 때에 는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 하는데(특허법 제33조 제2항), 특허법상 위 공유관계의 지분을 어떻게 정할 것인지에 관하여는 아무런 규정이 없으나, 특허를 받을 수 있는 권리 역시 재산권이므로 그 성질에 반하 지 아니하는 범위에서는 민법의 공유에 관한 규정을 준용할 수 있다고 할 것이다(민법 제278조 참조). 따라서 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 사이에 지분에 대한 별도의 약정이 있으면 그에 따르되, 그 약정이 없는 경우에는 민법 제262조 제2항에 의하여 그 지분의 비율은 균등한 것으로 추정된다고 봄이 상당하다.”). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 239 이 그 이면의 의미를 알아채지 못하고 발명자 기재에 추정력을 부여하지 않는 법리 적용의 오류를 범하였던 것이다. 적어도 대상 판결이 선고된 2014년 11월 13일 후에 선고된 하급심 판결들은 모두 대상 판결의 법리를 따르기를 거부한 것이거나 대상 판 결의 의미를 이해하지 못한 것이 된다.

강경태, “모인출원 토론문”, 한국특허법학회 정기세미나, 2014. 10., 2면. 이러한 해석에 따르면 모인출원으로 인정되는 발명의 범위는 확대되더라도 출원일 소급의 이익을 누릴 수 있는 발명은 모인대상발명의 범위로 한 정이 된다는 점에서는 바람직하다고 볼 수 있으나, 모인출원으로 인정되면서도 출원일 소급이 되지 않는 발명 에 대해서는 모인출원인과 모인대상발명자의 어느 누구도 그 발명자로 볼 수 없게 된다는 점에서 의문의 여 지가 있다. 한편 모인출원발명으로 인정된 발명 중에서 정당한 권리자의 발명에 해당하는 부분 즉 모인출원발 명과 모인대상발명의 공통부분으로 출원일 소급의 이익을 누릴 수 있는 발명의 범위를 일정하게 제한하는 것 특허법상 모인(冒認) 법리 285 2) 모인의 성립 범위와 특허권 이전청구 제도 모인의 성립 범위와 정당한 권리자에게 특허권 이전청구가 인정되는 범위가 동일 할 것인지 문제된다.

대상 발명 4의 발명자는 P10만이다. 738) 이 부분 법원 판시를, ① 이 사건 특허발명은 모인대상발명과 실질적으로 동일하거나, ② 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경이나 기술적 구성의 추가에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 ③ 발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하였다고 보기 어렵다 는 것으로 나누어 보면, ① 또는 ②와 같은 경우에는 실질적 기여가 인정되지 않는다는 의미로 볼 여지도 있 으나, 이와 같은 판단 부분의 목차인 ‘이 사건 특허발명과 모인대상발명 사이에 발명의 동일성이 인정되는지 여부’를 함께 보면, 그 의미가 반드시 분명한 것은 아니다. 한편, ‘B가 이 사건 특허발명의 발명자인지 여부’ 판단에서는, ① B가 모인대상발명과 무관하게 독자적인 연구·개발 등을 통해 모인대상발명과 실질적으로 동일 한 이 사건 제1항 및 제2항 발명에 이르게 되었다고 보기 어렵고, ② B가 모인대상발명에 근거하여 주지관용 기술 등을 참작하여 이 사건 제3항 및 제4항 발명에 이르렀다고 하더라도 앞서 본 바와 같이 이는 통상의 기 술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경이나 기술적 구성의 추가에 불과한 것으로 특별한 작용효과를 발생시 키는 것으로 보기도 어려워 기술적 사상의 창작에 실질적인 기여를 하였다고 할 수도 없으므로, B는 이 사건 특허발명에 대하여 구 특허법 제33조 제1항의 ‘발명을 한 자’에 해당하지 않는다고 보았는데, ① 부분은 실질 적 동일 기준을, ② 부분은 실질적 기여 기준을 적용하여 발명자 판단을 한 것으로 볼 수도 있다.

62) 신혜은, “특허권의 공유에 관한 비교법적고찰 및 실무상 유의점”, 산업재산권 제23호, 한국지식재산학회, 2007, 341면(“발명자를 확정하고 기여도를 산정하는 것은 직무발명에 따른 보상이나 추후 발생할 수 있는 손해배상 과 관련해서도 중요하다.”). 63) 해당 제품에 여러 기술, 여러 특허가 적용된 경우 특정 기술이 그 제품의 가치상승에 미친 영향을 기여도라 칭한다. 정차호·문려화, “특허권 침해에 대한 손해배상액 산정에 있어서의 기여도(apportionment ratio) 산정 법리”, 정보법학 제21권 제3호, 한국정보법학회, 2017. 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 65 공동발명자 간의 지분율을 정확하게 산정하는 것은 직무발명 보상금의 배분을 위 해서도 매우 중요하다.64) 통상적으로 미리 협의, 결정한 바가 없고 또 신뢰할 수 있는 관련된 증거가 제시되지 못하는 경우에는 민법의 물건의 공유에 관한 일반 원칙에 따 라 공동발명자간 균등한 지분율을 인정하게 된다.65) 나. 지분율의 산정방법 우리나라에서 공동발명자 지분율의 산정방법에 대하여 학설상 논의한 글은 매우 드물다. 권태복 교수의 “산학관 공동연구 결과물(발명)의 소유권 배분기준에 관한 연 구”도 언급은 하고 있으나 구체적 산정방법을 제시하지는 못하고 있다.66) 정차호 교 수의 논문이 (여전히 부족하기는 하나) 그나마 구체적인 산정방법을 제시하고 있으므 로, 이하 그 방법을 ‘정차호 (지분율) 산정방법’이라고 칭하며 아래에서 소개한다. 기 존 방법은 여러 단점을 가지는데, 그 방법이 그 단점을 최소화 또는 축소화 한다고 생 각된다.67) 그 방법은 기본적으로 청구항을 기준으로 지분율을 산정할 것을 제안한다.

한편, 특허법상 관련 규정에 따라 타인의 기술(모인대상발명)을 탈취한 자가 모인 대상발명을 그대로 자신의 명의로 특허출원을 한 경우, 해당 출원 특허는 거절 무효 로 되며, 정당한 권리자(기술탈취 피해자)는 출원일 소급제도나 특허권 이전청구제도 를 통해 자신의 권리를 회복할 수 있게 되므로 정당한 권리자의 구제에 큰 문제가 없 1051) 중소기업과 대기업 사이에 ‘위탁계약’이 체결된 경우에는 상생협력법 또는 하도급법 적용이 가능하지만, 대 기업은 하도급법과 상생협력법의 적용을 회피하기 위하여 위탁계약을 인정하지 않고 중소기업과 대기업이 대 등한 관계라고 할 수 있는 ‘공동공급계약’ 또는 ‘공동개발계약’이라고 주장하는 경향이 있어 법 적용에 한계가 있다.

나) 부정적 견해 ‘실질적 기여’ 기준에 대해 부정적인 입장으로서는, ① 정당한 권리자의 모인특허 에 대한 이전청구제도가 인정되는 것을 전제로 대상 판결과 같이 영업비밀을 모인한 경우에도 개량발명 전체에 대하여 단순히 모인대상발명을 출발점으로 하여 발명하였 다는 이유로 전체 모인출원발명에 대하여 특허권이 부여되는 것은 공개의 대가로 독 점권을 부여한다는 특허제도의 취지에 반하고, 영업비밀의 부당이용은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 등으로 규율할 문제라는 등의 이유로 반대하는 견해;747) ② 대법원 2009후2463 판결에서 제시한 법리가 진보성 판단의 법리와 너무 유사하다 는 점을 지적하면서도 모인대상발명을 선행기술로 포섭하기 위한 법개정이 필요하다 는 견해748) 등이 있다.

다만, 우리와 유사한 제도를 운영하는 일본의 경우, 현행법상 모인 출원 특허에 대 한 피모인자와 모인자 사이의 권리 귀속에 대한 규율은 ① 피모인자와 모인자의 공동 기여가 인정되는 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 피모인자와 모인자가 공유하 는 것으로 하되 공유 관계를 희망하지 않을 경우 만일 출원 단계라면 출원을 분할하 고 만일 특허권 설정등록 후라면 가격배상의 방법 등으로 공유관계를 해소하는 방법 이, ② 피모인자(정당한 권리자) 단독 기여만 인정되는 경우에는 피모인자에 대한 특 허권 이전청구를 인정하되 출원 비용 등 지출에 대해 금전적으로 평가하여 모인자에 게 반환하는 방법이, ③ 모인자 단독 기여만 인정되는 경우에는 피모인자로서는 영업 1000) BGH GRUR 79年, 692,694頁 Spinnturbine I事件; Maximilian Haedicke/Henrik Timmann, supra, pp. 275-279 (“If additions made by the applicant constitute a creative contribution that establishes the status of co-inventor, the entitled party can only recover the part corresponding to his invention.”). 1001) BGH GRUR 79年, 692頁（III4c Spinnturbine I事件; Maximilian Haedicke/Henrik Timmann, supra, pp. 275-279 (“Conversely, the party entitled to the right to be recovered needs to have made at least a creative contribution that establishes the status of co-inventor if he is to be at least partially successful with his request to recover his invention.”). 1002) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する 調査研究報告書), 81-82頁에 소개된 현지대리인의 답변 내용을 정리한 것이다.