미국 - ‘머니게임’ 경제를 몰라도 빠져든다! “반드시 봐야 할 드라마” 뜨거운 호평의 원동력은? | 군포철쭉축제

8) 2011년 개정법(2011. 3. 29. 법률 제10475호로 일부개정된 것) 제35조(손해배상 책임) (“① 원사업자가 제12조의 3제1항을 위반하여 기술자료 제공을 요구함으로써 손해를 입은 자가 있는 경우에는 그 자에게 발생한 손해에 대하여 배상책임을 진다. 다만, 원사업자가 고의 또는 과실이 없음을 입증한 경우에는 그러하지 아니하다.

8) Not-all-claims 원칙 공동발명자는 어떤 출원 또는 어떤 특허의 모든 청구항 중 적어도 하나 이상의 청 구항에서 신규사상을 기여한 자로 정의될 수 있다.485)486) 미국에서 1984년 이전에는 어떤 출원이나 특허의 모든 청구항에서 신규사상을 기여한 자를 공동발명자로 보았 고, 그러한 법리를 ‘all claims’ 원칙이라고 불렀다.487) 그러나, 1984년 특허법 개정이 제116(a)조를 개정하여 ‘Not-all-claims’ 원칙을 도입하였고488) 현재는 하나 이상의 청 구항에서 신규사상을 기여하기만 하면 공동발명자가 된다.489)490) 우리나라도 이 법리 를 운영하는 것으로 생각되며, 일본, 대만,491) 독일492) 등도 그러하다. 다수 연구원에 의한 팀 연구가 일상적인 현대 연구환경을 감안하면 Not-all-claims 원칙이 더 타당하 기도 하다.493) 485) Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining J oint Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 83 (2013) (“Although it is unclear from the joint inventor statute, to prove joint inventorship, one must show that an alleged joint inventor . . . made a contribution to at least one claim of the patent.”). 486) 東京地方裁判所平成18年1月26日 判例時報1943号 85頁(“複数の請求項からなる特許発明の場合，複数の請求項 によって定められる複数の技術的思想の少なくとも一つ請求項に係る発明の創作に貢献することが必要となる”). 487) Rivka Monheit, The Importance of Correct Inventorship, 7 J. Intell. Prop. L. 191, 202 (1999) (“The ‘all claims’ rule required each inventor to contribute to every claim in the patent.”). 488) Patent Law Amendments Act of 1984, Pub. L. 98-622, § 104, 98 Stat. 3385. 489) Joshua Matt, Searching for an Efficacious Joint Inventorship Standard, 44 B.C. L. Rev. 245, 257 (2002) (“Congress's second adoption from contemporary case law was an explicit endorsement of the rationale of SAB Industri AB and its ‘non-all-claims’ rule.”). 490) 혹자는 제116조가 규정한 기준을 4C 기준이라고 칭한다. 여기서의 4C는 “collaboration, contribution, corroboration, and claims”를 말한다. Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining Joint Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 83 (2013). 491) 智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決(“發而發明人或創作人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實 質貢獻之人，當申請專利範圍記載數個請求項時，發明人或創作人並不以對各該請求項均有貢獻為必要，倘僅對一 項或數項請求項有貢獻，即可表示為共同發明人或創作人。”). 492) 財団法人知的財産研究所, “国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書”, 2008, 35頁(“本調査研究においてドイツ調査を依頼した弁護士は、「連邦最高裁判所 Verkranzungsverfahren 事件121の判例法によると、クレームによって規定される発明に寄与したすべての発明者 が挙げられるべきであると示している。そして、この判決によると、従属クレームも、発明者を認定する判断の 対象となる。もちろん、この場合でも、共同発明者となり得る者の寄与が創造的であることが不可欠な前提条件 である。」との見解を示している。”). “판례법에 따르면 청구항에 의하여 규정된 발명에 기여한 모든 발명자가 있어야 한다고 제시하고 있다. 그리 고 이 판결에 의하면, 종속 클레임도 발명자를 인정하는 판단의 대상이 된다. 물론, 이 경우에서도, 공동발명자 가 될 수 있는 사람의 기여가 창조적인 것이 불가결한 전제 조건이다.” 493) Rivka Monheit, The Importance of Correct Inventorship, 7 J. Intell. Prop. L. 191, 206 (1999) (“The ‘non-all claims’ rule supports the efforts of team research.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 168 5. 결론 이상에서 착상과 구체화의 개념, 발명의 완성 시점 및 발명자 판단기준에 대하여 살펴보았다. 그 내용은 다음과 같이 요약된다.

라. 미국의 발명의 완성 시점 법리 미국에서는 착상(conception)이 명확한 단계에 이르면 그 시점에서 발명이 완성된 437) 대법원 2013.04.11. 선고 2012후436 판결(“실용신안등록을 받을 수 있는 고안은 완성된 것이어야 하는데, 고 안의 ‘완성’이란 그 고안이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 것을 말한다. 또한 여기서 고안이 완성되었는지의 판단은 실용신안출원의 명세서에 기재된 고안의 목적, 구성 및 작용 효과 등을 전체적으로 고려하여 출원 당 시의 기술수준에 입각하여 하여야 한다.”). 438) 조영선, 특허법 제6판, 박영사, 2018, 184면(“일본의 하급심 판결례들은 대체적으로 ‘통상의 기술자가 실시 가 능한 정도로 문제해결의 수단을 포함하는 아이디어를 형성한 자’를 발명자의 핵심적인 요건으로 보고 있으며 ...”). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 159 것으로 본다.439) 발명자가 명확하고 영속적인 발명의 아이디어를 보유함을 보이는 당 시에 발명이 완성된 것이며, 발명자가 그 발명이 의도된 바대로 작동할 것인지에 대해 합리적 기대를 가졌는지 여부는 무관하다.440) 미국에서는 통상의 기술자가 그 발명을 이해할 수 있는 단계에서 발명이 완성된 것으로 본다.441) 통상의 기술자가 그 발명을 이해한 후 실시 또는 구체화 할 수 있는 시점에서 발명이 이미 완성된 것이다.442) 실 시, 구체화, 효과 확인 등은 발명의 완성 후에 발생한다. 다만, 발명의 구조를 특정하 는 것만으로 발명이 완성되었다고 보기 어려울 수 있으며, 그 구조를 만드는 방법까지 특정되어야 할 것이다.443) 어떤 경우에는 해당 발명이 안전하지 않을 수도 있다. 특허법이 그 불안전에 대하 여 검토할 수 있는 것은 그 불안전으로 인하여 산업상 이용가능성이 부정되는지 여부 및/또는 공서약속에 반하는지 여부만을 판단할 수 있다. 그 외 그 불안전으로 인하여 해당 발명이 완성된 것이 아닌지 여부는 특허청의 판단사항이 아니다.444) 발명은 통상 의 기술자가 용이하게(과도한 실험없이) 실시할 수 있는 시점에서 완성된 것이며, 특 허청은 그 발명의 특허성을 판단한다.

공동발명자 판단에서 첨부법리를 적용할 수 있는 가능성을 판단하기 위하여 이하 외 국의 법리를 검토하겠다.

라. 청구항의 신규사상을 기준으로 판단 발명자가 되기 위해서는 해당 발명에 포함된 신규한 기술적 사상(신규사상)에 일부 이상 기여하여야 한다.455) 기존의 지식을 검색하고 모으고 정리하는 작업은 신규사상 의 창작행위가 아니다.

- 106 - 붙임 4 기업(출원인)의 변리 서비스 인식에 관한 실태조사 「변리 서비스 품질 제고를 위한 변리사 제도 개선 방안」 - 출원인의 변리 서비스 인식 서면자문 의뢰 - < 2018. 10. 한국지식재산연구원 > 대리인 서치 1. 출원인은 연구단계중 어느 시기에 대리인을 찾는지요. 2. 출원인 대리인을 어떤 방식(how)으로 또는 어디서(where) 찾고, 적격인 대리인을 찾 는데 애로사항은 없었는지요. 대리인 위임 3. 대리인은 어떠한 기준요소들을 고려하여 위임을 결정하는지요. 4. 수가는 어떤 방식으로 정해졌고, 위임결정에 어느 정도 중요하게 작용하는지요. 면담(Meeting) 5. 면담은 연구자와 IP관리자(특허팀 담당직원 또는 변리사), 대리인 간에 어떤 방식(예: 삼자간, 양자간)으로 이루어지는지요. 5-1. 연구자와 대리인 간에 만 면담이 이루어지는 경우 연구자가 요구하는 사항은 무 엇인지요. 5-2. IP관리자가 발명등급, IP전략 등을 바탕으로 요구사항을 구체적으로 지시하고 변리 사는 지시사항에 대한 적절한 의견을 제시했는지요. 6. 면담한 대리인과 실제 작성자(예: 명세사, 신입변리사 등)가 다를 경우가 있는데 동 일여부가 중요한지요. 명세서 작성 단계 7. 선행기술조사는 출원인에 전적으로 위임해서 이루어지는지 아니면 외주를 주는지요. - 107 - 8. 선행기술조사를 통해 유사기술이 있는 경우 필요한 데이터 보완은 출원인 또는 대 리인에 의해 이루어지는지요. 9. 대리인은 쓸모 있는 특허를 만들기 위해 등록여부와 관계없이 적절하게 의견을 제 시하고 권리범위를 제대로 설정하였는지요. 기타 10. 현행 변리사제도에서 개선이 필요한 사항, 출원등록 이외에 변리사의 도움이 필요 한 업무영역 등 의견이 있으시면 자유롭게 의견을 주시기 바랍니다. 소중한 의견 감사드립니다.

마지막으로 제7장에서는 보고서의 결론을 제시한다. 특허심판원은 2017. 3. 22.자 2014당3053 심결에서, 원고가 주장하는 모인대상발명 과 이 사건 특허발명 사이에 동일성이 인정되지 않는데다가, 원고가 제출한 증거들만 으로는 이 사건 특허발명에 관한 기술사상을 피고가 도용한 후 이를 이용하여 특허출 원을 하였다는 점을 인정할 수 없다고 하여 원고의 심판청구를 기각하였다. 이에 원고 가 불복하여 소를 제기한 것이 이 사건이다.