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이에 관하여 법원은 원고가 해당 발명의 단독발명자라고 주장하는 것이 아니라 공 동발명자라고 주장하는 것임을 명확하게 한 후, 원고가 그 공동발명의 사실에 대하여 증명을 하여야 하나 증명을 하지 못하였다는 이유로 원고의 청구를 기각하였다.

먼저 이전청구제도에 대해 살펴보면, 영국 특허법 제8조 제2항에서는 특허청장이 특허부여 전의 권리부여절차(Determination before grant of questions about entitlement to patents, etc)에서 해당 특허출원에 관하여 출원인 명의의 변경을 명할 수 있다고 규정하고 있고,913) 제37조 제2항에서는 특허청장이 특허부여 후의 권리부 여 절차(Determination of right to patent after grant)에서 해당 특허에 관하여 특허명 의인의 변경을 명할 수 있다고 규정하고 있다.914) 또한, 동법 제37조 제5항에 의해 모 인에 관한 특허명의인 변경명령에 의한 정당한 권리자의 구제는 해당 특허명의인이 특허부여시 또는 특허이전시에 모인에 대하여 악의였던 경우를 제외하고 동법 제37조 에 기초한 특허청장에의 요청절차가 특허부여 후 2년 이내에 이루어진 경우에 한한 다.915) 다음으로 출원일 소급제도에 대해 살펴보면, 정당한 권리자는 특허청장의 명령에 의해 모인출원이 거절 또는 모인출원에 관한 특허가 취소된 후 소정의 기간 내에 모 인출원의 명세서에 기재된 사항에 대하여 새로운 출원을 할 수 있고, 이 경우 해당 출 원은 모인출원일에 출원된 것으로 본다(영국 특허법 제8조(3)(c), 제37조(4)(b)).916) 이 913) UK, The Patents Act 1977 (as amended) 8 (“(2) Where a person refers a question relating to an invention under subsection (1)(a) above to the comptroller after an application for a patent for the invention has been filed and before a patent is granted in pursuance of the application, then, unless the application is refused or withdrawn before the reference is disposed of by the comptroller, the comptroller may, without prejudice to the generality of subsection (1) above and subject to subsection (6) below -(a) order that the application shall proceed in the name of that person, either solely or jointly with that of any other applicant, instead of in the name of the applicant or any specified applicant; (b) where the reference was made by two or more persons, order that the application shall proceed in all their names jointly; (c) refuse to grant a patent in pursuance of the application or order the application to be amended so as to exclude any of the matter in respect of which the question was referred; (d) make an order transferring or granting any licence or other right in or under the application and give directions to any person for carrying out the provisions of any such order.”). 914) UK, The Patents Act 1977 (as amended) 37 (“(2) Without prejudice to the generality of subsection (1) above, an order under that subsection may contain provision - (a) directing that the person by whom the reference is made under that subsection shall be included (whether or not to the exclusion of any other person) among the persons registered as proprietors of the patent; (b) directing the registration of a transaction, instrument or event by virtue of which that person has acquired any right in or under the patent; (c) granting any licence or other right in or under the patent; (d) directing the proprietor of the patent or any person having any right in or under the patent to do anything specified in the order as necessary to carry out the other provisions of the order.”). 915) UK, The Patents Act 1977 (as amended) 37 (“(5) On any such reference no order shall be made under this section transferring the patent to which the reference relates on the ground that the patent was granted to a person not so entitled, and no order shall be made under subsection (4) above on that ground, if the reference was made after the end of the period of two years beginning with the date of the grant, unless it is shown that any person registered as a proprietor of the patent knew at the time of the grant or, as the case may be, of the transfer of the patent to him that he was not entitled to the patent.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 352 경우 새로운 출원에 신규사항이 포함된 경우에는 해당 사항을 삭제해야 한다(영국 특 허법 제76조(1)(b)).917) 라. 모인자 기여의 취급 특허청장(Hearing Office)의 권리부여절차에 있어서 권리귀속 여부 판단 시 모인자 기여의 취급에 대하여는 아래와 같이 처리된다고 한다.918) 우선 정당한 권리자의 발명 ‘A(선행기술)+B(신규요소)’에 대하여 모인자가 형식적 으로 개량발명 ‘A(선행기술)+B(신규요소)+C(선행기술 또는 주지기술)’을 행한 경우, 해당 개량발명은 실질적으로는 정당한 권리자의 단독발명으로 보아 정당한 권리자로 의 전부명의변경을 명할 수 있다고 한다.

발명자가 어떤 기술적 사상을 처음부터 끝까지 혼자서 창작한 경우 그 발명자는 단독발명자가 될 것이다. 우리 특허법이 단독발명자만을 전제로 하지 않고 공동발명 자를 포섭하고 있으므로, 어떤 발명이 처음부터 끝까지 혼자서 창작되는 경우 외에도 복수의 발명자가 공동으로 창작하는 경우도 인정하여야 한다. 그러나 동일한 발명을 창작한 복수의 발명자가 존재하여도 그들 사이에 아무런 연결고리(connection)가 없 는 경우 그 각자가 단독발명자가 될 것이다.496)497) 한국의 한 발명자와 러시아의 한 494) 日本国際知的財産保護協会, 「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告 書 」 , 2010.3. 22頁(“例えば、以下のような寄与が考えられる。＜権利範囲に対する寄与＞ a) 真の権利者の発明Ａに冒認者の発明Ｂを加えて出願する場合 b) 真の権利者の発明Ａを改良してＡ’として出願する場合 c) 真の権利者の発明Ａを上位概念化して出願する場合 d) 真の権利者の発明Ａを冒認出願した後、当該出願を基礎として優先権を主張し、冒認者の発明Ｂを 追加して（又は、改良発明Ａ’として若しくは発明Ａの上位概念の発明として）出願する場合 ＜手続的な寄与＞ e) 冒認者が補正等の手続をした場合 f) 真の権利者の発明Ａについて、明細書に実施例aを追加して出願する場合”). 495) 日本国際知的財産保護協会, 「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告 書 」 , 2010.3. 22頁(“冒認された発明の出願前及び出願後の審査過程において、冒認者の寄与が認められる場合 が考えられる。”). 496) 서울고등법원 2013. 7. 18. 선고 2012나64071 판결(“여러 사람이 공동발명자가 되기 위해서는 과제를 해결하 기 위한 착상과 그 구체화의 과정에서 일체적, 연속적인 협력관계 아래서 각각이 중요한 공헌을 하여야 할 필 요가 있다.”). 497) 김승군, 김선정, “공동발명의 법적 문제점에 대한 고찰”, 지식재산연구 제10권 제1호, 한국지식재산연구원, 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 170 발명자가 우연히 비슷한 시기에 동일한 발명을 창출할 수 있으나, 그 둘이 일면식도 없고 아무런 연결고리가 없는 경우에는 그 둘을 공동발명자로 묶을 수는 없는 노릇이 다. 결국 어떤 연결고리가 존재하는 경우에만 그들을 공동발명자로 묶을 수 있는데, 그 연결고리를 어떤 것으로 볼 것인지가 쟁점이 된다. 강한 연결고리를 요구할 것인 가, 아니면 느슨한 연결고리만을 요구할 것인가? 2. 기존의 상반된 견해 가. 주관적 의사교환이 필요하다는 견해 일본에서 발명자들이 공동발명자가 되기 위해서는 그들 사이의 ‘주관적’ 관여가 필 요하다고 설명하는 글이 있다.498) 또, 일본의 학설을 소개하며, 실질적 협력이 필요하 므로 ‘주관적 협력’이 필요하다는 우리나라의 글도 있다.499) 여기서의 주관적 협력의 요체는 ‘의견교환(communication)’이라고 생각된다.500)501) 조영선 교수도 객관적 요건 외에 주관적 요건이 필요하다고 주장한다.502) 2010년 일본의 지재고재는 공동발명자 관계를 형성하기 위해서 그들 사이에 “일체적·연속적인 협력관계”가 필요하다고 보았 2015, 64면(“공동발명자가 되려면 최소한 어떤 협력(collaboration) 또는 관계(connection)가 필요하다.”). 498) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 87頁(“上記を少し具体化して、 「複数の者が、発明の成立に必要な行為及びそれらの者の間の主観的関与をもって、不可欠に協力して成立させ た発明」と定義する。”). 499) 강흠정, “공동발명자의 권리보호”, 「특허판례연구」(개정판), 2012, 박영사, 343면(“공동발명자는 위에서 살 펴본 바와 같이 발명의 기술적 사상의 창작에 직접 관여한 사람이어야 하므로, 소외 C가 공동발명자에 해당하 는지를 판단함에 있어서 발명의 실체적 내용(기술적 요지, 기술적 사상)을 특정한 후 소외 C가 그 발명의 창 작 행위(착상, 구체화 등)에 기여한 부분을 객관적으로 평가하여야 할 것이다.”). 500) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 88頁(“（1）（ロ）の主観的関与 は、関係者間で、（ロ）-1研究開発の進展（その成果が発明の成立）に向けて、（ロ-2相談、意見交換、助言、 指導、教示等をする関係に関するものである。”). 501) 1 William C. Robinson, The Law of Patents for Useful Inventions § 396 (1890) (“Only where the same single, unitary idea of means is the product of two or more minds, working pari passu, and in communication with each other, is the conception truly joint and the result a joint invention.”) (cited from Aaron X. Fellmeth, Conception and Misconception in Joint Inventorship, 2 NYU J. Intell. Prop. & Ent. L. 73, 97 (2012)). 502) 조영선, 「특허법」 제4판, 박영사, 2013, 228-229면(“발명자 인정의 기준은 모두 공동발명자의 확정에 적용 될 수 있음을 물론, 이는 공동발명자 여부를 확정하기 위해 생겨난 기준이라고도 할 수 있다. 공동발명이 성 립하기 위해서 그와 같은 객관적 공동관계 이외에 발명자 사이에 공동발명의 주관적 의사도 필요한가? 생각 건대 공동저작자가 되기 위해서 공동창작의 주관적 의사가 필요한 것처럼, 공동발명자가 되기 위해서도 공동 발명의 의사가 필요하며, 이러한 상호 협력의 의사 없이 단순히 후자가 전자의 발명을 개량한 경우 양자를 공 동발명자로 취급할 수는 없다고 본다.”). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 171 는데,503) 그것이 주관적 요건을 말하는 것인지가 분명하지는 않으나 객관적 요건 외에 추가의 요건이 필요하다고 본 것임에는 분명하다. 그 전인 2008년 지재고재가 주관적 요건이 공동발명자 판단의 필수요건이라고 본 사례가 있는데,504) 그 주관적 요건을 이 어받아 ‘일체적·연속적 협력관계’라고 표현한 것으로 이해된다.

공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 3 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 49 제3장 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법 에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리 연구 미국에서 공동발명자를 판단하는 법리가 매우 어렵고 나아가 그 법리를 진흙탕 법 리라고 평가한 판사가 있다.27) 최근까지도 미국 법원이 공동발명자 법리를 명확하게 제시하지 못하고 있다고 한다. 1984년 미국 특허법 제116조 개정 이후 2013년까지 공 동발명자 법리를 설시한 65개 판결을 분석한 논문이 있는데, 그 논문의 저자는 그 65 개 중 가장 잘 쓰여진 판결문도 여전히 공동발명자 법리에 대하여 명확하지 않다고 평가한다.28) 그런데, 많은 발명이 2명 이상의 발명자에 의하여 창출된다. 미국에서 2010년 등록된 특허의 약 65%가 2인 이상의 공동발명자를 가졌다고 한다.29) 결국 많 은 공동발명자 관련 사건, 분쟁에서 양 당사자가 빛이 없는 암흑 속에서 행운을 빌며 싸우게 된다. 공동발명자 법리에 명확함, 빛을 제공할 필요가 있다.

다. 소결 공동발명자 판단과 관련하여, 일본의 법리를 정리하면 다음과 같다. ① 착상 및 구 체화의 개념이 명확하게 정립되어 있지 않다. ② 객관적 (협력의) 요건 외에 주관적 (의사의) 요건이 필요한 것인지에대하여 명확하게 정립되어 있지 않다. 발명자 판단과 관련하여 착상과 구체화에 대한 일본의 자료는 다음과 같이 구분된다: ① 착상과 구체 화를 모두 한 자가 발명자이다;108) ② 착상 또는 구체화 중 하나라도 한 자는 발명자 이다;109) ③ 착상을 한 자는 발명자가 아니며 구체화를 한 자만 발명자이다.

다. 모든 공동발명자의 인지 불요 위 경우에서 갑이 그의 발명(a)이 누군가에 의하여 계속 연구된다는 사실을 알지 못하여도 공동발명자 판단이 달라지지 않아야 할 것이다.262) 선행 발명자가 그의 발명 이 후행 발명자에 의하여 사용되고 있다는 사실을 전혀 알지 못하여도 공동발명은 성 립할 수 있다.263) 사실 갑은 a에 대하여는 단독발명자인데, 그 후의 을의 행위에 의하 여 을과 공동발명자가 되는 것이다. a 발명만으로는 기술성은 인정되나 상업성이 부 족한데, b발명이 상업성까지 보충할 수 있을 것이다.

요약서(Summary) 5 미국에서는 어떤 자가 (공동)발명자인지 여부가 해당 출원 또는 특허의 권리에 큰 영향을 미치므로 공동발명자 여부를 판단한 판례는 많다. 그런데 정작, 그 공동발명자 사이의 지분율을 따진 판례는 발견되지 않는다. 이론적으로는 1%의 지분만 가져도 그 발명 전체를 아무런 제약없이 실시할 수 있고, 또 제3자에게 실시허락을 (다른 공동발 명자의 동의도 없이) 할 수 있으므로, 굳이 1%인지, 10%인지를 따질 실익이 없는 것 이다.

나) 법원의 판단 934) Id. at paragraph 43. 935) Yeda v Rhone Poulenc [2008] R.P.C. 1, H.L. at paragrpahs 23-24, 56-57에 소개된 내용을 정리한 것이다.

法实施细则》（2002年修订，以下简称《专利法实施细则》）第十二条规定，专利法所称发明人或者设计人，是指 对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。因此，涉案专利“复合材料风力机叶片及其制备方法”（专利号： 200510024818.8）作为一项发明创造，其署名人应当是对该专利技术方案的实质性特点作出创造性贡献的人。其中， 所谓实质性特点是指发明创造的设计要点或关键技术特征，体现着该发明创造与已有成果的技术差别；所谓创造性 贡献是指创新性的智力劳动。据此而言，只有在发明创造的过程中，对创造出与已有成果的技术差别作出了创新性 劳动的人，才是发明创造的发明人或设计人，并依法享有该项发明创造的署名权。 306) 唐震, “署名人须对专利的实质性特点作出创造性贡献”, 人民司法, 2015年 10期, 65-68頁 참조. 307) 专利法　第十七条(“ 发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。”). 308) 北京市高级人民法院（2014）高民（知）终字第4815号(“中华人民共和国专利法》第十七条第一款规定：“发明人 或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。”在无有效相反证据的情况下，在专利文件中写明自己 是发明人或者设计人的人通常可以被认定为该专利的发明人或者设计人。”). 309) 吴琪明, “共同发明人的划分标准和共同发明专利权人的权利义务”, 政治与法律, 4期, 1986, 35页(“当一项发明是由 两个以上的人(包括两人在内)共同合作创造出来时,此项发明就称为共同发明,全体发明人即称为共同发明人。那么,能 否就据此认为,所有参加发明活动的人都是共同发明人呢?要回答这一问题,就涉及到共同发明人的划分标准问题。”). 310) 专利法　第八条(“两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完 成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请 的单位或者个人为专利权人。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 126 “① 테마 선택에서 고안의 제출, 창조성 있는 사상의 제출, 구체적 실시형태 의 완성의 전 과정까지 참여자의 성과에 대한 공헌을 판단한다. ② 창조성 있 는 공헌의 여부를 기준하여, 연구에 참여한 전원의 기여를 고려함으로써, 실 질적인 문제의 해결에 창조성 있는 공헌을 한 사람이 발명자로 확정된다. 한 명 또는 복수 사람이 창조성 있는 공헌에 대하여 한 경우, 이들은 모두 공동 발명자가 된다. 상기 두 개의 요소 중 전자에 대해서는 발명의 요건을 바탕으 로 발명에 관련되지 않은 사람은 빼야 한다. 후자의 발명의 창조성에 대해서 는 발명에 실질적인 특징이 있어 이 실질적인 특징과 발명의 기술 특징으로 현재 기술과 사이에 본질적인 차이점이 있으며 이 본질적인 차이점은 당업자 가 연상되는 것이어야 한다. 그리고 창조성 있는 공헌을 한 자는 발명 사상 및 관련 구체적 기술개발을 제출한 사람도 포함된다.”311) 위 설명은 공동발명자를 구상한 자 및 구체적 기술개발자로 구별하고 있다. 그러나 구상을 구체화 한 자가 없으면 공동발명자 아니라는 관점이 있지만 구상만으로 공동 발명자로 인정해야 한다.312) 공동발명자 인정과 관련하여 기술별로 판단요소에 차이 가 없다는 견해가 있는데,313) 실험의 과학인 화학분야의 특수성은 별도로 검토되어야 311) 姚兵兵, “如何确定职务发明的发明人”,　 国家知识产权局,(“在司法实践中，可以从以下方面考察是不是共同发明 人。一是以事实为根据，可从选题到方案的提出，到创造性思想的提出，到具体实施方案完成的全过程，看参与者 对成果所作的贡献；二是以是否有创造性贡献为标准，来衡量参加课题研究的所有成员的贡献，从而确定对解决实 质性问题作出创造性贡献的人为发明人，如果有两个或两个以上的人都有创造性贡献，则他们就是共同发明人。在 此基础上，须具备以下要件：第一，有一个发明创造存在，基于这一要件，排除了与发明创造无关人员的可能。第 二，发明创造具有实质性的特点，实质性特点是指发明创造的技术特征同现有技术相比具有本质的区别，这种本质 区别是所属技术领域的普通技术人员并非能够想到的，它体现了发明创造的技术水平。第三，应具有创造性贡献， 包括提出发明思想及相应具体技术方案的人。本案原告即是参与所涉发明专利的讨论和一定的具体工作，但其参与 和具体工作对整个发明的技术方案来说仅是其中的一个部分，尚不能证明其对现存发明专利完整技术实质性特点作 出贡献，本案第三人即专利发明人有些是二被告的工作人员，也有其聘请的其他技术人员，原告也是其聘请的技术 顾问，但因其对整个发明仅作了发射机等具体设备的工作，发明的技术方案没有实质性的贡献，所以其主张没有得 到法院的支持。同时原告也不属非职务发明，也没有共同协议研究、开发的事实，因此其主张应是专利权人则成为 无源之水。”). 312) 吴琪明, “共同发明人的划分标准和共同发明专利权人的权利义务”, 政治与法律, 4期, 1986, 36页(“根据这一划分标 准, 一般认为共同发明人包括构思人和使构思具体化的人两类。但学术界对于构思人能否算作共同发明人存有分歧。 有一种观点认为, 如果某人对发明的某一部分提出构思而没有使构思具体化, 那么这类人不能算作共同发明人。笔者 认为, 这种观点对于帮助确定共同发明人的范围有一定意义, 但在概括上似乎过于绝对。现实生活中有例外的情况。 比如, 上例中的某乙对解决新型活塞提出了构思, 但由于某种原因(如技术设备跟不上, 没有相应的试验场所, 或者某 乙摔然死亡等) , 没有使其构思具体化。以后, 某丙正是根据某乙的构思, 才使新型活塞研制成功。像这种情况, 难道 我们能将某乙排斥在共同发明人行列之外吗?显然这是不近情理的。因而, 笔者认为, 在确定构思人是否为共同发明 人的问题上, 只有当某人的构思对他人的实践活动起了直接的指导作用, 即如果没有该参与人的构思作指导, 他人就 无法解决这一问题。这样才能认定该构思人为共同发明人。如果参与人也提出了构思, 但实际上根本行不通或者理论 上根本就是错误的, 那么这种人当然不能算作共同发明人。探讨共同发明人应具备何种条件, 以及哪些人能成为共同 发明人”). 313) 財団法人知的財産研究所,“国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書”, 2008, 49頁 (“ 공동발명자의 인정에 대해서 발명 실험, 실증을 불문하고 발명의 효과를 알기 얻은 발명인 비즈니스 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 127 한다고 생각된다.