종교학> 박인비, 연장 승부 끝에 우승 놓쳐…20승도 다음 기회에 | 군포철쭉축제

연방대법원은, 누가 특허의 기술적 교시를 발명하였는지에 관한 물음은 단지 청구 범위와 거기에 드러나 있는 구성요소 결합의 측면에서만 답할 것은 아니며, 해당 발명 에 대한 창작적 기여는 발명의 기술적 특징과 명세서에 암시된 또 다른 사항에서도 나타날 수 있다고 하였다. 따라서 특허발명에 대한 창작적 기여를 인정하는 기준은 단 지 청구범위의 기재내용 뿐만 아니라 명세서 및 도면(Zeichnungen)을 포함한 특허출 원의 전체 내용이라고 하였다.

원고와 피고회사의 대표이사는 연구개발의 성과물에 대한 특허를 출원하여 공동발명 자로 되었다. 원고는 그 후 피고회사가 그 특허로부터 파생한 연구성과가 특허출원된 것에 대하여도 공동발명자라고 주장하였다. 그러나 법원은 원고가 대상 특허출원의 청구발명에의 실질적 기여를 증명하지 못하였기 때문에 공동발명자로 인정하지 않았 다.

(1) 및 (2)에 대해서 발명이 물체계이거나 물질계인가를 검토하는 것이 참고가 된 다. (iii) 대법원은 공유를 결정짓는 요소는 모인대상발명과 모인특허 사이에 어떠한 차 이가 있느냐의 여부가 아니라 그 공통성에 있다고 설시하면서 ① 원고가 제출한 자료 로부터 원고가 분쟁특허의 청구범위에 기재된 교시를 점유하고 있는지 여부를 검토하 는 것으로는 충분치 않고, 오히려 원고가 밝힌 교시와 분쟁특허의 교시가 일치하는 범 위를 검토하여야 하며, ② 동일성을 전체적으로 볼 때에 비로소 모인이 있는지 여부를 판단할 수 있고, ③ 출원의 대상에 발명적 기여, 창작적 참여 또는 고도의 협력을 제 특허법상 모인(冒認) 법리 345 공한 자는 누구든지 공유관계를 주장할 수 있는데, 정당한 권리자가 완전하고 그 자체 로 보호적격이 있는 발명을 할 것까지는 요구되지 아니한다고 보고 있다. 연방대법원 은, 다음과 같은 점들을 근거로, 원심이 기술사업체(원고)가 발명에 상응한 교시를 인 지하고 있었다는 점을 간과하였다고 보았다: ⓐ 기술사업체는 고밀도 강철로 만든 설계부를 특허에 적합한 저온영역에서 열처 리하였으며(이와 동시에 코팅처리), 그 설계부는 자동차의 구조설계부로 사용하기에 적합하고 특정되었다는 점을 인지하고 있었다.

도 예상되는 불합리를 해소할 수 있는 하나의 방안이 될 수 있을 것으로 생각된다. 그런데 이 경우에는 모인 출원으로 인정되는 발명과 정당한 권리자가 소급의 효과를 누릴 수 있는 발명이 서로 상이하게 되고, 특히 예 를 들어 발명의 구성의 일부를 다른 구성으로 대체하는 경우에는 모인출원으로 인정되더라도 출원일의 소급 의 이익을 누릴 수 있는 발명은 존재하지 않게 되는 결과가 되는데, 이러한 해석의 타당성에 대해서는 좀 더 검토가 필요할 것으로 생각된다.“). 762) 특허법원 2017. 11. 17. 선고 2017허2666 판결. 763) 특허법원 2017. 1. 12. 선고 2015허8042 판결. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 286 나. 학설 1) 정당한 권리자의 지분을 부정하는 견해 ① 양자는 공동발명의 의사가 없어 공동발명이 아니며, 산업의 현실을 감안하면 개 량발명자를 보호할 필요도 있으므로 위와 같은 경우 기초발명을 한 자는 이용관계가 성립하는 경우 관련 규정에 의해 보호받으면 충분하다는 견해가 있다.764) 한편, 앞서 본 피모인자와 모인자의 공동발명 성립 여부에 대해 부정적인 ② 특허 발명이 선행발명을 이용하였거나 모방하였다는 사정만으로 특허발명을 선행발명자와 특허발명의 발명자 사이의 공동발명으로 볼 수는 없고, 선행발명과의 관계에서 모인 출원발명이 되는 것을 면하게 한 특허발명의 개량 또는 변경 부분(특허발명의 기술적 특징부)의 완성에 관하여 선행발명자와 특허발명의 발명자 사이에 실질적인 협력관계 가 있어야만 특허발명을 선행발명자와 특허발명의 발명자 사이의 공동발명으로 볼 수 있을 것이라는 견해;765) ③ 모인출원이 실질적 동일성의 범위를 벗어났으나 진보성은 없는 등의 경우에도 개량발명을 그대로 이전등록 받도록 허용하는 것은 정당한 권리 자의 창작 범위를 넘어 부당한 이익을 귀속시키는 불합리한 결과를 가져오므로, 이에 대한 주의가 필요하다는 견해766) 등도 같은 취지라고 볼 수 있을 것이다.

셋째로, 공동발명의 경우를 살핀다. 두 명 이상의 연구원이 공동으로 발명을 하는 경우에는 각 연구원이 진보성을 인정받을 정도의 기여를 하지 않았더라도 그 들의 기 여의 합이 진보성을 인정받는 경우 그 둘은 공동발명자가 된다. 두 연구원이 창출한 두 신규요소의 각각이 진보성을 인정받지는 못하나 그 두 신규요소의 합이 진보성을 인정받는 경우 각각을 창출한 자가 공동발명자가 되는 것이다.

2) 서울고등법원 2015. 11. 27. 선고 2014나12203 판결(60%) 원고는 대상 특허발명 1, 2는 원고가 피고 회사에서 근무하던 시절에 단독으로 발 명한 것임에도 불구하고, 피고 대표이사 김씨가 원고 몰래 발명자를 자신 단독으로 하 여 특허등록 하였다고 주장하였다.

3) 일본에서의 혼동 일본에서도 착상 ‘및’ 구체화를 한 자가 발명자라고 설명하는 글이 있다.385) 어떤 판결은 착상이 구체적이어야 된다는 표현과 구체화라는 용어를 혼용하여 더욱 헷갈리 게 한다.386) 미완성(구체적이지 않은) 착상을 구체화(완성) 하는 것이 발명인지, 착상 이 구체적이면 발명이 완성된 것이고, 그 착상(발명)을 실물화(reduction to practice) 하는 것이 구체화인지를 구분해야 한다. 미국은 후자의 개념을 사용하고 있다. 미국에 서는 그 발명을 누가 착상하였는지라는 질문을 그 발명을 누가 완성하였는지와 유사 하게 이해한다.387) 일본의 착상과 구체화의 법리는 ‘구체적’이라는 용어와 ‘구체화’라는 용어가 같은 한자인 ‘구체(具體)’를 공유하여 비롯된 것으로 보인다. 착상이 신규할 뿐만 아니라 구 체적이어야 한다고 말하면서,388) 또 착상의 ‘구체화’라고고 말한다. 이렇게 헷갈리게 하는 비슷한 용어를 같은 장면에서 사용하지 않아야 한다. 미국에서는 “착상이 명확 하면(definite), 그 후의 구체화(reduction to practice)는 발명의 행위가 아니다”라고 표현하는데,389) 여기서 ‘명확한’이라는 단어와 ‘구체화’라는 단어는 완전히 다른 것이 어서 오해의 소지가 없다. 미국이 사용한 “definite”를 일본이 ‘구체적’이라고 번역하 면서 구체화(reduction to practice)와 혼동이 발생한 것으로 추측된다. 그 추측의 진위 와 무관하게 ‘구체적’이라는 용어와 ‘구체화’라는 용어는 혼동을 야기하므로 같이 사 용하는 것은 바람직하지 않다. 착상이 명확하다는 것은 통상의 기술자가 그 착상을 용 385) 影山 光太郎,　「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合 の発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 2012, 35頁(“발명의 특징적인 부분에 대한 착상을 얻고, 이를 구체화하는 사람”). 386) 東京高等裁判所 昭和51年4月27日 昭和47年(行ケ)第25号 判決(“특허법에서 말하는 발명은 기술적 사상의 창 작인 것은 물론이지만, 여기에서 말하는 창작과는 단순한 착상만으로는 부족하며, 그 착상이 구체화된 것이어 야 함은 말할 필요도 없다. 발명은 착상의 구체화를 수반해야만 완성하는 것이다.”). 387) USPTO, MPEP § 2137.01 (8th ed. Rev. 8, July 2010) (“발명자를 판단하는 기초적인 질문은 누가 그 발명 을 착상하였는지이다.”). 388) 산업구조심의회 지적재산정책부회 「제6회 특허제도 소위원회 회의 순서 자료 7-1, 일본에 있어서 발명자의 결정」(2003)(발명자는 “당업자가 실시할 수 있을 정도의 구체적인 착상을 한 사람이다.”). 389) Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 1376 (Fed. Cir. 1986) (“the formation in the mind of the inventor, of a definite and permanent idea of the complete and operative invention, as it is hereafter to be applied in practice.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 150 이하게 구체화 할 수 있는 정도를 말한다.390) 다. 미국의 착상(conception) 및 구체화(reduction to practice) 법리 1) 착상의 개념 미국에서 착상의 개념은 Mergenthaler v. Scudder 판결에서 처음 제시되었다.391) 동 판결에 의하면 착상의 완성은 완전하고 작동 가능한 발명의 아이디어가 명확하고 영 속적으로 형성된 상태를 말한다.392) 즉, 미국에서는 착상(conception)이 명확한 단계에 이르면 그 시점에서 발명이 완성된 것으로 본다.393) 그러므로 발명자 여부는 착상의 완성에 기여하였는지 여부에 의하여 결정된다.394) 착상이 완성된 때 발명의 완전한 형 태도 완성되는 것이다.395) 어떤 경우에는 발명이 종이에 표현될 필요도 없이, 발명자 의 마음 속에서 완성되기도 한다.396)397) 발명자가 명확하고 영속적인 발명의 아이디어 를 보유함을 보이는 당시에 발명이 완성된 것이며, 발명자가 그 발명이 의도된 바대로 작동할 것인지에 대해 합리적 기대를 가졌는지 여부는 무관하다.398) 발명자가 실험계 390) Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc., 40 F.3d 1223, 1230-31 (Fed. Cir. 1994). 391) Kathleen Asher, The Doctrine of Simultaneous Conception and Reduction to Practice: An Argument for Its Repudiation, 2003 Syracuse L. & Tech. J. 2 (2003) (“A definition of conception was formulated in the leading case of Mergenthaler v. Scudder.”). 392) Mergenthaler v. Scudder, 11 App. D.C. 264, 276 (D.C. Cir. 1897). (“complete conception is “the complete performance of the mental part of the inventive act ... [i]t is, therefore, the formation in the mind of a definite and permanent idea of the complete and operative invention as it is thereafter to be applied in practice ...”). 393) Robert W. Harris, Conceptual Specificity as a Factor in Determination of Inventorship, 67 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 315 (1985) (discussing the kinds of contributions to invention that do not rise to the level of contributions to conception due to lack of sufficient specificity). 394) Adam J. Sibley & Rodney L. Sparks, The Difficulty of Determining Joint Inventorship, Especially with Regard to Novel Chemical Compounds and Their Applications, 8 Loy. L. & Tech. Ann. 44, 46 (2009) (“An inventor must contribute to the conception of at least one aspect of the invention described.”). 395) Adam J. Sibley & Rodney L. Sparks, The Difficulty of Determining Joint Inventorship, Especially with Regard to Novel Chemical Compounds and Their Applications, 8 Loy. L. & Tech. Ann. 44, 46 (2009) (“Conception requires the use of the ‘inventive faculties’; it is the creative formulation of a complete view of what the invention is.”). 396) Matthew W. Coryell, Patent Law As an Incentive to Innovate Not Donate: The Role of the U.S. Patent System in Regulating Ownership of Human Tissue, 36 J. Corp. L. 449, 453 (2011) (“Conception is the ‘formation in the mind of the inventor, of a definite and permanent idea of the complete and operative invention, as it is hereafter to be applied in practice.’”) (citing Hybritech, Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 1376 (Fed. Cir. 1986)). 397) 물론, 발명자의 마음 속에 완전한 발명이 완성되었음을 ‘증명’하는 것은 또 다른 쟁점이 된다. 전자문서에 의 한 증명을 다룬 글: Lisa A. Dolak, Patents Without Paper: Proving A Date of Invention with Electronic Evidence, 36 Hous. L. Rev. 471 (1999). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 151 획 또는 연구의 목표를 설정하는 것은 착상의 행위가 아니며, 해당 과제(problem)에 대한 특정 해결책(solution)이 명확하게 형성되는 단계가 착상이 명확하고 영속적인 단계가 된다.399) 발명자가 그 발명이 기대된 바와 같이 작동될 것이라고 믿었는지 여 부는 무관하다.400) 2) 구체화의 개념 미국에서 ‘착상 후의 구체화’(reduction to practice)는 실물화 또는 효과 확인의 작 업이므로 그 자체로는 발명의 행위가 되지 못한다.401)402) 구체화가 대상 착상이 작동 하는지를 실험하는 것이라면 그 실험이 종료된 후에 대상 착상이 완성된 것인지가 검 증되겠지만(verified),403) 그 작업은 검증작업에 불과하며 그 실험을 한 자, 즉 구체화 를 한 자는 발명자가 되지 못한다.404)405) 물론, 구체화의 과정에서 명확한 착상을 새로 398) Jackie Hutter, A Definite and Permanent Idea? Invention in the Pharmaceutical and Chemical Sciences and the Determination of Conception in Patent Law, 28 J. Marshall L. Rev. 687, 687 (1995) (“the court ruled that an inventor completes conception of a pharmaceutical invention when the inventor shows possession of a definite and permanent idea of the invention, regardless of whether the inventor also held a ‘reasonable expectation’ that the invention would work as intended.”). 399) Burroughs Wellcome Co. v. Barr Laboratories, Inc., 40 F.3d 1223, 1228 (Fed. Cir. 1994) (“An idea is definite and permanent when the inventor has a specific, settled idea, a particular solution to the problem at hand, not just a general goal or research plan he hopes to pursue.”). 400) Alan H. Gordon & Jon R. Trembath, Recent Developments in Patent Law, 3 Tex. Intell. Prop. L.J. 115, 123 (1995) (“The Federal Circuit disposed of the defendant's claim that the inventor's definite and permanent idea must include a reasonable expectation that the invention will work for its intended purpose, stating that ‘an inventor's belief that his invention will work or his reasons for choosing a particular approach are irrelevant to conception.’”). 401) Mark J. Buonaiuto, The Use of Derived Information As Prior Art Under Section 103 of the Patent Act, 79 Nw. U. L. Rev. 423, 459 (1984) (“Reduction to practice is a term of art denoting the two-step process of embodying the invention in physical form and testing the invention to ascertain its ability to achieve the desired result. Normally, reduction to practice follows conception of the invention.”). 402) Univ. of Pitt. v. Hedrick, 573 F.3d 1290, 1299 (Fed. Cir. 2009) (“Proof that the invention works to a scientific certainty is [the separate step of] reduction to practice.”). 403) William A. Drennan, A Method of Analysis for the Unlikely Asked to Perform the Amazing: Determining "Patentability" Without A Patent Application Under Section 1235, 22 Va. Tax Rev. 443, 511 (2003) (“Nevertheless, reduction to practice is important both as verification that the conceived invention is workable and as a step in putting the conceived subject matter in a form that will make it a permanent part of the art.”). 404) Adam J. Sibley & Rodney L. Sparks, J.D., Ph.D., The Difficulty of Determining Joint Inventorship, Especially with Regard to Novel Chemical Compounds and Their Applications, 8 Loy. L. & Tech. Ann. 44, 53–54 (2009) (“However, after further experimentation, the inventiveness of those original ideas would potentially be verified. Even though actual conception would not occur until the moment of reduction to practice, someone who merely contributes ordinary skill in the art in the reduction process would likely not be an inventor.”). 405) Adam J. Sibley & Rodney L. Sparks, J.D., Ph.D., The Difficulty of Determining Joint Inventorship, 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 152 이 창출하게 되면 그 착상은 새로운 발명이 된다.406) 구체화는 통상의 기술자가 (창작 적 작업이 없이) 쉽게 할 수 있는 작업인 것이다.407) 구체화는 발명의 종류에 따라 다 를 수 있는데, Corona v. Dovan 판결에서 연방대법원은 다음과 같이 설시하였다.

“공동발명자란 기술적 사상의 창작이라는 관점에서 2인 이상의 단순한 협력 을 넘어서 실질적으로 협력하여 발명을 성립시킨 자를 말하며, 그 협력은 발 명의 완성에 인적교류라는 주관적 협력과 필요한 행위를 제공하는 객관적 협 력이 있어야 한다. 구체적으로 주관적 협력은 공동발명자 간에 상담, 의견교 환, 조언, 지도, 교시 등의 관계행위를 말하고, 객관적 협력은 기술적 과제해 결원리를 착상하거나 구성상 모델을 설정하는 등 발명의 완성에 기여하는 행 위이다.”41) 위 설명에 따르면 공동발명자 인정의 요건은 ‘주관적’ 요건 및 ‘객관적’ 요건으로 구분된다. 이 견해는 공동발명자 개념에 대한 일본의 관련 학설을 소개하는 것이다.