냉장고 _ ‘99억의 여자’ 임태경 정체 눈치채고, 절체절명의 위기에 빠진 이지훈 | 군포철쭉축제

3. 발명의 완성 시점: 실시 가능 시점 v. 효과 결정 시점 가. 대법원의 태도: 효과 결정 시점 대법원 2013. 4. 11. 선고 2012후436 판결은 (고안의 완성과 관련하여) 고안의 완성 은 통상의 기술자가 “반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 것”을 말한다고 설시한 바 있다.436) 그러나, 다음과 같은 관점에서 이러한 설시가 타당한지는 의문이다.

그런데 공동발명인 경우에는 공동발명자 전원의 합의에 따라 지분율을 결정하기 어려운 경우도 있고 심지어 지분율이 애당초 불명확한 경우도 적지 않다. 그래서 관련 된 경우 공동발명자 각자의 지분비율을 어떻게 결정할 것인지가 문제가 된다.120) 사) 소결 小林健男론은 일본에서 공동발명자 간의 지분율 산정방법을 최초로 제시한 것으로 보인다. 1975년의 이론이라는 점에서 나름 의의를 가진다. 두 회사 사이의 공동연구개 발계약에 있어서는 그 결과물인 특허의 지분을 미리 결정함에 있어서 투여인력, 투여 경비, 기자재 등을 중요하게 볼 수 있다. 그러나, 공동발명자 결정 및 지분율 산정은 그러한 비창작적 요소와는 무관한 것이다. 이런 견지에서 필자는 小林健男의 이론을 격렬하게 반대한다. 小林健男의 이론은 두 회사 사이에 특허의 지분을 결정함에 있어 서는 활용될 수 있으나, 발명자 지분율을 결정함에 있어서는 활용될 수 없는 것이다.

설령 “선행권리와 후의 권리는 충돌할 때 침해 중지·복원을 적용하면 공평하지 않 다”고 할지라도 “가치가 큰 자는 가치가 작은 자를 흡수하고 소유권의 재설정을 강해 하다”는 것이 아니다. 가치가 큰 자는 가치가 작은 자의 성과를 우선하게 실시한 권리 가 있는 것을 확립하고, 수익자는 피해자에게 특허첨부로 인하여 발생된 개진 혁진·특 허 라이선스의 재 혁신·통합 혁신의 비용을 지불한다. 첨부자의 주관적인 상황에 의하 여 특허첨부는 협력이 있는 첨부와 협력이 없는 첨부를 나눈다. 개진 성과와 선해특허 329) 陈家宏, “专利添附问题探讨”, 「知识产权」 第5期, 2013, 45页(“第一，专利添附不吸收‘原物’及其所有 权。物发 生添附时，原物通常被添附物所吸收，原物所有权丧失，一物一权,‘律上以一个物上不容有两个所有权之并存, 亦不 以其共有为适当, 便宜上以之属于一方’。专利添附发生时，在先专利虽也被吸收，但吸收的仅仅是在先专利的技术 方案，因专利的无形性，专利权人并未丧失在先专利权。在先专利权与专利添附权（如改进专利权）同时存在，分 属专利权人（被添附人）与专利添附人。”). 330) 陈家宏, 前揭 论文, 46页(“第二，专利添附实施与在先专利具有‘不可分离’性。在先专利被改进或被与其他专有技 术（包括专利）附合、混合在一起而形成具有新物性质的物，因专利的无形性，不存在‘结合在一 起而形成不可分离 的物’；专利添附的‘不可分离是指专利添附实施时必须依赖在先专利或称实施依赖性，即专利添附离开在先专利无法 实施或者虽能实施但实施的效用有显著差异；如果实施时无须依赖在先专利，或离开先专利的实施效用并无显著差 异的再创新成果是独立的专利、技术成果而不是专利添附。”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 131 의 가지에 의하여 미량 첨부, 등가 첨부, 값은 초과 첨부, 보상을 주는 규칙을 나눈다.

미국에서 화학발명에서 공동발명자를 판단한 Falana v. Kent 판결에서,660) 청구발명 은 조성물에 관한 것이고, 원고가 발명한 것은 합성법이므로, 그 두 발명에 차이가 있 었다. 그런 견지에서 청구발명의 구성요소만을 기준으로 (공동)발명자를 판단하게 되 면 원고가 기여한 바를 인정하기 어렵다. 그러나, 원고의 신규한 합성법이 없었더라면 해당 조성물의 합성은 애초 가능하지 않았다. 그런 견지에서 법원은 청구항의 구성요 소를 무시하고 발명의 창출에의 실질적 기여를 기준으로 발명자 여부를 판단하였다.

원고는 “여러 슬릿 형상 분사공을 작성하여 그 분무형상을 관찰하고, 분무입경을 측정하여 데이터를 채취한 것이며 ... 그 결과를 대상 사건 신고서라고 하는 형태로 정 리하였다. ‘Ｌ１≧4.５×Ｗ’의 관계식 자체는, I에 의해서 예측되었지만, 대상 신고서 기 재의 원고의 실험결과(대상 신고서의 제21도, 제23도 기타 대상 신고서의 기재내용)에 기초해서 정해진 것이 분명하다. 그렇게 하면 원고는 H로부터 받은 교사를 참고로 하 고 있지만, 대상 특허발명의 구체화에 크게 공헌한 것이라고 인정할 수 있어서 그 공 헌은 가장 크다고 보아야 하는 것이다.” 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 217 (3) I의 공헌에 관하여 I는 특허공보에서 발명자로 기재되지 않았지만, 법원은 I가 발명 성립단계에서 공지기술 제외하여 특허성이 있는 부분을 추출하고, 청구항에 기재하는 명세서 작성 을 담당하였다. 법원은 특허공보에 기재된 발명자를 진실된 것으로 추정하지 않고, 발 명의 실체를 기초로 공동발명자를 판단하였다. 그리고 I가 대상 발명에 대하여 구체적 으로 명확하게 한 것이고, I의 공헌은 원고보다 크다고 할 수 없다고 판시하였다.

나) 대상 발명 2 b, d는 원고의 지시에 단순히 따른 것이며, d 및 b의 지분율을 합하면 50%이고 원 고의 지분율은 50%로 주장한다.

802) 갑 7 발명은 본건발명과 동일한 발명이라고는 할 수 없다. 하지만 종래기술과 같이 외통의 내주면에 조구 (条溝)를 형성하는 것 대신, 외통에 삽입하는 축의 외주면에 조구(条溝)를 형성하였다고 하는 점에 있어서 본 건발명과 갑 7 발명은 공통하는 것이며, 또한 가공 및 사용 후의 세정을 용이하게 한다고 하는 작용효과에 있 어서도 격별하게 다른 것은 없다. 그리고 갑 7 발명에 있어서도 조구(条溝)가 형성되고 있는 축상의 이너 슬 리브(inner sleeve)가 삽입되어 잇는 후반부분(출구측)에 있어서 팥소 등의 유동성이 낮은 가소성 식품을 블레 이드와 동시에 회전하지 않고 외통의 선단에 설치된 송출구에 이송하여 그 전방에 송출하는 것이 가능하다고 하는 작용효과를 나타내는 것은 그 구성으로부터 분명하다. 본건발명에서는 ‘전기 축의 외주면과 전기 외통의 내주면에 내연(内縁)과 외연(外縁)이 각각 미끄럼접촉(摺接)하여 회전하는 나선상의 송출용 블레이드를 축과 외통 사이에 개재시켜’라고 하고 있는바, 갑 7 발명에서는 ‘전기 이너 슬리브(inner sleeve)의 외주면과 전기 외통의 내주면에 내연에 설치된 골와 외연이 각각 미끄럼접촉하여 회전하는 나선상의 송출용 블레이드를 축 과 일체로 회전하도록 설치하는 것에 의해 이너 슬리브(inner sleeve)와 외통 사이에 개재시켜“라고 하고 있 다. 하지만 본건발명의 특허청구범위 기재에 있어서 송출용 블레이드에 골(骨)을 설치하는 것은 배제되고 있 다고는 할 수 없고 또한, 본건 명세서에는 실시예로서 축의 외주면에 축방향에 연하여 직선상으로 조구(条溝) 를 형성한 태양이 기재되어 있는바, 적어도 그와 같은 태양의 것에 관한 한, 블레이드가 가소성 식품을 전단 하는 것은 분명하며, 그 정도도 골(骨)이 있는 경우와 별로 변하지 않는다고 해야 할 것이므로 갑 7 발명에 있어서 골(骨)이 설치되어 있는 것으로 가지고 본건발명과는 원리가 다른 것이라고는 할 수 없다. 본건발명에 서는 ’전기 축을 비회전 또는 송출용 블레이드의 회전보다 저속으로 회전하도록 한다‘에 대하여, 갑 7 발명에 서는, ’전기 이너 슬리브를 비회전‘이라고 하고 있으므로, 축을 비회전으로 하는 태양에 관한 한, 갑 7 발명과 본건발명과는 원리를 달리 하는 것은 아니다.

① (좌동) ② (좌동) ③ (신설) 제2항의 권리를 공유하기 위한 공동발명자 사이에는 직·간접적 협력의 관 계가 존재해야 하며, 각 공동발명자는 해당 출원 또는 특허의 하나 이상의 청구항의 신 규한 기술사상의 창작에 실질적으로 기여해 야 한다.