특허법상 모인(冒認) 법리 5
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한
특허법의 공동발명 개선안 연구
특허법상 모인(冒認) 법리
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제5장 특허법상 모인(冒認) 법리
I. 우리나라
1. 모인의 의의
발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수
있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 자
(‘무권리자’)가 한 특허출원의 경우 거절이유에 해당하며(특허법 제62조 제2호), 무권
리자의 특허출원이 특허로 등록된 경우 무효사유에 해당하는데(특허법 제133조 제1항
제2호), 실무상 무권리자 출원 특허를 모인(冒認) 출원 특허라고 부르는 경우가 많
다.711)
모인출원의 유형으로, ① 정당한 권리자 모르게 제3자가 무단으로 출원하는 경우,
② 공동발명에 있어 공동발명자 일부를 누락한 채 나머지 공동발명자의 명의로 출원
하는 경우, ③ 정당한 권리자의 출원 이후에 제3자가 서류를 위조하는 등 무단으로 출
원인 명의변경을 하는 경우, ④ 정당한 권리자와 승계인 사이의 출원인 명의변경 약정
에 하자가 있어 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자의 출원이 결과적으로 무권리
자 출원으로 되는 경우 등이 흔히 거론되는데,712) 모인의 의의에 대한 특허법상 명문
의 규정은 없고 특허법 제34조에서 ‘발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리
의 승계인이 아닌 자’를 ‘무권리자’라고 칭하고 이하 무권리자 출원 특허에 대한 정당
한 권리자의 보호에 대해 규정하고 있을 뿐이다.
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갤럭시S20 플러스 법원은 피고의 직원이었던 자들(N, O, P, Q, E, S)이 대상 특허발명의 주개발자가
원고라고 진술한 점 등 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 원고의 지분율을
50%로 인정하였다. 즉, 제2발명의 지분율은 50%로 추정되고, 제1발명의 지분율은
33.3%로 추정되는 상황에서 원고의 지분율이 더 높아질 필요성을 인정하여 전체적으
로 원고의 지분율을 50%로 인정한 것이다. 제1발명의 33.3%와 제2발명의 50%의 평균
은 41.7%가 되는데, 법원은 그 수치를 50%로 상향 인정한 것이다.
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352) 智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決(“發明的構想可以表現在專利之申請專利範圍中的每一技術特徵,
而對一個共同發明之構想,每一位發明人雖無須對該發明做出相同形式或程度之貢獻,但每一位發明人仍必須做出
重要的一部分才能有該發明。此外,確立發明的構想之後,如僅僅只是付諸實施之人並不能稱作發明人;且單純提
供發明人通常知識或是解釋相關技術,而對申請專利發明之整體並無具體想法之人,亦不能稱作是共同發明人。再
者,一位共同發明人並不需要對每一項申請專利範圍做出貢獻,而是對其中一項申請專利範圍有所貢獻即可,且共
同發明人必須有共同從事合作研究之事實,個別進行研究之兩人,縱基於巧合而研究出相同之發明,仍不能稱為共
同發明人。”).
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면 그들이 공동발명자로 인정한다. 구체적으로 공동발명자는 발명의 구상에 기여하여
야 하고 발명의 구상이 확립될 때까지 기여한 자는 발명자로 인정한다. 발명의 구상은
청구항에 반영되어서 공동발명자는 그 중 하나의 청구항에 기여했으면 공동발명자로
인정할 수 있다. 이러한 객관적 요건을 충족해야하고 공동협력관계도 필수적 요건으
로 대만 실무에서 인정하고 있다.
갤럭시S20 플러스 갤럭시S20 플러스 갤럭시S20 플러스 갤럭시S20 플러스 나. 인지: 쌍방(two-way) 인지 v. 일방(one-way) 인지
갑이 먼저 연구를 하고 퇴사를 한 후 을이 그 연구를 이어받아 연구를 하는 경우
갑이 그의 발명(a)이 누군가에 의하여 계속 연구된다는 사실을 알지 못하여도 공동발
명자 판단이 달라지지 않아야 할 것이다.560) 선행 발명자가 그의 발명이 후행 발명자
에 의하여 사용되고 있다는 사실을 전혀 알지 못하여도 공동발명은 성립할 수 있
다.561) 사실 갑은 a에 대하여는 단독발명자인데, 그 후의 을의 행위에 의하여 을과 공
560) Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining Joint
Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 97 (2013) (“Unbeknownst to Ben, Alice conceives a new
cross-member for the frame that Ben conceived as part of the same project for ABC Recliners . . .”).
561) Theranos, Inc. v. Fuisz Pharma LLC, No. 5:11-CV-05236, 2013 WL 5051172, at 3 (N.D. Cal. Sept. 12,
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동발명자가 되는 것이다. 여기서 갑은 을의 존재 또는 공동연구에 대한 인지를 가지지
않았으나, 을은 적어도 갑 또는 누군가의 선행연구를 이어받아 연구한다고 인지한 것
이며, 그렇다면 쌍방인지가 없어도 적어도 일방인지가 있다면 공동발명자성을 인정하
여야 할 것이다.
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갤럭시S20 플러스 라. 청구항에 기초하여 판단
청구항을 기준으로 하고 청구항의 특징적인 구성요소에 기여를 한 자를 발명자로
인정한다.51) 오폐수 정화처리창치 사건에서52) 법원은 “특허발명자가 되려면 특허출원
의 범위에 기재되어 있는 발명 구성요[소]의53) 전부 또는 일부에 대하여 구체적이고
49) 서울고등법원 2013. 7. 18. 선고 2012나64071 판결.
50) 김승군·김선정, “공동발명의 법적 문제점에 대한 고찰”, 지식재산연구 제10권 제1호, 2015, 66면.
51) “특허권 침해 여부를 판단함에 있어서는 확인대상물의 구성과 특허발명의 구성 전체에 대하여 판단하여야 한
다. 이때 특허발명의 구성요소를 확인대상물의 구성요소 각각을 비교함으로써 구성요소 각각은 모두 중요한
것이 되지만 그 구성요소 각각이 공지된 것인지 여부는 중요하지 않다. 그러나 발명자 여부를 판단하기 위해
서는 공지의 구성요소에 대한 공헌은 무의미하고 발명의 특징적 부분의 창작에 실질적으로 공헌하였는지 여
부에 따라 판단하여야 할 것이다. 이때 공지의 구성요소들을 결합하는 방법이 새로운 경우 그 결합방법도 특
징적 부분이 될 수 있음으로 물론이다.”
52) 부산고등법원 2005. 10. 14. 선고 2004나1486, 1493 판결.
53) 원문은 ‘구성요건’이라는 단어를 사용하였는데, 발명의 ‘구성요소’라고 할 장면에서 발명의 ‘구성요건’이라고 표
현하는 오류가 우리 법원이 특허판례에서 자주 저지르는 오래된 오류이다.
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③ 양 사이드커버부의 내면에는 각각 사이드커버부 선단개구부로부터 핀 감합공을
향하여 점차 그 양 사이드커버부 간의 거리가 작아지게 경사진 핀단 도입가이드홈(가
이드면)이 마련되어 있다.
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복수 공동발명자의 각 기여는 정신적 공동 작업(gestage Mitarbeit)에 의거하여 기
여해야 한다. 그러나 이러한 공동 작업은 자금, 실험실, 기계기구 등을 제공하는 자는
공동발명자로 볼 수 없다.369) 따라서 “동일하게 타인의 실험 상황의 보고를 감독하는
사람, 측정치를 기록하는 자·실험 시설의 배치, 또는 시작 모델의 제작자 등도 단순히
발명자의 보조자일 뿐이고 공동발명자는 아니다.”370)
구체적으로 정신적 공동작업이란 “문제 해결(Problemlosung)에 대해 이루어져야
る者が発明を成した場合であっても適用される。
第2の重要な要素は、発明は外部から認識されなければならない、ということである。発明が発明者
の頭の中にある限り、発明は発明者のためにいかなる権利も生み出さない。発明が知られることに
よってのみ、発明が具体的に、かつ、他と区別されて存在することになり、これによって発明はドイ
ツ特許法によって発明者のための権利及び保護を発生させる法的効力を有することとなる。第3の重
要な要素は、発明への寄与が創造的なものであることである。」”).
367) 財団法人知的財産研究所, “国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書”, 2008,
33頁(“ドイツ特許法第6条の第2文に、2人以上の者が共同して発明を成した場合は、特許を受ける権利を共有す
る旨を規定している。そして、この第2文により、2人以上の者が共同発明者としてともに発明を成し得る旨が
明確になっている。ドイツ特許法第6条の第2文は、共同発明の特許を受ける権利は、すべての発明者に共有し
て割り当てられると規定している。”).
368) 布井要太郎, “共同発明者の要件--東京地裁 平成16年(ワ)第一四三二一号特許譲渡代金請求事件”, 判例時報
1927号, 2006, 14-15頁.
369) 布井要太郎, “共同発明者の要件--東京地裁 平成16年(ワ)第一四三二一号特許譲渡代金請求事件”, 判例時報
1927号, 2006, 14頁(“共同発明者たるの要件を左に要約列挙すれば、次の如くである。1各共同発明者の各寄与は、
精神的共同作業(geistige Mitarbeit)による寄与でなければならない。したがって、例えば資金・実験室・器械
器具等を提供するにすぎない者は、共同発明者ではない。”).
370) 布井要太郎, “共同発明者の要件--東京地裁 平成16年(ワ)第一四三二一号特許譲渡代金請求事件”, 判例時報
1927号, 2006, 14頁(“同一様に、他人の実験状況の報告を監督する者、測定値を記録する者・実験施設の配置、ま
たは、試作モデルの製作者等も、単に発明者の補助者であるにすぎず、共同発明者ではない。”).
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한다.” 그러나 단순히 과제가 설정될 뿐이고 문제해결 요건이 결여되어 있는 경우 과
제 설정자는 공동발명자가 아니고 적어도 기본적인 형태에서 신규 가능한 해결방법을
제공하는 자가 공동발명자가 된다고 한다.371)
“문제 해결”에 대한 정신적 기여는 독자성을 갖는 기여(selbstandiger Beitrag)여야
한다. 단순히 기술수준에 관한 정보권을 제공하거나 다른 사람의 지시에 따라 정신적
작업을 하는 자는 공동발명자가 아니다. 그러나 자신의 사고를 부가하는 경우 공동발
명자가 될 수 있다. 예를 들면, 타인의 지시에 변경을 가하거나 개량을 추진하거나 또
는 새로운 해결방법을 제시하거나 또는 공지부분의 신규한 결합으로의 방향을 제시하
는 등의 경우이다.