공학 _ 타다금지법후폭풍…드라이버지위논란으로불똥 | 군포철쭉축제

우선 쟁점 ①과 관련하여 법원은, 특허에 대한 정당한 권리자라고 주장하는 자는 자신(A)이 진정한 발명자이고 특허명의인(B)이 발명자가 아니라는 것을 증명하는 것 으로는 충분하지 않고, B가 정당한 권리자가 아님을 (예를 들면, 계약 위반이나 비밀 유지의무 위반 등의 주장을 통해) 추가로 증명해야 한다고 판시하였다.936) 다만, 이러 한 법리는 연방대법원 Yeda 판결에 의해 변경되게 된다.

4) 공동연구개발을 위해서 이용된 설비 내지 투하된 기재 등 유무 및 양의 대소 小林健男은 공동발명자가 공동연구개발을 수행하기 위해서 여러 가지 연구설비를 제공하고, 그 이용을 다른 쪽의 공동발명자에게도 허용하고 있을 때, 그 물적 설비의 제공과 허용은 공동발명자의 지분 산정상 고려해야 하는 요소 중 하나가 된다고 설명 한다. 특히 이러한 설비가 대체성을 가지지 않는 특수한 것 및 거액의 설비 투자 자금 을 필요로 하는 성질의 연구설비라면, 이러한 설비의 제공자인 공동발명자의 지분은 602) 현실적으로 연구기간을 지분율에 반영할 필요성을 인정하면서도, 청구항 구성요소의 특징적(신규한) 부분에 기여한 바를 기준으로 하는 법리를 연구기간을 고려할 여지가 없다. 필자는 전자의 방법보다 후자의 방법을 더 선호한다. 평범한 교수의 30년의 연구가 해결하지 못한 난제를 천재인 학생의 1년의 연구가 해결할 수 있 음이 인정된다. 전세계 수많은 천재가 수백년을 걸쳐 해결하지 못한 난제를 어떤 한 천재가 (수년에 걸쳐) 쉽 게 해결하기도 한다. 그런 견지에서 연구기간은 허무한 것이다.

➁ 단계: 특징적인 구성요소에서 원리를 추출한다.637) 影山론에 따르면 대상 특허발명의 특징적인 구성요소를 판단한 후, 특징적인 구성 요소에서 원리를 추출한다. 그러나 실제로는 원리를 추출할 수 있는 경우와 원리를 추 출할 수 없는 경우로 나누어진다.

따라서 이 경우에는 공지의 착상을 구체화하여 발명을 완성한 사람만이 발명자이다.”). 76) 「제6회 특허제도 소위원회 회의 순서 자료 7-1, 일본에 있어서 발명자의 결정」, (2003). 77) 影山 光太郎,　「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 2012, 35頁(“本基準を用いた判例 のか析は第10〜第12章で具体的に行うが、産業構造審議会知的財産政策部会「第6回特許制度小委員会議事次第、 資料7-1日本における発明者の決定」（2003）は、発明者、共同発明者に関する判例をまとめており、その要点は 次の①②のとおりである。①発明者とは、当業者が実施できる程度の具体的な着想をした者である。例にあげら れている大阪地判平成14年5月23日（判例時報No.1825 p.130）は、「発明の技術的特徴とされる事項について、実 現可能な程度の技術的な知見を得ていた」とする。「当業者」は、その発明の属する技術の分野における通常の 知識を有する者（特許法第29条第2項）の略称である。東京地判平成13年12月26日（最高裁ホームページ「知的財 産裁判例集」）発明の特徴的部分について着想を得「発明者とされるのは、これを具体化した者」とする。②共 同発明者とは、発明の特徴点に対する着想者であり、発明への寄与の程度に従い共有持分が決せられる。”). 78) 三村量一, “発明者の意義”, 金融商事判例 1236号, 2006, 123-124頁(“착상자와 구체화의 작업의 담당자가 함께 발명자로 되는 경우도 적지 않다고 생각된다.”). 79) 三村量一, “発明者の意義”, 金融商事判例 1236号, 2006, 123-124頁(“당해 특허발명 특유의 해결수단의 구성-발 명의 특징적 부분을 착상한 자나 당해 착상을 구체화 한 자는 발명의 완성에 이르는 과정에 창작적으로 관여 한 자로서 발명자로 평가될 수 있다.”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 71 <청구범위 기준> 발명이 청구범위에 의하여 특정된다.80) 따라서 발명자의 인정기준은 “① 해당 특 허청구의 범위의 기재 등에 근거해서 정해진 기술적 사상의 ② 창작행위에 현실에 가 담한 것이 필요하다고 해석된다.” “구체적으로 ① 해당 특허청구의 범위의 기재 등으 로 정해진 기술적 사상의 특징적 부분(기존기술의 문제를 극복하고, 신규성·진보성을 가진 부분에 해당 발명의 작용효과가 이뤄진 부분)을 추출하고, 다음에 ② 해당 발명 이 완성에 이르는 구체적인 과정에서 발명자라고 주장하는 사람이 어떤 행위를 행한 것을 인정하고 발명자라고 주장하는 자가 ①의 해당 특허청구의 범위의 기재 등으로 정해진 기술적 사상의 특징적 부분의 창작에 실질적으로 기여했다고 인정되는 경우” 가 발명자이다.81) “진정한 발명자가 되기 위해 해당 발명에 대하여 창작적 관여를 할 것이 필요하다 하더라도 무엇이 창작적 관여인지는 해당 발명 및 사안의 내용에 따라서 다양한 것이 며, 문제가 되는 사안별로 다를 것이다. 그래서, 일정한 기준을 정립하고, 판단에 도움 을 주어야 하지만, 창작적 관여의 유무의 판단에 관해서 일반적인 기준을 정립하는 것 은 반드시 용이하지 않다.”82) 다. ‘Not-all-claims’ 원칙 80) 下田憲雅, “特許法における「発明者（共同発明者）」の意義知財高判平成19年3月15日知財高裁平成18年(ネ)第 10074号トラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体とそれを含有する医薬成分控訴事件”, パテント Vol.62　 No.9, 2009, 102頁(“発明をした者」の「発明」とは，「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」 （特許法2条1 項）をいう。特許発明の技術的思想は，特許請求の範囲の記載に基づいて定められなければならな いが（特許法70 条1 項），特許請求の範囲に記載された文言は願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して 解釈されるところ（特許法70 条2 項）”). “특허발명의 기술적 사상은 특허청구의 범위의 기재에 근거하여 정 해져야 하면, 특허청구의 범위에 기재된 문구는 원서에 첨부한 명세서의 기재 및 도면을 고려하고 해석하여야 한다.” 81) 下田憲雅, “特許法における「発明者（共同発明者）」の意義知財高判平成19年3月15日知財高裁平成18年(ネ)第 10074号トラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体とそれを含有する医薬成分控訴事件”, パテント Vol.62　 No.9, 2009, 103頁(“① 当該特許請求の範囲の記載等により定められた技術的思想の特徴的部分（従来技術の問題 を克服し，新規性・進歩性を有する部分で，当該発明の作用効果を奏する部分）を抽出し，次に ②当該発明が完 成に至る具体的な過程において発明者であると主張する者がどのような行為を行ったかを認定し，発明者である と主張する者が①の当該特許請求の範囲の記載等により定められた技術的思想の特徴的部分の創作に実質的に貢 献したと認められる場合”). 82) 牧野利秋·飯村敏明·三村量一外, 「知的財産法の理論と實務」, 新日本法規出版, 2007, 276頁(“前記のように真の 発明者とされるためには当該発明に対して創作的関与をしたことが必要であるとしても、何が創作的関与である のかは、当該発明及び事案の内容によって様々であって、問題となるケースごとに個別具体的に判断するほかは ないが、この判断には困難を伴うことが少なくない。そこで、一定の基準を定立して、判断の一助とするのが有 用であるが、創作的関与の有無の判断に関して一般的な基準を定立することは必ずしも容易ではない。”) 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 72 일본도 아래 미국의 법리와 동일하게 “not-all-claims” 원칙을 가진다. 그래서 “복 수의 청구항으로 구성된 특허발명의 경우, 복수의 청구항이 특정한 복수의 기술적 사 상 중 적어도 하나 청구항에 관련된 발명의 창작에 기여할 필요가 있다”고 한다.83) 그 래서 발명자가 되려면 적어도 하나 이상의 청구항의 창작에 기여하여야 한다. 1항의 단독발명자와 2항의 다른 단독발명자가 공동발명자가 될 수 있는 것이다.

가. 1단계: 공지요소와 신규요소의 구별 각 청구항의 구성을 공지기술의 구성요소(공지요소)와 새로이 창작된 구성요소(신 규요소)를 나눌 수 있다. 청구항의 공지요소와 신규요소를 구별하기 가장 쉬운 청구항 으로는 소위 Jepson 형태의 청구항인데, 그 청구항은 전반부인 전제부에 공지요소들 을 기재하고 후반부인 특징부에 그 발명의 특징적인, 즉 신규요소들을 기재한다.

2) 우리 심사지침서의 혼동 우리 심사지침서는 발명자에 해당하는 자로서, “발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완한 자”와 “실험 등을 통하여 새로운 착 상을 구체화한 자”를 예시한다.384) 심사지침서의 설명에 따르면 그 양자가 각각 발명 자가 되는 것으로 이해된다. 새롭고(novel) 구체적인(definite) 착상을 한 자가 발명자 가 되는 점은 납득이 되는데, 그 새로운 착상을 구체화하는 행위가 어떤 면에서 발명 380) 대법원 2011다67705, 67712 판결. 381) 추가 사례: 특허법원 2017. 10. 12 선고 2017허806 판결(“비록 디자인의 창작 과정에서 아이디어를 제공하고 조언을 하는 등 일부 기여를 하였더라도 디자인의 심미감에 영향을 미치는 요부 내지 지배적인 특징 부분을 착상하고 구체화하여 디자인을 완성하는 데 실질적인 기여를 하지 않았다면 창작자로 볼 수 없다.”). 382) 추가 사례: 특허법원 2017. 10. 12 선고 2017허806 판결(“구 디자인보호법 제3조 제1항에서 정한 ‘디자인을 창작한 자’는 디자인의 전체적인 심미감에 영향을 미치는 요부 내지 지배적인 특징 부분을 착상하거나 그 착 상을 구체화한 사람을 의미하고 ...”). 383) 서울고등법원 2016. 9. 29. 선고 2015나2053313 판결(“공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실 질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결 참조), 단순히 발명에 관한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이 터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금․설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원․위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치는 것으로는 부족하고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시․부가․ 보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수 단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언․지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작 행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 비로소 공동 발명자에 해당한다. 한편 이른바 실험의 과학이라고 하 는 화학발명의 경우에는 해당 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측 가능성 내지 실 현 가능성이 현저히 부족하여 실험 데이터가 제시된 실험 예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였는 지 여부의 관점에서 공동발명자인지 여부를 결정하여야 한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참 조).”). 384) 특허청, 특허·실용신안 심사기준, 2018년 8월, 2103면. 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 149 의 행위가 되는지는 쉽게 납득되지 않는다. 또, 새롭고 구체적인 착상을 한 자도 발명 자이고, 그 착상을 구체화한 자도 발명자인지도 의문스럽다.

피고는 그의 기술이 원고가 거래하는 특허변호사(Flanagan)에게 전달되었다는 점 및 그 특허변호사가 276특허의 10명의 발명자와 의사소통을 하였으므로 피고가 그 특 허변호사를 매개로 10명의 발명자와 의사소통을 한 셈이라고 주장하였다.515) 법원은 선행 발명자의 보고서를 본 후행 발명자가 그 보고서를 바탕으로 발명을 완성한 경우 그 둘 사이에 연결이 성립된다고 판시한 Kimberly–Clark 판결516) 및 Eli Lilly 판결을517) 인용한 후, 276특허발명의 10명의 발명자가 피고의 기술을 특허변호 사(Flanagan)를 통하여 입수하였을 것이므로 피고와 그 10명의 발명자 사이에 의사소 통이 존재하였다고 판단하였다.518) 본 판결이 파악한 의사소통은 두 공동발명자 사이 의 직접적인 의사소통이 아니며 선 발명자의 기술이 간접적으로라도 후 발명자에게 전달되면 그 전달이 의사소통에 상응한다고 보았다.519) 나) 공통의 목표(common goal) 법원은 피고의 특허발명은 개인 휴대용 시청자 측정 기구에 관한 것인데 반해, 276 특허발명은 시청자의 해당 기구의 사용을 촉진하는 것에 관한 것이므로 두 발명의 목 표가 다르다고 보았다.520) 이 측면에서 피고는 공동발명자가 되지 못한다. 다만, 대상 판결이 설시한 ‘공통의 목표’는 두 공동발명자가 주관적으로 공통의 목표를 가지는 점 514) Eli Lilly, 376 F.3d at 1359 (“open line of communication during or in temporal proximity to their inventive efforts.”). 515) at 6 (“The disclosure of the Kiefl Applications to Flanagan created a nexus between Kiefl and the named inventors, conjoining their work.”). 516) Kimberly–Clark, 973 F.2d at 917. 517) Eli Lilly, 376 F.3d at 1359. 518) at 6. 519) at 5-6. 520) at 6. 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 175 을 말하는 것이 아니라 피고의 기술과 원고의 기술의 목표가 공통적이어야 함을 말한 다. 즉, 객관적인 기술의 방향이 공통적인지 여부를 판단하였던 것이다.

발명자로 인정되기 위해서는 그가 기여한 부분이 신규성 및 진보성 충족에 기여하 여야 하는지에 대하여 이견이 존재한다. 판례에서는 구성요소 중 ‘특징적’ 부분의 완 성에 기여한 자를 발명자로 설명하는데, 그 특징적 부분이 진보성 충족에 기여하게 하 는 부분인지 여부에 대하여는 구체적인 설명을 회피하고 있다.

특허법상 모인(冒認) 법리 265 (2) 대법원 2009후2463 판결 인용(9건)725) ① 특허법원 2015. 10. 8. 선고 2015허1430 판결726) <사안의 개요> 이 사건 특허발명(튜브 시스템 벤딩머신, 특허 제10-1066921호)은 피고가 원고에게 제공한 도면을 도용한 것으로서 모인출원에 해당하여 무효라는 이유로 피고가 무효심 판을 청구하였는데, 특허심판원은 이 사건 특허발명이 무권리자 출원이어서 무효라는 이 사건 심결을 하였다(특허심판원 2015. 1. 29.자 2013당2091 심결). 이 사건 모인대상발명은 이 사건 특허발명 출원 전 피고가 원고에게 제공한 도면 및 견적서에 개시된 C-type 벤딩머신에 관한 것이며, 원고는 피고로부터 해당 도면 및 견적서를 제공받은 적이 없고 이 사건 특허발명과 모인대상발명이 동일한 발명이 아 니라는 것이 원고의 주장이다.

또한 출원일 소급제도에 있어 (i) 모인으로 거절 무효되는 범위와 (ii) 출원일 소급 이 인정되는 범위를 달리 보는 것도 문제가 있을 것이다. 예들 들어, 모인대상발명(A) 을 일부 개량 변경하여 모인출원(A‘)한 경우, A‘를 모인을 이유로 거절 무효로 하면서 도 정당한 권리자의 출원은 A‘가 아니라 A에 대해서만 소급효를 부여하자는 것이 이 러한 입장으로 볼 수 있는데, 다음과 같은 점을 고려하면 출원일 소급제도에 있어 (i) 모인으로 거절 무효되는 범위와 (ii) 출원일 소급이 인정되는 범위는 동일하게 보아야 할 것이다.