축제한마디 | 군포철쭉축제

39 역으로 형평법원에서 형평법 원칙에 따라 금전적 구제로 침해자의 이익 반환을 결 정해야 하는데, 예컨대 침해자가 방만하게 경영을 했다거나 또는 특허권자의 시장을 잠 식하기 위하여 비상식적으로 낮은 가격을 책정했다면, 특허권자는 침해자의 이익만으로 는 충분히 손실을 보전받을 수 없으므로, 침해자의 이익을 상회하는 자신의 실손해만큼 을 추가로 전보받을 필요성이 있는 것이다.

니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 442 - ○ 거래실정 - ‘건축재료용 슬래그(slag [building material], 鉱さい（建築材料)), 슬래그석(slag stone, 鉱さい石)’ 에 대한 한·일 양국의 거래실정을 살펴본 결과, 건축재료로 주로 거래되는 것으로 확인됨. - ‘덩어리진 골재(clinker ballast, クリンカーの砕石), 덩어리진 자갈(clinker stone, クリンカー石材), 쇄석 (macadam, マカダム舗装用砕石), 잡석(雜石)(rubble, 割ぐり石)’에 대한 한·일 양국의 거래실정을 살펴 본 결과, 건설이나 도로포장과정에서 건축재료로 사용되는 것으로 확인됨. 빛깔이 곱고 맑은 것은 보석으로 쓴다 ☞ 석재 [stone, 石材] 건축·토목·조경 등에 이용되는 천연의 돌로, 구조용으로 보다는 장식용으로 많이 사용되는데, 외관 이 장중·미려하고 마모·풍화에 강하다.

52 Mark A. Thurmon, “Federal Trademark Remedies: A Proposal for Reform”, 5 Akron Intell. Prop. J. 137,168 (2011),. 53 Mark A. Thurmon, “Confusion Codified: Why Trademark Remedies Make No Sense”, 17 J. Intell. Prop. L. 245, 249 각주 12 (2009), 26 요건을 완화하기도 한다고 한다. Conway-Jones 교수는 상표권 침해시 침해자의 이익 반 환을 소구하기 위하여 악의적 침해가 요구되는지에 관한 법원의 입장을 3가지로 분류하 였는데, (1) 제4, 제5, 제7, 제9, 제10, 제11, 연방 순회 항소법원은 악의적 침해를 침해자 의 이익 반환의 필요 요건은 아니자만 중요한 하나의 요소로 판단하고, (2) 제1 순회 항 소법원의 경우에는 상표권자와 침해자의 상품이 직접적인 경쟁관계에 있는 경우에는 악 의적 침해를 요구하지 않지만 경쟁관계에 있지 않은 경우에는 악의적 침해를 요구하며, (3) 나머지 제2, 제3, 제6, 제8, DC 순회 항소법원은 악의적 침해의 경우에만 침해자의 이 익 반환을 허용한다고 분석하였다.

☞ 화기(火器) 1. 불을 담는 그릇을 통틀어 이르는 말. 2. 화약의 힘으로 탄알을 쏘는 병기. 3. ‘화력 장비(총포 따위의 화력을 발휘할 수 있는 장비)’의 북한어. 화기란 화약을 사용하는 무기를 말한다. 권총, 소총, 대포는 물론 이 화기에 해당된다.

그런데 우리나라 특허법 중 침해자의 이익액을 권리자의 손해로 추정하는 특허법 제128 조 제4항에 대해서는, 이 규정이 침해행위와 손해의 발생 사이에 인과관계가 존재한다는 점까지도 추정하는 것으로 해석하는 견해가 통설이라고 한다.

다. 피고의 비용 공제 권리자가 침해자 이익반환에 의한 계산방식으로 손해배상청구를 한다면 침해자는 비용 및 필요경비를 공제할 것을 주장할 수 있다. 여기의 비용은 직접 비용만을 의미하며 직 접 식별할 수 없거나 직접 귀속될 수 없으며 특정 방법을 통해 분담해야 하는 간접비용 은 포함되어 있지 않다. 다만 침해자 이익반환의 경우에는 불법을 제재하고 침해를 예방 하는 기능을 겸하고 있기에 공제하는 비용이나 필요경비의 판단도 엄격해야 할 것이 다.

(출처 : 네이버 지식백과, 네이버 국어사전, 네이버 영어사전, 네이버 일본어사전) 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 261 - ○ 거래실정 - ‘빵 만드는 기계, 음료냉각장치, 제빙장치 및 설비’ 등에 대한 한·일 양국의 거래실정을 살펴본 결과, ‘빵 만드는 기계’는 열을 가하여 빵반죽을 굽는 기계로 확인됨. ○ 타 분류체계와의 비교 - 한국표준무역분류에서는 빵만드는 기계, 음료냉각장치, 제빙장치 및 기계와 직접적으로 관련된 분류코 드가 검색되지 않음. 일본의 표준상품분류에서는 제빵기계(431151)를 식품 및 음료가공기계장치(431) 로, 제빙기(5634)를 냉동 및 냉장기기(완성품에 한정)(563)로 분류하였음. ○ 비교분석결과 - 한국에서는 빵 만드는 기계를 가열기구(실험용 제외) 상품으로 판단한 반면에, 일본에서는 식음료 가공 기기로 판단함. - 양 국가 간의 거래실정상 실질적인 차이는 크지 않으며 분류기준을 적용하는 관점의 차이로 인해 상이 한 유사군 이 부여된 것으로 판단됨. ○ 유사군코드 및 상품명칭 변경 제안 - ‘빵 만드는 기계’는 해석에 따라 열을 가하지 않고 빵을 반죽하는 기계 또한 포함된다고 볼 여지가 있으 나, 거래실정을 보면 대부분 열을 가하여 빵을 구워내는 기기로 인식 및 거래되고 있으므로, 현행분류 체계를 유지하는 것이 타당하다고 판단됨. (2) 싱크대 vs 상업용 싱크대/ 가정용 싱크대 ○ 한국은 싱크대를 단일 유사군 (G1806)으로 분류한 반면에, 일본에서는 상업용 조리대, 상업용 싱크대 (09E28), 가정용 조리대, 가정용 싱크대(19A02)로 세분화하였음 한국 일본 <빵 만드는 기계> <음료냉각장치> <제빙기> <빵 만드는 기계> <음료냉각장치> <제빙기> <표 148> 관련상품 - 빵 만드는 기계, 음료냉각장치, 제빙장치 및 설비 등 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 262 - ○ 상품의 속성 - ‘싱크대(sinks, 流し台)’ 관련 용어는 아래와 같은 의미로 파악됨. ○ 거래실정 - ‘싱크대(sinks, 流し台)’ 에 대한 한·일 양국의 거래실정을 살펴본 결과, 가정용 싱크대와 업소용 싱크대 의 생산 및 판매부문이 다소 구분되는 것으로 파악됨. KIPO JPO 유사군 상품범위 유사군 상품범위 G1806 싱크대 09E28 業務用調理台, 業務用流し台 상업용 조리대, 상업용 싱크대 19A02 家庭用調理台, 家庭用流し台 가정용 조리대, 가정용 싱크대 <표 149> 한·일 유사군 체계의 차이점 (제11류) - 싱크대 vs 상업용 싱크대/ 가정용 싱크대 한국 일본 <가정용 싱크대> <업소용 싱크대> <가정용 싱크대> <업소용 싱크대> <표 150> 관련상품 - 싱크대(sinks, 流し台) ☞ 싱크대 조리할 재료를 다듬거나 씻거나 조리할 수 있도록 만든 부엌 세간. ☞ sink (sinks) 1. (액체나 부드러운 물질 아래로) 가라앉다 2. 침몰시키다 3. (쓰러지듯이 맥없이) 주저앉다 ☞ ながしだい [流し台] 설거지대; 싱크대. (출처 : 네이버 국어사전, 네이버 일본어사전, 네이버 영어사전) 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 263 - ○ 타 분류체계와의 비교 - 한국표준무역분류에서는 싱크대와 직접적으로 관련된 분류코드가 검색되지 않음. 일본의 표준상품분류 에서는 싱크대(83113)를 가구(83)에 속하는 것으로 분류하였음. ○ 비교분석결과 - ‘싱크대(sinks, 流し台)’에 대하여 한국에서는 상품의 용도를 기준으로 동일한 분류코드를 부여한 반면, 일본에서는 수요자의 범위를 기준으로 상업용(09E28)과 가정용(19A02)을 구분하였음. 양 국가 모두 상 업용 및 가정용 싱크대의 거래실정(형상, 용도, 생산 및 판매부문 등)은 큰 차이가 없었음. 분류기준을 적용하는 관점의 차이로 인해 상이한 유사군 이 부여된 것으로 판단됨. ○ 유사군코드 및 상품명칭 변경 제안 - 상업용과 가정용 싱크대는 비록 수요자의 범위가 구분되지만, 주 기능에 있어 차이가 없으므로 현행 분 류체계를 유지하는 것이 타당하다고 판단됨. (3) 환풍기, 환풍장치 및 설비 vs 굴뚝용 송풍기/ 공업용 냉난방 장치 등 ○ 한국은 환풍기, 환풍장치 및 설비를 단일 유사군 (G2803)으로 분류한 반면에, 일본에서는 이와 관련 된 상품을 아래와 같이 5개의 유사군 으로 세분화하였음. KIPO JPO 유사군 상품범위 유사군 상품범위 G2803 환풍기, 환풍장치 및 설비 09C01 煙突用送風機 굴뚝용 송풍기 09E11 業務用暖冷房装置 공업용 냉난방 장치 09E28 業務用加熱調理機械器具, 業務用食器乾燥機, 業務用食器消毒器, 業務用調理台, 業務用流し台, 電気式加熱調理器具, 多目的加熱調理器具 상업용 가열조리기계기구, 공업용 식기건조기, 공업용 식기소독기, 상업용 조리대, 상업용 싱크대, 전기식 요리용구, 멀티쿠커 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 264 - ○ 상품의 속성 - ‘환풍기, 환풍장치 및 설비’ 관련 용어는 아래와 같은 의미로 파악됨. KIPO JPO 유사군 상품범위 유사군 상품범위 G2803 환풍기, 환풍장치 및 설비 11A06 家庭用電熱用品類（美容用又 は衛生用のものを除く。）, 家庭用ル ムク ラ , 家庭用電気冷蔵庫, 暖炉, 冷蔵庫, 電気式洗濯物乾燥機, 電気式加熱調理器具, 多目的加熱調理器具, 電気カ ペット, 電熱式被服, 寝床温暖器 가정용 전열용품 (미용 및 위생용은 제외), 가정용 룸쿨러, 가정용 전기 냉동고, 가정용 전기난로, 냉장고, 전기식 세탁물 건조기, 전기식 요리용구, 멀티쿠커, 전열식 카펫, 전열식 의류, 침대보온기 20A02 スト ブ類（電気式のものを 除く。）, 寝床温暖器 비전기식 스토브, 침대보온기 <표 151> 한·일 유사군 체계의 차이점 (제11류) - 환풍기, 환풍장치 및 설비 vs 굴뚝용 송풍기/ 공업용 냉난방 장치 등 ☞ 환풍기 실내의 더러워진 공기를 바깥의 맑은 공기와 바꾸어 줍니다. 설치 장소에 따라 일반용, 천장용, 산 업용으로 나눌 수 있습니다.

(10) 관계자(발명자)의 발명의 기여 정도 (8)의 경우: 모델만의 기여로서, (9)에 의한다. 피고는 그의 기술이 원고가 거래하는 특허변호사(Flanagan)에게 전달되었다는 점 및 그 특허변호사가 276특허의 10명의 발명자와 의사소통을 하였으므로 피고가 그 특 허변호사를 매개로 10명의 발명자와 의사소통을 한 셈이라고 주장하였다.515) 법원은 선행 발명자의 보고서를 본 후행 발명자가 그 보고서를 바탕으로 발명을 완성한 경우 그 둘 사이에 연결이 성립된다고 판시한 Kimberly–Clark 판결516) 및 Eli Lilly 판결을517) 인용한 후, 276특허발명의 10명의 발명자가 피고의 기술을 특허변호 사(Flanagan)를 통하여 입수하였을 것이므로 피고와 그 10명의 발명자 사이에 의사소 통이 존재하였다고 판단하였다.518) 본 판결이 파악한 의사소통은 두 공동발명자 사이 의 직접적인 의사소통이 아니며 선 발명자의 기술이 간접적으로라도 후 발명자에게 전달되면 그 전달이 의사소통에 상응한다고 보았다.519) 나) 공통의 목표(common goal) 법원은 피고의 특허발명은 개인 휴대용 시청자 측정 기구에 관한 것인데 반해, 276 특허발명은 시청자의 해당 기구의 사용을 촉진하는 것에 관한 것이므로 두 발명의 목 표가 다르다고 보았다.520) 이 측면에서 피고는 공동발명자가 되지 못한다. 다만, 대상 판결이 설시한 ‘공통의 목표’는 두 공동발명자가 주관적으로 공통의 목표를 가지는 점 514) Eli Lilly, 376 F.3d at 1359 (“open line of communication during or in temporal proximity to their inventive efforts.”). 515) at 6 (“The disclosure of the Kiefl Applications to Flanagan created a nexus between Kiefl and the named inventors, conjoining their work.”). 516) Kimberly–Clark, 973 F.2d at 917. 517) Eli Lilly, 376 F.3d at 1359. 518) at 6. 519) at 5-6. 520) at 6. 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 175 을 말하는 것이 아니라 피고의 기술과 원고의 기술의 목표가 공통적이어야 함을 말한 다. 즉, 객관적인 기술의 방향이 공통적인지 여부를 판단하였던 것이다.

659) 高橋 淳, 「職務発明規定変更及び相当利益決定の法律実務」(改訂版 ), 経済産業調査会, 2016, 184頁(“この点に ついて、影山「共同発明者」は、以下のような定量的方法を提唱しており、さらなる深化が期待されるところで ある”) 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 214 화학분야에서 실험을 하기 전에 그 실험과 관련된 이론(가설 등)을 정립한다. 그 이론은 공지기술일 수도 있고 새로운 것일 수도 있다. 그 이론의 정립이 발명의 과정 에서 필수적이지만, 공지 여부에 따라서 중요도는 달라진다. 그 후 정립된 이론을 실 험하기 위한 모델을 설정한다. 그 모델도 공지기술일 수도 있고 새로운 것일 수도 있 다. 이론으로부터 모델을 설정하기가 용이한 것도 있고, 용이하지 않은 것도 있다. 설 정된 모델에 따라 실험을 반복하여 발명을 완성하게 되는데, 그 창출된 결과물인 물체 나 물질이 중요한 것이 아니라 그 결과물을 창출하기 위한 중간과정에서 원리 및 모 델을 정립, 설정하는 것이 중요하다.

X는 C에게 지시하여 평성 7년 10월 16일경 갑 7 도면을 작성시켰다. 한편 현행 특허법상 특허발명에 대하여 피모인자와 모인자의 공동 기여가 인정되 는 경우 이를 ‘공동발명’이나 ‘공동발명에 준하는 것’으로 보아 피모인자와 모인자 사 이에 특허를 받을 수 있는 권리의 공유관계가 성립하는 것으로 해석할 수 있을지가 문제될 것이다. 이 경우 해석론상 가능한 방법은, ① 독일과 같이 주관적 공동 불요설 의 입장에서 객관적 공동만으로 공동발명을 인정하는 방법과 ② ‘공동의 의사’ 결여로 원칙적으로 ‘공동발명’으로 볼 수는 없지만 공유관계 인정의 필요성에 따라 일정한 요 건하에 공동발명에 준하는 것으로 취급하는 방법이 가능할 것이다. 우리나라의 경우 공동발명이 성립하기 위해서는 원칙적으로 복수의 관여자 사이에 실질적 상호협력 관 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 428 계가 필요하다는 것이 대법원 판결의 입장이므로 ①의 방법보다는 ②의 방법이 해석 론상 곤란성이 적을 것으로 보인다. ②의 경우 어떤 경우에 공유관계를 인정할 것인지 가 문제인데, 독일이나 일본의 사례를 참고하면 ① 특허발명의 완성에 피모인자와 모 인자의 공동 기여가 인정될 것(객관적 공동), ② 피모인자의 기여와 모인자의 기여를 분리하여 권리화하는 것이 불가할 것(특허를 받을 수 있는 권리 불가분) 두 요건이 충 족되는 경우 피모인자의 모인자의 공유관계로 처리하는 것이 바람직할 것으로 생각된 다. 다만, 정당한 권리자와 모인자 모두 발명의 완성에 실질적으로 기여한 경우 특허 를 받을 수 있는 권리를 두 사람의 공유로 하는 경우에는 각자 기여도를 인정받아 권 리의 주체로 될 수 있다는 장점도 있지만 분쟁 당사자 사이에 공유 관계를 형성함으 로 인한 부작용도 있을 수 있다. 만일 당사자가 공유를 희망하지 않는 경우 최후의 수 단으로 문제된 출원 특허를 거절 무효로 하는 방법이 있지만 당사자 모두에게 바람직 한 귀결은 아닐 것이다. 피모인자와 모인자의 공동 기여 인정 시 공유관계를 인정하는 독일의 경우 공유자의 ‘지분 양도’가 자유롭다는 점에서 우리나라 일본과 차이가 있 고, 영국의 경우 우리나라 일본과 같이 타 공유자 동의 없는 ‘지분양도’가 제한되지만 피모인자와 모인자의 공동 기여가 인정되는 경우의 해결방안에 있어 특허청장에게 폭 넓은 재량이 인정되기 때문에 우리나라와 상황이 같지는 않다. 결국 독일이나 영국은 피모인자와 모인자의 공동 기여가 인정되는 경우 해당 발명을 양자의 공동발명으로 취급하더라도 이로 인한 부작용이 우리나라에 비해 적다고 볼 수 있다. 향후 특허권 공유제도 개선 논의에 있어 이러한 점도 고려될 필요가 있다.

- 신규하지 않은 착상을 한 자는 발명자가 아니다.430)431)432) - 그 착상을 한 자(들)가 (공동)발명자이다.433) - 착상(발명)은 청구항에 의하여 특정된다.

1036) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する 調査研究報告書), 81-82頁(“특히 특허청장(Hearing Office)의 권리부여절차에 있어서 모인특허출원 또는 모인 특허에 관한 발명에 대하여 모인자의 기여의 취급에 대하여는 현지 대리인에 따르면, 모인특허출원 또는 모인 특허에 있어서 진정한 권리자의 발명 ‘A(선행기술)+B(신규요소)’에 대하여 모인자가 개량발명 ‘A(선행기 술)+B(신규요소)+C(신규요소)’를 한 경우, 모인에 대한 진정한 권리자의 구제로서는, 당해 개량발명이 진정한 권리자와 모인자의 공동발명인 경우에는 진정한 권리자로의 일부 명의변경을 명하는 것 등이 생각되며, 다른 한편 당해 개량발명이 모인자의 단독발명인 경우에는 C를 삭제하는 청구항 명세서의 보정을 명하고, 또한 진 정한 권리자로의 전부명의변경을 명하는 것, 출원의 거절을 명하거나 또는 B를 삭제하는 청구항 명세서의 보 정을 명하고 또한 진정한 권리자에게 A+B의 소정기간 내 신출원의 허용을 명하는 것 등이 생각된다고 한다.

- 72 - 대하여 우리나라의 「변리사자격․징계위원회」는 위 (ⅰ)의 변리사 자격 및 (ⅱ)의 변리사 징계에 한정하고 있지만, 일본의「산업구조 심의회 지적재산정책부회 변리사제도소위원회(이하, 「변리사제도소 위원회」라 한함)」는 위 (ⅰ) 및 (ⅱ) 이외에도 (ⅲ)과 같이 변리사 제도개선의 정책 또는 방향설정에 관한 사항도 포함되어 있는 점이 차이가 있으므로, 실제 위원회의 설치 또는 업무범위가 상당한 차이 가 있는 점이 특이하다고 할 수 있음 ㅇ 우리나라의 「변리사자격․징계위원회」는 위 (ⅰ)의 변리사 자격 및 (ⅱ)의 변리사 징계에 대하여 “심의 또는 의결”의 성격을 가지고 있 지만, 일본의 「변리사제도소위원회」는 의결의 성격을 가지고 있지 않고 “심의”의 성격을 가지고 있는 점이 차이가 있음 - 즉 우리나라는 변리사의 자격과 징계에 관한 실질적인 권한이라고 할 수 있는 의결을 할 수 있는 것에 반하여, 일본의 「변리사제도 소위원회」는 변리사 자격부여(변리사 연수포함), 변리사 시험과목 및 면제대상뿐만 아니라 변리사 제도개선에 관한 다양한 사항을 심의하고, 그 심의서를 정부(특허청)에 제출하여 특허정책 또는 법 률개정 등에 반영되도록 하고 있고, 또한 경제산업대신(특허청장관) 의 의견요청에 따른 변리사 징계의 타당성 및 징계 유형에 대한 심의도 함께 하고 있는 점이 차이가 있음 - 이러한 차이점은 일본의 「변리사제도소위원회」가 비록 심의의 성격을 가지고 있지만 다양한 변리사 제도의 개선방안을 심의하여 정부의 정책에 적극적으로 반영하도록 운영하고 있는 점에 의의가 있다고 할 수 있음 ㅇ 우리나라의 「변리사자격․징계위원회」의 구성원은 관주도(특허청 3 인)로 이루어지고 있지만, 일본의 「변리사제도소위원회」는 모두 민간 위원으로 구성되는 점이 차이가 있음 - 즉 우리나라는 위원장이 특허청 차장(당연직)이고 특허청소속공무 원(관련 국장 2명), 변리사, 대학교수, 산업재산권제도에 관한 학식 - 73 - 과 경험이 풍부한 사람 등 9명으로 구성되고 있지만 일본은 소위 원장을 포함하여 모두 민간 위원으로 구성되는 점이 차이가 있음 - 예를 들면, 사단법인 일본경제인연합회(日本経済団体連合会), 일본 지적재산권협회(일본기업의 지식재산부 단체), 일본상공회의소, TLO(기술이전기관), 대학교수, 일본변리사회, 일본변호사회, 법원 (판사), 언론인 등 민간인 15명 전후로 구성되어 있으며, 일본특허 청 등 관련 공무원은 없는 점이 특이함 - 이러한 민간인만으로 구성된 「변리사제도소위원회」의 역할은 다 양한 면에서 변리사제도의 개선에 대한 의견이 개진될 수 있다는 점에서 의의가 크다고 할 수 있음 ㅇ 우리나라의 변리사 징계는 특허청장이「변리사자격․징계위원회」의 의결에 의하여 징계를 하고 있지만, 일본은 경제산업대신(특허청장) 이 징계의 조사결과 징계해야할 사유가 있는 것으로 판단되는 경우, 경제산업대신(특허청장)은 민간인만으로 구성된「변리사제도소위원 회」에 징계의 타당성과 징계유형에 대하여 심의하여 주도록 요구 하고, 그 심의결과를 근거로 징계를 하고 있는 등 양국의 징계 절차 에 차이가 있는 것을 알 수 있음 - 여기서 우리나라는 특허청공무원을 위주로 구성된「변리사자격․징 계위원회」의 의결에 의하여 징계 유형이 결정되고 있지만, 일본은 소위원장을 포함한 민간위원만으로 구성된 「변리사제도소위원 회」에서 징계의 유형이 심의된다는 점에 있어서 그 의의가 크다 고 할 수 있음 다. 변리사 업무범위 검토 □ 변리사 업무의 범위 (1) 우리나라 - 74 - ㅇ (법적근거) 변리사법에 변리사의 업무가 규정되어 있음 ㅇ (대리, 감정 및 그 밖의 사무) 변리사는 특허청 또는 법원에 대하 여 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 사항을 대리하고 그 사항에 관한 감정과 그 밖의 사무를 수행하는 것을 업으로 함(제 2조) ㅇ (소송대리인) 변리사는 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 사항의 소송대리인이 될 수 있음(제8조) - 한편 민사소송법 제87조는 “법률에 따라 재판상 행위를 할 수 있는 대리인 외에는 변호사가 아니면 소송대리인이 될 수 없다” 라고 정하여 이른바 변호사 소송대리의 원칙을 선언 - 이에 소송대리의 범위는 특허심판원의 심결에 대한 심결취소소 송으로 한정되고, 현행법상 특허 등의 침해를 청구원인으로 하는 침해금지청구 또는 손해배상청구 등과 같은 민사사건에서 변리 사의 소송대리는 허용되지 아니하는 것으로 해석되고 있음(대법 원 2012. 10. 25., 선고, 2010다108104 판결 등) - 다만 침해소송에 있어 변리사에게 공동대리권을 부여하자는 법 안이 수차례 발의된 바 있음 - 구체적으로 17대 국회에서 최철국 의원이, 18대 국회에서 이종혁 의원이, 19대 국회에서 이원욱 의원이, 20대 국회에서 주광덕 의 원 및 김병관 의원이 침해소송에서 변리사의 공동대리가 가능하 도록 변리사법 개정안을 발의하였음 - 또한 변리사는 상대방의 대리인으로서 취급한 사건에 대해서는 업무를 수행할 수 없음(제7조) (2) 일본 ㅇ (법적근거) 일본 변리사법(弁理士法)은 변리사의 개념 및 대리(업무) 범위를 지정하고 있음. - 75 - ㅇ (대리, 감정 및 그 밖의 사무) 일본 변리사는 특허, 실용신안, 의장 또는 상표의 출원과 이에 관한 절차 및 특허, 실용신안, 의장 또는 상표에 관한 이의 신청 또는 재정에 관한 절차에 대한 대리 및 그 절차에 관한 사항에 관한 감정 기타의 사무를 행하는 것을 업으로 함(제4조 제1항) - 한편 제1항의 업무 이외에도 일본 관세법이 규정하는 수입금지 절 차의 대리(제4조 제2항 제1호), 특허, 실용신안, 의장, 상표, 회로배 치, 부정경쟁사건 및 저작권 관련 사건의 대체적 분쟁 해결(제4조 제2항 제1호)이 포함됨 - 아울러 이러한 관세법상 및 대체적 분쟁해결에 관한 대리사무에 대한 상담을 할 수 있음(제4조 제2항 제3호) ㅇ (변리사명칭 사용가능 업무) 일본 변리사는 다른 법률에 의해 제한 되지 않는 한 변리사의 명칭을 사용하여 특허, 실용신안, 의장, 상 표, 회로배치 또는 저작물에 관한 권리 혹은 기술상 비밀의 매매, 통상 실시권의 허락 등에 관한 계약 체결의 대리 또는 중개 및 이 에 관한 상담(제4조 제3항 제1호), 외국의 행정 관청 또는 이에 준 하는 기관에 대한 특허, 실용신안, 의장 또는 상표에 관한 권리에 관한 절차 및 이에 관한 자료의 작성 기타의 사무(제4조 제3항 제2 호), 발명, 고안, 의장, 상표, 회로배치 및 기타 사업상 유용한 기술 상의 정보의 보호에 관한 상담(제4조 제3항 제3호)이 가능함 ㅇ (소송보좌인) 일본 변리사는 특허, 실용신안, 의장, 상표의 출원, 등 록 및 특정 부정경쟁에 관한 사항에 대해 법원에서 보좌인으로서 당사자 또는 소송 대리인과 함께 출석하여 진술 또는 심문을 할 수 있음(제5조) - 전항의 진술 및 심문은 당사자 또는 소송 대리인이 스스로 한 것 으로 간주되나, 당사자 또는 소송 대리인이 동항의 진술을 즉시 취 소 또는 경정 한 때에는 그러하지 아니함(제5조 제2항) ㅇ (심결취소소송대리) 일본 변리사는 특허법, 실용신안법, 의장법 및 - 76 - 상표법이 규정에 따라 심결소송에 관하여 소송 대리인이 될 수 있 음(제6조) ㅇ (침해소송공동대리) 일본 변리사는 특정 침해소송 대리업무시험(제 15조의2)에 합격하고, 그 취지의 부기를 받은 때에는 특정 침해 소 송 관련 변호사가 동일한 의뢰자로부터 수임하고 있는 사건에 한하 여 소송대리인이 될 수 있으며, 기일에 출두할 때 변호사와 함께 출 두하여야 하나 법원이 상당하다고 인정한 때에는 단독으로 출두할 수 있음(제6조의2) □ 비교 검토 ㅇ (출원 및 등록대리) 양국 모두 공통적으로 변리사의 업무범위로 산 업재산권의 출원 및 등록대리를 규정하고 있음 ㅇ (소송대리) 소송대리에 있어서는 우리나라보다 일본이 보다 구체적 이면서도 폭넓게 인정하고 있는 것으로 보임 - 일본은 요건을 갖춘 변리사에 의한 소송대리를 인정하고 있음 - 일본은 심결취소소송대리에 있어서도 개별 산업재산권법이 구체적 으로 규정하고 있는 소송의 유형(일본 특허법 제178조 제1항, 일본 실용신안업 제47조 제1항, 일본 의장법 제59조 제1항 및 일본 상표 법 제63조 제1항)을 적시하고 있음 라. 변리사 정보공개제도 현안 검토 □ 우리나라 변리사 정보공개 제도 및 문제점 (1) 변리사 정보공개 제도의 의의 ㅇ (의의) 변리사법 제14조에서는 의뢰인의 변리사 선임 편의를 위하여 등록 변리사의 전문분야, 자격취득사항 등을 공개하도록 규정하고 있으며, 현재 변리사회에서 홈페이지를 통해 등록 변리사의 정보를 - 77 - 공개하고 있음 - 이에 따라 등록 변리사에게는 정보공개 의무가 부과되며(동조 제2 항), 특허청장은 변리사 등록정보를 변리사회에 제공할 수 있음(동 조 제3항) - 구체적 공개사항으로는 성명, 출생연도, 사무소 정보, 자격취득의 유형 및 자격취득일, 변리사 등록일, 개업·휴업 상태 및 개·휴업일, 전문분야·전공·학과·학위·경력 등과 이를 증명할 수 있는 정보, 변리 사법에 따른 연수교육 이수현황 및 그 밖의 변리사가 공개한 정보 가 포함됨(시행령 제17조의4 제1항) - 이러한 정보는 변리사회 인터넷 홈페이지를 통해 공개하며(시행령 제17조의4 제2항), 정보의 수집·갱신 절차나 기타 정보공개에 필요 한 사항은 변리사회가 정함(시행령 제17조의4 제3항) (2) 변리사 정보공개의 현황 ㅇ (제공정보) 제공 중인 정보는 크게 변리사 정보(성명, 출생년도, 자 격취득 유형, 변리사 등록일자, 이메일 주소, 개업·휴업 상태 등)와 사무소 정보(사무소명, 홈페이지, 대표전화번호, 팩스번호, 주소 등) 및 기타 전문분야, 의무연수, 전공·학과·학위, 경력, 취급업무, 저서/ 논문, 수상이력 및 기타 자기소개로 구성됨 ㅇ (제공방식) 공개된 정보의 제공은 수요자의 검색을 통해 제공되고 있음 - 정보공개 페이지는 변리사회 홈페이지의 메뉴클릭을 통해 접근할 수 있으며, 구글 등 검색엔진을 이용할 경우 변리사회 홈페이지를 거치지 않고도 정보공개 페이지로 바로 이동할 수 있음 - 검색 가능한 항목은 성명, 사무소, 지역, 전문분야, 경력, 학과, 학 위, 취급업무, 저서 및 논문, 수상사항 기타 자기소개 등으로 구성되 며, 검색결과에 있어 휴업자를 제외시킬 수 있음 - 한편 영어검색 페이지를 별도로 제공하고 있음 - 78 - ㅇ (정보의 충실성) 제공 중인 정보의 각 항목은 변리사법이 규정하고 있는 공개사항을 위주로 충실히 구성되어 있으나 세부항목이 구체 적으로 작성되어 있지 않은 경우가 많음 - 대체로 변리사 정보와 사무소 정보는 충실히 제공 중이나, 기타 전 문분야, 의무연수, 전공·학과·학위, 경력, 취급업무, 저서/논문, 수상 이력 및 기타 자기소개는 제공되지 않거나 구체적이지 않은 경우가 상당함 (3) 문제점 ㅇ (기본정보 위주의 제공) 변리사 및 사무소 정보를 중심으로 한 기본 정보 외의 정보의 비중이 적음 - 기본정보는 성명, 연락처 및 등록에 관한 사항으로 ‘등록변리사’임 을 인증하는 정보로서의 가치는 있겠으나 구체적 변리사 업무역량 의 지표로는 활용되기 어려움. ㅇ (편의의 부재) 검색방법, 항목 및 결과 등이 형식적이며 사용자 및 수요자의 편의에 부합하지 않음 ㅇ (영어서비스의 한계) 형식적 영어서비스로 국제수요에 부응치 못함 - 예컨대, 구글 등으로 정보공개 페이지에 직접 접속할 경우 영어서 비스 메뉴를 찾기 어렵고, 성명 및 사무소명으로만 검색 가능하며, 제공되는 정보도 성명, 사무소명, 전화번호 및 이메일 주소로 제한 되어 한글검색에 비해서는 검색 가능한 항목 및 제공 정보가 부실 함 - 심지어 한글검색 결과와 영어검색 결과가 상이한 경우(동일한 변리 사에 대한 다른 사진, 이메일주소 등)도 있음23) - 이는 해외로부터 우리나라로의 직접 출원이 상당함을 감안할 때 23) 가령, 현 변리사 회장인 오세중 변리사를 한글로 검색할 경우 비교적 최근의 것으로 보이는 안경착용사진 및 직통으로 추정 되는 이메일 주소가 나타나나, 영어로 검색할 경우 안경을 착용하지 않은 사진과 사무소의 대표 이메일로 추정되는 상이한 도메인의 이메일 주소가 도출됨. - 79 - 심각한 장해로 작용될 여지가 있을 것임 □ 일본의 변리사 나비제도 (1) 일본의 변리사 정보공개 제도 ㅇ (의의) 일본 변리사법 제77조의2는 변리사에게 자신의 사무를 맡기 고자 하는 자의 편의를 위하여 경제산업대신 및 변리사회의 보유 정보를 제공할 것을 규정하고 있음 - 한편 정보제공에 있어 변리사 개인정보에 관한 보호를 규정함(동조 1항) - 정보공개의 방법 및 절차는 경제산업성령으로 규정함(동조 제2항) - 아울러 변리사에게는 변리수요자의 적절한 선택에 도움이 되는 정 보를 제공할 의무가 부과됨(제3항) ㅇ (개요) ‘변리사 나비(弁理士ナビ)’24)는 일본 변리사법의 규정에 따라 일본 변리사회가 제공하는 변리사 정보공개 제공 플랫폼임 ㅇ (제공정보)25) 제공 중인 정보는 크게 기초정보와 임의정보로 구분됨 - 기초정보는 변리사의 성명, 소속 사무소명, 소속 사무소에서의 취업 형태, 등록번호, 등록일자, 통산 등록기간, 자격취득사유, 침해소송대 리 업무의 부기일자, 사무소 소재지, 전화 및 팩스번호, 연수내역 및 특허청이 보유한 취급분야 정보임 - 임의정보는 회원의 신고에 따라 항목이 지정되며, 전문분야 정보, 기술분야 정보, 송무·분쟁 처리지원 정보, 취급업무 정보, 중소·벤처 지원, 기타 자격증명, 학력 및 전공정보, 시험선택 과목, 기타 자기 소개 등이 포함됨 - 기초정보는 일본 변리사회에 대한 ‘변리사 등록·신고 사항 변경 신 고’에 따라 접수, 처리되며 변리사 나비에 월 2회 자동 반영됨 - 한편 임의정보는 신고사항으로 일본 변리사회가 해당 정보에 대해 책임을 지지 않음 ㅇ (제공방식) 정보의 제공은 수요자의 변리사 나비 검색을 통해 제공 되고 있음 - 검색항목은 층위별 검색(빠른 검색, 항목별 검색 및 세부검색) 및 수요별 검색(지역별 검색, 중소/벤처기업 지원, 대학/TLO지원, 전 문분야별 검색 및 취급업무별 검색)으로 구분됨 - 층위별 검색은 층위에 따라 전문검색, 주요항목별 검색 및 모든 항 목에 대한 검색을 제공함 - 수요별 검색은 화면상에서의 지도 클릭을 통해 검색할 수 있게 하 며, 출장가능여부를 검색단계에서 필터링할 수 있게 함 - 텍스트로 구성된 영어검색 페이지를 별도로 제공하고 있음 □ 검토 ㅇ (정보의 구성) 변리사에 대한 기본정보인 기초정보 외의 변리사가 직접 신고하고 업데이트할 수 있는 임의정보에 특징이 있을 것임 - 임의정보는 구체적이며 실질적인 정보로 구성되어 있어 수요자가 정보의 열람만으로 특정 변리사의 업무능력을 파악하는 지표로 활 용될 수 있음 - 가령 실무 경험에 있어 단순한 연차경력 및 큰 범주의 전문분야를 입력하는 것을 넘어, 구체적인 세부기술분야, 취급가능 업무, 논문· 저서, 특허·저작권 등을 기재할 수 있어 변리사의 업무능력을 구체 화하고 있음 ㅇ (정보의 충실성) 대체로 모든 항목이 충실하게 작성되어 있음 - 기초정보는 필수항목으로서 충실히 정보가 반영되어 있음 - 한편 임의정보도 상당수의 변리사들이 적극적으로 자신의 정보를 - 81 - 업데이트하고 있는 것으로 판단됨 - 다만 임의정보에 관한 신뢰성의 문제가 차후 제기될 여지가 있을 것이며, 변리사 나비도 이에 관해 책임이 없음을 사이트 초기화면 에 표하고 있음 ㅇ (제공방식) 수요자 관점에서 구성된 것으로 평가됨 - 빠른 검색은 키워드에 대한 전문 검색결과를 제공하는 반면, 세부 검색은 모든 정보항목에 대한 구체적·세부적 검색항목으로 구성되 어 수요자가 자신이 원하는 변리사의 구체적인 수요항목에 대응하 여 등록변리사를 검색할 수 있게 하는 것으로 생각됨 - 초기 검색화면에 수요자의 유형을 분류, 선택할 수 있게 하는 한편 지도를 통해 검색할 수 있게 하여 직관적인 검색이 가능하도록 함 ㅇ (임의정보의 한계) 임의정보의 경우 변리사별로 기재하고 있는 항목 과 구성이 상이하여 수평적·객관적 비교가 어려울 수도 있을 것임 ㅇ (영어 서비스의 제한) 영어 서비스 페이지는 일본어 페이지와 다른 구성체계를 갖고 있으며, 기초정보 위주의 검색으로 제한됨 마. 변리사 직접수행원칙에 대한 현안 검토 □ 비변리행위의 문제점 ㅇ 변리업계에서는 변리사가 직무를 직접 수행하는 것이 드물고 직무 보조인을 통한 직무수행이 일반적인 것처럼 보일 때가 많은데, 원래 변리사와 전문직역에서는 전문가가 모든 업무를 직접 수행하는 것 이 원칙임 ㅇ 직무보조인을 두는 이유는 좀 더 효율적이고 질이 높은 서비스를 위하여 여러 보조적인 사무를 지원받는 것을 예외적으로 허용한 것 으로 단순히 수익을 내기 위하여 허용된 것은 아닌데, 변리업계에는 - 82 - 초기 변리사가 부족한 시절에 직무보조인이 실무를 주로 처리하던 관행이 자리잡힌 것임 ㅇ 파트너 변리사들 중에는 직접 실무를 하기보다는 감독, 검토, 검수 를 담당한다고 이야기하는 변리사들도 많은 것이 사실인데, 실제로 직무보조인의 업무를 감독하고 직접 상담하고 그 결과물을 검수하 고 검토하고 있지 않은 경우도 많음 ㅇ 그럼에도 현재의 관행이 이해될 수밖에 없는 이유는 수가가 너무 낮다는 것에 있는데, 현재의 수가로는 일반직원을 명세서 작성에 대 해 2~3년 훈련시켜 전형적인 틀의 명세서를 작성하도록 하지 않고 서는 수익이 나지 않으므로 대부분의 특허법률사무소에서 파트너 변리사이든 어느 정도 연차가 된 소속 변리사는 명세서 작성보다는 OA처리나 심판소송, 그리고 정부지원용역사업이나 IP-R&D 사업과 같이, 변리사의 참여가 필수조건인 용역사건에 집중함 ㅇ 대부분의 특허법률사무소는 규모를 키우는데 주력하는데 특정규모 이상이 되어야 대기업 사건을 대리할 수 있기 때문이고, 이렇게 대 규모 사무소로 키우려면 단순히 출원업무만으로는 도저히 성장할 수 없음 ㅇ 대기업의 대리인이 되기 위해서는 규모라는 장벽이 존재하기 때문 에 대규모 사무소가 되면 규모를 유지하기 위하여 더 많은 사건을 가져와 정해진 품질기준과 시간에 맞추어 마치 공장에서 찍어내는 제품처럼 소정의 품질을 만족하는 수준에서 대량생산하여야 함 ㅇ 소속변리사의 입장에서 보면, 고객의 발명을 직접 상담하고 명세서 를 꼼꼼히 작성하려고 하나 이미 밀린 물량을 처리하여야 할당된 실적기준을 맞출 수 있는데, 충분한 시간을 가지고 명세서를 작성하 는 것은 사실상 어려운 실정임 - 83 - □ 변리사 직접수행원칙에 대한 검토 (1) 변리사 대행 허용 여부 ㅇ (대리인과 그 책임의 귀속) 대리인은 본인으로부터 권한을 위임받은 대리인임을 알리고 대리인의 행위가 본인을 위해 하는 것임을 표시 (현명행위)해야 그 법률효과가 본인이 한 것으로 효력이 발생 - 예컨대 대리인이 타인의 발명을 불법으로 도용하는 등의 불법행위 를 한 경우 대리인의 불법행위로 인한 손해배상책임은 대리인이 지고 본인에게 귀속하지 않음 - 불법행위에는 대리가 성립할 여지가 없으며 만약 이러한 행위로 인하여 고객에게 손해가 발생하면 대리인은 자신의 불법행위로 인 한 책임은 물론 고객에 대한 배상책임도 져야할 것임 ㅇ 또한 의사표시의 효력이 의사의 흠결, 사기, 강박 또는 어느 사정을 알았거나 과실로 알지 못한 것으로 인하여 영향을 받을 경우에 그 사실의 유무는 본인이 아니라 대리인을 표준하여 결정하며, 쌍방대 리는 원칙적으로 금지 ㅇ (대행자와의 차이) 대행은 본인이 자신의 명의로 권한을 행사하되, 사실상의 실무는 대행자가 하는 것으로, 대행은 대리와는 달리 법률 행위가 아니라 사실행위이며 현명행위가 없음 ㅇ 출원서류 제출을 대행하는 것은 대행자가 고객 자신의 권한 일부를 행사하게 되므로 이에 대한 지도 감독이 필요하고, 만약 고객 본인 이 대행자를 정하여 어떤 행위를 하게 한 경우 그 대행자가 타인의 발명을 도용하는 등의 불법행위를 하였다면 본인은 대행자의 불법 행위에 대하여 외관상 지휘 감독관계에 있는 것으로 보아 사용자로 서의 책임을 질 수 도 있음 - 84 - ㅇ 특허제도가 산업발전을 위한 공익적 제도라는 점과 특허청이라는 행정기관에 대한 행위가 필요하다는 점을 고려하면 대행은 허용되 어서는 아니되고, 특히 개인이 업으로 대행하거나 법인이나 단체와 같이 규모를 가지고 대행을 행하는 경우는 엄격하게 금지하여야 할 것임 (2) 변리사 사전검토 의무 검토 ㅇ (미국 민사소송 Rule 11) 미국 민사소송에 관한 규정이기는 하지만 미국은 민사소송규칙 제11조(일명 “룰 일레븐”)26)에서 소송대리인에 게 사실확인 및 합리적인 법률적 근거를 검토할 의무를 부여하고 이를 위반한 경우 법적 제재를 받도록 하고 있음27) ㅇ 룰 일레븐 제재규정의 효과로 변호사들은 어떠한 서면이든지 법원 에 제출하기 전에 일단 멈추어 다시 한번 제재가능성에 대하여 생 각을 하여야만 하게 되었고, 동 규정의 제재가 법률 속에만 있지 아 니하고 언제든지 자신에게 닥칠 수 있는 문제로 인식하게 되어 소 송에 임하는 자세도 근본적으로 바꾸게 됨28) 26) Fed. R. Civ. P. I1. The text of Rule 11 provides in relevant part: Every pleading, motion, and other paper of a party represented by an attorney shall be signed by at least one attorney.... A party who is not represented by an attorney shall sign the party's pleading, motion, or other paper.... The signature of an attorney or party constitutes a certificate by the signer that the signer has read the pleading, motion or other paper, that to the best of the signer's knowledge, information, and belief formed after reasonable inquiry it is well grounded in fact and is warranted by existing law or a good faith argument for the extension, modification, or reversal of existing law, and that it is not interposed for any improper purpose, such as to harrass or to cause unnecessay delay or needless increase in the cost of litigation. If a pleading, motion, or other paper is not signed, it shall be stricken unless it is signed promptly after the omission is called to the attention of the pleader or movant. If a pleading, motion, or other paper is signed in violation of this rule, the court, upon motion or upon its own initiative, shall impose upon the person who signed it, a represented party, or both, an appropriate sanction, which may include an order to pay to the other party or parties the amount of the reasonable expenses incurred because of the filing of the pleading, motion, or other paper, including a reasonable attorney's fee. 27) 선임된 변호사는 법원에 제출하는 일체의 서면에 서명하여야 하고 서명은 다음과 같은 사실, 즉, 서명자가 자신이 서명한 서면을 읽어 보았다는 사실, 상당한 조사를 한 후에 얻은 지식과 정보 및 믿음에 의하는 한 그 서면이 첫째, 사실문제에 있 어서는 충분히 사실에 근거하고 있다는 점, 둘째, 법률문제에 있어서는 현존하는 법률에 의거하고 있으며 만약 현존하는 법 률의 확장해석이나 수정 또는 변경을 주장하는 경우에는 그 주장이 선의의 믿음에 기초한 주장이라는 점, 셋째, 그 서면이 다른 어떠한 부당한 목적을 위하여서도 제출되지 아니하였다는 점 등에 대한 보증이 되어야 함(김상일, ‘미국 환경소송의 실 제’, 환경법연구 제26권 4호, 2004, 65면 참조). 28) 김영태, “미국민사소송에서의 집중심리제도”, 재판자료 제65집, 1994, 413면. - 85 - ㅇ 소송남용을 방지하고 부실한 권리의 무분별한 행사를 차단하고자 하는 취지에서 마련된 것으로, 이에 따라 미국 소송대리인은 아무리 고객이 소송을 제기해달라고 강하게 요구하여도 그 요청에 따라 그 냥 소장부터 내는 법이 없고 반드시 인터뷰와 증거를 조사하고 법 률검토를 진행하여 이러한 확인과 법률검토를 직무로 여기므로 발 명자 고객이 상세하게 Claim Chart를 작성하여 제공하여도 변호사 는 이를 다시 작성하여야 함 ㅇ 한편, 미국 법원은 이러한 연방민사소송규칙을 특허침해소송에도 적 용하고 있으며, 특히 미국연방민사소송규칙 제11조 제b항29)을 근거 로 하여 특허침해소송에 있어서 일종의 제소전 조사 의무를 부과하 고 있으며, 이를 위반할 경우 규칙 제11조에 따른 제제를 인정하고 있음 ㅇ 또한 연방민사소송규칙 제11조가 특허침해소송에 적용될 경우, 전적 으로 의뢰인의 조사를 신뢰하여 별도의 조사를 하지 않은 경우에도 의무 위반을 인정하는 등 전통적인 연방민사소송규칙 제11조에 기 한 소송에 있어서 보다 그 의무를 확장하고 있는 것으로 보임30) 29) (b) Representations to the Court. By presenting to the court a pleading, writtenmotion, or other paper--whether by signing, filing, submitting, or later advocating it--an attorney or unrepresented party certifies that to the best of the person's knowledge, information, and belief, formed after an inquiry reasonable under the circumstances: (1) it is not being presented for any improper purpose, such as to harass, cause unnecessary delay, or needlessly increase the cost of litigation; (2) the claims, defenses, and other legal contentions are warranted by existing law or by a nonfrivolous argument for extending, modifying, or reversing existing law or for establishing new law; (3) the factual contentions have evidentiary support or, if specifically so identified, will likely have evidentiary support after a reasonable opportunity for further investigation or discovery; and (4) the denials of factual contentions are warranted on the evidence or, if specifically so identified, are reasonably based on belief or a lack of information. 30) 이지민, ‘특허침해소송 남용방지 방안: 미국연방민사소송규칙 제11조를 중심으로’, 경희법학 제47권 제3호, 2012, 176면. Judin v. U.S. 사건에서 Judin은 미국 우정청(United Staes Postal Service, USPS) 에 의한 특허침해를 주장하는 소송을 제기했다. Judin과 그의 대리인은 소제기 전에 특허권 침해된 제품을 육안으로만 관찰하였다. 또한 그들은 USPS나 제조 업체에 연락을 취하지 않았으며 견본품을 얻지도 못했다. 동 사건에서 쟁점이 된 사항은 "법원이 Judin과 그의 대리인이 소송을 제기하기 전에 충분한 근거가 - 86 - 바. 변리 서비스 수가에 대한 현안 검토 □ 변리 서비스 수가 관련 현안 (1) 변리사 수가 구조 일반 ㅇ 현재 변리사의 다양한 업무에 대한 수가 책정은 특허법인(특허사무 소) 또는 고객에 따라 다양한 방식으로 행해지고 있으나, 금액의 차 이를 제외하면 사건의 경중에 상관없이 정해진 정액으로 책정되는 정액제 방식, 사건의 경중에 따라 달라지는 업무에 투입된 시간 등 을 고려하여 책정되는 타임차지(Time charge) 방식 및 타입차지 방 식을 일부 반영한 표준수가 방식이 있음 ㅇ 타임차지(Time charge) 방식은 변리사가 해당 업무를 수행하는데 소요된 시간에 해당 변리사의 시간당 업무 비용을 곱하여 산정되는 방식으로 해당 변리사의 시간당 업무 비용 또는 업무 소요 시간이 증가하면 증가할수록 수임 단가는 증가하게 됨 ㅇ 표준수가 방식은 타임차지 방식을 일부 반영하여 책정된 방식으로 명세서의 양이 증가하면 변리사가 투입된 시간이 그만큼 늘어난 결 31) Judin v. U.S., 110 F.3d 780 (Fed. Cir. 1997).. 있는지를 판단하기 위해 합당한 조사를 하였는지에 대한 판시 위해 그 재량권 을 남용했는지 여부를 결정하는 것"이었다. 연방순회법원(Federal Circuit)은 Judin과 그의 대리인이 소송을 제기하기 전에 침해제품에 광섬유가 있는지 여부 와 렌즈가 "비구면 및 수렴(aspherical and converging)"인지 여부 등 두 가지 중 요한 사실을 알지못했다는 것을 인정하였다. 그러나 Judin은 경험을 비추어 이 두 요소가 매우 중요하다는 사실을 알고 있어야했다. 한편, Judin은 침해물품을 분해하지 않았다. 따라서 연방순회법원은 Judin이 침해물품을 입수하거나 분해 하지 않았기 때문에 Judin의 대리인은 의뢰인의 진술에만 의존하여 견해를 제공 함으로써 합당하지 않게 행동했다고 판시했다. 결과적으로, Judin의 대리인은 FRCP 11조에 따라 제재를 받았다. 또한 FRCP 11조 위반은 특허권자가 소송을 제기 한 후에 전문가의 자문을 구하고 비침해에 대한 약식판결 요청에 대한 응 답으로 주장을 그럴듯하게 해도 치유될 수 없다.31) - 87 - 과이므로 이에 따른 수임료가 증가하는 구조의 방식임 (2) 변리 서비스 수가 구조 문제점 ㅇ 변리사의 업무 중 출원업무로 정의되는 권리취득 업무는 발명상담, 선행기술조사, 선행기술조사 결과에 기초한 발명 업그레이드, 명세 서 작성 등이라는 일련의 과정에 의해 진행되며, 일반적으로 대면 상담을 통해 이루어지는 발명상담 업무 및 선행기술조사 업무는 사 건의 수임을 위해 기본적으로 진행되어야 하는 업무임 ㅇ 이러한 복합적인 업무를 포함하는 출원업무에 대한 수가는 시장 상 황에 따른 수가의 자유화로 인하여 일부 대기업을 제외하고는 정액 제 방식 또는 표준수가 방식을 적용하고 있으며, 수년간 정액제 및 표준수가 금액은 정체 또는 하락되고 있는 것이 현실임 ㅇ 권리취득 업무(출원)는 발명상담, 선행기술조사, 선행기술조사 결과 에 기초한 발명 업그레이드, 명세서 작성 등이라는 일련의 과정에 의해 진행되며, 일반적으로 대면 상담을 통해 이루어지는 발명상담 업무 및 선행기술조사 업무는 사건의 수임을 위해 기본적으로 진행 되어야 하는 업무임 ㅇ 그러나, 대면상담인 발명상담 및 선행기술조사 업무는 일반적으로 수임 단가에 포함되어 있지 않아 변리업계에서 서비스로 제공하는 측면이 없지 않으며, 이러한 이유로 선행기술조사 업무까지 진행한 이후에 사건화가 되지 않아 그동안의 노력이 물거품이 되는 경우가 다반사임 ㅇ 이러한 환경, 즉, 변리업계의 수임 단가가 수년간 정체되고 서비스 의 범위가 증가되는 환경에도 불구하고 변리사를 포함한 변리업계 종사자의 연봉은 매년 인상될 수 밖에 없는 구조 하에서 변리업이 영위되기 위해서는 매년 동일한 시간 내에 더 많은 업무를 처리해 야 하고 이에 따른 업무 처리의 비효율성으로 인하여 결과물의 질 적 저하로 이어지게 됨 - 88 - ㅇ 최근 특허분쟁이 증가함에 따라 특허에 대한 인식이 상당부분 바뀌 었음에도 불구하고 고객은 해외에만 제값을 지불하고 있는 실정이 며, 심지어 우리나라 변리사가 외국 특허청에 중간사건(Office Action)에 대한 대응 논리를 제공해도 현지 외국 변리사에 더 많은 비용을 지급하는 경우가 다반사임 ㅇ 이러한 구조하에서 국제 경쟁력을 갖춘 특허를 창출한다는 것은 무 리가 있으며, 결국, 특허권을 활용하여 특허권자의 비즈니스적 활동 을 보호하고 성장시키기는 아무런 도움이 되지 못하여 결과적으로 그 피해는 특허권자인 고객에게 전가가 됨 - 89 - Ⅲ. 결론 가. 변리 서비스 전문성 강화 방안 □ 변리사 의무연수제도 개선 ㅇ 변리사 업무가 기존의 특허 등의 출원 업무를 넘어 지역사회의 지 재 가치 창출에도 기여하는 등 국가의 지재정책에 맞는 의무연수제 도를 갖출 필요 ㅇ 제도적으로는 우리나라도 충분한 연수제도를 갖추고 있다고 생각되 나 중요한 것은 단위를 이수하기 위한 형식적인 연수인지 실질을 수반하는 연수인지가 문제라고 보이며 이에 대해서는 연수 대상자 의 설문지 조사나 연구기관의 보고서 등을 통하여 다양한 의견을 수렴하고 점검하는 조직적인 혁신체제가 필요 ㅇ 기술의 고도화·전문화에 따라 연수내용도 이를 뒷받침해 줄 수 있도록 내실화할 필요가 있으며, 미이수자의 처분에 관해서, 지금 과 같이 과태료를 부과하는 방법도 가능하나, 등록갱신제도를 도 입하여 의무연수 미이수 시 갱신이 되지 않도록 한다면 의무연수 제도가 충실히 운영될 수 있을 것임 □ 변리사 관리 위원회의 역할 개선 ㅇ 우리나라의 변리사 징계권자는 특허청장이며, 특허청장은 반드시 「변리사자격․징계위원회」의 의결에 의하여 징계를 하여야 하다 보 니, 「변리사자격․징계위원회」의 역할이 지나치게 징계에 치우칠 수 있으므로 변리사자격위원회와 변리사징계위원회로 분리하든가, 「변리사자격․징계위원회」에 소위원회로서 구분하여 설치, 운영하 는 것을 고려해볼 필요성이 있음 ㅇ 변리사자격과 변리사징계를 분리하는 경우, 「변리사자격위원회」에 - 90 - 는 변리사 시험 및 변리사 등록 등의 자격에 관한 사항 이외에도 변리사의 역할강화 차원에서 변리사제도의 개선 등도 동 위원회의 업무에 포함할 필요성이 있음 - 특히 분리된「변리사자격위원회」의 위원은 일본과 같이 위원 전 원을 민간인으로 구성하여 변리사의 업무와 역할에 관한 다양한 의견의 개진을 통하여 변리사제도 개선방안을 심의하고, 이를 근거 로 특허청이 변리사 제도개선을 보다 적극적으로 추진할 수 있을 것으로 판단됨 - 또한 특허청이 독단적으로 변리사 제도를 개선 또는 변경하는 것 보다는 동 위원회의 심의결과를 근거로 정책방향을 정하는 경우에 는 관련단체 또는 산업계, 학계 등으로부터 반대 의견이 줄어들 것 으로 판단되기 때문임 ㅇ 현행「변리사자격․징계위원회」는 변리사법 제16조에 의하여 “심의 또는 의결”의 성격을 가지고 있으므로, 그 “심의 또는 의결”의 객관 성을 보다 높이기 위하여 일본과 같이 위원장을 포함하여 위원 전 원을 민간인으로 구성하는 것도 적극적으로 검토할 필요성이 있음 - 특히, 현행 변리사법이 변리사 징계에 대하여 「변리사자격․징계위 원회」의 “의결”에 의하여 특허청장이 징계하도록 규정하고 있으 므로, 그 “의결”이 민간인 위원만으로 구성된 경우에는 그 징계의 결과에 대하여 승복할 확률이 높아지고 더불어 특허행정의 신뢰성· 객관성을 보다 더 높일 수 있을 것으로 판단되기 때문임 □ 전문 변리사 제도 도입 ㅇ 4차 산업혁명 시대 도래에 따라 기술의 세분화, 융복합화가 이루어 지고 있고, 변리서비스 수요자는 전문화된 변리사를 찾고 있으나 수 요자는 특정 기술분야 변리사를 찾는데 애로가 있음 ㅇ 수요자의 요구에 부응하고 시대변화에 적합한 변리사를 시장에 제 - 91 - 공하기 위해서는 변리사를 보다 전문화할 필요가 있고 전문화된 변 리사를 시장에 제공하는 것이 향후 지재권 제도 및 변리사 제도 발 전에도 유익 ㅇ 전문 변리사 제도 도입을 통해 변리사의 전문성을 보다 강화시킬 수 있을 것으로 예상 - 전공 및 학위, 업무경력, 관련사건 수임, 교육이수 등을 요건으로 하고, 요건을 만족한 변리사를 특허청 또는 변리사회에서 전문 변 리사로 인증 - 전문 변리사만 전문 변리사 명칭을 쓸 수 있으며, 전문 변리사가 아닌 사람이 전문 변리사 명칭을 쓰는 경우 징계 나. 변리 서비스 역할 강화 방안 □ 변리사 업무 범위의 확장 및 업무 프로세스 도입 ㅇ 현재와 같은 변리사 시장의 환경 하에서 변리업계의 성장을 위해 변리사의 업무 범위를 다변화할 필요가 있으며, 변리사의 업무 범위 다변화는 고객의 입장에서 고려해볼 수 있음 ㅇ 서두에서 밝혔듯이 변리사는 고객의 독창적이거나 참신한 아이디어 나 기술 등에 대하여 그 활용 방안에 대한 종합적인 컨설팅을 수행 하여 고객의 비즈니스적 성공을 이끌어내는 전문가임 ㅇ 따라서, 변리업은 고객의 비즈니스적 성공과 함께 성장하기 마련이 며, 고객이 성장할 수 있도록 하는 제반 업무가 변리사의 업무 범위 로 확장될 수 있음 ㅇ 그런데 선진국에 비해 적은 수가로 명세서를 작성하면서 선행조 사에 많은 시간을 할애하기 어려운 현실 속에서 국내의 열악한 변리 서비스 환경에서는 비즈니스에 대한 포괄적 이해까지 갖추 기에는 현실적으로 불가능함 - 92 - ㅇ 변리사는 높은 경쟁에 의해 일련의 자격 요건을 갖춘 인원이 선 발된 전문가이기 때문에 이와 별도로 발명의 권리화를 위한 해당 기술 및 비즈니스에 대한 종합적 이해를 요구하기 보다는 이러한 능력이 도모가 되게끔 변리 서비스의 업무 프로세스를 정립하여 해당 변리사가 프로세스에 따라 발명에 대한 출원업무를 진행할 수 있는 제도 도입을 고려할 필요가 있음 □ 변리사 정보공개제도 개선 ㅇ (제공정보의 실효성 확보) 수요자가 원하는 변리사 정보를 구체적으 로 제공할 필요가 있을 것임 - 수요자가 변리사 선임에 있어 고려하는 구체적·실질적 요소는 변리 사 및 사무소의 세부적 역량임을 감안할 때 기본정보 외의 요소들 에 대한 정보도 충실히 제공될 필요가 있을 것으로 생각됨 - 다만 현행 변리사 공개제도도 상당한 세부정보 항목의 입력이 가 능한 점을 고려할 때, 정보항목의 세부화에 아울러 변리사가 자신 의 정보를 적극적으로 업데이트할 수 있게 하는 토양이 마련되어 야 할 것임 ㅇ (정보신뢰의 문제) 우리 변리사법은 정보제공 변리사에게 거짓정보 를 제공하지 않을 것을 명문화(제14조 제2항)하고 있는 반면, 일본 변리사법은 유사·동일한 취지의 규정이 존재하지 않음 - 이러한 규정은 정보의 신뢰성을 담보하여 수요자에게 정확한 정보 를 제공할 수 있다는 장점은 있겠으나, 일견 정보의 입력 및 공개 에 관해 소극적인 입장을 취하게 할 여지도 있을 것임 - 한편 우리 변리사법도 거짓정보 제공에 대한 별도의 양벌규정을 마련하고 있지는 않으며, 변리사법상의 책임과는 별개로 거짓정보 에 대한 일반 민·형사상의 책임이 있음은 물론일 것임 - 이에 변리사 정보공개 활성화를 위한 관점에서 현행법상 ‘거짓정보 - 93 - 의 제공’에 관한 제·개정 또는 구체적 기준의 제시에 관한 논의도 장차 검토될 여지가 있을 것임 ㅇ (개인정보보호의 문제) 일본 변리사법은 정보제공에 대해 개인정보 보호의 관점을 도입(일본 변리사법 제77조의2 제1항)하고 있는 반 면, 우리 변리사법은 유사·동일한 취지의 규정을 두고 있지 않으므 로 장차 개인정보에 관한 보호 또는 면책 등에 관해서도 논할 여지 가 있을 것임 ㅇ (수요자 중심으로의 관점 전환) 정보공개의 주체가 아닌 정보공개의 수요자 입장으로의 전환이 필요함 - 현재의 우리나라 변리사 정보공개 제도의 제공방식은 제공자 보유 의 데이터베이스를 단순한 검색식에 따라 노출하는 형식으로 구성 되어 수요자의 검색, 조회 및 결과의 수용에 한계가 있음 - 변리사 정보공개 제도의 취지가 수요자에 대한 편의제공에 있는 만큼, 실수요자 대응의 서비스로 전환되어야 할 것임 - 이에 변리사 나비의 초기 검색화면과 같이 검색의 층위별 및 수요 별 검색을 제공하거나, 지도 등 이미지를 활용하?

383 BGH GRUR 1977, 250 – Kunststoffhohlprofil. 384 Rudolf Kraßer/ Christoph Ann, Patentrecht, 7. neu bearbeitete Aufl., C. H. Beck, 2016, § 35 Rn. 111. 385 BGH GRUR 1977, 250 – Kunststoffhohlprofil Ⅱ. 386 BGH GRUR 1992, 599 – Teleskopzylinder; BGH GRUR 2000, 685 – Formunwirksamer Lizenzvertrag. 121 Kraßer는, 앞에서 살펴본 바와 같이, 침해자가 취득한 것은 지식재산권의 배타적 효력에 의해 권리자에게 속했던 시장기회(Marktchance)라고 하면서, 침해자가 시장에서의 수요 를 충족시켜 시장기회를 소비하면 권리자의 시장기회는 동일한 범위에서 축소되며, 이처 럼 소비된 시장기회는 되돌릴 수 없으므로 침해자가 그 시장기회의 가액을 반환해야 한 다고 하였다.

49 마찬가지로 과거가 아닌 장래에 벌어질 수 있는 침해를 억제하기 위한 목적으로 침해자의 이익 반환을 허용하는 것에 거 부감을 느끼는 법원도 있다고 한다.

이후 원고는 피고에게 손해배상을 구하는 소를 제기하였는데, 피고가 밝힌 회계상 이 익인 DM 120,703.92를 손해배상액으로 청구하였다. 이에 대해 피고는 회계상 이익에서 간접비 DM 109,009.57를 공제하면 침해로 인한 이익이 DM 11,694.35를 넘지 않는다고 주장하였다. 한편 원고는 예비적으로 피고 매출액의 30%인 DM 82,157.70를 실시료 상 당액으로 청구하였다.

28 그렇다고 1946년 개정 이후 침해자의 이익이 특허침해에 따른 손해배상액 산정에서 모 든 기능을 상실했다고 보지는 않는다. Georgia-Pacific 법원은 비록 침해자의 이익이 특 허권자의 실손해와는 별개의 독립된 구제 방법에서는 제외되었지만, 특허권자의 실손해 를 추정하는 증거적 기능은 여전히 할 수 있다고 보았다. 즉, 특허권자와 침해자가 경쟁 관계에 있는 경우, 만약 침해자가 특허를 침해한 경쟁 제품을 판매하지 않았더라면 침해 자가 거둔 이익에 상당하는 추가 이익을 특허권자가 거두었을 수 있으므로, 침해자의 이 익은 특허권자의 실손해를 추정하는 하나의 증거가 될 수 있다고 Georgia-Pacific 법원은 보았다.

(2) Design & Display Ltd v Ooo Abbott97 이 사건에서 법원은 침해자의 기여도를 정하는 대신 침해자가 반환하여야 할 총이익을 계산하는 방법도 발전시켰다. 이 사건에서 특허는 슬랫 월(slat wall)을 포함한 인서트에 관한 것이었고 합성 콤포짓 패널(resultant composite panel)은 휴대전화에 쓰였다. 법원은 특허받은 인서트의 사용으로부터 파생된 이익에 대해서만 침해이익 반환이 가능하며 ‘법 원은 합법적인 의미에서 침해자의 불법행위로 얻게 된 이익을 결정해야 한다’고 하며 기 여도의 적정성과 관련해 Dart Industried Inc v Decor Corp Pty Ltd 사건을 예로 언급하였 다.

360 Klaus-J. Melullis, “Zur Ermittlung und zum Ausgleich des Schadens bei Patentverletzung”, GRUR Int 2008, 679, 682. 114 인한 손해를 이와 같이 파악하고 있다고 지적한다. 즉 EU 지침 제13조 제1항 제2문은 권리침해 그 자체를 “실제 손해”로 보고 있다는 것을 나타내며, 이 조항에 따라 침해자가 취득한 불법적인 이익을 기준으로 손해배상액을 산정하거나 이용권한을 갖기 위해 지급 했을 실시료를 기준으로 손해배상액을 산정하는 경우, 피해자의 구체적 손해가 존재할 것을 그 요건으로 요구하는 것은 이치에 맞지 않는다고 한다.

59 침해자가 자신의 이익에 기초하여 과세당국에 지불한 소득세나 재산세가 공제 대상인지 가 논란이 될 수 있는데, 미국 법원과 다수설은 부정적인 입장이다.

라혼은 후로사크 공작의 그런 모습을 보면서 정말로 즐거워졌다. 라혼은 히람에게 뭔가 지시를 하고는 후로사크 공작에게 물었다.

라혼은 본의 아니게 유체(遺體) 상태가 되어 세계를 떠돈 적이 있었다. 그리고 놀랍게도 세계기 둥근 공모양이라는 것을 알게 되었고 이 세계를 벗어나 태양 넘어 더 먼 곳까지 가보았다. 처음에는 그것이 다 꿈인 줄로만 알고 있었다. 하지만 자연학이라는 학문을 접한 후 그것이 태양이고 마계의 땅 같은 그것이 달이며 바르바로이들의 오딘의 별이라고 부르고 시드그람 사람의 주피터의 별이 실제로 얼마나 큰 것인지 알았다. 그리고 에텔 스페이스Ether space의 영향력이 미치는 끝에 거대한 운석의 강이 은하수라는 것을 알았다. 그러니 아무리 넓게 느껴지는 시드그람 대륙이라도 라혼이 그냥 의식을 보내 유체(遺體)인 상태로 탐험하면 되는 것이다. 문제는 라혼에게 그 땅의 도시를 세울 적당한 자리인가에 대한 보는 눈이 없었다. 게다가 지리학회에서 가져온 이 지도는 실제 땅 모양과 비슷하지도 않았다.

----------------------------------------- 마고에서 전운이 일건 말건 제도(帝都) 그란은 지금 연이어 열리는 토너먼트 대회에 열광하고 있었다. 많은 종목의 토너먼트 대회 중에서도 마상시합은 여러 가지 로맨틱한 전통이 많아 귀족들 특히 귀족가의 영애들에게 인기 있는 시합이었다.

“자아! 그럼 또, 한 백년 놀아볼까?” *** “이런, 도마뱀 새끼들은 정말 할일이 없는 모양이군, 그곳에 드래곤 셋이나 몰려있다니……. 둘은 날 쫓는 그 고룡들이겠고, 또 하나는 누구지? 어른들 뒤치다꺼리하기 위해서 온 건가?” 유난히 까무잡잡한 피부의 사내가 한스왕국이 있는 방향을 바라보면서 중얼거렸다.

“안나! 그게 그녀에게 다섯 번째 아내 후보라고 말해두었는데…….” “뭐라고요?” “전에 얘기했다시피 나는…….” “인시드 사람이니까, 아내를 넷까지 맞이할 수 있다! 하지만 그녀는 다섯 번째 아니에요?” “그거야. 능력 있는 사람은 좀 한명정도는 더 맞이할 수 있다고.” 라혼의 말에 안나는 갑자기 심각한 표정을 지으며 물었다.

“으이그 언제 철이 들려는지…….” 오웬은 적함에 난입하고 보니 의외로 아군이 밀리는 모습에 놀랐다. 그리고 예니체리의 목을 베어가는 팔시온을 후려치며 고함을 질렀다.

요약서(Summary) 15 첫째, ‘특허를 받을 수 있는 자’에 대해 규정하고 있는 특허법 제33조를 개정하여, ① 모인대상발명으로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 발명에 대해서는 정 당한 권리자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다는 점, ② 피모인자와 모인자의 공 동 기여가 인정되는 경우 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다는 점을 항을 신설하 여 규정하고, 관련 조문을 이에 따라 정비하는 방안이 가능할 것이다. 둘째, 무권리자 특허출원에 대한 특허요건 특례 규정을 두고, 무권리자에 대해서는 예외적으로 비공지 모인대상발명을 진보성 판단의 선행기술로 활용하도록 하는 방안 인데, 무권리자 출원 특허에 대해서는 ① 모인대상발명만을 근거로 진보성 판단을 허 용하는 방안과 ② 모인대상발명 단독으로 또는 모인대상발명과 다른 공지 선행기술의 조합을 근거로 진보성 판단을 허용하는 방안도 고려해 볼 수 있다.

카. 東京地方裁判所 平成26年12月19日 平成23年(ワ)第33365号 判決(0%)(청구항에서 공지요소 외의 요소에 기여한 자를 발명자로 본 사례) 원고는 대상 발명2-1, 2의 발명자라고 주장하였다.

부정경쟁행위(차목)의 경우 아이디어(경제적 가치를 가지는 타인의 기술적 또는 영 업상의 아이디어가 포함된 정보)를 보호대상으로 하며, 사업제안, 입찰, 공모 등 거래 교섭 또는 거래과정에서 아이디어를 그 제공목적에 위반하여 자신 또는 제3자의 영업 상 이익을 위하여 부정하게 사용하거나 타인에게 제공하여 사용하게 하는 행위(다만, 아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시 이미 그 아이디어를 알고 있었거나 그 아이 디어가 동종 업계에서 널리 알려진 경우에는 그러하지 아니하다)가 부정경쟁행위(차 목)에 해당한다.

“① 피고 B회사의 종업원 C는 D에게 대상 특허발명을 의뢰하였다. 그리고 C 는 대상 특허발명과 관련된 자료를 수집하여 D에게 제공하였다. D에게 대상 발명의 착상에 도움을 준 사실임; ② 대상 특허발명에 대한 착상은 대부분 D 가 한 사실임, ③ 원고는 지도교수 D가 미국에서 체류할 당시 매주 이메일을 통해 D에게 고전압 펄스발생기에 대한 실험결과 등을 보고하고, 문제가 발생 하면 그 해결방안에 관하여 D로부터 구체적인 해결책을 얻고, 고전압 펄스발 생기에 필요한 부품인 변압기 등을 구입하여 그 제작에 관여하였으며, 고전압 670면. 43) 정차호, “공동발명자 판단 및 관련 권리”, 「특허판례연구」, 박영사, 2009, 248면. 44) 서울고등법원 2010. 12. 16. 선고 2010나87230 판결. 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 57 펄스발생기를 피고에 설치하여 실험하고, 위 고전압 펄스발생기 가동 중 문제 가 발생하면 수리하는 등 나름대로 역할을 한 사실, ④ C는 원고가 피고에 설치한 위 고전압 펄스발생기의 성능을 실험하고 평가를 한 사실, ⑤ 이 사건 특허 출원서 초안은 원고가 작성하여 변리사에게 교부한 사실, ⑥ 이 사건 특 허발명의 내용과 원고가 발표한 하계학술대회 논문 및 석사학위 졸업논문은 모두 그 착상이 동일한 사실을 인정한다.” 위 판시를 다시 정리하면: ① 원고는 공동발명자로 인정되었다; 법원은 원고를 대상 특허발명의 착상 및 시험과정에서 구체적으로 참가한 자로 인정하였다; ② 법원 은 피고 회사의 종업원 C도 공동발명자로 인정하였다. 그러나 피고 회사의 종업원 C 는 위의 ①, ④에 근거하면 공동발명자로 보기 어렵고, 단순한 관리자 정도인 것으로 보인다. 대상 특허발명에 대한 실질적인 기여정도에 관한 설명도 불명확하다. 공동발 명자를 결정하는 것과 관련하여 모인출원의 문제가 생길 수 있다. 위 판결을 평석한 한 글은 실질적 협력을 기술적 사상의 창작에 직접 관여한 행위로 표현하고 있다.45) 그러나 그 표현은 (공동)발명자가 그 발명에 실질적 협력을 한 자이고, 실질적 협력을 한 자는 발명자(기술적 사상의 창작자)라고 논리순환적으로 표현하는 바와 다름이 아 니다. 그러한 논리순환적 표현은 대법원 판결에서도 발견된다. 즉, 실질적 상호 협력 을 한 자가 공동발명자인데 그 자는 기술적 사상을 창작한 자라는 것이다.

가. 시나리오 1 갑이 a 발명을 창출하고 그 후 그 a 기술은 공지기술이 되었다. 을이 그 a 공지기 술을 활용하여 (a+b)의 발명을 창출하였다. b 요소의 추가로 인하여 a 공지기술이 새 로운 발명이 된 것이다. 그러나, 그 발명만으로는 (상업성, 부작용 등의 문제로) 제품 화 되기에는 여전히 부족하였다. 회사는 추가 연구가 필요하다고 판단하였다. 그때쯤 을은 퇴사하였다. 회사는 그 연구업무를 병에게 부여하였다. 병은 a 발명을 활용하여 (a+c) 발명을 창출하고 (a+b) 발명을 활용하여 (a+b+d) 발명을 창출하였다. 회사가 출 원하여 특허받은 특허의 청구항은 다음과 같다.

6) 공지기술의 제공자 v. 신규요소 창출자 모든 연구원들은 ‘기존의 지식’을 활용하여 연구한다. 제로(0)에서부터 연구를 하는 자는 없고, 혹시 있다면 그 자는 지독한 바보이어서 연구계에서 곧 퇴출된다. 그 기존 의 지식을 뉴튼(Newton)은 ‘거인의 어깨’라고 칭했는데,484) 특허법에서는 ‘공지기술’ 이라고 칭한다. 어떤 공지기술을 만든 자(공지기술의 제공자)가 누구이든지, 그 공지 기술을 활용하여 새로운 발명을 하는 자는 그 공지기술의 제공자와 공동발명자가 되 는 것이 아니라 단독발명자가 된다. 발명왕 에디슨이 만든 발명이 공지기술이 되고 난 후 그 공지기술을 활용하여 새로운 발명을 하는 자가 에디슨과 공동발명자로 묶일 필 요가 없다. 지금 시대에 출원인이 에디슨을 공동발명자로 기재하는 사례는 없다. 새로 480) Todd M. Martin, Pervin Taleyarkhan, Righting Inventorship Wrongs: A Multijurisdictional Overview, 10 Landslide 59, 61 (2017) (“Thirdly, the key question is whether the person's contribution had a material effect on the final invention.”). 481) Todd M. Martin, Pervin Taleyarkhan, Righting Inventorship Wrongs: A Multijurisdictional Overview, 10 Landslide 59, 61–62 (2017) (“Fourthly, it is sometimes useful to approach the issue by asking who conceived the solution to a problem, but that will not always be so because not all inventions are susceptible to a problem and solution analysis.”). 482) 특허법원 2017. 10. 12 선고 2017허806 판결. 483) 다음의 설시가 그런 해석을 충분히 가능하게 한다: “비록 디자인의 창작 과정에서 아이디어를 제공하고 조 언을 하는 등 일부 기여를 하였더라도 디자인의 심미감에 영향을 미치는 요부 내지 지배적인 특징 부분을 착 상하고 구체화하여 디자인을 완성하는 데 실질적인 기여를 하지 않았다면 창작자로 볼 수 없다.” 484) Isaac Newton (“If I have seen further than others, it is by standing upon the shoulders of giants.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 166 운 기술이 논문으로 공개되면 그 기술은 공지기술이 된다. 그 공지기술을 활용하여 새 로운 발명을 하는 자가 그 논문의 저자와 공동발명자가 될 필요가 없다.

② Becher v. Contoure Laboratories, Inc., 279 U.S. 388 (1929) 한편, 특허권 양도청구를 긍정한 연방대법원 판례로서, Becher 사건 판결이 있다.

-쩔렁, 쩔렁, 쩔렁…………. 파워햄에게 촌장이라고 불렸던 드워프는 드워프특유의 뒤뚱거리는 걸음걸이로 자신만한 짐을 등에 지고 뛰고 있는 여행자를 보면서 혀를 찼다.

“야! 늑대몰이 안 해봤어? 소리를 지르란 말이야! 그리고 한 곳으로 몰아!” 바로이의 독려에 바르바로이 출신의 예니체리들이 기성(奇聲)을 지르며 어마어마한 덩치의 은빛 털의 늑대를 위협해 한쪽으로 몰기 시작했다.

“좋겠다. 월리!” “좋기는 뭐가 좋냐? 단순히 심부름시킨 것뿐이잖아.” “엣? 그것도 그러네?” “그나저나 크리스털 캐슬의 신이 돌아온걸 보니 로도 아버지랑 전쟁에서 무슨 일이 있나?” ---------------------------------------------- “뭐야? 플라잉 오러 블레이드를 사용하는 최상급 소드 마스터?” “그렇습니다. 공작전하 그리고 그가 데리고 있는 기사도 다에우스 경과 무승부를 이룰 정도의 실력을 가진 소드 마스터였습니다. 게다가 마법사로 보이는 여자도 한명 있었는데 최소한 7서클Cycl 마스터이상의 마법사였습니다. 제가 7서클Cycl 마법사인데도 그녀의 힘을 측정하지 못하는 걸로 봐서 저보다 상위 등급의 마법사임이 분명했습니다.” “허~! 과연 인시드로우 후작이 괜히 그를 후계자로 삼은 것이 아니었군. 그래 대우는 어떠한가?” “예! 비교적 자유스럽습니다. 이렇게 계속 전하에게 통신을 해도 방해하거나 감시하는 사람조차 없습니다.” “그럼 탈출할 수도 있겠군.” “예 아마도 가능 할 것입니다. 실행할까요?” 루우젠 로젠다로 폰 스웨야드 공작은 수정구 안의 메이지 칼리네의 얼굴을 보면서 잠시 생각에 잠기다. 뭔가 결정하고 말했다.

-퍽~! 주먹이 작렬하는 소리에 장내는 정적이 감돌았다. 이유가 어찌되었던 노예가 귀족가(家)의 후예를 때린 것이다.

“정말이오. 이것 보시오! 이것이 주군이 그 증표요!” “…….” 포는 이 인상파 사내가 내미는 반지가 ‘피아 링’인 것을 확인했지만 여전히 경계를 늦추지 않으며 심중한 태도로 그 사실을 안에다 보고하기로 했다.

좁은 공간에서 아무것도 하지 못하고 무료한 시간을 보내야만 했던 발록에게 이 인간 같지 않은 힘을 가진 자신이 전력으로 부딪쳐야만 하는 상대에게 발록은 호감이 넘치다 못해 사랑스러울 정도였다. 주물질계에서 그 어떤 힘으로도 흠집하나 나지 않을 것 같았던 강인했던 피부가 그의 일격에 균열이가고 그보다 더한 내부를 부수는 충격은 그야말로 전율이었다. 마계에서 정신체로써는 경험할 수 없는 이 상쾌한 충격과 터지고 짓이겨진 상처에서 분수처럼 뿜어지는 검은 피는 오히려 기분 좋은 투지와 전의를 불러일으켰다. 투신(鬪神) 발록이 그렇게 싸움이 주는 흥분에 취해가고 있을 때 라혼의 상태는 점점 심각해지기 시작했다.

“크론에도 마법사 길드 같은 것이 있나?” “…….” 그는 말하는 시간도 안타까운 듯 무조건 고개를 끄덕였다. 라혼은 질문이 끝나기도 전에 고개부터 끄덕이는 그에게 다시 말했다.

☞ 화기(火器) 1. 불을 담는 그릇을 통틀어 이르는 말. 2. 화약의 힘으로 탄알을 쏘는 병기. 3. ‘화력 장비(총포 따위의 화력을 발휘할 수 있는 장비)’의 북한어. 화기란 화약을 사용하는 무기를 말한다. 권총, 소총, 대포는 물론 이 화기에 해당된다.

☞ 내화물[refractories, 耐火物] 고온에 견디는 물질로, 적어도 1,000 ℃ 이상 고온에서 연화(軟化)하지 않고 그 강도를 충분히 유지 하며, 화학적 작용 등에도 견딜 수 있는 재료인데, 대표적인 내화물은 내화벽돌이 있다.

375 그러므로 위와 같은 추정 규정이 우리나라 특허법에 도입된 이유를 파악하기 위해서는 일본의 1959년 특허법 개정과정을 살펴볼 필요가 있다.

☞ 케이블-카 (cable car) 경사가 급한 사면을 따라서 부설된 레일 위에 강철로 꼬아 만든 케이블을 감아올리는 기계로 차량 을 운전하여 승객이나 화물을 운반하는 철도. 또는 그 차량. 등산이나 광차 운반용으로 쓴다 (출처 : 네이버 지식백과, 네이버 국어사전) 한국 일본 <트랙터> <케이블카> <트랙터> <케이블카> <표 221> 관련상품 - 트랙터, 케이블식 운반장치 및 설비, 전기식 운반기 vs 견인차, 하역용 삭도/ 철도차량과 그 부품 및 부속품/ 자동차와 그 부품 및 부속품/ 이륜자동차, 자전거의 부품 및 부속품/ 인력거, 썰매, 손수레, 짐수레 등 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 365 - ○ 타 분류체계와의 비교 - 한국표준무역분류에서는 운반 관련 기기를 단일 코드로 분류하고 있지 않음. 트랙터(722), 리프트 (74481) 등과 같이 서로 다른 코드에 나누어 분류하고 있음. 일본의 표준상품분류에서는 트랙터(42), 리프트 및 곤돌라(31191)를 서로 다른 코드로 분류하였음. ○ 비교분석결과 - 한국에서는 기본적인 용도가 동일한 것으로 보고 트랙터나 전기식 운반기기 등을 하나의 유사군으로 판단한 반면에, 일본에서는 상품의 형상 등을 중심으로 세분화한 것으로 판단됨. - 이는, 거래실정의 차이라기보다는 분류기준을 적용하는 관점의 차이로 인해 상이한 유사군이 부여된 것 으로 판단됨. ○ 유사군코드 및 상품명칭 변경 제안 - 기본적인 용도가 동일 또는 유사하다고 볼 수 있으므로, 현행분류체계를 유지하는 것이 타당하다고 판단됨. (2) 선박(보트 및 배), 선박의 부품 및 부속품 vs 선박과 그 부품 및 부속품 (공기부양선은 제외)/ 공 기부양선 ○ 한국은 선박(보트 및 배), 선박의 부품 및 부속품(G3702) 단일 유사군으로 분류한 반면에, 일본에서 는 선박과 그 부품 및 부속품 (공기부양선은 제외)(12A01) 과 공기부양선(12A73)으로 세분화하였음. ○ 상품의 속성 - ‘선박과 그 부품 및 부속품 (공기부양선은 제외), 공기부양선’ 등과 관련된 용어는 아래와 같은 의미로 파악됨. KIPO JPO 유사군 상품범위 유사군 상품범위 G3702 선박(보트 및 배), 선박의 부품 및 부속품 12A01 船舶並びにその部品及び附属 品（「エアクッション艇」を 除く。） 선박과 그 부품 및 부속품 (공기부양선은 제외) 12A73 エアクッション艇 공기부양선 <표 222> 한·일 유사군 체계의 차이점 (제12류) - 선박(보트 및 배), 선박의 부품 및 부속품 vs 선박과 그 부품 및 부속품 (공기부양선은 제외)/ 공기부양선 ☞ 선박[vessel, 船舶] 물에 떠서 사람 ·가축 ·물자를 싣고, 물 위로 이동할 수 있는 구조물. 넓게는 물 위의 교통기관을 총칭하지만, 단순히 목재나 대나무 등을 엮어 묶은 것은 뗏목이라 하여 구별한다.

☞ fire bar (기계공학) 불살 ☞ 화격자[fire grate, 火格子] 석탄 등의 고체연료를 연소시키기 위해 주철 또는 강제의 화격자봉을 브레킷 위에 일정한 간격으로 정렬하고 그 위에 연료를 놓고 봉과 봉과의 틈새에서 공기를 보내 연소시키기 위한 장치이다. 더욱 이 연소시킨 뒤의 재도 그 틈새로부터 아래쪽 또는 화격자 후단의 재 용기 안에 떨어진다.

이러한 법원의 태도에 대해서는 학자들 중 동업 이윤 표준으로 개별 사업의 운영 비용을 실제 반영할 수 없으며 개별 기업의 특정 경영활동의 구체적인 원가를 증명할 수 없기 때문에 소송상의 양 당사자가 동의하지 않는 한 재정부의 동업 이윤 표준으로 침해소득 이익을 계산해서는 안된다고 지적하는 견해도 있다.

☞ thermal 1. 열의 2. 보온성이 좋은 3. 온천수가 나는 ☞ 応急手当 응급치료 ☞ 温湿布[おんしっぷ ] 더운찜질 <표 53> 관련상품 - 응급처치용 온열 팩(thermal packs for first aid purposes, 応急手当用温湿布), 응급처치용 냉각패드(cooling pads for first aid purposes, 応急手当用冷却パッド) 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 78 - ○ 비교분석결과 - ‘응급처치용 온열 팩(thermal packs for first aid purposes, 応急手当用温湿布), 응급처치용 냉각패드 (cooling pads for first aid purposes, 応急手当用冷却パッド)’ 에 대하여 한·일 모두 상품의 용도를 분류 기준으로 하고 있는 것은 동일하나, 한국은 의료보조용품(G110301)으로 판단한 반면, 일본은 의료기계 기구(보행보조기 및 목발은 제외)(10D01)로 분류하였음. - 한국에서는 직접적인 치료 효과가 없는 보조적인 의료용품으로 판단하였으나, 일본에서는 치료목적의 의료기기로 판단하였음. 이는 양국 간의 거래실정이나 문화적 차이가 있어서라기보다는, 분류기준을 적 용하는 관점의 차이에서 비롯된 것으로 판단됨. ○ 유사군코드 및 상품명칭 변경 제안 - ‘응급처치용 온열 팩(thermal packs for first aid purposes, 応急手当用温湿布), 응급처치용 냉각패드 (cooling pads for first aid purposes, 応急手当用冷却パッド)’는 직접적인 진단/수술/치료 목적의 의료 기구라기보다는 보조적인 용도의 의료용품으로 판단되므로, 현행분류체계를 유지하는 것이 타당하다 고 판단됨. 구 분 KIPO JPO 유사군 G110301 (의료용 전기담요, 젖병, 의료용 물주머니, 청각보호용 귀마개, 의료용 봉합용 재료, 정형외과용 깁스, 지지용 붕대) 10D01 (의료기계기구(보행보조기 및 목발은 제외)) 상품의 범위 ‣고무제 위생용품 ‣의료용 봉합용 재료 ‣의료목적의 지지용 붕대 ‣의료용 베개, 의료용 쿠션, 의 료용 전기모포 ‣환자용 변기 ‣제10류에 속하는 의료보조용품 ‣의료기계기구(보행보조기 및 목 발은 제외) 상 품 속 성 및 거 래 실 정 (a) 생산부문 (b) 판매부문 (c) 상품의 재질 및 품질 (d) 상품의 용도 √ √ (e) 수요자 범위 (f) 완성품과 부품관계 (g) 기타 <표 54> 상품속성 및 거래실정 분석현황표 - 응급처치용 온열 팩(thermal packs for first aid purposes, 応急手当用温湿布), 응급처치용 냉각패드(cooling pads for first aid purposes, 応急手当用冷却パッド) 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 79 - (24) 의료쓰레기용 용기(containers especially made for medical waste, 医療廃棄物専用の 容器) ○ 한국은 G110301(의료보조용품)의 유사군코드를, 일본은 10D01(의료기계기구(보행보조기 및 목발은 제외))의 유사군코드를 적용함. ○ 상품의 속성 - ‘의료쓰레기용 용기(containers especially made for medical waste, 医療廃棄物専用の容器)’ 관련 용어 는 아래와 같은 의미로 파악됨. ○ 거래실정 - ‘의료쓰레기용 용기(containers especially made for medical waste, 医療廃棄物専用の容器)’ 에 대한 한· 일 양국의 거래실정을 살펴본 결과, 의료폐기물을 별도로 수거하기 위한 전용용기로 제조 및 거래되고 있음. 한국에서는 의료폐기물 전용용기 제조업 등록을 받아야 상품을 제조할 수 있음. (환경부) ☞ 의료폐기물 [medical waste, 醫療廢棄物] 병원 등 의료관계 기관에서 발생한 폐기물. 병·의원, 보건소, 의료관계 연구소와 교육기관 등에서 배출하는 폐기물로서 사업계 일반폐기물을 포 함한 각종 폐기물을 말하는데, 탈지면·가제·붕대·기저귀·인체 적출물·주사기·주사침·체온계·시험관 등의 검사기구, 분석장치·엑스선필름 폐현상액·유기용제 등이 이에 속하며, 의료관계 폐기물 또는 병원 폐기물이라고도 한다.

“모질고도 모진 것이 목숨이군.” “어쩌죠? 사형, 우리에게 더 이상 지체할 시간이 없잖아요!” 법석도 내심 난감했다. 치료하기보다 임종(臨終)을 지켜주기 위해 데려온 노인(老人)이 잠시 의식을 회복한 것이다. 현석의 말대로 부주(府主)가 시킨 일은 마무리됐고 그대로 세 달이나 천하(天下)를 주유했는지라 이제는 진짜 돌아가 봐야 했다. 그러나 아무런 연고도 없는 기식이 엄엄한 노인을 그대로 두고 떠나기에도 뭐했다.

그리고 수인기에선 쓸순 없지만 라혼은 이미 독에 대한 경험이 있습니다. 그땐 에텔 스페이스에 자리잡고 있는 창조신급 존재가 몸을 둘로 나누어 서로 다르게 살다가 다시 합쳐진 과정에서 그 충격으로 100여년간 잠이란 형식을 빌어 반 봉인이 된겁니다. 그리고 일은 거기서 끝나지 않았다. 백호함대를 완전히 지나친 2척의 배는 선회하여 백호함대의 후위를 노렸다.

-와! “뭐? 뭐냐? 이분은 서제 전하이시다. 이, 이런!” 바로 그때 고작 2백여장 거리까지 따라붙은 백호나한이 뛰어들자 혼란은 더 이상 걷잡을 수 없게 확산 되고 말았다. 이제 막 어둠이 깔리는 시간이었다. 해가 지기직전 저녁을 먹고 하루 중 가장 편안한 시간을 보내던 군사들이었다. 그들은 전혀 싸움을 할 준비도 각오도 되어있지 못했다. 그들이 할 수 있는 일이라곤 말을 탄 군사가 보이면 아군인지 적군인지 확인할 새도 없이 몸을 피하느라 급급할 뿐이었다.

“차압! 창룡비격세(蒼龍飛擊勢)!” “월하난마(月下亂魔)!” “팔방비창(八方匕槍)!” “…….” 저마다 자신의 무공을 뽐내듯이 절기를 사용했으나 적은 대군이었다.

-챙~! 챙~! 잔폭광마는 이미 초절정에 달하는 무공고수였지만 귀림의 드워프들에 솜씨 또한 그리 녹록한 것이 아니었다. 팔다리가 짧은 대진 작은 덩치를 이용한 빠르고 민첩한 동작과 굵은 통뼈에서 나오는 힘은 상당한 것이었다. 게다가 함께 싸우는 연수합격은 그야 말로 일품이었다.

‘호오! 검부에도 인물이 있었군. 저 나이에 저런 기도를 가질 수 있다니…….’ 포우자는 현석이라는 젊은이와 몇 마디 더 이야기 하고 싶었지만 진언이 검부인물과 같이 돌아와 더 이상 그 청년에게 관심을 줄 수 없었다.

③ BGH v. 22.01.2013, Az X ZR 70/11 -Bohrwerkzeug (드릴공구) <사안의 개요> 피고는 드릴공구에 관한 분쟁특허의 권리자이며, 원고는 피고에 대하여 분쟁특허 의 이전을 청구하고 있다. 피고는 2002년 원고에게 특정의 드릴공구를 생산할 수 있는 기계를 제작해 줄 것을 의뢰하였는데, 2002년 8월 주문이 이루어지기 전까지 원고는 피고에게 여러 개의 시험용 드릴 샘플을 건네주었다. 한편 2003년 1월 피고는, 2002. 7. 18.을 선출원일로 하여 드릴공구를 유럽특허(분쟁특허)로 출원하고 그 종업원을 발 명자로 지정하였다.

3) 중국 법리 중국에서는 발명의 ‘실질적 특징’(实质性特点)의 창출에 공헌한 자를 발명자로 본 다.474) 그 실질적 특징이 ‘진보성’과 연결되는 개념이라고 보면,475) 중국에서는 그 실 질적 특징이 신규성은 물론 진보성까지 구비한 특징이라고 이해할 수도 있다.476) 중국 특허청의 심사지침도 그렇게 설명한다.477)478) 한편, 판례에서 신규성만으로 실질적 특 징을 인정한 사례도 발견된다.479) 4) 호주의 법리 호주에서도 발명의 특징적 효과(material effect)에 기여한 자를 공동발명자로 본 다.480) 선행기술의 과제를 해결한 부분이 특징적 효과가 될 가능성이 높다.481) %3A+employeeinvention>. 474) 中华人民共和国专利法实施细则 第十三条(“专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创 造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他 辅助工作的人，不是发明人或者设计人。”). 475) 專利法 第22條 第3項(创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具 有实质性特点和进步.). 476) 尹新天, 「中国专利法详解」, 知识产权出版社, 2014, 53頁(“上述规定从正反两个方面界定了发明人或者设计人 的范围。其中的实质性特点”，对发明或者实用新型而言，应当与《专利法》第二十二条第三款规定的“与现有技术相 比该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步”中提到的“实质性特点”具有同样 的含义”) 477) 中华人民共和国国家知识产权局，「中国专利审查指南」，知识产权出版社，2010，第二部分第四章，170页 (“发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的.如果发 明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的， 则该发明是显而易见的，也就是不具备突出的实质性特点。”). 478) 정차호, 「특허법의 진보성」, 박영사, 2014년, 58면 참조. 479) （2013）沪高民三(知)终字第30号(“根据《中华人民共和国专利法》（2000年修正，以下简称《专利法》）第十七 条第一款的规定，发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人；根据《中华人民共和国专利 法实施细则》（2002年修订，以下简称《专利法实施细则》）第十二条规定，专利法所称发明人或者设计人，是指 对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。因此，涉案专利“复合材料风力机叶片及其制备方法”（专利号： 200510024818.8）作为一项发明创造，其署名人应当是对该专利技术方案的实质性特点作出创造性贡献的人。其中， 所谓实质性特点是指发明创造的设计要点或关键技术特征，体现着该发明创造与已有成果的技术差别；”). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 165 5) 우리 특허법원의 마스크 디자인 사건 우리 특허법원의 마스크 디자인 사건에서 법원은 ‘실질적 기여’를 한 자가 공동창 작자라고 설시하며, “디자인의 심미감에 영향을 미치는 요부 내지 지배적인 특징 부 분의 착상”에의 기여를 실질적 기여라고 보았다.482) 발명이나 디자인의 중요한 부분 또는 지배적인 부분을 창작한 자가 공동발명자가 되는 점에는 쉽게 동의할 수 있다.

Ⅴ. 입법적 해결방안(보론) 해석론에 의한 대응에 한계가 있을 경우의 입법적 해결방안으로는, 다음과 같은 것 들을 생각해 볼 수 있다.

한편, 신설되는 제33조의2는 무권리자 출원 특허에만 적용되고 정당한 권리자나 제3자의 출원에는 적용되지 않는다는 점을 분명히 하기 위해 제33조의2에 따라 특허 를 받을 수 없는 주체가 ‘무권리자’임을 분명히 할 필요가 있다.

기술탈취 관련 법규의 현황 및 문제점 41 공정한 기술거래 질서 확립 중소기업 행정적․법률적･물 적 지원 강화 기술보호 기반 구축 료 요구금지 제도 강화(공정 위) ② 기술자료 거래․취급 시 보호장치 사용 - 기술임치 활성화(중기부, 공정위) - (가칭)‘기술자료 거래기 록 등록 시스템’도입(중기 부) - 기술자료 정당거래를 위 한 표준계약서 도입(중기부) ③ 중소기업에게 공정한 법․ 제도 - 중소기업의 입증책임 부 담 전환․완화(특허청, 중기 부, 산업부) - 기술탈취에 대한 징벌적 손해배상 강화(공정위, 특허 청, 중기부, 산업부) - 영업비밀 법적 보호장치 강화(특허청) 행정조사․조치 도입(중기부) - 영업비밀․아이디어 탈취행 위 행정조사․조치 도입(특허 청) - 하도급 거래관계에서의 기술유용 행위 감시 강화(공 정위) - 산업재산권 분쟁조정제도 운영 내실화(특허청) ② 기술보호를 위한 범부처 추진체계 정비 - 중소기업 기술보호위원회 설치(중기부) - ｢중소기업 기술탈취 근절 TF｣ 설치 - 지방 중소기업 기술보호 강화 ③ 중소기업의 법적 조력 및 예방조치 강화 - 상시적 법률 지원을 위한 ｢공익법무단｣ 운영(중기부) - 심판대리 부담완화를 위 한 ｢국선대리인｣ 제도 도입 (특허청) - 중소기업 지원사업 선정 시 기술보호 평가지표 도입 (중기부) ④ 소송 수행 및 경영정상 화를 위한 물적 부담 완화 - 특허공제제도 본격 개시 (특허청) - 지재권 소송보험 보장지 역 국내로 확대(특허청) - 소송기간 단축을 위한 집 중심리제 활성화 추진(중기 부) - 피해기업의 경영정상화 지원 강화(중기부) 동 R&D 활성화(중기부) - 대기업 등의 기술보호․기 술나눔 장려(중기부, 산업부) ② 기술탈취 피해 방지를 위한 교육․홍보 - 대․중소기업 임직원 등 교 육 강화(중기부, 산업부) - 기술보호 기획방송․기사 제작(중기부) - 광고매체별 대국민 홍보 강화(중기부) 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 42 2) 기타 기술탈취 문제에 대한 대응방안으로 ① 하도급법에서 요구하는 영업비밀 요건은 부정경쟁방지법의 영업비밀 요건보다 더 과한 비밀관리 유지 노력을 요구하고 있는 것으로 보여 최소한 부정경쟁방지법상의 영업비밀과 동일하거나 그보다 경한 노력 요 건으로 개정되어야 할 필요가 있고,16) ② 하도급법과 상생협력법에는 법정손해인정 규정은 있으나 특허법, 부정경쟁방지법 등에서 규정된 손해액 추정 규정이 없어 손해 배상액을 산정하는 데 어려움이 있으므로, 손해액 추정 규정을 도입하여 손해액 입증 의 부담을 완화시키고 중소기업의 현실적인 손해를 제대로 보상해줄 수 있도록 해야 하며, ③ 기술탈취에 대한 법률의 엄격한 적용(공정위 처벌 규정 강화)이 필요하다는 제안도 있다.17) 다. 정리 1) 법 적용의 한계 중소기업과 대기업 사이에 ‘위탁계약’이 체결된 경우에는 상생협력법 또는 하도급 법 적용이 가능하지만, 대기업은 하도급법과 상생협력법의 적용을 회피하기 위하여 위탁계약을 인정하지 않고 중소기업과 대기업이 대등한 관계라고 할 수 있는 ‘공동공 급계약’ 또는 ‘공동개발계약’이라고 주장하는 경향이 있어 법 적용에 한계가 있다.18) 또한, 상생협력법은 ‘비밀’이 아닌 기술자료도 보호 대상으로 하고 있으나, 선결 조 건으로 중소기업과 대기업 간 ‘위탁계약’이 체결되어 있어야 한다는 점에서 역시 적용 에 한계가 있다.19) 한편, 기술탈취 보호법규의 적용을 받으려면 문제된 기술 정보가 ‘영업비밀’, ‘기술 자료’, ‘중소기업기술’ 등에 해당해야 하는데, ‘비밀관리성’ 등 해당 요건을 충족하지 못하여 보호받지 못하는 사례도 상당 수 있을 수 있다.20) 16) 이 부분은 이미 현행법에 반영되어 있다.

919) Minnesota Minging’s Patent BL O/237/00. 920) 영국 특허법 Section 36은, 특허권이 공유인 경우 일방은 타당의 동의를 요구하는 것 없이 자기실시할 수 있 지만, 타방의 동의 없이 제3자에의 실시허락, 지분양도, 담보설정을 할 수 없다고 규정되어 있다.

(iv) 또한, 항소법원은 분쟁특허를 잘못 해석한 결과 창작적 기여의 성립요건을 엄 격하게 설정하였으며, 기여하였는지 여부를 판단함에 있어서 원고의 타당한 주장을 고려하지 않았다는 것이 대법원의 판단이다. 즉, 정당한 권리자가 특허법 제8조 제1항 및 제2항에 따라 권리이전이나 공유를 주장할 수 있는지 여부 및 제63조 제2항 제1문 에 따라 (공동)발명자로 지정할 것을 청구할 수 있는지 여부는 특허로 출원한 교시와 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 346 모인되었다고 주장하는 교시를 비교 검토하여 판단하여야 하는데(BGH, Urteil vom 11. November 1980 – X ZR 58/79, BGHZ 78, 358 ff. - Spinnturbine II), 이를 위해 서는 먼저 양 교시가 일치하는 범위를 조사하여야 한다고 한다. 즉, 모인 여부 및 그 범위는 전체적인 관점에서 모인된 것과 출원된 교시 사이의 동일성 여부를 확정한 기 초 위에서 판단하여야 하는데, 항소법원은 모인을 검토함에 있어서 분쟁특허의 교시 와 스스로 검토한 원고 1의 기여 사이에 현존하거나 추정적인 상이점에 치중한 것이 며, 그 결과 항소심이 주로 검토한 문제는 발명과 본질적으로 동일한 교시를 소송서류 로부터 인정할 수 있는지 여부였고, 이 교시를 충돌시 주름살 구김으로 감축하여 원고 가 발명적 교시를 알고 있었는가의 여부에 대하여는 고려하지 아니하였다는 것이 연 방대법원의 판단이다.

모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 417 현행 특허법 특허법 개정안 제33조의2(특허를 받을 수 있는 권리의 공 유) (신설) ① 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다. <방안 ①> ② 공동 창작의 의사 없는 2명 이상이 공 동으로 기여한 것으로 인정되는 발명에 대 해서는 제33조 제2항에도 불구하고 제1항 을 준용한다. <방안 ②> ② 타인이 특허를 받을 수 있는 권리를 갖 는 발명(이하 본조에서 ‘타인의 발명’이 라 한다)을 기초로 특허출원한 경우, 그 특 허출원의 출원인과 그 타인이 그 특허출원 발명에 공동으로 기여한 것으로 인정되면, 그 특허출원된 발명에 대해서는 제33조 제 2항에도 불구하고 그 특허출원인과 그 타 인이 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한 다. 다. 검토 현행 특허법에는 공동발명의 정의 규정이 마련되어 있지 않다. 다만, 공동발명이 성립하기 위해서는 원칙적으로 복수의 관여자 사이에 실질적 상호협력 관계가 필요하 다는 것이 대법원 판결의 입장이므로1047) 객관적 측면에서 피모인자와 모인자의 공동 기여가 인정되더라도 주관적 측면에서 공동관계 결여 시 공동발명의 인정은 쉽지 않 을 것으로 보인다. 물론 제99조의2의 유추적용을 통해 해석론상 피모인자와 모인자 사이에 특허를 받을 수 있는 권리의 공유를 인정할 여지도 있지만 방안 3과 같은 입 법적 해결을 도모하는 것도 가능하다.

특허법상 모인(冒認) 법리 273 데 구체적 내용은 다음과 같다.

“대야(大爺), 그렇다고 하더라도 대야에 관한 소문은 어디에도 없었습니다. 그러니…….” “그것은 나도 안다. 용의주도한 백호나한이 적대적인 인사였던 그들의 수작에 넘어가지 않고 있다고 생각하는 것이 더욱 타당 할 테지.” 어디에서나 찾아볼 수 있는 평범하기 그지없는 인상의 그는 남례일족의 대야(大爺)로 최고 수장이었다. 남례일족은 사실 남례성의 진토인 전부라고 해도 과언은 아니었다. 남례일족이란 존재하지 않는 것이다. 천하가 십이진가(十二眞家)를 주축으로 한 수인들에게 제패되고 변방으로 생각되던 도남(圖南)지역으로 진출하며 남례성으로 바뀐 후 독자적인 생활과 문화를 가진 진토인들과 조정에서 임관해온 관리들 사이에 충돌이 일어나게 된다. 그러나 힘을 가진 쪽은 관리들이었고 도남인들은 그들에게 티끌과 같이 하찮은 사람이라는 진토인(塵土人)이라 불리며 그들의 문화와 전통은 철저히 무시되고 파괴되기까지 했다. 이에 도남인들은 자객(刺客)이 되어 자신들의 주장을 펴기 시작했고 많은 남례성의 관리들이 참수되었다. 이것이 바로 남례일족의 정체였다. 그러나 차차 중주의 문화에 적응하고 동화되어 도남인은 사라지고 진토인만 남아 수인조정이 만든 질서에 안주하자 자객으로 시작된 그들은 무림의 일각을 차지하고 남례성을 지배했다. 그러나 가끔 남례성의 진토인들을 대표하며 자객의 업을 이어나가 자신들의 정체성을 유지했다.

‘피해자는 적을수록 좋겠지.’ 라혼은 자신이 좀 전에 무슨 짓을 했는지 깨달은 잔폭광마의 멍한 눈을 보고 다시금 공력을 운용해 소리쳤다. “헤파이토스의 위대한 아들 드베르그의 후예여, 불과 망치의 수호자여, 신들이 흠모하는 손재주를 가진 그대들에게 인사드리오.” “…….” “!” 드워프들은 라혼의 입에서 흘러나온 유창한 드워프어에 기겁하며 한걸음 물러섰다.

“메이는 오늘부터 이곳에서 나와 함께 지낸다.” “…….” 메이는 라혼의 통보네 달콤한 빙과 떠먹던 숟가락을 내려놓으며 은연중 굳은 얼굴을 하고 있는 모원의 얼굴을 쓸쩍 훔쳐보고는 물었다.

“이놈들 여기가 어디라고 생각하느냐? 백록파 제자들은 마세의 무리를 토벌해 정의를 수호하라!” -와~! 머릿수는 오히려 백록파가 많았다. 그러나 기세로 밀리고, 절정의 고수에 수에서 밀렸다. 인세의 무사들은 전문적인 살수(殺手)의 수련을 한자들이었고, 현재 백록파에 남아있는 제자들은 이제 막 기초를 닦는 무사들이었다. 그 차이는 실전에서 여실히 들어났다. 사람을 살상하는데 조금의 거리낌이 없는 살수와 기본기까지만 수련한 백록파 제자들의 싸움은 일방적인 도살이었다.

“육삼, 한식경정도 여기에 쉬었다가 본영으로 갈 것이다.” “예, 주군.” 잔폭광마는 내심 한숨을 쉬며 적당한 곳에 자리를 잡고 피로를 풀기위해 운공을 하기 시작했다. 곧 싸움이 시작될지도 모르니 조금이라도 피로를 풀어두어야 했기 때문이다. 호도에 주둔하고 있는 군사들은 대략 3만정도인데 진토인 출신에서 경주와 계주의 군사들까지 있었다. 그리고 작도인과 상초를 따르는 상경 주작문과 현무문 금군출신의 군사들만 대략 1만여 명쯤 되었다.

여인천궁의 문선자 오단예와 이야기하며 이곳의 선술(仙術), 법술(法術), 도술(道術), 환술(幻術), 영환술(靈幻術) 등 수 만은 술법(術法)의 존재를 알았다. 그리고 그것이 서쪽 대륙의 마법에 그것과 상통(相通)함 느꼈으나 오단예가 알고 있는 것은 기초적인 것뿐이었다. 그런데 강시지존 흑산자는 네크로맨시(necromancy)의 대가인 최고의 영환술사(靈幻術士)였던 것이다. 그리고 흑산자는 여러 가지 술법에 능통하며 그 분야에 박학다식했다. 서쪽 시드그람 대륙뿐만 아니라 이 차원의 드래곤들을 포함한 모든 존재 중에서 가장 강력한 마법사인 라혼은 자신이 알고 있는 지식을 흑사가 알고 있는 술법의 지식과 비교해 나갔다.

ⓒ 분쟁특허는 기술사업체의 특허대상이 된 구조설계부를 포함하고 있다. 3) 피고의 주장 대상 발명 1에 대해 원고는 발명자가 아니며, 그 발명의 특유한 효과를 발견, 추출 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 221 한 자는 P2이다.

Ⅴ. 대만의 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법 발명자 판단과 관련하여 대만은 미국의 착상 및 구체화 법리를 도입하여 운용하고 있다. 다만, 미국의 conception을 구상으로 번역하여 구상 및 구체화 법리로 운용하고 있는 것이다. 그 외 대만은 미국의 not-all-claims 원칙을 도입하여 해당 출원 또는 특 허의 적어도 하나 이상의 청구항에 실질적으로 기여한 자를 발명자로 인정한다. 다만, 공동발명자 인정을 위하여 주관적 의사교환이 필요한지 여부에 대하여는 명확하게 설 명하는 글이나 판례를 발견하지 못하였다.

(10) 관계자(발명자)의 발명의 기여 정도 (8)의 경우: 모델만의 기여로서, (9)에 의한다. ① 체인커버 사건의 경우, 원고(대표자 F)가 종래기술(박람회 출품 타 회사 샘플)을 개량하여 제품화하기 위해 E(피고는 그 종업원)에게 금형 제작을 의뢰했고 금형 납품 까지의 과정에서 발명의 완성에 F와 E가 공동으로 기여한 후, 피고와 원고가 각각 특 허출원한 사안으로 발명의 완성이 F와 E의 실질적 협력 관계 하에서 이루어진 것으로 볼 여지도 있다.

법원은 대상 직무발명에 대한 보상금을 청구하기 위해서는 원고가 본인이 진정한 발명자임을 증명하여야 한다고 설시하였다. 법원은 원고들의 주장을 받아들이지 않고 민법의 공유에 관련한 규정을 준용하여 원고들( A, B, C)과 소외 제3자 F는 대상 특허 의 발명자로 기재되어 있기 때문에 원고 각자의 지분율은 각 25%라고 판시하였다.

1009) Robert A. Matthews, Jr., 4 Annotated Patent Digest §§ 26:116-26:119 (December 2018 Update). 1010) 布井要太郞, 前揭論文(共同発明者の要件), 14-18頁. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 392 주요국의 공동발명 성립요건을 비교해 보면, 기술적 사상의 창작에 대한 (실질적) 기여를 요구하고 있다는 점이 공통된다(물론 ‘기여’의 구체적 의미는 반드시 일치하지 않을 수 있다). 반면, 우리나라 미국 일본은 원칙적으로 ‘협력관계’를 요구하고 있는 반면 독일의 경우 반대 견해도 있지만 판례와 통설은 ‘공동작업의 인식’은 불필요하다 는 것이 차이점이다.

- 그러나, 착상을 구체화 하는 과정 중 명확하며 재현 가능한 새로운 착상을 창 출한 자는 새로운 발명을 창출한 것이 된다.

특허법상 모인(冒認) 법리 265 (2) 대법원 2009후2463 판결 인용(9건)725) ① 특허법원 2015. 10. 8. 선고 2015허1430 판결726) <사안의 개요> 이 사건 특허발명(튜브 시스템 벤딩머신, 특허 제10-1066921호)은 피고가 원고에게 제공한 도면을 도용한 것으로서 모인출원에 해당하여 무효라는 이유로 피고가 무효심 판을 청구하였는데, 특허심판원은 이 사건 특허발명이 무권리자 출원이어서 무효라는 이 사건 심결을 하였다(특허심판원 2015. 1. 29.자 2013당2091 심결). 이 사건 모인대상발명은 이 사건 특허발명 출원 전 피고가 원고에게 제공한 도면 및 견적서에 개시된 C-type 벤딩머신에 관한 것이며, 원고는 피고로부터 해당 도면 및 견적서를 제공받은 적이 없고 이 사건 특허발명과 모인대상발명이 동일한 발명이 아 니라는 것이 원고의 주장이다.

134 Volker Beuthien/ Dirk Wasmann, “Zur Herausgabe des Verletzergewinns bei Verstößen gegen das Markengesetz”, GRUR 1997, 255, 256. 135 RGZ 70, 249. 137 Rudolf Kraßer/ Christoph Ann, Patentrecht, 7. neu bearbeitete Aufl., C. H. Beck, 2016, § 35 Rn. 108. 138 Volker Beuthien/ Dirk Wasmann, “Zur Herausgabe des Verletzergewinns bei Verstößen gegen das Markengesetz”, GRUR 1997, 255, 256-257. 따라서 손해를 산정하는 3가지 방법이라는 개념 자 54 고 인정하면서도, 특허권 침해로 인한 손해배상청구권의 요건이 충족되는 경우 침해행위 로 인해 취득한 이익의 반환을 청구할 수 있다는 것이 계속된 판례를 통해 적어도 관습 법적으로 확정되었다고 하였다.

니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 489 - ○ 타 분류체계와의 비교 - 한국표준무역분류에서는 교통 분야에 관계없이 철도ㆍ궤도ㆍ도로ㆍ내륙수로ㆍ주차장ㆍ항만 또는 공항 용의 전기식 신호ㆍ안전 또는 교통관제기기(77882)를 단일코드로 분류하였음. 일본의 표준상품분류에 서는 도로표지(9531), 신호표지(50871), 전기신호기 및 표지(41411), 안전표지(도로표지는 제외)(4117) 등으로 세분화하였음. ○ 비교분석결과 - 한국과 일본 모두 교통신호용을 기준으로 분류한 것은 동일하지만, 일본은 교통 분야를 세분화하여 육 상도로, 해상, 철도용 신호용품을 상호 비유사한 것으로 판단함. - 이는 거래실정보다는 분류기준을 적용하는 관점의 차이로 인해 상이한 유사군이 부여된 것으로 판단됨. ○ 유사군코드 및 상품명칭 변경 제안 - 거래실정에 있어서, 육상도로, 해상, 철도용 신호용품의 판매 및 생산부문 등이 상이하지만 기본적인 용 도가 유사하다고 볼 수 있으므로, 현행분류체계를 유지하는 것이 타당하다고 판단됨. 한국 일본 <표 305> 관련상품 - 비금속제 교통표지(발광식과 기계식은 제외) vs 비금속제 도로표지(발광식 및 기계식은 제외)/ 비금속제 항로표지(발광식은 제외) 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 490 - 4. 최종 검토 의견 가. 상품류 현황 ○ 제19류는 건축용도의 상품들로 이루어져 있음 ○ 상품이 다수이며, 대한 거래사회의 인식은 한일 양국 간에 대체적으로 큰 차이가 없음. ○ 상품의 속성(용도, 품질, 형상, 생산 및 판매부문, 수요자의 범위 등)에 대한 거래사회의 인식은 한일 양국간에 큰 차이가 없음. ○ 분류기준 적용관점의 차이가 대다수이며, 일부 명칭의 경우 니스명칭에 대한 번역의 차이로 인하여 상이한 유사군이 적용됨. ○ 제19류를 구성하는 유사군 체계에 있어서, 제19류를 구성하는 유사군 체계에 있어서, 양 국가는 비금 속제 건축재료의 분류체계에 차이점을 보이고 있음. ○ 동일한 니스(NICE) 명칭에 대하여 한·일 양국이 상이한 유사군코드를 부여하고 있는 상품명칭은 40 개이며, 상이한 유사군이 적용된 배경에는 번역의 차이, 분류기준 적용관점 차이가 있음. ① 번역의 차이 ‣ 니스(NICE) 명칭에 대한 번역 차이로 인해 상이한 유사군코드가 적용됨. ․ 조개탄제조용 결합제(니스명칭 : binding agents for making briquettes, 일본어 명칭 : れんが積み用接 合材(벽돌 쌓기용 접합재)) ․ 인조석 제조용 결합제(니스명칭 : binding agents for making stones, 일본어 명칭 : れんが積み用接合 材(벽돌 쌓기용 접합재)) ․ 구조물로 된 수족관(니스명칭 : aquaria [structures]), 일본어 명칭 : 水生動植物の飼育観賞用水槽（可搬 <그림 1> 상이한 유사군이 적용된 명칭 및 변경제안 명칭(제19류) 번역의 차이 분류기준 적용관점 차이 거래실정 의 차이 문화적 인식의 차이 6 34 - - <표 306> 상이한 유사군 적용의 배경 (제19류) 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 491 - 式の業務用又は室外設置用構造物)(수생동식물 사육용 관상용 수조(이동식 및 상업용 또는 실외 설치용 구조물)) ․ 비금속제 기념판 (니스명칭 : memorial plaques, not of metal, 일본어 명칭 : 記念プレート（金属製のも のを除く。)(기념 플레이트(금속제는 제외)) ․ 슬레이트가루(니스명칭 : slate powder, 일본어 명칭 : 粘板岩の粉(점판암 분말)) ․ 석재(니스명칭 : stone, 일본어 명칭 : 建築用石・石材(건축용 돌·석재)) ② 분류기준의 차이, 적용범위 ‣ 분류기준의 적용기준이 상이하거나, 분류기준이 동일하더라도 그 적용범위에 차이가 있는 경우 상이 한 유사군코드가 부여되고 있음. ․ 석고(건축재), 비금속제 기념물 ((한국) 상품의 용도 vs (일본) 상품의 용도) ․ 비금속제 광고기둥, 비금속제 깃대(구조물) ((한국) 상품의 용도 vs (일본) 상품의 재질 및 품질) ․ 석제/콘크리트제 또는 대리석제 상(像), 석제/콘크리트제 또는 대리석제 조각품, 석제/콘크리트제 또는 대리석제 흉상, 석제/콘크리트제 또는 대리석제 소입상(小立像), 석제/콘크리트제 또는 대리석제 소입상 (小立像) ((한국) 상품의 용도 vs (일본) 상품의 용도, 재질 및 품질 ) ․ 석회, 건축재료용 슬래그, 슬래그석, 덩어리진 골재, 덩어리진 자갈, 쇄석, 잡석(雜石), 건축용 감람석, 건 축용 석재, 화석수(化石樹), 건축용 덩어리 코르크, 도로포장용 비금속제 블록, 그로그, 도로포장용 발광 성 블록, 비금속제 지붕타일, 건축용 비금속제 타일, 마루용 비금속제 타일, 마루용 비금속제 타일, 비금 속제 벽 타일, 비금속제 분기관 ((한국) 상품의 재질 및 품질 vs (일본) 상품의 재질 및 품질) ․ 비금속제 방충망 ((한국) 상품의 재질 및 품질 vs (일본) 상품의 용도) ․ 스테인드글라스창, 석제(石製) 통, 내화시멘트 도장재료, 벽돌 ((한국) 상품의 재질 및 품질 vs (일본) 상 품의 용도, 재질 및 품질) 나. 인정하지 않는 니스 상품명칭 분석 ○ 19류의 니스(NICE) 상품명칭을 검토한 결과, 한·일 양국에서 인정하지 않는 명칭은 아래와 같음. 　 NICE KIPO JPO BASIC No. 영문명칭 명칭 인정여부 유사군 명칭 인정여부 유사군 1 190019 huts 간이가옥 X - 仮設小屋組 立セット O 07A04 2 190020 fair huts 박람회용 간이가옥 X - 市用仮設小 屋組立セッ ト O 07A04 3 190261 armor-plating , not of metal 비금속제 장갑판 X - 装甲板（金 属製のもの を除く。） O 07A02,07A 03 4 190261 armour-platin g, not of metal 비금속제 장갑판 X - 装甲板（金 属製のもの を除く。） O 07A02,07A 03 <표 307> 한·일 양 국가에서 불인정하고 있는 니스 상품명칭 리스트 (제19류) 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 492 - ○ 한국에서 불인정하는 니스 상품명칭의 한·일 양 국가의 상품심사기준 비교분석 및 수정案(안) ‣ 간이가옥, 박람회용 간이가옥 ․ 불인정 이유 : 포괄적인 명칭 ․ 수정案(안) : 상품의 재질을 한정할 것. 비금속제 간이가옥, 박람회용 비금속제 간이가옥 ‣ 비금속제 장갑판 ․ 불인정 이유 : 포괄적인 명칭 ․ 수정案(안) : 상품의 용도를 한정. 건축용 비금속제 장갑판 다. 니스 상품명칭의 오번역 검토 ○ 19류의 니스 영문상품명칭에 대한 국문 고시명칭의 오번역 검토결과는 아래와 같음. 　 NICE BASIC JPO KIPO 수정(안) 비고 No. 영문명칭 1 190011 potters' clay 陶土 도예용 점토 도예가용 점토 potter : 도 예가 2 190186 xylolith 木目模様の外観 を有する人工石 材 화석수(化石樹) 나무모양의 인공 석재 xylolith : 인 조 목재, 목 재석(石) <표 308> 니스 영문상품명칭에 대한 국문 고시명칭의 오번역 검토 리스트 (제19류) 제4장 결 론 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 495 - 지정상품의 심사는 상표심사 시 권리범위와 관련된 매우 중요한 부분이며, 이는 심사뿐만 아니라, 상표 등록 후 상표권의 침해나 상표의 사용 등에 있어서도 중대한 역할을 한다.

그 이유로는 간접비의 일부를 공제하는 것을 허용하면 침해로 인하여 발생한 이익을 완전히 반환받지 못하게 되는데, 이는 이익 반환의 방식으로 손해를 조정하는 의미와 목적에 어긋나고 특히 침해행위가 없었다면 피해자가 침해자와 동일한 이익을 취득했을 것으로 취급하는 사고와 어긋난다는 점을 들었다.

이익 반환 방법이 판례에 의해 인정되어 왔으나, 독일 특허법에 명확하게 규정되어 있지 는 않았다. 앞서 살펴본 바와 같이, 2008년 개정 전 독일 특허법 제139조 제2항 제2문은, 특허권 침해가 경과실로 행해진 경우 법원이 손해배상(Schadensersatz)에 대신하여 피해 자의 손해와 침해자의 이익 사이에서 배상금(Entschädinug)을 정할 수 있다고 규정하고 있었다. 다만 다른 지식재산권 관련 법률에서는 피해자가 손해배상에 대신하여 이익의 반환(Herausgabe des Verletzersgewinns)을 청구할 수 있다고 명확하게 규정되어 있었 체가 논리에 맞지 않는다고 지적한다.

그러나 침해자가 침해행위로 얻은 이익에 대한 입증이 어렵다는 점이 지적되며 재판 실 무에서는 침해자에 대한 재무 자료에 대한 감사결과를 근거로 이익액을 산정하기도 한 다. 다. 중분류와 소분류의 구별 1973년에는 동년 12월 31일자 상표법시행령(대통령령 제6977호)의 전문개정에서 일본과 같은 방식으로 별표의 중분류를 정하고 (동 시행령 제5조제1항 및 제2항), 1973년 12월 31자 상표법시행규칙(상공부령 제404호)의 별표에서 구체적으로 상품구분별 상품세목을 정하도록 하였으며 (동 시행규칙 제8조), 1975년 12월 9일자 상표법시행규칙(상공부령 469호), 1980년 5월 15일자 상표법시행규칙(상공부령 제603호)에서 상품세목을 추가하는 일부개정이 이루어졌다.

24 1922년 개정법은 합리적인 실시료(reasonable royalty)를 손해 또는 이익에 갈음하여 원고 에게 지급할 수 있도록 하였는데, 이는 1922년 이전부터 이미 법원이 특허권자 손해액의 산정 수단으로 합리적인 실시료를 사용해오고 있던 것이 입법화된 것이라고 한다.

라혼은 갖고 싶었던 장난감을 선물 받은 어린아이 같은 표정의 나이트 벡터가 밖으로 나가고 이제 집무실에는 라혼과 파이 그리고 히람만이 남게 되었다. 라혼은 히람의 얼굴을 가만히 보면서 생각에 잠겼다. “시드그람 제국에서는 아직 연락이 없소?” “마구누스 한스, 걱정 마시오. 제국은 당신들을 버리지 않을 것이오. 제국이 당신들을 버린다고 해도 우리 스웨야드 공작전하는 한스왕국을 절대 버리지 않을 것이오.” 한스는 제국의 스웨야드 공작이 보내준 마법사 기욤의 확신에 찬 말을 듣고 얼마간 위로가 되었다. 그러나 메이지 기욤의 말대로 될지는 아직 확실한 믿음 이 없었다. 하지만 자신을 따르는 자들에게 희망을 주기위해 믿는 척 할 뿐이었다. 한스에게 이 전쟁은 생존(生存)을 위한 전쟁이었다. 마고제국과 전쟁에서 진다는 것은 자신은 물론 자신을 따르는 자들 전부가 죽는다는 것을 의미했다. 소드 마스터와 마법사들까지 동원된 2차 토벌대는 한스왕국과 전혀 관련이 없 는 멀쩡한 농노를 학살하여 나무에 매달았다. 그것이 멀리서 보면 과실나무에 맺힌 풍성한 열매처럼 보였다. 그래서 사람들은 그것을 보고 ‘기묘한 열매’라고 불렀다. 그들은 한스군의 보급이 끊기지 않자 한스 군을 지원하는 것이 그 죄 없는 농노일거라고 생각하고 그런 짓을 저질렀다. 원래 한스군 스스로 한스왕국 이라고 부르는 한스를 추종하는 자들은 약 1만 3천여 명 정도 밖에 되지 않았었다. 그러나 지금은 그 수가 6만이 넘었다. 그리고 인구는 계속 유입 중이다. 마 고제국의 수도 크론에서 제 3차 토벌군이 파견됐다는 소식은 그 속도를 가속화 시키고 있었다. 2차 토벌대가 한 짓은 농노뿐만 그곳의 주인들인 귀족들까지 일가 전체를 몰살시키는 짓도 서슴지 않았다. 그렇게 모진 세월을 보내고 마고제국 귀족원에서 몇몇 귀족가를 몰살시킨 죄로 그 토벌대를 이끌던 소드 마 스터급의 기사를 실각시켰다. 그래서 다시 토벌대가 온다는 소식에 한스군에 의해 멸망당한 크란트 왕국의 귀족들은 몸을 피했고, 말 그대로 버려진 농 노들은 한스 군이 있는 로포산으로 계속 밀려들었다. 그렇게 되자 한스군의 보급사정은 심각할 정도로 나빠졌다. 1만 3천의 소비 집단도 시드그람 제국 의 지원으로 겨우겨우 꾸려 가는데 그 소비 집단의 규모가 열배나 커져버린 것이다. 그렇다고 그들을 버리기에 한스의 마음은 너무 여렸다.

“가이우스 라혼 이븐 사자비에 폰 인시드로우를 사경에 헤매게 했던 독대거, 드래곤마저 독살시킬 수 있다는 독을 품고 있지. 여우같은 탈라트라, 그 나이까지 정가에서 굴러먹으니 눈치가 빠른 건지……. 하지만 잘됐어 가이우스 라혼 이븐 사자비에 폰 인시드로우가 갑자기 서거해도 변명해줄 상대가 생겼으니……. 아직은 이그라혼의 이름이 필요하지만 너무 뛰어난 기간테스 군단 때문에 당신이 살날도 얼마 남지 않았군요? 가이우스 숙부!” -찰깍! 고요한 그란 집정관(執政官) 집무실에서 유니어는 창밖에 펼쳐진 제도(帝都)를 아니 제국을 바라보고 있었다.

“마스터 말대로 저는 급조된 소드 마스터가 맞습니다. 그의 다양한 기술에 거의 질 뻔했습니다.” “아마 그도 임팩트 할 때만 힘을 집중시키는 너의 기술 때문에 애를 먹었을 테니 결국 결과대로 무승부야?” “…….” “하지만 결국 네가 앞설 것이다. 그는 임팩트 할 때만 힘을 집중시키는 기술을 모르지만 너는 그보다 실전경험만이 부족할 뿐이니까…….” 나이트 벡터는 마스터 라혼의 얘기를 들으며 고개를 끄덕였다. 그것을 자신도 생각해본 일이었기 때문이었다.

“레이디 리토레이나, 무슨 일이지?” “축하드립니다. 원하시는 대로 포트엔젤의 주인이 되셨군요!” “…….” “그럼 앞으로 어쩌실 건가요?” 라혼은 그녀가 무얼 묻는지 알 수 있었다. 그녀는 자신을 어떻게 할 것인지를 묻고 있는 것이다. 이제 섬의 주인이 바뀌었으니 전 주인이었던 그녀의 처지가 무척이나 애매해졌기 때문이었다. 라혼은 그녀에게서 강한 영혼을 발견할 수 있었다. 처음 그녀를 봤을 땐 그것을 느끼지 못했는데 그새 어떤 깨달음이 있었는지 그녀의 영혼은 한 단계 발전해 있었다. 바로 그것이 라혼의 호기심을 자극했다.

가. 부합, 혼화 및 가공 1) 부합 부합은 “소유자를 달리하는 여러 개의 물건이 결합하여 1개의 물건으로 되는 것 이고”317) 훼손하지 않으면 분리할 수 없거나 분리에 과다한 비용이 들도록 결합된 것 모델, 프로그램에 관한 발명, 기계구조의 발명과 발명의 실험·실증을 실시하지 않으면 발명의 효과를 확인할 수 없는 화학 분야의 발명과 차이는 없다.”라는 견해를 나타내고 있다.したがって、共同発明者の認定につい て、発明の実験、実証を問わず発明の効果が分かり得る発明であるビジネスモデル、プログラムに関する発明、 機械構造の発明と発明の実験・実証を行わなければ、発明の効果が確認できない化学分野の発明と差異はな い。」との見解を示している。“). 314) 강태성, 「물권법」 제7판, 대명출판사, 2017, 598면 참조. 315) 陈小奇·李湘云, “‘秀水街’纠纷可否另辟蹊径—补偿法则与添附制度的引入”, 中华商标 12期, 2005. 316) 刁舜·陈家宏, “基于添附理论的商业标识保护研究”, 商业研究 3期, 2018; 刁舜, “添附理论视角下的从属专利保护 研究”, 中国发明与专利 11期, 2016; 刁舜, “添附理论视角下的非法演绎作品保护研究”, 电子知识产权 8期, 2016; 陈家宏, “专利添附问题探讨”, 知识产权 5期, 2013; 任广科, “无合作意图共同完成发明创造的专利权利归属 ”, 电子 知识产权 , 2010. 317) 송덕수, 「물권법」 제3판, 박영사, 2017, 341면 참조. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 128 이다.318) 우리 대법원은 이를 확정 적용하고 있다. 즉 분리하면 경제적 가치가 없을 경 우까지도 부합에 속한 것이다.319) 공동발명의 경우와 부합의 경우가 부합된다.

나. 발명자의 판단요소 1) 실질적 특징 상술한 발명자의 정의와 같이, 대상 발명의 실질적 특징에 대한 창조적 공헌을 판단하 고 그 중에서 대상 발명의 실질적 특징이 가장 핵심적인 쟁점이다.288) 실질적 특징에 대해 이하에서 설명한다. 좌우지간, 대상 사건에서 원고와 Kent 대학교 3명의 연구원은 대상 발명과 관련하 여 직접적으로 소통한 바가 없다. 그러나, 원고의 합성법이 그 3명의 연구원에게 전달 되었고 그 전달로 인하여 그들 사이에 연결고리가 형성된 것이다.

조영선 교수는 위 2가지 접근방법에 대해서 “상호 모순되는 것이 아니며 양자를 병용하여 창작적 기여의 유무를 판단하는 데 사용할 수 있”다고 주장한다.37) 그러한 비발명자를 제외하는 기존의 법리는 공동발명자를 판단하는데 도움이 되지 못한다는 점, 착상/구체화에 대한 설명만으로도 공동발명자를 판단하는데 도움이 되지 못한다 는 점을 감안하면, 위 설명이 어떤 새로운 해결책을 제시한 것은 아니며, 우리나라와 일본에서의 기존의 이론을 달리 설명한 것에 불과하다고 생각한다.

대법원 2003후373 사건에서 갑이 명확하고 통상의 기술자가 실시 가능한 착상을 한 후 도면까지 작성하였고, 그 도면을 을에게 전달하였는데, 을은 단순히 그 도면대 로 실물을 제작하는 선에서 그치지 않고 그 착상의 세부적인 문제점을 개선하여 새로 운 착상으로 개선하였고, 그 새로운 착상이 청구항에 반영되었다. 그 사안에서 대법원 은 을을 발명자로 인정하고 갑과 을의 공동발명자 관계를 인정하였다.435) 을이 갑의 착상(발명)을 구체화 하는 과정에서 새로운 그리고 더 나은 착상을 하였고 그 나은 착 상은 갑의 착상을 기초로 하는 것이므로 갑과 을은 그 새로운 착상(발명)에 대하여 공 동발명자가 되는 것이다.

마지막으로 제7장에서는 보고서의 결론을 제시한다. 법원은 공동발명자의 개념에 대해 다시 정의하였다. 공동발명이란 대상 발명에 대 하여 “2인 또는 여러 공동발명자로 완성한 것이고, 그 중에서 각 공동발명자는 대상 발명의 구상(conception)에 대해 기여하여야 한다.”349) 대상 판례에서 “구상”에 대한 정의를 하였다. 구상은 “발명자 마음 속에서 명확하게 지속적으로 일정한 아이디어를 가짐에 동시 완정하게 조작 가능한 발명이다.”350)351) 그리고 “발명의 구상은 청구항에 서 각 기술특징으로 표현할 수 있다. 그럼 공동발명의 구상이란 것은 각 발명자가 대 상 발명에 대한 동일한 형식 혹은 정도로 기여할 필요는 없지만 각 발명자는 중요한 부분에 기여하여야 한다. 그리고 발명의 구상이 확립되었으면, 그 후에 실시하는 자는 발명자로 볼 수 없다. 공동발명자는 모든 청구항에 기여할 필요까지는 없고 그 중에 한 청구항에만 기여하고 공동으로 협력 연구를 종사한 사실이 있어야 한다.”352) 다시 정리하면, 공동발명자는 대상 발명을 완성하기 위해 정신적 창작을 수행한 자 이고, 그 창작은 구체적으로 문제를 해결하거나 효과적으로 달성할 것이고 더 나아가 기술수단을 제공한 자를 말하며 청구항에서 기술적 특징을 기여한 자가 여러 명이라 348)智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決(“所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須 就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。 惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作，而非保護創作之商品化，是以使用他人所構思之具體技術手段 實際製造物品或其部分元件之人，縱然對物品之製造具有貢獻，仍難謂係共同發明人。”). 349) 智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決(“一發明專利可能是兩位或多位共同發明人所完成，其中每一位共 同發明人均必須對發明之構想產生貢獻。”). 350) 智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決(“構想是在發明人心中，具有明確、持續一定的想法且應為完整可 操作之發明，未來並可真正付諸實施，而無須過度之研究或實驗。”). 351) 이 표현은 미국 판례가 제시한 법리를 그대로 가져온 것이다.

기술적 문제 해결에 이른 기초를 끌어내거나 기술적 문제해결에 미치는 자연현상 또는 작용 효과의 관련성을 찾아낸 자도 공동발명자일 수 있다. 공동발명자의 각자의 기여는 자체, 창작적 기여(schopferischer Beitrag)의 소신을 필요로 하는가?372) 이점에 대하여 독일 학설 및 판례에서 살핀다.

용호왕의 용호군은 훈련도가 높고 전투경험이 풍부한 정병이었고, 갑주의 서병들 또한 그에 못지않은 정예병이었다.

돌아가는 꼴로 보아 안방을 내놓아야 할 것 같은데 그저 힘없이 물러서기에 무인의 자존심이 허락지 않았다. 그러나 자신에게 이미 선택의 여지가 없었다.

“그래서 제가 봉수성에 와서 제일 먼저 한일이 이 등갑을 구해 입는 것이었죠.” “그거 기름먹인 나무라 불에 잘 탄다! 그거는 알고 있는 거냐?” “체! 차라리 화끈하게 불에 타죽는 것이 낮지 이 더위에 두꺼운 가죽 갑옷을 입고 서서히 쪄죽는 것은 사양할 랍니다. 그리고 이거 얼마나 가볍다고요.” “하긴 니 목숨이지 내 목숨이겠냐?” “그보다 두목은 덥지 않으세요?” -딱! “아얏!” “나는 내공의 고수다 어디 하수 중에도 못 끼는 놈이…….” 구대는 두목이 고수인 것과 자신이 맞아야하는 이유를 알 수 없었다. 그러나 두목의 성격상 그런 것을 물고 늘어지면 매만 별것이 분명하기에 아무 말 없이 찌그러졌다. 지금은 해가 가장 높은 곳에 있어 잠시 행군을 멈추고 쉬어가고 있었다. 관도를 둘러싼 밀림에서 언제 독화살이 날아올지 모르고 해가지면 서늘하기에 이렇듯 대낮에는 쉬엄쉬엄 이동하고 해가져서 서늘해지면 진군을 계속했다. 낮밤이 바뀌어 선잠을 자야 했지만 그렇게 하는 것이 무더운 날씨에 강행군하는 것보다는 나았다.

장동은 삼일 낮과 삼일 밤동안 시뻘건 화마에 시달리다 최초로 화재가 발생되었던 성문 근처가 완전히 소각되어 불이 사그라지자 정립천하군이 달려들어 화재를 진화를 시작했다. 이미 전투는 끝나있었고 장동성은 이제 정립천하군의 것이기에 더 이상의 피해는 막아야 했다. 그리고 이레가 지나 불길이 잡히자 정립천하군은 잿더미의 장동성을 얻었다. 적도 의도하지 않은 자연스런 공성지계(空城之計)에 당한 운덕은 헛웃음 밖에 나오지 않았다. 다만 이제 중원십일주로 통하는 길을 얻었다는 것에만 만족할 뿐이었다. 그러나 이제 승기를 잡은 정립천하군에게 장동의 막대한 재화와 징집을 통한 병력을 늘리는 일은 할 수 없다는 것은 치명적이었다.

“뭐, 어떻게든 되겠지!” 라혼과 설화를 태운 마차는 끊임없이 북상(北上)을 계속했다. 딱히 목적지는 없었지만 라혼은 북쪽으로 길을 잡고 관도를 따라 계속 말을 몰아갔다. 관도 변에 객잔이 나오면 주인에게 부탁해 젓어미를 사거나 또는 양젖이나 소젖을 구해 먹여가며 또 젖이 떨어지면 가끔 피를 빨게(?) 하면서 여행을 멈추지 않았다. 계속 길을 따라 가다보니 라혼이 도착한 곳은 천하의 주인 용황(龍皇)이 사는 황진성(黃辰城)이었다. 당금 천하를 다스리는 12진가(十二眞家)는 천하를 각각 중원11주(中原十一州), 중외오성(中外五省), 변방사역(邊方四域)로 나누어 그중 중원11주를 직접 다스렸는데 용황(龍皇)과 호제(虎帝)가 다스리는 원주(元州)에는 중경(中京)이라 불리는 청인성(靑寅城)과 상경(上京)이라 불리는 황진성(黃辰城)이 있었다. 그리고 지방의 10주는 진골십가(眞骨十家)가가 제(帝)로써 다스렸고 그들과 구별해서 중앙을 다스리는 두 가문(家門)을 성골이가(聖骨二家) 또는 용호이가(龍虎二家)로 불리었다. 즉, 천하는 1황11제(一皇十一帝)에 의해서 다스려지고 있었던 것이다.

“하필이면 웅랑교라니…….” 흑막은 거칠고 삭막한 곳이었다. 그러다 보니 흑막 사람은 그 기상이 억세고 호전적인 기질이 다분했다. 어떤 인물이 나서 주위 부족을 제압하고 막대한 부(富)를 가진 제평을 노리는 경우가 종종 있었다. 그러나 그 누구도 제평의 높은 담을 넘지 못했다. 제평이 제평인 이유는 제평을 통해 막대한 양의 상품이 거래되는 곳이기 때문이었다. 그런 흑막의 시장을 틀어막으니 식량수급이 제대로 되지 않고 반란군은 제풀에 지쳐 떨어져 나가기 일 수였다. 하지만 웅랑교는 대초원을 음으로 양으로 사실상 지배하고 있었다. 그러데 그 웅랑교가 제평을 원한다면 제편에도 웅랑교를 따르는 자들이 많이 있어 성을 지키기란 매우 어려울 것이다. 그러나 힘들다고 손을 놓고 있을 수는 없었다.