제4장 발명자‧공동발명자 판단 법리에 대한 연구
I. 발명자 여부를 판단하기 위한 관련 법리의 연구
착상 및 구체화의 개념에 대하여 우리나라는 일본의 이해를 그대로 들어와서 사용
하고 있는데, 이 연구보고서는 미국식 착상 및 구체화 개념의 운용을 주장한다. 즉, 새
롭고 명확, 완전한 착상이 완성되면 그 자체로 발명이 완성된 것이며, 그 후의 구체화
의 과정은 확인의 과정, 실물화의 과정에 불과한 것이다. 물론, 그 후의 구체화 과정에
서 새로운 착상을 한 자는 그 새로운 착상에 대하여 발명자다 될 것이다.
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279) Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining Joint
Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 81 (2013) (“For Alice to prevail, Ben's invention must be ‘the same
or substantially the same’ as Alice's invention.”).
280) 정책적으로 공동발명자로 인정하는 방안과 인정하지 않는 방안 중 어떤 것이 더 바람직한가?
281) 두 방안 중 하나를 누가 선택하는가? 불합리한 상황을 막거나 조금이라도 더 합리적인 상황을 만들기 위해
서 법원이 선택하여야 하는가? 분리하는 방안이 조금이라도 더 합리적이지 않은가?
282) Ethicon II, 135 F.3d at 1471-72.
공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구
121
IV. 중국의 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법
1. 중국의 공동발명자 법리
가. 발명자의 정의
중국 특허법에서 발명자를 직접 규정하지 않지만, 특허법실시세칙에서는 규정하고
있다. 발명자를 제시하기 전에 중국에서의 발명의 의미를 먼저 정리한다. 위에서 한
국, 일본에서의 발명의 정의를 살펴보았는데, 중국은 한국, 일본이 규정한 내용과 달
리, 중국 특허법 상 ‘발명창조’란 개념에서 발명, 실용신안 및 디자인을 포함한다.283)
특허법에서의 발명이란 “제품·방법 또는 그 개량에 대하여 제출된 새로운 기술방안”
이다.284) 여기서 말한 ‘기술방안’은 “해결하고자 하는 기술적 문제에 대하여 사용된 자
연법칙을 이용한 기술적 수단의 집합이다. 기술적 수단은 일반적으로 기술적 특징에
의해서 구체화된다. 기술적 수단을 사용하지 않고 기술적 과제를 해결함으로써 자연
법칙에 부합하는 기술적 효과를 얻는 방안은 특허법 제2조 제2항이 규정하는 객체에
속하지 아니한다. 냄새 또는 소리·빛·전기·파동 등 신호 또는 에너지도 특허법 제2조
제2항이 규정하는 객체에 속하지 아니한다. 그라나 그 성질을 이용하여 기술적 문제
를 해결하는 경우 발명에 속하게 된다.”285)
특허법실시세칙 제13조에 따르면 발명자는 “발명창조의 실질적 특징에 대하여 창
조적 공헌을 한 자를 가리킨다. 발명창조의 완성 과정에서 조직구성 업무만을 담당한
자, 물질기술조건의 이용에 편의를 제공한 자 또는 기타 보조 업무에 종사한 자는 발
명자 또는 창작자가 아니다”라고 규정하고 있다.286) 그리고 발명자 판단에서 청구항
에 근거하여 판단하여야 한다.287) 이하에서 구체적으로 실질적 특징 및 창조적 공헌이
283) 专利法 第二条(“本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。”).
284) 专利法 第二条(“发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。”).
285) 中华人民共和国国家知识产权局, 「专利审查指南」, 知识产权出版社, 2010, 第二部分第一章2, 119页(“技术方案
是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。技术手段通常是由技术特征来体现的。未采用
技术手段解决技术问题,以获得符合自然规律的技术效果的方案,不属于专利法第二条第二款规定的客体。气味或
者诸如声、光、电、磁、波等信号或者能量也不属于专利法第二条第二款规定的客体。但利用其性质解决技术问题
的,则不属此列。”).
286) 中华人民共和国专利法实施细则 第十三条(“专利法所称发明人或者设计人,是指对发明创造的实质性特点作出创
造性贡献的人。在完成发明创造过程中,只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他
辅助工作的人,不是发明人或者设计人。”).
287) 张希华, “如何确定发明创造的发明人或设计人”, 研究与发展管理 第5卷 第3期, 1993, 15页(“因此, 确定发明人或
设计人, 必须以权利要求作依据, 要求保护的特征是谁提出的, 谁对关键技术作出了创造性贡献, 谁就是发明人或设计
人。”).
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
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어떤 의미인지를 살핀다.
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3) 서울고등법원 2013. 1. 10. 선고 2011나100994 판결(100%)
1심 법원인 서울중앙지방법원의 2011. 10. 27. 선고 2010가합105100 판결에서 법원
은 당사자 다툼이 없는 사실 및 제출한 증거의 기재에 의하여 대상 고안은 원고와 피
고 회사의 이사인 E가 공동으로 발명한 것으로 인정하고, 대상 고안을 구상하고 현실
화하기 위해 원고와 E가 한 역할을 고려하여 원고의 지분율을 90%로 판시하였다.
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한 것이어서, 원고가 그 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것으로 볼 수 없다.”); 특허법원 2015. 10. 8.
선고 2015허1430 판결(“이 사건 특허발명은 모인대상발명과 실질적으로 동일”).
731) 상고미제기로 확정.
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
270
제1항 특허발명 모인대상발명 비교
상기 각 이송프레임(8,
9)의 상부에 승강 가능
하게 설치된 벤더프레
임(14, 15)(구성요소
1-4)
상에 승강 가능하게
설치되는 벤더프레임, 벤더프레임 상부에
설치되되, 상하 2개의
벤딩 다이(bending
die)로 이루어진 벤딩
금형, 벤딩금형 측면
에 설치되되, 상하 2
개의 벤딩다이에 대
응되는 프레셔다이가
형성된 사이드부스터
를 포함하여 구성.
루어지는 과정도 동일할 것. ② 구성요소 1-5의 튜브가 가열된 후, 벤딩테이블에 안치되는 구성 은 캐리지
가 하강하여 튜브를 벤딩테이블에 안치
하는 구성 으로, 이는 모인대상발명에
개시되어 있지 않다는 원고의 주장에
대해, 벤딩머신에서 벤딩공정 중에 튜
브를 안치하기 위해 테이블을 구비하는
것은 통상의 기술자가 보통으로 채용할
수 있는 정도의 구성이고, 벤딩 작업을
안정적으로 수행하기 위해서는 튜브가
테이블에 안치되어야 할 것이며, 튜브
를 테이블에 안치하기 위해서는 튜브를
운반하는 구성인 캐리지가 튜브를 테이
블에 내려놓아야 할 것임은 자명하므
로, 구성요소 1-5의 튜브가 가열된 후, 벤딩테이블에 안치되는 구성 또한 통상
의 기술자가 보통으로 채용할 수 있는
기술적 구성에 불과한 것이고, 이로 인
해 특별한 효과가 발생할 것으로 보이
지 않는다는 것이 법원의 판단.
상기 각 벤더프레임(14,
15) 상부에 회전 가능하
게 설치되고, 상부에 배
치되는 톱벤딩다이(34)
와 하부에 배치되는 보
텀벤딩다이(33)로 구성
되어 상하 분할형을 이
루며, 측면에 각각 튜브
결합홈(33a, 34a)을 가지
고, 튜브(1)가 가열된 후
벤딩테이블(47)에 안치
되면 좌우 벤딩금형(4,
5) 중 하나가 이동을 하
는 벤딩금형(4, 5)(구성
요소 1-5)
상기 보텀벤딩다이(33)
와 톱벤딩다이(34)의 일
측에 설치되고, 제2 유
압실린더(37)에 의해 슬
라이딩 작동되어 튜브
(1)를 클램핑할 수 있는
한 쌍의 프레셔다이(39,
40)를 장착한 사이드부
스터(36)(구성요소 1-6)
상기 어느 하나의 벤딩
금형의 프레셔다이(39,
40)가 튜브(1)를 클램핑
한 상태에서 벤딩 방향
으
로 슬라이딩 가능하도
록 상기 사이드부스터
(36) 상에 상하로 형성
된 슬라이드홈(41, 42)상
에서 제3 유압실린더
(43, 44)의 작동에 의해
사이드부스터에 설치
되는 프레셔다이는
제2 유압실린더(1
HYD CYLINDER)와
제3 유압실린더(2
HYD CYLINDER)에
의해 각각 튜브를 클
램핑하는 방향과 벤
딩하는 방향으로 슬
라이딩 이동이 가능
하게 구성.
특허법상 모인(冒認) 법리
271
제1항 특허발명 모인대상발명 비교
슬라이딩 작동이 이루
어져 일측으로 벤딩하
고, 상기 다른 하나의
벤딩금형에서 타측으로
벤딩함으로써 좌우 교
호로 벤딩이 이루어지
는 것(구성요소 1-7)
<법원의 판단>
법원은, 대법원 2009후2463 판결의 법리를 사안에 적용하고 있다. 구체적으로 보면
우선 제1항 특허발명과 모인대상발명을 대비한 다음, 이 사건 제1항 발명의 벤딩테이
블 구성, 캐리지, 베이스프레임, 고주파가열기 및 벤딩테이블 상호간의 배치구조에 관
한 구성은 모인대상발명에 명시되어 있지는 않지만, 통상의 기술자가 보통으로 채용
하는 정도의 기술적 구성에 불과한 것이고, 이로 인해 특별한 작용효과가 발생한다고
볼 수 없어서, 이 사건 제1항 정정발명은 원고가 그 기술적 사상의 창작에 실질적으로
기여한 것이라고 볼 수 없다고 판단하였다.732)
이 판결의 특징은, (i) 구체적 구성 대비에 있어서는, 특허발명에 대응되는 구성이
모인대상발명에 명시되어 있지 않지만 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기
술적 구성에 불과한 것이고, 이로 인해 특별한 작용효과가 발생한다고 볼 수 없어서
이러한 차이점을 들어 기술적 사상의 창작에 대한 ‘실질적 기여’를 인정할 수 없다고
판시하면서도733) (ii) 결론에 있어서, 이 사건 특허발명은 모인대상발명과 ‘실질적으로
동일’하다는 점을 이 사건 특허발명이 모인 특허라는 것의 근거로 삼고 있다는 점에
있다. 즉, ‘실질적 기여’ 기준이 ‘실질적 동일’ 기준의 일부로 포섭된 것으로 이해하는
입장으로 보인다.734)
③ 특허법원 2018. 11. 23. 선고 2017허5184 판결
732) 이 사건 제2항부터 제54항 정정발명도 모두 모인대상발명과 실질적으로 동일한 것으로 판단하고 있다.
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그런데 공동발명인 경우에는 공동발명자 전원의 합의에 따라 지분율을 결정하기
606) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 37頁(“共同研究開発のために利用された設備ないし投下され
た器材等の有無及び量の大小共同発明者が共同研究開発を遂行するためにさまざまの研究設備を提供し、その利
用を他方の共同発明者にも認めているとき、この物的設備の提供と利用は、共同発明者の持分算定上考慮すべき
要素の一つとなる。ことに、これらの設備が代替性を有しない特殊なものであること並びに新規に右設備を設置
するものとすれば、巨額の設備投資資金を要する性質の研究設備であるならば、これら設備の提供者である共同
発明者の持分は、そうでない者の持分に比較して大きいと考えられる。”).
607) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 37頁共同研究開発遂行の過程で多種多様の器材を使用する場
合、右器材の量及び価格も器材提供者たる共同発明者の持分算定に影響を及ぼす。
608) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 37頁ことに、使用された器材が稀少価値を有し、容易に入手
できないものであったり、量的には僅少ものであっても、異常に高価なものであるようなときには、これら特殊
器材の提供者たる共同発明者の持分は、かかる器材を提供しない他の共同発明者の持分よりも大きい。
609) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 37頁共同研究開発における研究開発資金の負担の有無及びそ
の程度は、各共同発明者の持分算定上考慮すべき要素となる。
これは、あたかも数人で土地、建物を購入する場合、各自の持分が原則としてその拠出金額の割合で定ま
る、とする考えとほぼ同じ面をもつ。したがって、まず資金提供者たる共同発明者の持分は、資金を
提供しない共同発明者の持分よりも大きい。さらに、資金提供者たる共同発明者間においては、資金
の額の大なる共同発明者の持分が、資金の額の小なる共同発明者のそれよりも大きい。
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
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어려운 경우도 있고 심지어 지분율이 애당초 불명확한 경우도 적지 않다. 그래서 관련
된 경우 공동발명자 각자의 지분비율을 어떻게 결정할 것인지가 문제가 된다.610)
7) 평가
小林健男론은 일본에서 공동발명자 간의 지분율 산정방법을 제시한 오래된 것이
다. 1975년의 이론이라는 점에서 나름 의의를 가진다. 두 회사 사이의 공동연구개발계
약에 있어서는 그 결과물인 특허의 지분을 미리 결정함에 있어서 투여인력, 투여경비,
기자재 등을 중요하게 볼 수 있다. 그러나, 공동발명자 결정 및 지분율 산정은 그러한
비창작적 요소와는 무관한 것이다. 이런 견지에서 필자는 小林健男의 이론을 격렬하
게 반대한다. 小林健男의 이론은 두 회사 사이에 특허의 지분을 결정함에 있어서는 활
용될 수 있으나, 발명자 지분율을 결정함에 있어서는 활용될 수 없는 것이다. 발명자
권과 소유권은 별개의 쟁점이다.611) 小林健男론은 소유권 배분에는 적용될 수 있을지
모르나 발명자권 배분에는 적용될 수 없는 것이다.
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428) Townsend v. Smith, 36 F.2d 292, 295 (Ct. Cust. & Pat. App. 1930) (“the complete performance of the
mental part of the inventive act” and “the formation in the mind of the inventor of a definite and
permanent idea of the complete and operative invention, as it is hereafter to be applied in practice.”).
429) Aaron X. Fellmeth, Conception and Misconception in Joint Inventorship, 2 NYU J. Intell. Prop. & Ent. L.
73, 102–03 (2012) (“Similarly, non-technical contributions to the invention, such as suggesting a desirable
goal of research (unless identifying that goal is technically difficult and not obvious) and providing
management or financing, are not contributions to conception.”).
430) Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining Joint
Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 90 (2013) (“Finally, it has been found that merely explaining the
current state of the art is an insignificant contribution to conception.”).
431) Caterpillar Inc. v. Sturman Industries, Inc., 387 F.3d 1358, 1377-78 (Fed. Cir. 2004).
432) 吉藤幸朔·熊谷健一 補正, 유리특허법률사무소 역, 「特許法槪說」(第12版), 有斐閣(1999), 230頁(“발명의 성립
과정을 착상의 제공(과제의 제공이나 과제해결의 방향부여)과 착상의 구체화의 이단계로 나누고, 각 단계에서
실질적인 협력 유무를 다음과 같이 판단한다(공동발명의 경우에 위와 같이 나누는 것이 편리한 경우가 많다).
제공한 착상이 새로운 경우 착상(제공)자는 공동발명자이다.”).
433) 吉藤幸朔·熊谷健一 補正, 유리특허법률사무소 역, 「特許法槪說」(第12版), 有斐閣(1999), 230頁(“단, 착상자가
착상을 구체화하지 못하고 그대로 공표하였을 때에는 그 후에 다른 사람이 이것을 구체화시켜 발명을 완성하
였다고 하여도 착상자는 공동발명자가 될 수 없다. 양자 간에는 일체적⋅연속적인 협력관계가 없기 때문이다.
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만일 위와 같은 기여도 무시하는 것으로 하면 당해 정보에 기초한 지식(知見) 없이는 발명에 도달할 수 없었
음에도 불구하고 정보를 받은 자(受手)가 단독발명자인 것으로 될 것이라고 하고 있다.
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