과학> 문학동네 ‘2020년 젊은작가상’ 대상에 강화길씨의 단편 ‘음복’ | 군포철쭉축제

“방법발명은 그것이 성공적으로 수행되는 때 구체화 된다. 기계발명은 그것이 조립된 후 사용되는 때 구체화 된다. 생산발명은 그것이 완전히 생산되는 때 구체화 된다. 조성물발명은 그것이 완전히 조성되는 때 구체화 된다.”408) 구체화는 실제(actual) 구체화와 의제(constructive) 구체화로 나누어진다. 위 설명 한 사항들이 실제 구체화의 사례들이다. 특허출원이 의제 구체화에 해당한다.409) 특허 출원으로 결과적으로 발명이 공개되고 그 공개로 인하여 통상의 기술자인 누군가가 그 발명을 실시할 수 있으므로 특허출원을 의제 구체화로 보는 것이다.410)411) 발명의 성격에 따라서는 착상뿐 아니라 구체화가 동반되어야 비로소 발명이 완성 되는 경우도 있다.412) 한 때, CAFC는 착상/구체화 동반설에 기초하여 여러 판결을 선 고한 바 있으나,413) 그 법리에 의문이 제기된 바 있고,414) 요즘에는 착상으로 발명의 Especially with Regard to Novel Chemical Compounds and Their Applications, 8 Loy. L. & Tech. Ann. 44, 46 (2009) (“Testing to prove that the conception is correct is called ‘reduction to practice.’ However, reduction to practice is not part of the inventing process unless it leads to refinement of the inventive concept.”). 406) Adam J. Sibley & Rodney L. Sparks, J.D., Ph.D., The Difficulty of Determining Joint Inventorship, Especially with Regard to Novel Chemical Compounds and Their Applications, 8 Loy. L. & Tech. Ann. 44, 46 (2009) (“However, reduction to practice is not part of the inventing process unless it leads to refinement of the inventive concept.”). 407) Lisa A. Dolak, Patents Without Paper: Proving A Date of Invention with Electronic Evidence, 36 Hous. L. Rev. 471, 490 (1999) (“Once conception has occurred, the invention may be constructed through the exercise of routine skill in the field to which the invention pertains.”). 408) Corona v. Dovan, 276 U.S. 358, 383 (1928) (“A process is reduced to practice when it is successfully performed. A machine is reduced to practice when it is assembled, adjusted and used. A manufacture is reduced to practice when it is completely manufactured. A composition of matter is reduced to practice when it is completely composed.”). 409) Matthew W. Coryell, Patent Law As an Incentive to Innovate Not Donate: The Role of the U.S. Patent System in Regulating Ownership of Human Tissue, 36 J. Corp. L. 449, 454 (2011) (“Courts consider the act of filing of a patent application constructive reduction to practice.”). 410) Matthew W. Coryell, Patent Law As an Incentive to Innovate Not Donate: The Role of the U.S. Patent System in Regulating Ownership of Human Tissue, 36 J. Corp. L. 449, 454 (2011) (“the information disclosed in the patent application would enable one skilled in the art to make the invention without undue experimentation.”). 411) 특허출원 후 출원이 공개되기 까지는 상당한 기간이 필요하며, 출원공개 전까지 출원을 취하하여 그 발명의 공개를 막을 수도 있다는 점에 근거하면, 특허출원만으로 의제 구체화를 인정하는 법리에는 의문이 제기된다.

1048) 현지법률사무소 PREU BOHLIG & PARTNER, Vindikation und Widerrechtliche Entnahme, 22頁, 日本国 際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報 告書), 63頁에서 재인용. 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 421 한편, 독일의 경우 정당한 권리자는 분리이전 청구 시 모인자에 대하여 ① 독일 특 허청에 정당한 권리자의 발명에 대하여 분할출원을 하는 것, ② 독일 특허청에 대하여 정당한 권리자의 발명에 대하여 독립한 보호 및 실시할 권리를 포기하는 것을 선언하 는 것 및 ③ 특허부여청구권을 정당한 권리자에게 이전하고 독일 특허청에 대하여 분 할출원이 정당한 권리자의 명의로 되는 것에 대하여 동의하는 것 등 3개의 청구를 해 야 한다.1049) 즉, 모인자가 위 ①부터 ③을 행하도록 특허청에 청구하도록 되어 있는 데, 무권리자가 필요한 보정을 하는 한편 정당한 권리자의 출원이 일정한 요건을 충족 하는 경우 출원이 분리 이전되는 것과 동일한 법적 효과를 부여하는 방식으로 규정한 것이 위 개정안이다.1050) 즉, 무권리자가 자신의 출원 중 정당한 권리자가 특허를 받을 수 있는 권리를 갖는 발명을 삭제하는 보정을 하고, 정당한 권리자의 특허출원이 개정 안 제4항 제1호부터 제3호까지의 요건을 충족하면, ① 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 보 며, ② 이 경우 무권리자는 정당한 권리자의 특허출원에 따른 특허발명을 업으로서 실 시할 권리를 갖지 않는 것으로 봄으로써 분리이전의 효과를 발생시키는 것이 개정안 의 내용이다. 한편, 개정안 제2항 및 제3항의 내용은 ‘특허권의 이전청구’에 대해 규정하고 있는 제99조의2를 참고하여 특허권이 성립한 후가 아닌 출원 단계에서 특허출원인 변경을 특허청장에 청구할 수 있도록 함으로써 정당한 권리자의 별도 출원 없이 정당한 권리 자의 구제가 가능하도록 하고(개정안 제2항), 이와 같은 경우에는 제37조 제3항에도 불구하고 타 공유자의 동의 없이 특허를 받을 수 있는 권리의 지분 이전이 가능함을 규정하는 것이다(개정안 제3항). 1049) BGH GRUR 79年, 692頁 Spinnturbine I 事件. 1050) 무권리자의 보정(정당한 권리자가 특허를 받을 수 있는 권리를 갖는 발명을 삭제하는 보정) 없이도 일정한 요건하에 이를 법적으로 간주하는 방안도 가능할 수 있지만, 이 경우에는 그와 같은 결정에 대해 불복하는 절 차를 마련할 필요가 있을 것이다. 즉, 모인심판과 같이 권리귀속 여부에 대해 판단하는 심판제도를 마련하고 해당 심판에서 ① 모인 여부에 대한 결정 및 ② 모인 인정 시 정당한 권리자의 출원분할 청구에 대해 인용/기 각하는 결정을 내릴 수 있도록 하되, 위와 같은 심판부의 판단에 무권리자로 판단된 자가 불복할 수 있는 제 도를 마련할 필요가 있을 것이다.

공동발명자 판단에서 첨부법리를 적용할 수 있는 가능성을 판단하기 위하여 이하 외 국의 법리를 검토하겠다.

1) 대전지방법원 2016. 7. 6. 선고 2012가합37415 판결(50%)(2심은 특허법원 2017. 11. 30. 선고 2016나1899 판결) 원고는 대상 직무발명에 대하여 원고 A, B가 피고 회사 재직 중 완성한 직무발명 이고, 피고 회사가 대상 발명을 실시하였기 때문에 피고 회사는 원고에게 직무발명보 상금을 지급할 의무가 있으며, 따라서 각자 50%의 지분율을 적용한 산정을 주장하였 다. 피고는 대상 직무발명이 신규성, 진보성이 인정되지 않으므로 대상 특허발명으로 인한 독점적·배타적인 이익이 발생할 수 없으므로 원고들은 대상 제품의 매출에 기여 한 바가 없다고 주장하였다.

다. 모인심판제도의 신설 특허법 제99조의2가 규정하는 이전청구 제도는 피모인발명과 모인발명이 동일성의 범주 내에 있는 경우 활용될 수 있다. 만약, 피모인발명 A에 대하여 모인자가 개량을 하여 새로운 발명을 만든 경우 동 제도는 활용될 수 없다. 그 새로운 발명에까지 이전 청구를 허용하는 것은 모인자에 의한 발명적 부가를 피모인자가 무상 취득하는 또 다 591) 조영선, 앞의 책(2018), 186면(실질적 상호 협력을 설시한 판례(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결) 를 제시하며, 그 판례가 주관적 의사가 필요함을 설시한 것이라고 해석함). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 195 른 부당이익이 발생하게 된다.592) 그런 점에서 이전청구 제도는 그 활용범위가 매우 제한적이다.

구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 60 새로운 착상을 한 자여야 하는” 것이라고 제시하였다. 원고는 피고회사 기술개발팀의 팀장이고 대상 발명에 대한 발명자라고 주장한다. 법원은 피고가 대상 발명의 구성요 소에 대한 착상을 하였고 그 착상은 대상 발명이 청구항에 기재되어 있는 발명의 구 성요소와 대체로 일치한다는 점과 피고의 지시에 따라서 기술개발팀에 그러한 장치에 대해 개선 또는 보완하였다.54) 법원은 위 인정기준에 따라서 해당 사건 특허출원의 범 위에 기재되어 있는 발명의 구성요소의 전부 또는 일부에 대하여 피고가 구체적이고 새로운 착상을 하였기 때문에, 피고는 대상 발명의 발명자라고 판시하였다.55) “가라오케-콤팩트 디스크 및 이를 이용한 오디오 제어장치” 발명의 사건에서56) 법 원은 청구항에 기하여 대상 발명의 기술적 사상의 창작적 행위를 한 자를 공동발명자 로 볼 수 있다고 제시하였다. 본 사건에서 (특허부서에서 근무한) 원고는 대상 발명 중 많은 부분을 본인이 제안하였고 발명의 실질적인 아이디어를 제공하였다고 주장한 다. 법원은 다음과 같은 이유로 원고의 공동발명자임을 부정하였다. 특허신고서에 제 시된 내용 외에 원고가 추가한 부분이 무엇인지가 명확히 제시되어야 하고 그 부분이 공지기술이 아님이 증명되어야 할 것인데, 원고가 그러한 제시 및 증명에 실패하였다 고 생각된다.

바. 선행 연구원의 거부가 없는 경우의 공동발명자 인정 공동창작의 의사에 관하여 주관설과 객관설이 존재하는데, 어떤 설에 의하든 양방 이 공동저작물임을 부정하지 않으면 대상 저작물을 공동저작물로 볼 수 있다는 점에 동의한다.270) 그렇다면 모인대상발명의 발명자가 모인발명의 발명자가 완성한 발명에 대하여 공동발명자가 되기를 거부하지 않는 경우에는 해당 발명에 대하여 두 발명자 가 공동발명자가 되는 길을 막을 필요가 없다. 공동발명자, 공동특허권자가 되면 그러 한 권리의 공유로 인하여 권리행사에 여러 제약이 따르게 되는데 그러한 “권리제한을 수인하겠다는 의사”가 존재하는 경우 공동발명자임을 인정할 수 있는 것이다.271) 사. 주관적 의사교환이 없는 경우에 공동발명자를 인정한 사례: Clairol v. Save-Way 판결272) 선발명자가 발명의 앞 부분을 완성하고 그 결과를 후발명자에게 넘기고 그 후발명 자가 발명의 뒷 부분을 완성하였으며, 그 두 발명자 사이에 아무런 의사교환이 없었음 에도 불구하고 그 둘을 공동발명자로 인정한 사례로는 Clairol v. Save-Way 판례가 존 269) 대법원 2016. 7. 29. 선고 2014도16517 판결(김수로 공동저작물 사건)(“선행 저작자에게 [공동창작의] 의사가 있는 것이 아니라 자신의 창작으로 하나의 완결된 저작물을 만들려는 의사가 있을 뿐이라면 설령 선행 저작 자의 창작 부분이 하나의 저작물로 완성되지 아니한 상태에서 후행 저작자의 수정·증감 등에 의하여 분리이용 이 불가능한 하나의 저작물이 완성되었다고 하더라도 선행 저작자와 후행 저작자 사이에 공동창작의 의사가 있다고 인정할 수 없다. ... 따라서 이 사건 전체 극본은 피해자의 창작 부분을 원저작물로 하는 2차적 저작물 로 볼 수 있을지언정 피해자와 위 작가들의 공동저작물로 볼 수 없다.”). 270) 우원상, “사후(事後) 참여에 의한 공동저작물 성립에 관한 소고 - 대법원 2016. 7. 29. 선고 2014도16517 판 결 -”, 계간 저작권 제29권 제4호, 한국저작권위원회, 2016, 85면(“객관설에 의하면 일방이 부정한다고 하더라 도 행위의 공동성으로부터 공동의사의 존재가 추단되면 공동저작물로 판단하지만, 주관설에 의하면 공동창작 의 의사는 곧 공동저작자가 되려는 의사로 볼 수 있기 때문에 일방이 부정하면 공동저작물이 될 수 없게 된 다.”). 271) 우원상, 앞의 논문, 86면(“생각건대, 주관설과 객관설이 대립되는 것은 ‘공동창작의 의사’의 의미로 보인다.