철학> ‘우한 폐렴’, 사람 간 전염 확인…가족이 우한 간 후 감염 | 군포철쭉축제

897) 布井要太郞, 前揭論文(共同発明者の要件), 14頁. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 338 는 것으로 되기 때문에 각 공동발명자의 기여는 그 자체로서 발명적일 필요는 없고 평균적 수공적(手仕事的)은 아닌 태양으로 기술적 문제의 발명에 입각한 해결과 인과 관계가 존재하며, 해결되어야 하는 과제의 관점으로부터 비본질적 또는 부차적 의미 이상의 의미를 실현하고 있는 정도의 것으로 충분하다고 보아, 공동개발작업팀 관여 자가 통상의 기술자의 평균적 능력을 넘는 기여를 하지 않았음에도 불구하고 공동발 명자임을 긍정하였다.898) 2) 공동발명자일 요건으로서 공동발명자 사이에 공동작업의 인식이 필요한지 여부 가) 필요설 ① 공동개발작업팀에 있어서 공동발명자의 요건으로서 각 관여자가 해당 발명을 협동작업하에 행한다는 인식하에 개발작업에 종사하는 것을 필요로 하며 그 이유로 서, 공동발명자의 창작적 기여의 요건에 대하여 의식적 공동자업의 인식을 요건으로 하는 것으로 함으로써만 단독발명자의 발명적 소여의 경우보다 그 요건을 완화하는 것이 정당화된다고 하는 견해와(Lüdecke),899) ② 정보가, 문제에 관련하는 지식(知見) 교환의 장 이외에서 얻어진 경우에는 해당 지식(知見)이 해당 발명의 기술적 교의(教 義)의 실현에 있어 중요한 경우에도 공동발명자의 지위는 배제된다는 견해(Homma) 등이 있다.900) 나) 불요설: 통설 및 판례 898) 布井要太郞, 前揭論文(共同発明者の要件), 14頁. 이상 결론으로서, 공동발명자란, 독자의 인식사고과정에 기초 하여 얻어진 기여에 의해 특허능력을 갖는 발명의 실현 즉, 당해 기술적 문제해결과 상당 인과관계를 갖는 태 양으로서 공동작업을 한 자가 공동발명자라고 정의된다. 바꾸어 말하면, 당해 발명에 대한 인과관계적(kausal) 독자성을 갖는(selbständiger) 정신적(geistige) 기여가 되어 있는지 여부는 각 관여자의 개별적 관여를 기초로 하여 검토되어야 하는 것이 아니라 최종적으로 도달한 완성한 발명의 최종결과의 관점으로부터 평가되어야 하는 것이다. 布井要太郞, 前揭論文(共同発明者の要件), 15頁. 899) 다른 한편 Lüdecke는, 아직 완성한 문제해결에는 도달하지 못한 선행개발작업을 한 자는 이것과는 무관계하 게 의도된 결과를 하나의 발명으로 ‘융합시켜(verschmelzen)’ 이것에 의해 공동발명자로 되는 것이 가능하다고 하고 있다. 위와 같은 사안에 있어서는, 특허를 구하는 권리는 그 융합에 의해 발생한다. 왜냐하면 위 융합의 시점 이전에 있어서는 완성한 발명은 존재하지 않기 때문이라고 하고 있다. 그 때문에 위 융합은 이미 존재하 는 권리의 법률행위에 기한 이전이 아니라, 공동발명자적 공동작업과 동시(同視)되어 당해 복수의 관여자에게 원시적으로 특허를 구할 공동체상의 권리가 발생하는 것으로 된다. 또한, 누군가가 타인의 미완성의 작업을 당해 타인이 당해 발명에 대한 앞으로의 공동작업을 담당하는 것 없이 그 타인의 개발을 계속하는 사안에 있 어서, 그 양자를 공동발명자로 간주된다고 하고 있다. 하지만 이 사안에 있어서도 개발의 계속 및 완성을 위 해 선행개발행위의 인도 및 수계 등의 합의에 기초한 공동개발작업이 전제로 되지 않으면 안 된다고 한다. 布 井要太郞, 前揭論文(共同発明者の要件), 15頁. 900) 布井要太郞, 前揭論文(共同発明者の要件), 18頁 脚注 6. 특허법상 모인(冒認) 법리 339 공동발명의 성립을 위해 주관적 요건(공동작업의 인식)은 불필요하며 객관적 측면 에서 공동의 기여가 존재하면 된다는 것이 통설과 판례의 입장이다.901) “공동발명자 간의 공동작업의 인식은 필요로 하지 않는다”는 견해 중 하나는 (Chakraborty/Tilmann), 주관적 요건을 요구하는 것이 정당화될 수 없는 이유에 대 해, 주관적 요건 및 어떤 상황상의 여건은 발명에 대한 관여를 결정짓는 것은 아니며, 각각의 기여의 객관적 평가가 그 기준으로 된다고 하고 있다.902) 따라서 복수의 자 중 한 명이 그 자체로 완성된 발명을 하고 이것이 제3자의 기여 에 의해 추가적으로 개발된 경우 제3자의 추가 작업이 출원되고 보호를 구하는 발명 에 대한 것인지에 좌우될 것이며 이러한 요건이 충족된 경우에만 제3자가 공동발명자 간주될 수 있다.903) 901) Maximilian Haedicke/Henrik Timmann, supra, p. 251 (“A joint invention involving several participants only exists if said participants have found the solution to the technical problem posed as a result of their joint activity. Section 6 sentence 2 PatG fails to determine what is meant by joint activity. It is particularly unclear whether a deliberate interaction of the individual participants in the inventive process is necessary. This can be highly relevant for the determination of joint inventorship in inventions based on the successive actions of individual participants. In some cases, the participants of sequential development activities are viewed as co-inventors where further development is on the basis of mutual consent. The criterion of deliberate interaction, however, gives no indication as to the nature of the contribution made by the individual. The existence of deliberate interaction is thus unnecessary to the assessment of joint inventorship. The only decisive issue is whether, from an objective point of view, a contribution by the co-inventor exists.”). 주관적 요건 불요설을 취한 판례와 학설로 BGH Mitt 1996, 16 = NJW-RR 1995, 696, 698 – Gummielastische Masse Ⅰ; Chakraborty/Tilmann p. 65; Busse/Keukenschrijver § 6 mn. 34; Bartenbach/Volz ArbnErfG § 5 mn. 50; Henke p. 54; Hellebrand p. 150 등을 들고 있고, 다른 견해로 Kraßer § 19 Ⅲ 5 (p. 342 et seq.); Homma p 82; Hellebrand FS Barenbach (2005), p. 141, 149, 155 등을 들고 있다. Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz 8. Auflage 2016, § 6, Rn. 39 (“공유관계는 양쪽이 계획 한 공동작업의 경우에 인정되는 것이 통례이지만, 모인자가 모인한 교리를 개량하는 방법에 의해서도 인정될 수 있다. 릴레이식 기여도 공동발명을 인정하는 데 방해가 되지 않는다.”)도 불요설의 입장이다. 한편, 조영선, 모인 특허권에 대한 이전청구의 법률문제, 사법 39호, 사법발전재단, 2017, 369면(“참고로 독일에서는, 공동발 명의 성립에 주관적 공동의사는 반드시 필요하지 않다는 것이 통설 판례이다(Haedicke/Timmann, Handbuch des Patenrechts, C.H. Beck(2012), Section 3:33-34; BGH 17.01.1995- X ZR 130/93.). 또한 이런 법리를 근거 로, 최초의 발명에 제3자가 임의로 창조적 개변을 가하고 그런 기술적 공헌이 양자 사이에 공동발명을 형성할 정도에 이른다면 최초발명자와 그런 개변을 가한 제3자는 최종 발명에서 각자의 기여분에 상응하는 지분으로 특허권을 공유하는 것으로 본다(Haedicke/Timmann, section 3:128.). 이런 연유로 독일에서는 오래 전부터 지 분이전을 통한 모인출원의 구제가 비교적 유연하게 인정되어 오고 있는 실정이다.”)에서도 마찬가지로 설명하 고 있다.

3. 방안 3: 특허를 받을 수 있는 권리의 공유 규정 개정 앞서 ‘제4장 Ⅱ. 7. 특허법 개정방안’에서는 제33조 제3항에 공동발명자 정의 규정 을 신설하는 개정안을 제시한 바 있는데,1046) 공동발명의 정의 규정을 마련하는 대신 특허를 받을 수 있는 권리의 공유에 대해 입법적으로 보완하는 개정 방안도 고려해 볼 수 있다. 즉, 공동발명의 성립 요건 중 주관적 공동(공동의 인식 또는 의사)을 결여 한 경우에도 일정한 경우 공동발명에 준하는 것으로 취급하여 특허를 받을 수 있는 권리를 공유로 할 수 있도록 특허법을 개정하는 방안이다. 구체적으로는 ① 주관적 공 동(공동의 인식 또는 의사)을 결여한 경우에도 특허를 받을 수 있는 권리가 공유로 되 는 경우를 규정하는 방안(방안 3-1)과, ② 이러한 개정에 추가하여 방안 1과 같이 모인 대상발명으로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 발명에 대해서는 정당한 권 리자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다는 점도 함께 규정하는 방안(방안 3-2)이 가능할 것이다.

857) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 47頁. 858) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 48頁. 다만, 이에 대해서는 비판도 있다고 한다. 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許 を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書), 49頁(”출원일이 소급되지 않는 취급은 입법론상으로서는 비판의 대상이 되고 있다고 한다. 예를 들면, 정당한 권리자와 모인자가 사전에 약 속을 한 다음 모인자에게 출원을 하게 하고 후에 이의신청에 의한 특허 소멸 후 신출원을 하는 등 최초의 출 원의 심사기간, 이의 기간을 환산하면 5년 정도 특허의 존속기간을 연장시키는 것도 가능하게 된다.”). 특허법상 모인(冒認) 법리 329 시의 사실, 신규출원에 의해서는 어떤 영향도 받지 않고, 정당한 권리자는 모인출원과 정당한 권리자의 출원 사이에 출원을 하고 있는 제3자의 동일한 발명에 관한 출원에 우선하여 특허를 받을 수 있으며, 이 경우 제3자의 동일 발명에 관한 출원은 신규성 결여로 거절된다(독일 특허법 제3조 제2항: 우리 특허법 제29조 제3항에 대응되는 규 정임).859) 우선권의 이익을 향수한다고 하는 것은 신출원의 출원인에게 모인출원의 출 원인보다도 좋은 법적 지위를 인정하는 것으로 이해할 수는 없으므로, 모인출원의 명 세서가 실시가능요건 위반의 경우 당해 위반은 신출원에 있어서도 승계되게 된다 (BGH GRUR 79年, 847頁 Lichtkoerper事件).860) 모인특허의 권리자 양수인 전득자 라이선시는 그들 자의 선의, 악의나 과실의 정 도에 관계없이 독일 특허법 제7조 제2항의 출원과의 관계에서 보호되지 않는다.861) 이의신청과 달리 무효 판단 후의 신출원은 불가능하며, 무효소송에 있어서 권리이 전을 인정하는 제도도 존재하지 않는다.862) 독일의 경우 정당한 권리자의 신출원제도는 거의 이용되지 않는다고 한다.863) 2) 특허출원 특허 이전청구의 소 정당한 권리자의 발명이 권원 없는 자에 의해 출원된 경우 또는 모인 피해자는 특 허출원인에 대해 특허부여청구권의 이전을 청구할 수 있고, 그 특허출원에 대해 이미 특허 등록이 된 경우에는 특허권자로부터 특허의 이전을 청구할 수 있다.864) 관련 청 구는 제4문과 제5문에 해당하는 경우를 제외하고는 특허등록 공시(독일 특허법 제58 조 제1항)가 된 때부터 2년 이내에 소송에 의해서만 실현할 수 있다. 모인 피해자가 859) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 49頁. 860) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 49頁. 861) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 50頁. 862) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 50頁. 863) 日本国際知的財産保護協会, 上揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 50頁(“독일 특허청이 매년 발표하고 있는 연차 통계에 있어서는 특허이의신청에 의한 특허소 멸 후 신출원(독일 특허법 제7조 제2항)의 이용상황에 대한 정보는 찾아볼 수 없다. 독일 특허청에도 문의하 기는 했지만 통계는 없다는 것이었다. 한편, 독일 실무가와의 인터뷰에서는 일관하여 이 제도는 잘 이용되지 않는다는 답변이 돌아 왔다.”) 864) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 50頁. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 330 모인을 이유로 특허이의신청을 한 경우에는 특허이의신청절차가 확정된 후 1년 이내 에만 청구할 수 있다. 제3문과 제4문은 특허권자가 특허의 취득 시에 있어서 선의가 아니었던 경우에는 적용하지 않는다(독일 특허법 제8조). 이전청구소송은 독일 지방법원 민사부의 관할이다(독일 특허법 제143조 제1항). 독일에서는 이전청구와 이의신청의 쌍방을 동시에 청구하는 것이 인정되는데, 양 제도가 갖는 목적이 다르기 때문으로, 이전청구는 부여된 형태의 특허를 그대로 정당 한 권리자에게 이전하는 것이 목적임에 대해, 이의신청은 특허권을 소급적으로 소멸 시키고 그것에 의해 독일 특허법 제7조 제2항에 기초한 신출원을 가능하게 하기 때문 이다.865) 이전청구소송의 법률상 이익은 이의신청 무효소송의 제기나 그들이 인용되지 않 음에 의해 부정되지 않지만, 반대로 이의신청 무효소송이 인용된 경우에는 이전청구 소송은 종료한다.866) 이전청구가 인용된 경우, 이의신청 무효소송은 종료한다고 하는 견해도 있지만 (Schulte, 308-309頁) 판례는 이전청구가 인용되어도 이의신청에 대하여는 종료하지 않는다고 하였는데 왜냐하면, 독일 특허법 제7조 제2항에 의한 출원은 법 8조에 의한 이전청구와 대비한 경우에, 신출원의 범위가 모인자의 출원의 출원 당초의 명세서의 범위에는 구속되지만 모인자가 행한 청구범위의 감축이나 포기에는 구속되지 않으며, 청구범위도 다시 작성할 수 있다고 하는 이익이 있기 때문이다.867) 한편 신출원에 의해 특허권의 존속기간이 연장된다고 하는 이익도 있다. 무효소송 이 인용된 후에는 독일 특허법 제7조 제2항과 같은 신출원을 제출하는 제도가 없는 이상, 이전청구가 인용된 경우에는 무효소송은 종료한다고 생각해야 할 것이며, 따라 서 이전이 인정된 경우에는 무효사유는 해소되는 것으로 된다.868) 이전청구권의 주체인 원고는 아래 사항에 대한 증명책임을 갖는다.869) 865) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 55頁. 866) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 55頁. 따라서 이전청구소송을 쓸데없이 지연시키지 않기 위해 이의신청 무효소송이 제기되었 다는 것에 의해 이전청구절차를 중단하는 것은 없다고 한다.

ii) 진정한 권리자의 발명과 모인자의 발명을 분할하여 출원 모인출원이 설정등록 전이고 또한 진정한 권리자의 발명과 모인자의 발명이 분리 가능한 것이라면, 공유의 권리로 한 후 각각의 발명을 분할하여 출원하는 것이 가능하 다고 보고 있다. 한편, 설정등록 후의 출원의 수정에 대하여는, 필요가 있으면, 출원일 소급제도를 다시 도입함으로써 대응하는 것도 가능하다고 하고 있다.

412) Smith v. Bousquet, 111 F.2d 157, 162-63 (C.C.P.A. 1940) (stating that in chemistry and biology, invention conception does not exist in definite and permanent form before reduction to practice). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 153 시점을 결정하고, 구체화 여부는 우선권을 결정하는 도구로만 사용된다. 그래서 미국 특허상표청 심사기준도 착상으로 발명자를 결정한다고 설명한다.415) 3) 구체화의 중요성: 저촉(interference)절차 위 설명에 따르면, 발명의 완성 여부 및 발명자 판단과 관련하여 착상만이 중요하 고 구체화는 중요하지 않다. 그러나, 그 구체화는 (선발명주의에서 중요하였던) 저촉 절차에서는 매우 중요한 의미를 가졌다. 선발명주의에서 선발명자가 후발명자에 대해 우선권(priority)를 가지는데, 그 전제조건은 선발명 후 그 발명을 구체화하는 행위를 하였다는 점이다.416)417)418)419)420) 그래서 출원일 이전에 해당 발명을 구체화 하였는지 여부를 다투게 된다.421) 413) Allen K. Yu, The En Banc Federal Circuit's Written Description Requirement: Time for the Supreme Court to Reverse Again?, 33 Cardozo L. Rev. 895, 966 (2012) (“In some biotechnological contexts, the Federal Circuit has held that mere conception of an idea is insufficient to establish inventorship, and that an actual reduction to practice is required.”). 414) Kathleen Asher, The Doctrine of Simultaneous Conception and Reduction to Practice: An Argument for Its Repudiation, 2003 Syracuse L. & Tech. J. 2 (2003). 415) USPTO, MPEP § 2137.01 (8th ed. Rev. 8, July 2010) (“발명자를 판단하는 기초적인 질문은 누가 그 발명 을 착상하였는지이다.”). 416) Charles L. Gholz, A Critique of Recent Opinions in Patent Interferences, 84 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 163, 241 (2002) (“A party's actual reduction to practice of the other party's invention, if not abandoned, suppressed, or concealed, defeats the patentability of the opponent's claim regardless of whether that reduction to practice also establishes priority of invention during the interference.”). 417) Eric K. Steffe et. al., Biotech Collaborations and Maximizing Patent Protection: Two Hypotheticals, 27 AIPLA Q.J. 149, 183 (1999) (“In an interference context, the ability to rely on a prior actual reduction to practice for priority is lost if that actual reduction to practice is abandoned, suppressed, or concealed.”). 418) Vincent J. Allen, The on Sale Bar: When Will Inventors Receive Some Guidance?, 51 Baylor L. Rev. 125, 147 (1999) (“In the interference context, where two inventors are attempting to claim priority over the other based on being the first to reduce to practice ....”). 419) Christian J. Garascia, Evidence of Conception in U.S. Patent Interference Practice: Proving Who Is the First and True Inventor, 73 U. Det. Mercy L. Rev. 717, 722 (1996) (“The U.S. patent system gives domestic inventors a distinct advantage over foreign inventors in interference practice by allowing an inventor, who is not first to file a patent application, to contest priority by showing a previous conception and reduction to practice prior to another's effective filing date.”). 420) Arthur L. Plevy, Some Important Differences Between Patent Practice in Europe and the United States, N.J. Law., JUNE 2001, at 40, 42 (“In fact, a later-filed application can take priority over an earlier application if the later applicant can prove in an interference proceeding that his or her date of invention and reduction to practice occurred before the filing of the earlier case.”). 421) Debra K. Leith, Biological Deposits Necessary for Patent Protection: An Expansion of Permissible Procedure-in Re Lundak, 773 F.2d 1216, 227 U.S.P.Q. (Bna) 90 (Fed.cir.1985)., 61 Wash. L. Rev. 1519, 1523 –24 (1986) (“Demonstration of reduction to practice of an invention verifies that a produce or process has been, or could be, made or performed successfully on or before the filing date of the application.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 154 라. 미국식 법리의 도입사례: 대만의 미국식 구상(構想, conception) 법리 대만에서는 “conception”을 (착상(着想)이 아니라) 구상(構想)이라고 번역한다.422) 일본이 conception을 착상이라고 번역하였는데 반해, 대만은 그 영어단어를 구상이라 고 번역하였다. 그러나, 그 구상은 미국의 conception과 동일한 의미로서 어떤 구상이 명확하며 달성이 가능하면 그 구상을 창출한 자가 발명자가 된다.423) 결과적으로 대만 은 미국의 법리를 도입한 것으로 이해된다. 미국의 법리를 번역하여 설시한 것으로 보 이는 대만의 판례는 다음이 예시된다: 智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判 決.424) 대상 판례가 설시한 법리가 미국의 법리와 유사하다고 평가한 글도 있다.425) 마. 조영선 교수의 설명 조영선 교수는 착상과 구체화에 대하여 다음과 같이 설명한다.

갑이 창출한 공지요소 a를 활용하여 을이 b 요소를 추가하였고, 그 후 병이 c 요소 를 추가하여 결과적으로 (진보성이 인정되는) (a+b+c) 발명을 창출한 경우, 비록 b 요 소 및 c 요소만으로는 진보성이 인정되지 않으나 그 두 요소가 한꺼번에 a 요소와 합 쳐짐으로써 진보성이 인정되는 경우 을과 병은 공동발명자가 되는 것이다.

또한 출원일 소급제도에 있어 (i) 모인으로 거절 무효되는 범위와 (ii) 출원일 소급 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 14 이 인정되는 범위를 달리 보는 것도 문제가 있을 것이다. 예들 들어, 모인대상발명(A) 을 일부 개량 변경하여 모인출원(A‘)한 경우, A‘를 모인을 이유로 거절 무효로 하면서 도 정당한 권리자의 출원은 A‘가 아니라 A에 대해서만 소급효를 부여하자는 것이 이 러한 입장으로 볼 수 있는데, 다음과 같은 점을 고려하면 출원일 소급제도에 있어 (i) 모인으로 거절 무효되는 범위와 (ii) 출원일 소급이 인정되는 범위는 동일하게 보아야 할 것이다.