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공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 107 착상(발명)의 효과를 확인만 하는 자는 발명자가 아니다.209) 그 효과확인의 작업은 구 체화의 작업과 유사한 것이다.210) 라. 구체화가 중요한 장면 구체화(reduction to practice)는 발명자 판단과는 무관하며 발명일을 다투는 ‘저촉 심사’에서만 중요하다.211) 저촉심사에서 착상의 선발명일을 인정받기 위해서는 그 선 발명일을 증명해야 할 뿐만 아니라, 그 선발명일 이후로 구체화를 위한 노력이 계속되 었음에 대하여 증명해야 한다.212) 즉, 선발명주의에서 선발명일을 인정받기 위해서만 구체화가 중요하고, (공동)발명자 판단에서는 구체화가 아무 의미를 가지지 않는다.

“판례법에 따르면 청구항에 의하여 규정된 발명에 기여한 모든 발명자가 있어야 한다고 제시하고 있다. 그리고 이 판결에 의하면, 종속청구항도 발명자를 인정하는 판 단의 대상이 된다. 물론, 이 경우에서도, 공동발명자가 될 수 있는 사람의 기여가 창조 적인 것이 불가결한 전제 조건이다.”379) 378) 財団法人知的財産研究所, “国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書”, 2008, 34頁(“連邦最高裁判所 Verkranzungsverfahren 事件116の判例法によると、発明に対して創造的な寄与をした者 は何人も共同発明者となり、寄与自体に特許性があるか、又は発明的であるかということは、要件とされない。 この創造的な寄与は、当業者の通常の技能を超えるべきものである。例えば、ドイツの判例法により、発明者と して認められる者は、その寄与が最終的な成功の原因となったか、発見された解決策に決定的な影響を及ぼした 者、根底にある課題を解決する方法の基本概念を考案した者、又はその概念を実行に移した者である。もちろ ん、これは通常の技能を超えていることが条件とされる。全体的な成功に影響を及ぼさなかった、すなわち、発 見された解決策とは無関係な寄与のみによっては、共同発明者としての要件は満たさず、発明者又は第三者に よって与えられた具体的な指示に従って行われた寄与のみによっても、同様にみたさない。さらに、発明を実行 に移した者又は発明を試験した者は、通常その仕事が特定の課題にかかわるものでない限り、発明者とはみなさ れない。」”). 379)財団法人知的財産研究所, “国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書”, 2008, 35頁(“本調査研究においてドイツ調査を依頼した弁護士は、「連邦最高裁判所 Verkranzungsverfahren 事件121の判例法によると、クレームによって規定される発明に寄与したすべての発明者 が挙げられるべきであると示している。そして、この判決によると、従属クレームも、発明者を認定する判断の 対象となる。もちろん、この場合でも、共同発明者となり得る者の寄与が創造的であることが不可欠な前提条件 である。」との見解を示している。”), 발명자‧공동발명자 판단 법리에 대한 연구 4 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 147 제4장 발명자 공동발명자 판단 법리에 대한 연구 I. 발명자 여부를 판단하기 위한 관련 법리의 연구 1. 서론 어떤 자가 발명자인지 여부를 판단하는 것이 쉽지 않다. 이 글에서는 그 판단을 위 하여 필수적으로 필요한 관련 쟁점을 정리하여, 결과적으로 발명자 판단 법리의 발전 을 도모하고자 한다. 이 글은 발명자 판단 법리와 관련된 쟁점으로 ① 착상과 구체화 개념. ② 발명의 완성 시점, ③ 청구항의 신규사상을 기준으로 하는 법리 등을 검토한 다.

특허법상 모인(冒認) 법리 261 원고와 피고 A의 공유가 되어야 하고, 피고 A가 원고의 이사로 재직하면서 원고의 직 원들과 협의하는 등 피고 A에게 이 사건 특허발명의 창작에 사용된 장비와 인력을 제 공하였으므로, 원고가 이 사건 특허발명의 공동발명자에 해당한다는 취지로 주장하였 지만, 원고 주장과 같은 사정만으로는 원고가 피고 A에게 연구 설비와 인력을 제공하 여 발명의 완성을 후원한 것으로는 볼 수 있을지언정 기술적 사상의 창작에까지 실질 적으로 기여하였다고 볼 수 없음은 앞서 본 바와 같고, 달리 원고가 이 사건 특허발명 의 공동발명자에 해당한다는 점을 인정할 증거가 없다는 이유로, 법원은 원고의 위 주 장 역시 받아들이지 않았다.

③ 모인자의 발명이 권리범위에 기여하지 않는 경우 모인자의 발명이 권리범위에 기여하지 않는 경우에는,793) 공유의 권리로 되지 않고 진정한 권리자에게 권리의 전부가 귀속되므로 진정한 권리자에 의한 이전청구가 인정 되는 것으로 된다고 한다. 한편, 모인자가 출원인으로서 출원절차를 수행하고 있는 사 이에 지출한 비용에 대하여는 진정한 권리자가 특허권의 일부 또는 전부를 취득하는 경우에는 특허권의 발생과 귀속에 관한 이론구성에 따라 사무관리자의 비용상환청구 권(민법 제702조), 부당이득에 기초한 반환청구권(민법 제703조)794) 또는 준점유자로 부터 회수자에 대한 비용상환청구권(민법 제196조 등)에 따라 금전적으로 평가하여 모인자에게 반환해야 하는 경우도 있을 것으로 보고 있다.

요약서(Summary) 11 모인자 기여의 취급 ④ 일본 田村善之 견해와 같은 학설 있음. 일본 ① 확립된 법리 없음. ② 학설은 피모인자와 모인자의 공유를 인정하는 긍정설과 부정설로 나뉨. ③ 2010년 보고서: 2건의 하급심 판결을 근거로 피모인자‧모인자 공동의 기 여가 인정되는 경우 공유관계 성립할 수 있는 것으로 분석. 大阪地判平成12 年7月25日; 知財高判平成19年7月30日. ④ 개량형 모인출원의 경우 공동발명에 준하는 취급(특허권의 지분이전청구 를 인정하는 일본 특허법 제74조3항의 적용 내지 유추적용)이 필요하다는 견해(田村善之) 있음. 미국 ① CAFC 판례는 공동발명의 성립 요건으로 ‘협력(collaboration)’을 요구 하고 있어 공유 관계 인정이 쉽지 않을 것으로 보임. ② 학설은 긍정적 견해와 부정적 견해 모두 존재함. 독일 ① 독일의 경우 공동발명의 성립을 위해 주관적 요건(공동작업의 인식)은 불필요하며 객관적 측면에서 공동의 기여가 존재하면 된다는 것이 통설과 판례의 입장. ② 피모인자‧모인자 공동의 기여가 인정되는 경우 공유관계 성립 가능. 영국 피모인자‧모인자 공동의 기여가 인정되는 경우 공유관계 성립 가능. 제6장 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 I. 모인 시 거절 무효의 범위 ‘실질적 동일성’ 기준(대법원 2003후2218 판결)과 ‘실질적 기여’ 기준(대법원 2009후 2463 판결) 모두 장 단점이 혼재하며 구체적 적용에 있어서 불명확한 점이 있다는 점 도 공통되지만 기술탈취 후 모인자 명의로 특허를 받는 것을 방지한다는 소극적 측면 에서 정당한 권리자의 보호를 강화하기 위해서는 모인의 성립 범위를 넓게 보는 것이 바람직할 것이며 이러한 점을 고려하면 두 기준 중 ‘실질적 기여’ 기준이 위와 같은 목적에 부합하는 점이 있다는 것은 부인하기 어렵다. 구체적으로 보면, 종래 ‘실질적 동일성’ 기준은 구성의 차이 유 무를 중심으로 동일성을 판단하는 경향에 있었던 반 면, ‘실질적 기여’ 기준은 구성의 차이가 있음을 전제로 그 차이점에 대한 평가를 통해 해당 차이점이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제· 변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 경 우 등 기술적 사상의 창작에 실질적 기여가 없는 경우에는 발명자로 인정하지 않음으 로써 모인대상발명을 개량 변경한 경우에도 여전히 모인이 성립하는 범위가 넓어지 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 12 는 측면이 있다. 예를 들면, 모인대상발명이 A이고, 이를 변형한 모인발명이 A1(종래 실질적 동일성의 범위)인 경우, A2(모인자의 실질적 기여가 인정되지 않는 정도)인 경 우 및 A3(모인자의 실질적 기여를 인정받을 수 있는 정도)인 경우, 종래 ‘실질적 동일 성’ 기준에 따르면 A1을 넘어서 A2까지 모인출원으로 보기는 어렵게 되지만, ‘실질적 기여’ 기준을 적용하는 경우 A1뿐 아니라 A2까지도 단순 모인출원에 불과한 발명으 로 취급할 수 있게 된다. 물론 최근 특허법원 판결례에서 보듯이 ‘실질적 기여’가 없는 경우 특허발명과 모인대상발명의 ‘실질적 동일성’을 인정함으로써 여전히 ‘실질적 동 일성’이라는 개념을 활용할 수 있지만 이 경우의 ‘실질적 동일성’이 종래 실질적 동일 성과 동일한 기준이라고 보기는 어렵고 오히려 모인 법리 특유의 동일성 판단 기준이 라고 이해하는 것이 타당할 것이다.

949) Id. (“v) Parties to these disputes should realise, that if fully fought, they can be protracted, very very expensive and emotionally draining. On top of that, very often development or exploitation of the invention under dispute will be stultified by the dead hand of unresolved litigation. That may be the case here: there has not yet been any exploitation by either side, some eight years after the original PCT application. It will often be better to settle early for a smaller share than you think you are entitled to—a small share of large exploitation is better than a large share of none or little.”). 950) Yeda v Rhone Poulenc [2008] R.P.C. 1, H.L. at paragrpah 60 (“Throughout the case the real issue was identifying the inventive concepts behind the invention.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 364 거절이유 무효사유 모인 여부(동일성) 판단 기준 우리나라 ◯ ◯ ① 협의의 실질적 동일성(2003후2218) ② 실질적 기여(2009후2463) 일본 ◯ ◯ 실질적 동일성(명확한 의미 정립 X) 미국 ◯ ◯ ① (pre-AIA) 모인대상발명(제102조(f)항)이 진보성 (제103조) 판단 선행기술로 활용됨. ② (post-AIA) 실질적 동일(substantially the same) (명확한 의미 정립 X) 독일 ☓ ◯ (이의신청) ① 본질적 내용(essential contents) 모인 여부 ② 통상의 기술자의 창작 능력 범위 내의 변경‧개 량은 동일성에 영향을 미치지 않음(대법원 판결). 영국 ◯ ◯ ① 발명의 “핵심(heart)” 부분에 대하여 모인의 존부가 문제로 됨. ② 통상의 기술자의 기술상식에 불과한 구성의 부 가는 동일성에 영향을 미치지 않음(하급심 판결) <표 33> 모인 출원‧특허의 거절‧무효(주요국 비교) 출원일 소급제도 특허권 이전청구제도 우리나라 ◯ ◯ <표 34> 모인 출원‧특허에 대한 정당한 권리자의 구제(주요국 비교) 2. 모인 출원 특허의 거절 무효 독일의 경우 모인을 거절이유로 하지 않고 이의신청 무효사유로만 하고 있는 점이 다른 주요국과의 차이점이며, 모인을 이유로 거절 무효로 하는 범위(모인 성립 범위) 는 독일과 영국이 상대적으로 넓은 것으로 보이며, 우리나라의 ‘실질적 기여’ 기준은 독일 영국의 법리와 유사한 측면이 있다.

기술탈취 관련 법규의 현황 및 문제점 35 보호 대상 위반 행위 다만, 아이디어를 제공받은 자가 제공받 을 당시 이미 그 아이디어를 알고 있었 거나 그 아이디어가 동종 업계에서 널리 알려진 경우에는 그러하지 아니하다. 성과 타인의 상당한 투자나 노력으 로 만들어진 성과 등 <부정경쟁행위(카목)> 타인의 성과를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영 업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타 인의 경제적 이익을 침해하는 행위 하도급법 기술자료 (합리적인 노력에 의하여 비밀 로 유지된 제조·수리·시공 또는 용역수행 방법에 관한 자 료, 그 밖에 영업활동에 유용하 고 독립된 경제적 가치를 가지 는 것으로서 아래 어느 하나에 해당하는 자료) 1. 특허권, 실용신안권, 디자인 권, 저작권 등의 지식재산권과 관련된 정보 2. 시공 또는 제품개발 등을 위 한 연구자료, 연구개발보고서 등 수급사업자의 생산ㆍ영업활 동에 기술적으로 유용하고 독 립된 경제적 가치가 있는 정보 ① 정당한 사유 없는 기술자료 제공 요 구 ② 기술자료 유용 - 원사업자가 수급사업자로부터 취득한 기술에 대해 수급사업자가 출원을 하기 전에 원사업자가 선(先)출원하여 해당 기 술에 대한 특허권, 실용신안권을 선점하 거나, 수급사업자가 제공한 기술을 일부 수정하여 원사업자가 선(先)출원하는 경 우(공정위 심사기준 예시) 상생협력법 기술자료 (물품등의 제조 방법, 생산 방 법, 그 밖에 영업활동에 유용하 고 독립된 경제적 가치가 있는 것으로서 아래 어느 하나에 해 당하는 자료) 1. 특허권, 실용신안권, 디자인 권, 저작권 등의 지식재산권과 관련된 정보 2. 제조ㆍ생산방법과 판매방법 등 그 밖의 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보 ① 정당한 사유 없이 기술자료 제공을 요구하는 행위 ② 기술자료의 임치를 요구한 수탁기업 에 불이익을 주는 행위 ③ 위탁기업이 위 ① 또는 ②의 행위를 한 경우 해당 수탁기업이 그 사실을 관 계 기관에 고지하였다는 이유로 수탁· 위탁거래의 물량을 줄이거나 수탁·위탁 거래의 정지 또는 그 밖의 불이익을 주 는 행위 중소기업기 술보호법 중소기업기술 (중소기업 및 중소기업자가 직 접 생산하거나 생산할 예정인 제품 또는 용역의 개발ㆍ생산 <중소기업기술침해행위> ① 공공연히 알려져 있지 아니하고 합리 적인 노력에 의하여 비밀로 관리되는 중 소기업기술(침해대상 중소기업기술)을 부 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 36 보호 대상 위반 행위 ㆍ보급 및 사용에 필요한 독립 된 경제적 가치를 가지는 기술 또는 경영상의 정보) 정한 방법으로 취득ㆍ사용 또는 공개(비 밀을 유지하면서 특정인에게 알리는 것 을 포함한다)하는 행위 ② 위 ①에 해당하는 행위가 개입된 사 실을 알고 침해대상 중소기업기술을 취 득ㆍ사용 또는 공개하는 행위 ③ 위 ①에 해당하는 행위가 개입된 사 실을 중대한 과실로 알지 못하고 침해대 상 중소기업기술을 취득ㆍ사용 또는 공 개하는 행위 관련 법률 위반행위에 대한 제재 부정경쟁방지법 ① 부정경쟁행위 금지청구권(제4조 제1항) (부정경쟁행위로 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 부정경쟁행 위를 하거나 하려는 자에 대하여 법원에 그 행위의 금지 또는 예 방을 청구할 수 있음). ② 부정경쟁행위 등에 대한 손해배상책임(제5조) (고의 또는 과실 에 의한 부정경쟁행위로 타인의 영업상 이익을 침해하여 손해를 입힌 자는 그 손해를 배상할 책임을 짐). ③ 부정경쟁행위 등으로 실추된 신용의 회복(제6조) (법원은 고의 또는 과실에 의한 부정경쟁행위로 타인의 영업상의 신용을 실추시 킨 자에게는 부정경쟁행위로 인하여 자신의 영업상의 이익이 침해 된 자의 청구에 의하여 제5조에 따른 손해배상을 갈음하거나 손해 배상과 함께 영업상의 신용을 회복하는 데에 필요한 조치를 명할 수 있음). ④ 부정경쟁행위 등의 조사 등(제7조) (특허청장, 특별시장·광역시 장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(시·도지사) 또는 시 장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다)은 제2조제1호차목의 부정경쟁행위를 확인하기 위하여 필요한 경우로서 다른 방법으로 는 그 행위 여부를 확인하기 곤란한 경우에는 관계 공무원에게 영 업시설 또는 제조시설에 출입하여 관계 서류나 장부·제품 등을 조사하게 하거나 조사에 필요한 최소분량의 제품을 수거하여 검사 하게 할 수 있음). ⑤ 위반행위의 시정권고(제8조) (특허청장, 시·도지사 또는 시장· 군수·구청장은 제2조제1호차목의 부정경쟁행위가 있다고 인정되 면 그 위반행위를 한 자에게 30일 이내의 기간을 정하여 그 행위 <표 3> 기술탈취 관련 법규(위반행위에 대한 제재 비교) 한편, 각 법규에 규정된 위반행위에 대한 제재를 비교해 보면 다음과 같다.