한국경제TV - [속보] 국내서 '우한 폐렴' 첫 확진자 발생...우한에서 입국한 중국 국적 여성 | 군포철쭉축제

한편, 제99조의2 도입 전 특허권 이전청구가 문제된 대법원 판결 3건 중 이전청구 가 인정될 수 있다고 본 2건의 경우(대법원 2003다47218 판결 및 대법원 2011다77313, 77320(병합) 판결) 특허를 받을 수 있는 권리를 정당한 권리자가 양도한 경우에 관한 사안이어서 “특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 ‘동일’한 발 명에 관한 것”이라는 요건이 문제되지 않았으며, 이전청구가 부정된 나머지 1건의 경 우(대법원 2012다11310 판결) 출원일 소급제도의 혜택을 얻기 위해 출원된 정당한 권 리자라고 주장하는 자의 출원이 모인이라고 주장된 특허와 청구범위가 완전히 동일하 였다.

바. 선행 연구원의 거부가 없는 경우의 공동발명자 인정 공동창작의 의사에 관하여 주관설과 객관설이 존재하는데, 어떤 설에 의하든 양방 이 공동저작물임을 부정하지 않으면 대상 저작물을 공동저작물로 볼 수 있다는 점에 동의한다.270) 그렇다면 모인대상발명의 발명자가 모인발명의 발명자가 완성한 발명에 대하여 공동발명자가 되기를 거부하지 않는 경우에는 해당 발명에 대하여 두 발명자 가 공동발명자가 되는 길을 막을 필요가 없다. 공동발명자, 공동특허권자가 되면 그러 한 권리의 공유로 인하여 권리행사에 여러 제약이 따르게 되는데 그러한 “권리제한을 수인하겠다는 의사”가 존재하는 경우 공동발명자임을 인정할 수 있는 것이다.271) 사. 주관적 의사교환이 없는 경우에 공동발명자를 인정한 사례: Clairol v. Save-Way 판결272) 선발명자가 발명의 앞 부분을 완성하고 그 결과를 후발명자에게 넘기고 그 후발명 자가 발명의 뒷 부분을 완성하였으며, 그 두 발명자 사이에 아무런 의사교환이 없었음 에도 불구하고 그 둘을 공동발명자로 인정한 사례로는 Clairol v. Save-Way 판례가 존 269) 대법원 2016. 7. 29. 선고 2014도16517 판결(김수로 공동저작물 사건)(“선행 저작자에게 [공동창작의] 의사가 있는 것이 아니라 자신의 창작으로 하나의 완결된 저작물을 만들려는 의사가 있을 뿐이라면 설령 선행 저작 자의 창작 부분이 하나의 저작물로 완성되지 아니한 상태에서 후행 저작자의 수정·증감 등에 의하여 분리이용 이 불가능한 하나의 저작물이 완성되었다고 하더라도 선행 저작자와 후행 저작자 사이에 공동창작의 의사가 있다고 인정할 수 없다. ... 따라서 이 사건 전체 극본은 피해자의 창작 부분을 원저작물로 하는 2차적 저작물 로 볼 수 있을지언정 피해자와 위 작가들의 공동저작물로 볼 수 없다.”). 270) 우원상, “사후(事後) 참여에 의한 공동저작물 성립에 관한 소고 - 대법원 2016. 7. 29. 선고 2014도16517 판 결 -”, 계간 저작권 제29권 제4호, 한국저작권위원회, 2016, 85면(“객관설에 의하면 일방이 부정한다고 하더라 도 행위의 공동성으로부터 공동의사의 존재가 추단되면 공동저작물로 판단하지만, 주관설에 의하면 공동창작 의 의사는 곧 공동저작자가 되려는 의사로 볼 수 있기 때문에 일방이 부정하면 공동저작물이 될 수 없게 된 다.”). 271) 우원상, 앞의 논문, 86면(“생각건대, 주관설과 객관설이 대립되는 것은 ‘공동창작의 의사’의 의미로 보인다.

대상 판결은 ① 공동발명자 여부는 어떤 출원 또는 특허에 대하여 공동발명자로 표시되지 않은 자가 공동발명자라고 주장하는 경우 그 자가 증명하여야 한다는 법리 를 전제로 한 점, ② 공지기술의 제시는 (공동)발명의 행위가 아니라는 점을 명확하게 하였다는 점에 의의가 있다.

나. 모인출원 특허의 거절 이의신청 무효 1) 모인출원의 거절 출원인에게 특허를 받을 수 있는 권리가 귀속되는지 여부를 확정하는 절차에 의한 실체심사의 지연을 방지하기 위해(BGH BIPMZ 97, 396（B5）Drahtbiegemaschine), 독일 특허법 제7조 제1항은 특허출원인에게 공권인 특허부여청구권이 귀속하는 것으 로 보고, 출원인에게 특허를 받을 수 있는 권리가 귀속되는지 여부를 판단할 권한을 특허청에 부여하지 않았으며(BGH GRUR 65年, 411頁 Lacktraenkeeinrichtung事件), 만일 출원인이 정당한 권리자가 아님이 특허청에 분명하게 되었다 하더라도 특허부여 청구권은 출원인에게 속하기 때문에(BPatGE(Bundespatentgericht, 연방특허법원), conception of the obvious variant–or was the sole inventive contribution to the obvious variant. In this typical case, if this assertion is established, it will then permit the inventor to use the derivation proceeding as a means for having the inventorship on the earlier-filed application corrected to reflect the obvious variant was either a joint invention or, in some cases, the inventor’s sole invention. The correct inventor should be positioned in the derivation proceeding to have the naming of the inventor corrected for any involved application or patent. Once correctly named as the inventor or a joint inventor, not only is ownership impacted, but patentability can be protected through the right to benefit under § 120 of the deriver’s original patent filing date. Because, as will be discussed in detail: (a) deceptive intention is no longer a limitation on correction of inventorship; (b) correction of inventorship can be done in a derivation proceeding under § 135, and (c) the inventor’s § 115 required statements can be corrected under the new safe harbor provisions, all the tools exist in the new statute to get to the right outcome on inventorship, ownership, and patentability of the obvious variant. This contrasts markedly with the destructive effects of pre-AIA § 102(f), whether it operates as a prior art or a “loss of right to patent” provision. See Leahy-Smith America Invents Act, sec. 3, § 135; 35 U.S.C. § 120 (2006).”). 852) 일본 특허청 홈페이지에 소개된 독일 특허법 일본어 버전을 번역한 것이다. 한편, 일본의 보고서에서는 “특 허의 요부가 그 자가 갖는 설명서, 도면, 모형, 기기류 또는 장치를 통해 또는 그 자가 이용하는 방법을 통해 그 자의 동의 없이 타인에 의해 취득된 것(特許の要部が、その者の有する説明書、図面、ひな型、器具類または 装置を介して、またはその者が利用する方法を介して、その者の同意なしに他人により取得されたこと)”으로 설 명하고 있다. 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方 に関する調査研究報告書), 39頁. 특허법상 모인(冒認) 법리 327 41,192,195), 출원인이 정당한 권리자가 아니라고 하여 출원을 거절하는 것은 불가하다 고 한다(Schulte, 301頁).853) 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 그 중 1인이 혹 은 전혀 별개의 자가 출원한 경우에도 마찬가지다.854) 2) 모인특허의 이의신청(Opposition) 무효(Nullity) 이의신청 무효 사유로서의 모인에 대한 독일 특허법 제21조 제1항 제3호에 따르면 특허의 본질적 내용이 모인된 것이라면 모인 특허에 해당하므로 발명의 과제와 해결 수단의 관점에서 특허발명과 모인대상발명(피모인발명)과의 동일성이 요구되며(BGH GRUR 1981, 186, 188 – Spinnturbine Ⅱ) 통상의 기술자의 창작 능력 범위 내의 변 경 개량에 의해서는 동일성이 부정되지 않는다(BGH GRUR 1977, 594, 595 – Geneigte Nadeln.).855) 다. 모인출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제 853) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 40頁. 한편, 독일 특허법 제7조 제1항이, 실체심사의 지연을 이유로 출원인이 정당한 권리자인 지 여부의 판단을 하지 않는다고 하고 있으므로 실체심사의 지연으로 이어지지 않는 경우에는 출원을 거절하 는 것이 가능하다고 하는 견해도 있다(Festschrift ZAkDR‖Das Recht des schoepferischen Menschen‖1936, 107頁 他). 854) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 40頁. 855) Maximilian Haedicke/Henrik Timmann, Patent Law: A Handbook, Beck/Hart, 2014, pp. 532-533 (“In any case, a prerequisite for usurpation is that the essential contents of the patent in suit have been usurped from “the description, drawings, models, devices or means” of the injured party (Section 21 para. 1 no. 3 PatG). Accordingly, the subject matter protected by the patent in suit must be objectively identical to the subject matter that had been in the injured party’s possession at the relevant point in time, taking the problem and solution underlying the invention into account. Amendment and modifications which are within the ambit of a person skilled in the art may be disregarded.”); Benkard, Patentgesetz 11. Auflage 2015, § 21, Rn. 24(“특허의 본질적 내용이 무엇인가는 특허의 기반이 된 기술적 문제(과제설정)와 해결방안에 의하여 탐지하여야 한다. 이 때 기준이 되는 문제(과제)는 참여자가 주관적으로 그리는 형상에 따라 정해지는 것이 아니라, 문제된 발명에 의하여 사실상 해결되는 것이 무엇인가라는 객관적 기준에 따라 정하여야 한다 (BGHZ 78, 358, 364 = GRUR 81, 186, 188 – Spinnturbine II). …… 모용대상을 통상의 기술자가 능력 범위 내에서 개량하거나 개악하는 형식으로 비본질적 변경을 가하였다고 하더라도, 이는 동일성을 인정하는 데 영 향을 미치지 아니한다(BGHZ 68, 242, 246 = GRUR 77, 594, 595 - Geneigte Nadeln). …… 특허 대상이 종전 제3자의 출원을 모용한 것이라면, 모인사상이 청구범위나 명세서 내에 포함되어 있든 또는 별첨된 형식으로 포함되어 있든 그 형식 여하를 불문하고 모인이 인정되며(RG GRUR 40, 35, 40), 해결수단이 다른 이상 과제 설정이 동일하다는 것만으로는 (모인을 인정하기에) 충분치 않다(RGZ 130, 158, 159 f; RG GRUR 40, 35, 40).”); Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz 8. Auflage 2016, § 21, Rn. 58(“모인특허는 모인대상 그 자체와 일치할 필요는 없고, 모인특허가 모인된 일반적인 해결원칙으로부터 통상의 기술자가 용이하게 인지하고 발견 할 수 있는 구체적인 실시물에 해당하는 것이면 족하다. 제3자가 발명적 교시의 본질적 내용을 차용한 것이면 된다. 그 판단은 출원대상을 기준으로 한다. 출원의 발명적인 것을 이루는 것이 모인된 사상과 동일하여야 한 다. 과제설정이 동일하더라도 다른 해결방안을 가지고 출원한 때에는 동일성을 부정하여야 한다.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 328 독일에서는 모인출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제 수단으로 특허이의신청 에 의한 특허 소멸 후 신출원(독일 특허법 제7조 제2항)과 특허출원 특허 이전청구의 소(독일 특허법 제8조)가 있는데 이하 각각 살펴본다.

(3) 정리 이상 살펴본 특허법원 판결의 검토 결과를 정리해 보면 다음과 같다. ➂ 단계에서 ① 원리를 고려한 착상 및/또는 모델 설정에 직접적으로 관여한 자를 제시한 다음에 ② 간접적으로 가담한 자를 순서대로(차례로) 정리하고 모든 관여하지 않은 자는 발명자가 아니다.638) 그 다음 ➃, ➄ 단계는 ➂ 단계를 기초로 하여 복수자 인 경우에 적용된다.

그의 의의는 특허법에서 가리킨 발명은 기술적 특성(technical character)을 구비하여 야 한다. 즉 발명에 대한 해결수단은 기술분야의 기술수단이어야 한다.”340) 발명자의 개념에 대한 학설 및 판례를 통하여 구체적으로 살펴볼 필요성이 있다.

바. 기술분야 구별 여부 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결에서 화학 분야의 공동발명자 판단과 관 련하여 다음과 같이 설시하였다. 한편, 각각의 기여도는 발명의 과제 해결에 실제로 기여하였는지 여부의 관점에서 검토되어야 하며, 전체적인 성공에 실질적으로 영향을 미치지 않은 기여(과제해결에 중요하지 않은 사소한 기여)만이 공동발명에 대한 기여로 인정되지 않는다.