국회 - 정부, 지능형 반도체 개발사업 본격 착수…'뇌 닮은 컴퓨터' 만든다 | 군포철쭉축제

구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 370 대법원 2003후2218 판결 인용 대법원 2009후2463 판결 인용 판결 ⑥ 특허법원 2014. 1. 10. 선고 2013허3418 판결 ⑦ 특허법원 2013. 12. 19. 선고 2013허5551 판결 ⑧ 특허법원 2012. 11. 29. 선고 2012허5493 판결 ⑨ 특허법원 2011. 11. 3. 선고 2011허491 판결 952) 특허법원 2017. 6. 29. 선고 2016허9219 판결 [등록무효(특)](“나아가 발명을 한 사람 또는 그 승계인이라 하 더라도 타인이 이를 개량하거나 변형시킨 발명에 대해서까지 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고는 할 수 없으므로, 특허법 제133조 제1항 제2호 및 특허법 제33조 제1항 본문의 각 규정에 의해서 모인출원에 해당하 여 등록무효가 되기 위해서는 모인되었다고 주장되어지는 발명(이하 모인대상발명 이라 한다)과 실제로 출원 되어 등록된 발명 사이에 실질적인 동일성이 인정되어야 하고(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결 등 참조), 실제로 출원되어 등록된 발명은 정당한 권한 없이 무단으로 출원된 것이어야 한다.”). 953) 특허법원 2017. 1. 12. 선고 2015허8042 판결 [등록무효(특)](“나아가 발명을 한 자 또는 그 승계인이라 하더 라도, 타인이 이를 개량하거나 변형시킨 발명에 대해서까지 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고는 할 수 없 으므로, 특허법 제133조 제1항 제2호, 제33조 제1항의 각 규정에 의해서 모인출원에 해당하여 등록무효가 되 기 위해서는, 모인되었다고 주장되어지는 발명 즉, 모인대상발명과 실제로 출원되어 등록된 발명 사이에 실질 적인 동일성이 인정되어야 한다(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결 등 참조). …… 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적 인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금․설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원․위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시․부가․보완하거나, 실험 등을 통하여 새 로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적 인 조언․지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기 에 이르러야 공동발명자에 해당한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 등 참조). …… 위 인정사실에 아래와 같은 사정들을 보태어 보면, 원고 대표이사 OOO은 피고 대표이사 OOO과 실질적인 협력관계에서 이 사건 제1항 발명의 기술적 특징부를 완성하는 데 실질적으로 기여하였다고 할 것이므로, OOO과 OOO은 이 사건 제1항 발명의 공동발명자에 해당한다.”). 954) 특허법원 2016. 12. 8. 선고 2016허3730 판결 [등록무효(특)](“나아가 발명을 한 자 또는 그 승계인이라 하더 라도, 타인이 이를 개량하거나 변형시킨 발명에 대해서까지 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고는 할 수 없 으므로, 특허법 제133조 제1항 제2호, 제33조 제1항의 각 규정에 의해서 모인출원에 해당하여 등록무효가 되 기 위해서는, 모인되었다고 주장되어지는 발명 즉, 모인대상발명과 실제로 출원되어 등록된 발명 사이에 실질 적인 동일성이 인정되어야 한다(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결 참조).”). 955) 특허법원 2017. 11. 17. 선고 2017허2666 판결 [등록무효(특)](“그런데 발명을 한 사람 또는 그 승계인이라 하 더라도 타인이 이를 개량하거나 변형시킨 발명에 대해서까지 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고는 할 수 없으므로, 실제로 출원되어 등록된 발명이 특허법 제133조 제1항 제2호 및 제33조 제1항 본문의 각 규정에 의 해서 모인출원에 해당하여 등록무효가 되기 위해서는 모인대상발명과 실제로 출원되어 등록된 발명 사이에 실질적인 동일성이 인정되어야 하고, 정당한 권한 없이 무단으로 출원된 것이어야 한다(대법원 2005. 2. 18. 선 고 2003후2218 판결 등 참조).”). 956) 특허법원 2015. 10. 8. 선고 2015허1430 판결 [등록무효(특)](“발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람(이하 무권리자 라 한다)이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술 적 구성이 발명자의 발명과 상이하게 되었더라도, 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 통 상의 기술자 라 한다)이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가 삭제 변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 등록이 무효이다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결 참조). …… 이 사건 제1항 특허발명과 모인대상발명의 구성은 실질적으로 동일하고, 일부 차이가 있다고 하더 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 371 구분 주요 내용 견해 1 성창익958) 실질적 동일성 기준에 비하여 실질적 기여라는 탄력적 기준에 따라 정당 한 권리자의 보호가 강화될 수 있다는 견해. 견해 2 권창환959) 실질적 동일성 여부를 중심으로 모인출원 여부를 판단하는 것에서 나아가 특허법의 조문에 충실하면서도 모인출원에 대하여 탄력적인 대처를 가능 하도록 하는 판단기준을 제시한 사례라는 견해. 견해 3 윤태식960) 종래 실무는 무권리자의 특허출원인지 여부 증 성명모용출원 여부를 ‘동 일성’ 기준에 근거하여 해결하려는 경향이 있었고 그러다 보니 구체적 타당성을 확보하기 위하여 ‘동일성’ 범위를 유연하게 해석할 수밖에 없 었으며 이에 따라 다른 곳에서 문제되는 ‘동일성’ 개념과의 혼란을 초 래한 면이 있었다. 본문판결(2009후2463 판결을 말함: 필자 주)은 종래의 관점에서 탈피하여 법문에 규정된 대로 ‘발명자인지 여부’, 즉 ‘기술 적 사상의 창작에 실질적으로 기여하였는지 여부’의 관점에서 무권리자 출원(모인출원)의 판단기준을 제시하였다는 점에서 의의가 있다는 견해. 견해 4 손천우961) 실질적 동일성의 개념을 통해 무권리자의 등록특허가 무효인지 판단하는 것은 한계가 있으므로, 실질적 동일성(객관적 요건)의 범위를 넘는 부가구 성이 추가되거나 종전 구성을 변경한 경우에도 창작에 대한 실질적 기여 여부(주관적 요건)를 중점적으로 판단하여야 한다고 하면서 대상 판결을 지지하는 견해. <표 37> 대법원 2009후2463 판결의 의미에 대한 학설 있는 2015허1430 판결, 2014허7707 판결 및 2017허5184 판결의 경우, 구체적 구성 대 비에 있어서는 ‘실질적 기여’ 여부를 판단하고 있지만 최종 결론에 있어서는 모인대상 발명과 특허발명의 ‘실질적 동일성’을 판단하고 있는 점이 특징이다. 즉, 해당 판결에 서는 ‘실질적 기여’ 기준이 ‘실질적 동일’ 기준의 일부로 포섭된 것으로 볼 여지도 있 다.

① 체인의 핀을 표준 체인보다도 돌출시켜 사이드커버부에 당해 핀을 감합시키기 위한 핀 감합공을 마련하고 있다. 대법원은, 정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무 권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어졌더라도, 특허법이 정한 절차 (제35조)에 의하여 구제받을 수 있는 정당한 권리자로서는 특허법상의 구제절차에 따 르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수는 없다고 판시 하였는데, 항소심 계속 중 원고는 이 사건 특허발명과 동일한 ‘다중번호 서비스를 위 한 다중 인터페이스를 갖는 이동통신단말기 및 그 제어방법’을 발명의 명칭으로 하여 2010. 3. 11. 특허출원하였고(무권리자의 출원 후에 한 정당한 권리자의 출원임을 주장 하였고, 동일자로 심사청구함), 대법원 2012다11310 판결 선고 이후인 2014. 11. 28. 이 사건 특허에 대해 무효심판(2014당3053)이 청구되었다.

(2) 대동(大同) 샘플의 구성은 전기 가(3) 기재와 같고, 대동(大同) 샘플과의 비교에 있어서 본건 양 발명은 다음의 점에서 특징을 갖고 있다고 인정된다.

➅-2 경우 ➁649), ➅-1 경우 ➆ 단계: 원리, 모델의 중요도를 검토 6)-2의 경우에서 원리, 모델의 중요도를 검 토할 수 있다. 650) ➇ 단계: 원리, 모델에 대하여 고려할 필요 가 없다.

주관설에 의하면 ‘공동저작물에 대한 권리제한을 수인하겠다는 의사’이지만 객관설에 따르면 이는 ‘공동하여 창작행위를 하려는 의사’라고 볼 수 있다.”). 272) Clairol Inc. v. Save-Way Indus., Inc., No. 79-175-CIV-CA, 1980 WL 30222 (S.D. Fla. June 10, 1980), and amended, No. 79-175-CIV-CA, 1980 WL 30310 (S.D. Fla. Aug. 25, 1980). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 118 재한다. 법원은 발명이 순차적으로 완성될 수 있다고 설시한 Monsanto v. Kamp 판결 을 인용한 후,273) 대상 사안에서 선행 발명자의 노력이 종료된 후 후행 발명자의 노력 이 시작되었지만, 대상 특허발명이 선행 발명자의 노력과 후행 발명자의 노력의 시너 지 결과를 가지는 점에 주목하여 두 발명자가 공동발명자라고 판단하였다.274) 4. 미국의 공동발명자 판단 관련 여러 기준 공동발명자 판단과 관련하여 여러 논문에서 기준을 모색한 바가 있는데, 이하는 그 중 3가지를 요약한 것이다. 그 기준들도 공동발명자 판단에 큰 도움이 되지 못하는 것 으로 생각된다.

1009) Robert A. Matthews, Jr., 4 Annotated Patent Digest §§ 26:116-26:119 (December 2018 Update). 1010) 布井要太郞, 前揭論文(共同発明者の要件), 14-18頁. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 392 주요국의 공동발명 성립요건을 비교해 보면, 기술적 사상의 창작에 대한 (실질적) 기여를 요구하고 있다는 점이 공통된다(물론 ‘기여’의 구체적 의미는 반드시 일치하지 않을 수 있다). 반면, 우리나라 미국 일본은 원칙적으로 ‘협력관계’를 요구하고 있는 반면 독일의 경우 반대 견해도 있지만 판례와 통설은 ‘공동작업의 인식’은 불필요하다 는 것이 차이점이다.

① 다른 연구원이 인지하지 못한 과제를 특정하거나 해결한 자(identified or solved an unrecognized problem within the team) ② 다른 연구원이 해결하지 못한 과제를 해결한 자(solved a problem that other collaborators could not) ③ 미미하지 않은 장점을 더한 자(added a nontrivial advantage to the invention that other collaborators did not contemplate) ④ 다른 연구원이 보유하지 않았던 기술을 보유한 자(??)(possessed skills that other members did not have) 5. 공동발명자 여부와 모인 모인대상발명이 a인데 대상 발명이 (a와 다른) b인 경우 모인대상발명자가 b 발명 의 발명자가 될 수 없다.278) 저촉심판에서 청구인의 청구가 인용되기 위해서는 모인대 상발명과 모인발명이 동일하거나 실질적으로 동일하여야 한다.279) 갑의 a를 착상하고 277) Eric Ross Cohen, Clear As Mud: An Empirical Analysis of the Developing Law of Joint Inventorship in the Federal Circuit, 28 Berkeley Tech. L.J. 382, 408-09 (2013). 278) Caterpillar Inc. v. Sturman Industries, Inc., 387 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2004)(모인대상발명이 이방향 (two-way) 스풀밸브인데, 대상 특허발명이 삼방향(three-way) 스풀밸브이어서 두 발명이 다르다고 판단한 사 례). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 120 경우 청구항 처리 ① 1항: a + b o 공동발명자 불인정의 경우 - 을이 a 착상의 주인공이 아니므로 33조(발명자 요건) 불충족 o 공동발명자 인정의 경우280) - 공동특허권자 지분 인정 ② 1항: a 2항: b o 1항 특허와 2항 특허로 특허를 2개로 분리하는 방안 o 을이 보유한 특허에 갑을 공동특허권자로 추가하는 방안281) ③ 1항: a 2항: b 3항: a + b o 3개 특허로 분리하는 방안, 즉, 1항은 갑이 단독특허, 2항은 을이 단독특허, 3항은 갑과 을이 공동특허 o 1개 특허로 유지하되 갑을 공동특허권자로 추가하는 방안 ④ ? <표 10> 갑이 a를 착상하고 을이 그 착상을 모인한 후 b 착상을 추가한 경우의 처리 을이 그 착상을 모인한 후 b 착상을 추가하는 경우도 아래 표와 같이 여러 경우가 발 생할 수 있다. 특히, ③의 경우에 3개 특허로 분리하는 방안은 입법론적으로도 갈 길 이 멀다고 생각되고, 현실적으로는 1개 특허에서 갑을 공동특허권자로 추가하면서 지 분율을 책정해야 할 것이다.

738) 이 부분 법원 판시를, ① 이 사건 특허발명은 모인대상발명과 실질적으로 동일하거나, ② 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경이나 기술적 구성의 추가에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 ③ 발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하였다고 보기 어렵다 는 것으로 나누어 보면, ① 또는 ②와 같은 경우에는 실질적 기여가 인정되지 않는다는 의미로 볼 여지도 있 으나, 이와 같은 판단 부분의 목차인 ‘이 사건 특허발명과 모인대상발명 사이에 발명의 동일성이 인정되는지 여부’를 함께 보면, 그 의미가 반드시 분명한 것은 아니다. 한편, ‘B가 이 사건 특허발명의 발명자인지 여부’ 판단에서는, ① B가 모인대상발명과 무관하게 독자적인 연구·개발 등을 통해 모인대상발명과 실질적으로 동일 한 이 사건 제1항 및 제2항 발명에 이르게 되었다고 보기 어렵고, ② B가 모인대상발명에 근거하여 주지관용 기술 등을 참작하여 이 사건 제3항 및 제4항 발명에 이르렀다고 하더라도 앞서 본 바와 같이 이는 통상의 기 술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경이나 기술적 구성의 추가에 불과한 것으로 특별한 작용효과를 발생시 키는 것으로 보기도 어려워 기술적 사상의 창작에 실질적인 기여를 하였다고 할 수도 없으므로, B는 이 사건 특허발명에 대하여 구 특허법 제33조 제1항의 ‘발명을 한 자’에 해당하지 않는다고 보았는데, ① 부분은 실질 적 동일 기준을, ② 부분은 실질적 기여 기준을 적용하여 발명자 판단을 한 것으로 볼 수도 있다.