책장 _ 노재욱·이다영 세터 활약에 팀도 고공행진 | 군포철쭉축제

II. 공동발명자 사이에 (객관적 기여 외에) 주관적 의사교환이 필요한지 여부: 모인발명을 중심으로 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 169 1. 서론 모인자가 발명자가 될 수 있는지가 문제가 된다. “① 진정한 권리자의 발명 A에 모인자의 발명 B를 넣고 출원하는 경우; ② 진정한 권리자의 발명 A를 개량하고 A'로 출원하는 경우; ③ 진정한 권리자의 발명 A를 상위 개념화하고 출원하는 경우; ④ 진 정한 권리자의 발명 A를 모인출원한 뒤 해당 출원을 기초로서 우선권을 주장하며 모 인자의 발명 B를 추가하고(또는 개량 발명 A'으로 혹은 발명 A의 상위 개념의 발명으 로 출원하는 경우; ⑤ 모인자가 보정 등의 절차를 한 경우 ⑥ 진정한 권리자의 발명 A에 대해서, 명세서에 실례 a를 추가하고 출원하는 경우”494) 등에서는 모인자도 발명 자로 인정될 여지가 있다고 생각된다.495) 이러한 설명은 공동발명자가 되기 위한 객관 적 요건만 충족하면 주관적 의사는 필요하지 않다고 설명하는 바와 다름이 아니다. 여 기서의 객관적 요건은 발명에의 실질적 기여 여부에 관한 것이고 주관적 요건은 공동 발명자 사이에 해당 발명을 공동으로 창출하기 위한 의기의 투합이 필요한지 여부에 관한 것이다.

그 때 F는 E에 대해 대동(大同) 샘플을 보여 줌과 동시에 전기 F가 생각해 낸 내용 을 구두로 설명하고 외관적으로는 대동(大同) 샘플과 거의 차이가 없는 체인커버로 함 과 동시에 커버피스의 양 사이드커버부에 체인 핀의 돌출단부를 감합시키는 핀 감합 공이 마련된 체인커버를 제조할 수 있도록 금형을 제작할 것을 지시하였다.

구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 40 공정한 기술거래 질서 확립 중소기업 행정적․법률적･물 적 지원 강화 기술보호 기반 구축 ① 타 기업의 기술자료 요 구 및 보유 원칙적 금지 - 대․중소기업 간 비밀유지 협약서(NDA) 체결 의무화 (중기부) - 하도급거래에서의 기술자 ① 부처간 공조체계를 통한 수사․조사 강화 - 행정부처 권한을 활용한 신속한 피해구제 실시(관계 부처) - 중소기업기술 침해행위 ① 대․중소기업 상생협력 환 경 조성 - 기술보증기금(이하 기보) 의 기술거래 기능 강화(중기 부, 산업부) - 대․중소기업 상생협력 공 <표 4> 중소기업 기술탈취 근절대책(18. 2. 중기부/산자부/공정위/특허청) ② 기술탈취에 대한 징벌적 손해배상 강화 징벌적 손해배상제도를 기술보호 관련 법률에 모두 도입하고, 배상액도 손해액의 최대 ‘10배 이내’로 강화함과 동시에, 부정경쟁방지법 , 특허법 에 규정된 ‘손해액의 추정’을 타 관련법률( 하도급법 , 상생협력법 , 산업기술보호법 )에 확대하는 방안 이 추진될 예정이다.14) ③ 영업비밀 법적 보호장치 강화 (i) 영업비밀 보호요건을 완화하고(‘합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지된’ → ‘비 밀로 관리된’), (ii) 침해유형 추가하며(지정된 장소 밖으로 무단 유출, 권한 소멸 후 영 업비밀 삭제·반환을 요구받고도 계속 보유, 절취 등 부정한 방법으로 취득, 불법유출 영업비밀 재취득 또는 사용 등 4가지 추가), (iii) 벌금 상한액을 10배 상향((현행) 국내 5천만원, 해외 1억원 → (개선) 국내 5억원, 해외 10억원)하는 부정경쟁방지법 개정안 의 조속한 통과를 추진할 예정이다.15) 14) 중기부/산자부/공정위/특허청, 중소기업 기술탈취 근절대책, 18. 2., 7-9면. 이와 같은 내용 중, 침해행위가 고 의적인 것으로 인정되는 경우에는 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 인정할 수 있도록 하는 내용(징벌적 손해배상제도)의 특허법 일부법률개정안(의안번호: 17085)과 부정경쟁방지 및 영업비 밀보호에 관한 법률 일부개정법률안(의안번호: 17079)이 18. 12. 7. 국회 본회의에서 가결되었다.

② Becher v. Contoure Laboratories, Inc., 279 U.S. 388 (1929) 한편, 특허권 양도청구를 긍정한 연방대법원 판례로서, Becher 사건 판결이 있다. 3. 1999년의 Tigran Guledjian 방법: 청구항 수를 기준으로 하는 방법 미국의 한 논문이 공동발명자의 지분율을 계산하는 초보적인 (그리고 유치한) 방법 의 한 예를 보여준다.612) 그 논문은 Ethicon 사례를 예시하며, 전체 55개 청구항 중 주 발명자(Dr. Yoon)는 전체 청구항에서 공헌을 한 반면 부발명자(Mr. Choi)는 2개 청구 항에서만 공헌을 하였으므로 부발명자의 지분율을 3.6%(2/55)로 책정할 수 있다고 설 명한다. 그 방법이 계산이 쉽다는 작은 장점을 가지지만 공헌의 정도를 제대로 반영하 지 못한다는 치명적인 단점을 가진다.613) 610) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 37頁以上の(1)ないし(5）の要素のほかに共同発明の完成につ き重大な影響を与える事情がありうる。たとえば、共同研究課題の解決に役立つ特殊な情報の入手や新しい情報 の獲得が共同発明者のうちの誰によってなされたかなどの事情がそれである。これらの事情も、当該共同発明の 完成に貢献した事実であることは疑いない。よって、適宜これらの事情を持分算定上の一要素として考慮するの が合理的である。ところで、共同発明の場合には、事情の如何によっては共同発明者の全員の合意により持分き 決定することが困難なことがあり、さらに、持分の割合がそもそも不明確であるときも少なくない。ために、か かる場合、共同発明者各自の持分の割合を如何に決定すべきかが問題となる。 611) Beech Aircraft Corp. v. EDO Corp., 990 F.2d 1237, 1248 (Fed. Cir. 1993) (“It is elementary that inventorship and ownership are separate issues . . . . [I]nventorship is a question of who actually invented the subject matter claimed in a patent. Ownership, however, is a question of who owns legal title to the subject matter claimed in a patent, patents have the attributes of personal property.”). 612) Tigran Guledjian, Teaching the Federal Circuit New Tricks: Updating the Law of Joint Inventorship in Patents, 32 Loy. L.A. L. Rev. 1273, 1299 (1999). 613) 그 방법은 그 자체로 모순을 가진다. 주발명자는 55개 청구항 전체에서 공헌을 하였으므로 그의 지분율은 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 203 4. 2007년 정차호 산정방법 우리나라에서 공동발명자 지분율의 산정방법에 대하여 학설상 논의한 글은 매우 드물다. 권태복 교수의 “산학관 공동연구 결과물(발명)의 소유권 배분기준에 관한 연 구”도 그에 관해 살짝 언급만 하고 구체적 산정방법을 제시하지는 못하였다.614) 정차 호 교수의 논문이 (여전히 부족하기는 하나) 그나마 구체적인 산정방법을 제시하고 있 으므로, 이하 그 방법을 ‘정차호 (지분율) 산정방법’이라고 칭하며 아래에서 소개한다.

위 ①과 ②의 판결을 토대로, 일본에서 공동발명의 완성에 주관적 요건(실질적 상 호협력 관계)이 필요하지 않을 것으로 볼 수 있을지는 분명하지 않다. 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 411 유로 되는 요건을 어떻게 정할 것인지가 문제이다. 우선은 ① 무권리자의 특허출원(발 명)이 정당한 권리자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 발명에 기초한 것일 것 및 ② 무권리자의 특허출원(발명)이, 정당한 권리자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가지 는 발명으로부터 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발 명할 수 없는 발명일 것 등 두 가지 요건이 생각될 수 있다. 즉, 통상의 기술자가 쉽게 할 수 있는 변경 개량으로는 발명에 대한 실질적 기여가 인정되지 않는다는 제3항의 기준을 모인자의 기여 판단에도 그대로 적용하는 방안이다. 예를 들면, 피모인자의 모 인대상발명이 A+B(구성요소 A는 공지이며, 구성요소 B가 기술적 특징부임)이고, 모 인자가 여기에 구성요소 C를 부가하는 것이 통상의 기술자가 쉽게 할 수 있는 변경 개량에 해당하지 않을 경우 모인 출원 특허 발명인 A+B+C에 대해서 피모인자와 모 인자의 공동 기여가 인정되어 공유로 되는 것을 의미한다. 다만, 이와 같은 기준에 따 를 경우 피모인자와 모인자 각자의 기여를 별개로 평가하면 실질적 기여가 인정되기 어렵지만 그들의 공동기여를 전체적으로 평가하면 실질적 기여가 인정되는 경우도 있 을 수 있는데 위 기준은 이와 같은 경우에는 적용하기 곤란한 점이 있다. 따라서 다소 추상적이긴 하지만 ‘공동 기여’라는 기준으로 공유 여부를 판단하는 내용의 규정을 마 련하고 공동 기여의 의미는 판례에 의해 구체화되도록 하는 방안을 생각해 볼 수 있 다.

둘째, 실질적 기여 기준(대법원 2009후2463 판결)을 적용하고 있는 2015허1430 판 결, 2014허7707 판결 및 2017허5184 판결의 경우, 구체적 구성 대비에 있어서는 ‘실질 적 기여’ 여부를 판단하고 있지만 최종 결론에 있어서는 모인대상발명과 특허발명의 실질적 동일성을 판단하고 있는 점이 특징이다.740) 즉, 해당 판결에서는 ‘실질적 기여’ 기준이 ‘실질적 동일’ 기준의 일부로 포섭된 것으로 볼 여지가 있다.

앞서 본 바와 같이, 대법원 2009후2463 판결 선고 후 특허법원 판결을 대상으로 조 사해 본 결과951) 모인의 성립 범위 판단 기준으로 ‘실질적 동일성’ 기준(대법원 2003후 2218 판결)을 인용한 것이 4건, ‘실질적 기여’ 기준(대법원 2009후2463 판결)을 인용한 것이 9건으로 나타난다. 다만, 실질적 기여 기준(대법원 2009후2463 판결)을 적용하고 951) 2018년 12월에 출시된 법고을 LX 2018에는 “모든 특허법원 판결을 PDF파일로 새롭게 구축해 수록”하였다 고 소개되어 있는데, 법고을 LX 2018에서 검색한 결과 대법원 2003후2218 판결을 인용한 건이 총 22건(관련 성 없는 판결 11건), 대법원 2009후2463 판결을 인용한 건이 총 8건이 있었고, 대법원 2009후2463 판결 선고 이후로 범위를 좁히면 대법원 2003후2218 판결을 인용한 건이 4건, 대법원 2009후2463 판결을 인용한 건이 8 건이다(법고을 LX 2018 출시 전 특허법원 홈페이지 판결서 인터넷열람에서 2018년 10월말까지를 대상으로 검 색한 결과, 대법원 2003후2218 판결을 인용한 건이 총 9건(관련성 없는 판결 5건), 대법원 2009후2463 판결을 인용한 건이 총 2건이 있었고, 그 중 관련성이 없는 판결을 제외한 결과, 대법원 2003후2218 판결을 인용한 건이 4건, 대법원 2009후2463 판결을 인용한 건이 2건이었다). 한편, 2018. 12. 10.자 특허법원 주요판결속보에 소개된 특허법원 2018. 11. 23. 선고 2017허5184 판결의 경우 대법원 2009후2463 판결을 인용하고 있는데 이 판결까지 포함하면, 대법원 2009후2463 판결을 인용한 건은 총9건이다.