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또한 출원일 소급제도에 있어 (i) 모인으로 거절 무효되는 범위와 (ii) 출원일 소급 이 인정되는 범위를 달리 보는 것도 문제가 있을 것이다. 예들 들어, 모인대상발명(A) 을 일부 개량 변경하여 모인출원(A‘)한 경우, A‘를 모인을 이유로 거절 무효로 하면서 도 정당한 권리자의 출원은 A‘가 아니라 A에 대해서만 소급효를 부여하자는 것이 이 러한 입장으로 볼 수 있는데, 다음과 같은 점을 고려하면 출원일 소급제도에 있어 (i) 모인으로 거절 무효되는 범위와 (ii) 출원일 소급이 인정되는 범위는 동일하게 보아야 할 것이다.

5. 2012년 일본의 影山光太郎(카게야마 코우타로우) 이론 일본의 影山光太郎가 공동발명자 지분율 산정방법에 대하여 치밀하게 논한 바 있 다. 影山론의 내용에 대하여 주로 발명 및 공동발명의 성립과정을 분석하고 특히 ‘착 상’에 대한 원리를 추출한다는 것과 발명자/공동발명자의 인정 기준 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법을 설명하였다. 이하에서 影山론에 의한 공동발명자의 인정 기 준 및 공동발명자 간의 지분율 산정의 방법에 대하여 설명한다.

(iii) 피고 A가 이 사건 특허발명을 무단으로 출원한 것인지 여부 원고는, 원고가 이 사건 본약정과 추가약정에 따라 피고 A에게 2억 원을 지급하였 으므로, 피고 A는 원고에게 이 사건 특허발명을 양도하였어야 함에도 그 의무를 다하 지 아니한 채 무단으로 위 발명을 탈취하여 피고 주식회사와 특허출원을 하였다는 취 지로 주장하였지만 법원은, 아래와 같은 이유로 이 사건 특허발명은 이 사건 본약정 당시 피고 A가 원고에게 양도하기로 한 서지보호기술에는 포함되지 않는 것으로 보 이므로,717) 원고의 위 주장은 이를 받아들일 수 없다고 판단하였다.

4. 중소기업기술보호법 가. 개요 중소기업의 특수성을 고려하고 중소기업의 기술보호 역량을 강화하기 위한 기반 조성과 종합적인 지원을 위한 법적 근거는 미흡한 실정을 고려하여, 중소기업기술보 호를 지원하기 위한 기반을 확충하고 관련 시책을 수립·추진할 수 있는 법적 근거를 마련하여 중소기업의 경쟁력을 제고하려는 것을 목표로 2014년 제정된 것(2014. 5. 28. 법률 제12696호로 제정됨)이 「중소기업기술 보호 지원에 관한 법률(이하 ’중소기업기 술보호법‘이라 한다)’」이다.

857) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 47頁. 858) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 48頁. 다만, 이에 대해서는 비판도 있다고 한다. 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許 を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書), 49頁(”출원일이 소급되지 않는 취급은 입법론상으로서는 비판의 대상이 되고 있다고 한다. 예를 들면, 정당한 권리자와 모인자가 사전에 약 속을 한 다음 모인자에게 출원을 하게 하고 후에 이의신청에 의한 특허 소멸 후 신출원을 하는 등 최초의 출 원의 심사기간, 이의 기간을 환산하면 5년 정도 특허의 존속기간을 연장시키는 것도 가능하게 된다.”). 특허법상 모인(冒認) 법리 329 시의 사실, 신규출원에 의해서는 어떤 영향도 받지 않고, 정당한 권리자는 모인출원과 정당한 권리자의 출원 사이에 출원을 하고 있는 제3자의 동일한 발명에 관한 출원에 우선하여 특허를 받을 수 있으며, 이 경우 제3자의 동일 발명에 관한 출원은 신규성 결여로 거절된다(독일 특허법 제3조 제2항: 우리 특허법 제29조 제3항에 대응되는 규 정임).859) 우선권의 이익을 향수한다고 하는 것은 신출원의 출원인에게 모인출원의 출 원인보다도 좋은 법적 지위를 인정하는 것으로 이해할 수는 없으므로, 모인출원의 명 세서가 실시가능요건 위반의 경우 당해 위반은 신출원에 있어서도 승계되게 된다 (BGH GRUR 79年, 847頁 Lichtkoerper事件).860) 모인특허의 권리자 양수인 전득자 라이선시는 그들 자의 선의, 악의나 과실의 정 도에 관계없이 독일 특허법 제7조 제2항의 출원과의 관계에서 보호되지 않는다.861) 이의신청과 달리 무효 판단 후의 신출원은 불가능하며, 무효소송에 있어서 권리이 전을 인정하는 제도도 존재하지 않는다.862) 독일의 경우 정당한 권리자의 신출원제도는 거의 이용되지 않는다고 한다.863) 2) 특허출원 특허 이전청구의 소 정당한 권리자의 발명이 권원 없는 자에 의해 출원된 경우 또는 모인 피해자는 특 허출원인에 대해 특허부여청구권의 이전을 청구할 수 있고, 그 특허출원에 대해 이미 특허 등록이 된 경우에는 특허권자로부터 특허의 이전을 청구할 수 있다.864) 관련 청 구는 제4문과 제5문에 해당하는 경우를 제외하고는 특허등록 공시(독일 특허법 제58 조 제1항)가 된 때부터 2년 이내에 소송에 의해서만 실현할 수 있다. 모인 피해자가 859) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 49頁. 860) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 49頁. 861) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 50頁. 862) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 50頁. 863) 日本国際知的財産保護協会, 上揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 50頁(“독일 특허청이 매년 발표하고 있는 연차 통계에 있어서는 특허이의신청에 의한 특허소 멸 후 신출원(독일 특허법 제7조 제2항)의 이용상황에 대한 정보는 찾아볼 수 없다. 독일 특허청에도 문의하 기는 했지만 통계는 없다는 것이었다. 한편, 독일 실무가와의 인터뷰에서는 일관하여 이 제도는 잘 이용되지 않는다는 답변이 돌아 왔다.”) 864) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 50頁. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 330 모인을 이유로 특허이의신청을 한 경우에는 특허이의신청절차가 확정된 후 1년 이내 에만 청구할 수 있다. 제3문과 제4문은 특허권자가 특허의 취득 시에 있어서 선의가 아니었던 경우에는 적용하지 않는다(독일 특허법 제8조). 이전청구소송은 독일 지방법원 민사부의 관할이다(독일 특허법 제143조 제1항). 독일에서는 이전청구와 이의신청의 쌍방을 동시에 청구하는 것이 인정되는데, 양 제도가 갖는 목적이 다르기 때문으로, 이전청구는 부여된 형태의 특허를 그대로 정당 한 권리자에게 이전하는 것이 목적임에 대해, 이의신청은 특허권을 소급적으로 소멸 시키고 그것에 의해 독일 특허법 제7조 제2항에 기초한 신출원을 가능하게 하기 때문 이다.865) 이전청구소송의 법률상 이익은 이의신청 무효소송의 제기나 그들이 인용되지 않 음에 의해 부정되지 않지만, 반대로 이의신청 무효소송이 인용된 경우에는 이전청구 소송은 종료한다.866) 이전청구가 인용된 경우, 이의신청 무효소송은 종료한다고 하는 견해도 있지만 (Schulte, 308-309頁) 판례는 이전청구가 인용되어도 이의신청에 대하여는 종료하지 않는다고 하였는데 왜냐하면, 독일 특허법 제7조 제2항에 의한 출원은 법 8조에 의한 이전청구와 대비한 경우에, 신출원의 범위가 모인자의 출원의 출원 당초의 명세서의 범위에는 구속되지만 모인자가 행한 청구범위의 감축이나 포기에는 구속되지 않으며, 청구범위도 다시 작성할 수 있다고 하는 이익이 있기 때문이다.867) 한편 신출원에 의해 특허권의 존속기간이 연장된다고 하는 이익도 있다. 무효소송 이 인용된 후에는 독일 특허법 제7조 제2항과 같은 신출원을 제출하는 제도가 없는 이상, 이전청구가 인용된 경우에는 무효소송은 종료한다고 생각해야 할 것이며, 따라 서 이전이 인정된 경우에는 무효사유는 해소되는 것으로 된다.868) 이전청구권의 주체인 원고는 아래 사항에 대한 증명책임을 갖는다.869) 865) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 55頁. 866) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 55頁. 따라서 이전청구소송을 쓸데없이 지연시키지 않기 위해 이의신청 무효소송이 제기되었 다는 것에 의해 이전청구절차를 중단하는 것은 없다고 한다.

나. 모인출원 특허의 거절 무효 1) 제도의 개요 2011년 특허법 개정 전에는 제102조(f)항에 따라 발명자 자신에 의한 특허출원이 요구되었고 심사관은 특허출원에 관한 발명이 발명자가 아닌 자에 의해 이루어진 것 을 지지하는 증거가 있으면 그 특허출원을 거절할 수 있었다. 다만, 이의신청제도나 무효심판제도는 없었고 재심사(Reexamination) 제도에서 모인은 청구이유에 해당하 지 않았다. 한편, 특허권의 유효성 또는 침해에 관한 소송에 있어서 피고는 모인을 이 유로 하는 특허무효의 항변을 할 수 있다(35 U.S.C. 282). 2011년 특허법 개정에 의해 비록 pre-AIA §102(f) 규정이 삭제되었지만, 헌법 및 AIA §101 규정에 의하여 여전히 발명자만이 특허를 받을 수 있다는 점에는 변함이 없는데,808) ① 일부 예외는 있지만 원칙적으로 발명자가 특허출원해야 하는 점(35 807) 社団法人 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方 に関する調査研究報告書), 102頁. 808) Janice M. Mueller, Patent Law 5th edition, Wolters Kluwer, 2016, p. 289 (“Although 102(f)(2006) was eliminated by the AIA, the fundamental concept of originality continues to apply whether one is operating under pre- or post-AIA rules(footnote 228).”). 특허법상 모인(冒認) 법리 311 U.S.C. 111(a)(1)(2006)), ② AIA가 발명자 정의 규정을 신설한 점(35 U.S.C. 100(f) (eff. Mar. 16, 2003), ③ 특허출원 시 발명자 선언서(자신이 진정한 발명자라고 믿는다는 취 지)를 제출해야 하는 점 등을 그 근거로 보고 있다.809) 또한, 2011년 특허법 개정 이후 마련된 IPR, PGR 중 IPR의 경우 특허 간행물에 근 거한 신규성 비자명성 결여만을 다툴 수 있으나, PGR의 경우 모든 무효사유(best mode 요건 제외)에 대해 다툴 수 있으므로 모인을 이유로 한 무효 주장도 가능하다.

그 편지에 대응하여, 2009년 4월 22일 원고는 피고를 상대로 발명자 등의 확인을 구하는 대상 확인소송을 제기하였다. 대상 소송에서 피고가 276특허발명의 공동발명 자인지 여부가 쟁점이 되었다.

모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 383 도 해결되지 않는 문제가 있을 경우 추후 입법적 해결을 고민해 보는 것이 나을 것으 로 생각된다.