심리 _ 엔에프씨, 결국 코스닥 상장 철회…가치평가 불가능 | 군포철쭉축제

바. 東京地方裁判所 平成30年5月29日 平成27年(ワ)第1190号 判決 1) 원고의 주장 원고는 대상 발명의 창작과정에서 그룹 리더로서 다른 사람들을 지휘 감독하였다.

다. 쟁점 모인대상발명을 변경하여 출원하는 경우 모인으로 인정되는 범위는 정당한 권리자 의 구제와도 밀접한 관련이 있는데 이하 2 트랙 제도 별로 살펴본다.

한편, 제99조의2 도입 전 특허권 이전청구가 문제된 대법원 판결 3건 중 이전청구 가 인정될 수 있다고 본 2건의 경우(대법원 2003다47218 판결 및 대법원 2011다77313, 77320(병합) 판결) 특허를 받을 수 있는 권리를 정당한 권리자가 양도한 경우에 관한 사안이어서 “특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 ‘동일’한 발 명에 관한 것”이라는 요건이 문제되지 않았으며, 이전청구가 부정된 나머지 1건의 경 우(대법원 2012다11310 판결) 출원일 소급제도의 혜택을 얻기 위해 출원된 정당한 권 리자라고 주장하는 자의 출원이 모인이라고 주장된 특허와 청구범위가 완전히 동일하 였다.

대상 발명 5의 발명자는 원고만이고, P8는 아니다.

이 문제에 대해 종래 모인출원은 특허법 제102조(f)항에 의해 특허를 받을 수 없으 나 이 경우는 모인발명이 모인대상발명과 동일한 경우에 적용되므로 모인발명이 모인 대상발명을 다소 변경한 경우 모인대상발명을 진보성 부정의 근거로 삼을 수 있는지 에 대해서는 논란이 있었는데, 1997년 연방관할항소법원(CAFC) Oddzon Products 판 결에서 이 문제가 검토되었다. 해당 판결에 따르면, 1984년 특허법 제103조의 개정을 통해 모인발명의 발명시를 기준으로 모인발명과 모인대상발명의 발명자가 동일하거 나 동일인에게 양도의무가 있는 경우를 제외하고는 모인대상발명도 진보성 부정의 근 809) Janice M. Mueller, supra, p. 289 footnote 228 (“For reasons that are not particularly clear, the AIA eliminated 35 U.S.C. 102(f)(2006). However, the AIA did not eliminate the requirement of originality. Specifically, the AIA did not change the requirement that, subject to certain exceptions, patent applications shall be made “by the inventor,” 35 U.S.C. 111(a)(1)(2006), and the AIA added a definition of “inventor” and “the individual or, if a joint invention, the individuals collectively who invented or discovered the subject matter of the invention.” 35 U.S.C. 100(f) (eff. Mar. 16, 2003). The AIA also continued the requirement that a patent application’s oath include a statement that the applicant believes he is an “original” inventor. See 35 U.S.C. 115(b)(2) (eff. Mar. 16, 2013) (providing that “an oath or declaration under subsection (a) shall continue statements that . . . such individual believes himself or herself to be the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.”).”). 810) Janice M. Mueller, supra, p. 375 (“The current U.S. law is that all types of 102 prior art are available for purposes of establishing obviousness under 103. This rule applies to pre-AIA situations even though some categories of pre-AIA 102 prior art could not have been known to the PHOSITA at the time of her invention, and were thus temporarily “secret” prior art. (중략) Even trade secret communications that qualify as prior art under 35 U.S.C. 102(f)(2006) may be cited in a pre-AIA 103 obviousness rejection.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 312 거로 삼을 수 있다고 하였다.811) 한편, 2011년 특허법 개정에 따라 제102조(f)항이 삭제되었는데, 다른 관련 조항들 에 의해 제102조(f)항의 기본 취지는 개정 후에도 여전히 유지된다고 보고 있지만,812) 모인대상발명을 진보성 부정의 근거로 삼을 수 있는지는 불명확한 것으로 보인다. 관 련 논의를 살펴보면, Post-AIA에서는 모인대상발명을 진보성 부정의 선행기술로 삼을 수 없다는 견해도 있는 반면,813) 제135조의 해석으로 자명성 판단이 가능하다는 견해 도 있다.814) 811) Oddzon Products, Inc. v. Just Toys, Inc., 122 F.3d 1396, 1402-1403 (Fed. Cir. 1997) (The statutory language provides a clear statement that subject matter that qualifies as prior art under subsection (f) or (g) cannot be combined with other prior art to render a claimed invention obvious and hence unpatentable when the relevant prior art is commonly owned with the claimed invention at the time the invention was made. While the statute does not expressly state in so many words that § 102(f) creates a type of prior art for purposes of § 103, nonetheless that conclusion is inescapable; the language that states that § 102(f) subject matter is not prior art under limited circumstances clearly implies that it is prior art otherwise. That is what Congress wrote into law in 1984 and that is the way we must read the statute. This result is not illogical. It means that an invention, A', that is obvious in view of subject matter A, derived from another, is also unpatentable. The obvious invention, A', may not be unpatentable to the inventor of A, and it may not be unpatentable to a third party who did not receive the disclosure of A, but it is unpatentable to the party who did receive the disclosure. The PTO's regulations also adopt this interpretation of the statute. 37 C.F.R. § 1.106(d) (1996) ("Subject matter which is developed by another person which qualifies as prior art only under 35 U.S.C. § 102(f) or (g) may be used as prior art under 35 U.S.C. § 103."). Although the PTO's interpretation of this statute is not conclusive, we agree with the district court that it is a reasonable interpretation of the statute.). 812) Janice M. Mueller, supra, p. 289 (“Although 102(f)(2006) was eliminated by the AIA, the fundamental concept of originality continues to apply whether one is operating under pre- or post-AIA rules.”). 813) Joshua D. Sarnoff, Deriavation and Prior Art Problems with the New Patent Act, 2011, Patently-O Patent Law Review, pp. 12-14 (“By eliminating existing §102(f), the new act removes the substantive prior art basis that used to prevent patents on derived inventions that are the same as or obvious in light of the derived knowledge. Because §102(f) was treated as prior art for obviousness, it provided substantive grounds for denying or invalidating patents on obvious variants of a derived invention(e.g., applications or improvements of, or additions to or modifications of, a derived invention) as well as to the derived invention itself.”); N. Scott Pierce, The Effect Of The Leahy-Smith America Invents Act On Collaborative Research, 94 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 133, 147 (2012) (“Prof. Sarnoff's proposal to amend the new Act to incorporate an equivalent to subsection 102(f) rightfully intends to bar patent protection of obvious variants and thereby foreclose the opportunity for unscrupulous copiers to leverage the AIA to their advantage. However, if such an amendment is made, it should be realized that subject matter under subsection 102(f) was only considered “prior art” by the Federal Circuit in OddzOn by virtue of language limiting its use under section 103. . . . Therefore, any such amendment of the AIA to include a requirement that the inventor “himself invent the subject matter to be patented,” should also explicitly state that subject matter that qualifies as prior art under such new subsection be subject to consideration for obviousness purposes.”).; 손천우, 앞의 논문(무권리자의 특허출원(모인출원)에 대한 새로운 판단 기준 : 모인대상발명을 변경한 발명과 증명책임 등을 중심으로), 504면(“이러한 개정으로 OddzOn Products 사건처럼 모인기술 (영업비밀)을 무권리자의 특허출원에서의 선행기술로 사용하여 진보성을 부정할 수 없게 되었다.”). 814) Joshua D. Sarnoff, supra, at note 20 (“I am indebted to Chico Gholz (and others with extensive interference practice expertise) for this point, as well as for the argument (discussed below) that the PTO might have substantive authority to reject claims to obvious derived variants under new § 135(d), and for the concern over limitation of derivation petitions to the later-filing applicant (given that derivation interferences often involve claims of copying that run both ways and given that parties that are 특허법상 모인(冒認) 법리 313 Oddzon 디자인 특허(D 346,001) Just Toys 제품(Ultra Pass balls) <표 31> 미국 CAFC Oddzon 판결 사안 3) Oddzon Products 판결 ① 사안의 개요 Oddzon은 완구 및 스프츠 용품 업체로 Vortex 라는 토싱 볼(tossing ball)을 판매 하고 있다. 완구 및 스프츠 용품 업체인 Just Toys는 경쟁품인 Ultra Pass 볼을 두 가 지 버전으로 판매하고 있다(아래 <표> 참조). Oddzon은 디자인 특허 침해 등을 이유 로 Just Toys를 상대로 소를 제기했고, Just Toys는 침해를 부정하면서 디자인 특허의 무효를 주장한 사안이다.

<착상 또는(or) 구체화 v. 착상 및(and) 구체화> 발명자 판단과 관련하여 착상과 구체화에 대한 일본의 자료는 다음과 같이 구분된 다: ① 착상과 구체화를 모두 한 자가 발명자이다;78) ② 착상 또는 구체화 중 하나라 도 한 자는 발명자이다;79) ③ 착상을 한 자는 발명자가 아니며 구체화를 한 자만 발명 자이다.

- 24 - 정부과제비용에 특허출원과 관련된 관납료까지 포함시켜 업무를 수행하는 것은 관납 료 대납까지 사무소에 부담을 지우는 행위로 반드시 시정이 필요하다고 생각합니다. 통과될 확률이 적은 소송대리권 문제에 매몰되지 말고, 당장 현실적으로 도움이 되 는 공공기관 과제부터 개선해 주시기 바랍니다. 의무연수 의무연수제도 폐지 및 축소운영 필요(시간 1/2 줄임) 의무연수는 비효율적이므로 반드시 없애주세요. 기타 변리사회가 회원변리사에게 실질적으로 도움을 주지 못하고, 그냥 보여주기 식으로 만 업무를 처리하는 것 같음 상표의 유사판단/식별력 같은 걸 대한변리사회가 주관하는 사이트 등에 업로드하면 변리사들이 유사/비유사 또는 식별력 있음/없음을 투표할 수 있도록 하는 것이 있으 면 좋을 것 같음(집단지성을 이용하는 것 같은 느낌으로) 산학, 공공기관 등의 미수금이 누적되며 1년이 도과하는 부분에 대한 개선이 필요함 대한변리사회에서 특허분석 프로그램 개발하여 회원에게 저렴한 비용으로 사용할 수 있도록 해야 함 변리사회에서 자체적인 기술평가시스템을 구축하거나 기술평가팀(변리사로 구성)을 만들어 기술평가 전문기관으로 인식되어야 함(현재는 발명진흥회에 종속되어 있음) 특허청과 변리사회 간에 상호 호의적인 관계를 유지하도록 노력해 주었으면 합니다. 변리사회 발행 ‘특허와상표’ 신문의 제호를 ‘변리사’로 바꿀 시대가 성숙되었다고 생 각합니다. 특허청의 쓰레기 특허를 양산하는 정책과 등록률 관리 정책 등은 지양해야 한다. 기술발전의 국제적인 실정을 반영하는 데에 국내법이 다소 뒤늦게 따라가는 경향이 있는 것 같습니다. 특히 최근의 기술은 소프트웨어(4차 산업혁명의 제품들이 대부분 이와 관련될 것입니다)에 의해 주로 이루어지고 있음에도, 국내법은 프로그램을 매체 에 저장된 경우에만 한정하여 특허로 보호해주고 있습니다. 프로그램 자체는 저작권 으로 보호하고 있지만, 법리가 상이하고 기술적 사상을 보호하기 위한 특허에서도 프로그램 자체를 보호할 필요가 있다고 생각합니다. 정부(특허청 및 산하기관)에서 진행하고 있는 특허 지원 정책들은 주관기관(전략원 등) 풀에 등록된 사무소에 접근 가능합니다. 그러나 소형 사무소의 경우 풀에 등록 이 어려울 뿐 아니라, 이로 인하여 고객이 해당 정책을 사용하는데 도움을 줄 수 없 습니다. 출원 지원 등의 지원 정책은 기업체에서 협업하는 사무소와 진행할 수 있도 록 개선되었으면 좋겠습니다. 특허청 심사관과 변리사가 사건에 관하여 상의할 수 있는 기회가 더 필요함 특허청 심사관은 서비스 정신을 가지고 대리인을 대할 필요가 있음 프로그램 저작권 관련하여 일본처럼 변리사 대리가 되었으면 좋겠습니다.

③ Saco-Lowell Shops v. Reynolds, 141 F.2d 587 (4th Cir. 1944) 그 후의 연방항소법원 판례로서, Saco-Lowell 사건이 있다. Saco-Lowell 판결은, 신뢰 관계에 기초하여 발명자로부터 개시된 발명에 대하여 비발명자가 특허를 취득하는 것 은 신뢰관계의 위반으로서 허용되지 않는다고 하였다. 따라서 진정한 발명자를 ‘무체 재산의 소유자’로 하고, ‘그것들이 특허로 보호되는지 여부에 관계없이’ ‘신뢰관계에 기초하여 그것들을 개시한 상대방에 의한 그것들의 실시에 대하여 보호를 구할 권원 이 있다’고 하였다. 따라서 관련 상대방이 해당 발명을 실시한 경우에는 그것에 의해 발생한 이익 및 손해에 대하여 ‘특허법제에 의한 것이 아니라, 형평법은 다른 자의 손 실에 의한 부당하게 스스로 이득하는 자를 허용하지 않는다고 하는 원칙’에 따라, 책 임을 부담해야 하는 것이라고 하였다. 그 다음, 본건 특허는 신뢰관계에 기초하여 원 고가 피고에게 개시한 발명에 대하여 피고가 신뢰관계에 위반하여 취득하였으므로 ‘원고들이 그 특허에 대한 권원을 갖는다고 판단하고, 피고가 원고들에게 그것(그 특 허권)을 양도하도록 명한 원심 법원은 정당하다’고 하였다. 하지만 상기 Becher 사건과 마찬가지로 특허권의 양도에 의한 구제는 인정되었지만, 특허출원은 발명자에 의하지 않으면 무효라고 하는 미국특허법의 원칙을 뒤집는 판결은 아니다.