지역 - 예정된 팬미팅·해외 공연·전시… 신종 코로나 탓 문화계 ‘한파’ 오나 | 군포철쭉축제

290) 專利法 第22條 第3項(创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具 有实质性特点和进步.). 291) 尹新天, 「中国专利法详解」, 知识产权出版社, 2014, 53頁(“上述规定从正反两个方面界定了发明人或者设计人 的范围。其中的实质性特点”，对发明或者实用新型而言，应当与《专利法》第二十二条第三款规定的“与现有技术相 比该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步”中提到的“实质性特点”具有同样 的含义”) 292) 專利法實施細則(2010年)第二十一条(发明或者实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分，按照下列规 定撰写： 　　（一）前序部分：写明要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最 接近的现有技术共有的必要技术特征； 　　（二）特征部分：使用“其特征是……”或者类似的用语，写明发明或者实用新型区别于最接近的现有技 术的技术特征.这些特征和前序部分写明的特征合在一起，限定发明或者实用新型要求保护的范 围.). 293) 尹新天, 「中国专利法详解」, 知识产权出版社, 2014, 53頁(“在一般情况下对应于《专利法实施细则》第二十条 第一款规定的独立权利要求特征部夯记载的“区别于最接近的现有技术的技术特征”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 123 실질적 구별이 있어야 한다.”294) ‘현존 디자인 또는 현존 디자인의 특징적 조합과 상 호 비교하여 실질적 구별을 하는 것’이 앞서 발명과 실용신안 부분에서 살핀 ‘실질적 특징’의 판단과 유사한 메커니즘을 가진다. 여기에서 언급된 ‘실질적 특징’은 일반적 인 경우에서는 특허법 실시세칙 제28조295)에서 기재한 ‘디자인요점’을 확인할 필요가 있는 것이다.296) 특허심사지침에서 말하는 '실질적 특징'의 의미는 다음과 같다. “발명이 특출한 실 질적 특징을 가지고 있다는 것은 통상의 기술자의 입장에서 당해 발명이 선행기술과 의 통상의 비교에서 쉽게 나타나는 것이 아닌 것을 말한다. 가령 당해 발명이 통상의 기술자가 선행기술에 근거하여, 그리고 합리적인 논리로 분석하고 추리하거나 또는 제한된 실험으로 얻을 수 있는 것이면 당해 발명은 쉽게 나타나는 것으로서 선명한 실질적 특징이 없다.”297)298) 위 견해에 따르면 실질적 특징은 진보성(창조성) 요건을 충족하여야 한다. 한 견해에 따르면 창조성을 인정하는 과정에서 신규성 요건을 갖추 는 것을 당연히 전제조건으로 하여야 하고 신규성을 충족하지 않으면 실질적 특징이 없고 창조성도 없는 것이다.299) 위 설명만으로는 신규성만을 구비한 요소도 실질적 특 징을 가진 요소인지, 아니면 진보성(창조성)까지 구비한 요소만이 실질적 특징을 가진 요소인지가 명확하지 않다.

4) 법원 판단 가) 대상 발명 2에 대하여 대상 발명의 발명자에 대하여 법원은 특허공보에 기재된 발명자 원고 및 P6이 진 정한 발명자임을 추정하였다. 즉 그 기재에 추정력을 인정한 것이다. 그리고 대상 발 명의 특징적 부분에 공헌하는 자가 발명자라는 법리를 제시하였다. 그 법리에 근거하 여 법원은 발명의 특징적 부분에 원고와 P6가 실질적으로 기여하였음을 인정하고 그 둘을 공동발명자로 인정하였다.663) 그 후 법원은 기여의 정도에 대하여도 검토한 후 그 정도에 우열을 가리기가 힘들다는 이유로 두 공동발명자의 지분율을 각각 50%라 고 판단하였다.664) 나) 대상 발명4에 대하여 법원은 “연구보고서에 기재된 제안의 주체가 대상 발명의 발명자라고 인정해야 한 다고 하지만 작성자가 P10이기 때문에, 기재된 제안이 P10에만 의한 것이지, 원고의 관여가 어느 정도 있는지 명확히 할 필요가 있다”고 제시하였다. 법원은 실험계획의 내용에 따라서 서면은 원고의 제안으로 배척이나 수정하는 새로운 제안으로 인정하기 663) “P6가 대상 발명의 발명자로 인정되었지만 연구보고서를 작성할 때, P6이 대상 발명을 완성시켰다고 할 수 없다. 대상 발명의 특허출원과정에 따르면 피고가 원고에게 출원을 의뢰한 것이며, 그 의뢰서에는 발명자를 P6 및 원고로 기재하고 있었고, 원고는 P6이 대상 발명의 연구에서 벗어난 후, 원고가 계속 연구를 하고 있었 던 것을 인정한다. 원고가 대상 발명을 완성시킨 것으로 인정하여 원고도 발명자로 인정되었다.” 664) “P6은 대상 발명 2의 특징적 부분의 완성에 창작적으로 기여하였고 P6이 대상 연구에서 벗어난 후, 원고가 혼자서 연구를 계속해 연속법의 모델로서 행해진 지견을 회분법으로 적용하고, 대상 발명 2를 완성하고 있으 므로, 대상 발명 2에 대해서는 원고와 P6의 공헌 정도에 대하여 우열을 가릴 수 없다고 보아야 한다. 그렇다 면, 대상 발명 2에 대해 공동발명자인 원고 및 P6의 공헌도 비율은 각각 50%라고 인정하는 것이 상당하며, 이 인정을 뒤집을 만한 증거는 없다.” 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 222 어려우므로 원고 및 P10이 협의한 실험을 실시한 결과이었고 대상 발명의 특징적 부 분의 발견을 얻을 수 있었다고 인정되기 때문에 원고 및 P10을 대상 발명의 공동발명 자로 판시하였다. 그리고 원고는 P10의 상사이고 대상 발명의 지도를 수행한 점을 고 려하여 원고의 지분율을 70%로 판시하였다.665) 다) 대상 발명 5에 대해 법원은 원고가 대상 발명의 특허출원 의뢰서를 작성하였고, 원고를 대상 발명의 발 명자로 출원서에 기재한 것을 참고하였다. 그리고 피고 회사는 대상 발명에 관하여 원 고에게 출원보상금 및 등록보상금을 지급하였기 때문에, 그 지급은 원고가 대상 발명 의 특징적 부분을 착상한 점을 인정한 것에 상당하다고 판시하였다. 그러므로 대상 발 명의 발명자는 원고이고 그의 지분율은 100%이다.

위 판례에 의거하여 대만지혜재산법원이 실무를 통하여 구체적으로 공동발명자의 정의 및 판단기준을 제시한 사례를 이하에서 소개한다. 다. 주관적 요건 필요 여부 조영선 교수는 공동발명자 요건에 객관적 요건 외에 주관적 요건이 필요하다고 주 장하며, 그 주장의 근거로 저작권법에서 주관적 요건을 필요로 하므로 특허법에서도 필요하다는 점을 제시한다.48) 저작권법에서 주관적 요건이 필요한 이유가 무엇일까? 혹시, 저작권법에서 주관적 요건이 필요한 이유가 특허법에서 주관적 요건을 필요로 하기 때문이 아닐까? 필자는 이 글에서 저작권법에서든 특허법에서든 주관적 요건이 반드시 필요한 것이 아니라고 주장한다.

대상 발명 6의 발명자는 P13, P14, P5, P15, P16, P17, P18, P19 및 원고이다.

발명자로 인정되기 위해서는 그가 기여한 부분이 신규성 및 진보성 충족에 기여하 여야 하는지에 대하여 이견이 존재한다. 판례에서는 구성요소 중 ‘특징적’ 부분의 완 성에 기여한 자를 발명자로 설명하는데, 그 특징적 부분이 진보성 충족에 기여하게 하 는 부분인지 여부에 대하여는 구체적인 설명을 회피하고 있다.

892) BGH GRUR 2009年, 657頁 Blendschutzbehang 事件. 이것은 이전을 청구한 자의 발명을 분리이전하고 그 다음 모인자의 원출원에 있어서 이전을 청구한 자의 발명부분을 제외(disclaim)에 의해 권리청구하지 않았더 라도 이 사례에 있어서는 이전을 청구한 자가 기여한 부분을 완전히 원출원으로부터 배제하는 것은 불가능하 다고 한 판단에 기초한다.

만일 당사자가 공유를 희망하지 않는 경우 최후의 수단으로 문제된 출원 특허를 거절 무효로 하는 방법이 있지만 당사자 모두에게 바람직한 귀결은 아닐 것이다. 일 본에서는 이와 같은 상황에서 당사자가 권리 공유를 희망하지 않는 경우, ① 정당한 권리자와 모인자 중 어느 한쪽에 권리를 귀속시키고 다른 쪽에 지분의 가격을 지불하 는 방법 혹은 ② 정당한 권리자의 발명과 모인자의 발명을 분할하여 출원하는 방법 등 2가지 대응이 가능한 것으로 보고 있다.1028) 구체적으로 보면 ①의 경우에 대해서 는, 특허권 설정등록 후는 발명 자체를 분할하는 것은 불가하게 되지만, 전면적 가격 배상의 방법에1029) 의해 정당한 권리나 모인자 중 한 쪽에 권리를 귀속시키는 것이 가 능한 경우가 있다고 보고 있고, ②의 경우에 대해서는 모인출원이 설정등록 전이고 또 한 정당한 권리자의 발명과 모인자의 발명이 분리 가능한 것이라면, 공유의 권리로 한 후 각각의 발명을 분할하여 출원하는 것이 가능하다고 보고 있다. 한편, 설정등록 후 의 출원의 수정에 대하여는, 필요가 있으면 출원일 소급제도를 다시 도입함으로써 대 응하는 것도 가능하다고 하고 있다.

다음으로 쟁점 ②와 관련하여 법원은, 권리귀속분쟁에서도 특허발명이 무효임이 분명한 경우에는 특허청장이 이를 고려하지 말아야 할 이유가 없다고 하면서 무효가 명백한 경우에는 권리귀속 여부를 논할 실익이 없음을 강조하고 있다.937) 936) Markem Corp v Zipher Ltd [2005] R.P.C. 31, at paragraphs 77-79 (“We begin by observing that it is conceded that if A is to be entitled to a patent or part of a patent applied for by B, then there must be some sort of link between the two. If A makes an invention but does not apply for a patent, and B independently comes up with the same idea and applies first, A cannot either complain or claim any part of B’s patent. Like nearly all countries (save for the USA) we operate on a first to file system. It follows that it is not enough for A to assert that the invention or concept (we use the expression loosely at this stage) was known to its employees and that that itself gave A an entitlement to make an application under s.7. What has to be shown is that A is entitled to B’s application or part of it. In the usual run of case, such an entitlement will arise by reason of the operation of some independent rule of law, such as contract, breach of confidence or the like. So, for example, if an employee in breach of confidence takes a trade secret consisting of an invention and applies for a patent in his own name, the employer can properly say the employee was not entitled (i.e. had no right) to apply for the patent by reason of the fact that the invention (i.e. the right to deal with and use the relevant information) belonged to the employer. Or, where two people co-operate in making an invention, there will be some agreement express or implied about who is to own any corresponding patent. Probably there will be joint ownership. There may be an inquiry as to who actually contributed relevantly to the concept, but that inquiry will not alone determine the matter. In the end the question is always “who was to own the invention and the corresponding patent?” The question is about “title” and that involves a question of legal rights. We think it follows that, whether or not A is entitled to apply for a patent pursuant to s.7 is, as such, irrelevant to whether or not he can claim an entitlement to an application by B. For the latter he must be able to show that in some way B was not entitled to apply for the patent, either at all or alone. It follows that A must invoke some other rule of law to establish his entitlement—that which gives him title, wholly or in part, to B’s application.”). 937) Id. at paragraphs 87-88 (“Mr Watson submits that under s.8 the validity of the patent is completely irrelevant. The only question is: who is entitled? Mr Thorley accepted that s.8 proceedings cannot turn into a full-scale inquiry into validity in a difficult case but that where an unanswerable case of validity was raised, the Comptroller can act upon it. He drew an analogy with proceedings for amendment of a patent where a roving inquiry into validity is not permitted but one can inquire as to whether a proposed amendment dealt with the reason advanced for making it, Great Lakes Carbon Corp’s Patent [1971] R.P.C. 117. We have no doubt that Mr Thorley is right. If the patent or part of it is clearly and unarguably invalid, then we see no reason why as a matter of convenience, the Comptroller should not take it into account in exercising his wide discretion. The sooner an obviously invalid monopoly is removed, the better from the public point of view. But we emphasise that the attack on validity should be clear and 특허법상 모인(冒認) 법리 359 마지막으로 쟁점 ③과 관련하여 법원은, 발명자 판단 시 청구항만을 검토하는 것이 아니라는 점을 분명히 하고 있는데, 출원 전 단계에서 발명자 판단이 문제되는 경우도 있고, 청구범위 없이 출원된 경우도 있으며, 청구범위가 출원 중 계속 변경(일반적으 로 감축)된다는 점 등을 그 이유로 들고 있다.938) 3) University of Southampton’s Applications [2005] R.P.C. 11, Pat Ct; [2006] R.P.C. 21, CA 가) 사안의 개요939) 바퀴벌레와 같은 곤충의 살충방법을 개발함에 있어 자성분말(magnetic powder) 분야 컨설턴트와 곤충학(entomology) 교수 사이의 비공식적 협업(informal collaboration)이 있은 후, 특허출원은 대학교수(Howse)와 Ashby 박사(사우스햄프턴 대학 발명의 사업화를 위해 설립된 회사인 Southampton Innovations Limited의 임원 (managing director))에 의해 이루어진 사안이다.940) 사우스햄프턴 대학(University of Southampton)의 Howse 교수는 유명한 곤충학자 로 관련 특허의 특허권자이며 그의 발명이 1998년 4월 2일자 타임지에 기사화되기도 했다. 이 사건 신청인인 IDA를 위해 일하는 자성분말(magnetic powder) 분야 컨설턴 트인 Metcalfe는 위 타임지 기사를 읽은 후 4월 24일 Howse 교수에게 전화를 했다.