스웨터 _ 우한에 전세기 띄우고, 우한 체류자 입국 거부…우한 폐렴 확산 차단 나선 각국
오늘의소식946 20-02-02 04:56
본문
⑥ 피고 김영배는 관련 형사사건에서 ‘피고 회사가 2006. 2.부터 2007. 6.경까지 슬롯다이 기술을 개발․연구하였
고, 연구개발비 2억 원가량을 소요하였다’고 진술한 바 있다.
3) 공동발명자 여부 판단
법원은 원고가 대상 특허발명의 공동발명자가 아니라고 판단하였다. 그 판단에 있
어서 법원은 ① 피고가 원고에게 전달한 도면의 내용과 피고의 특허발명의 사이에 중
요한(material) 차이가 존재한다는 점, ② 원고가 특허발명의 특징에 ‘기여’하지 않았
다는 점, ③ 원고가 다른 발명자들과 연계(interaction)를 가지지 않았다는 점을 근거로
제시하였다.
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공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구
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라) 4단계: 1 내지 3단계의 모든 청구항에의 적용
하나의 청구항에 대하여 위 1 내지 3단계를 모두 거친 후에는 나머지 청구항에 대
하여 동일한 방식으로 위 1-3단계를 모두 적용한다.
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② Becher v. Contoure Laboratories, Inc., 279 U.S. 388 (1929)
한편, 특허권 양도청구를 긍정한 연방대법원 판례로서, Becher 사건 판결이 있다.
670) “래미네이트 발명(제2 발명, 제5 발명, 해외 특허1-3)의 기초가 된 제1 발명을 피고인의 상품으로 구체화하
는 개발팀인 ‘P-Touch 프로젝트’는 원고 X1을 중심으로 X2 및 D가 일체가 되어 연구개발을 하였다. 래미네
이트 발명을 완성시킨 ‘NB-1 프로젝트’는 ‘P-Touch 프로젝트’의 성과를 기술적으로 검토한다고 하는 것이었
던 것으로부터, ‘P-Touch 프로젝트’에 대하여 고정인 기술적인 기본방침은 NB-1팀에도 계승되고 있는 것, 래
미네이트 발명의 핵심이 되고 있는 발상은 원시적인 형태에서는 이미 P-Touch 프로젝트에서 나타나 있으며,
실제 구성은 래미네이트 발명자인 X1, X2, A, B, C, D의 총 6명이 NB-1 프로젝트 발족 직후에 원고들이
참가한 가운데 진행된 회의 논의에서 일응적으로 완성된 것이다. 또는 그의 구체적인 착상 자체는 기술자인 C
가 행한 것이라고 보아도 기술적으로 현저하게 고도라고 할 정도의 것은 아니고, 그 의미에서 X1, X2, A,
B, C, D의 총 6명의 공동작업에 의거하는 점이 많다고 평가할 수 있는 것이다. 그 후로 ‘NEW-B 그룹’이
발족되고 제품화에 이르기까지의 구체적인 연구가 이루어졌지만, 이에 대하여 원고들이 제2발명을 피고에게
승계한 후의 제품에 대한 상세한 사양을 결정하기 위한 기술적 작업이며, 공동발명자 간의 지분율로 고려해야
할 사장이 보기 어렵고 등 여러 가지 사정을 종합적으로 고려해서 래미네이트 발명에 대하여 원고들의 지분
율은 각 1/6로 인정하였다.”
발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구
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2) 피고의 주장
피고는 대상 발명에 대하여 10명이 참여하여 완성한 공동발명으로 원고의 지분율
은 10%라고 주장하였다.
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2) 서울남부지방법원 2008. 11. 21. 선고 2008가합550 판결
피리벤조심 등 발명의 사건에서682) 원고는 특허출원서에 발명자로 기재되었지만
법원은 추정력을 인정하지 않고, 대상 발명의 발명자는 ‘실체적·객관적’ 기여에 따라
판단하여야 한다고 설시한 후 원고를 공동발명자로 인정할 수 없다는 이유로 원고의
청구를 기각하였다.683)
“특허출원 시 실제로 발명자가 아님에도 같은 연구팀의 팀원들을 공동발명자
로 기재하는 경우가 많고 발명자 기재에 대해서는 근거자료를 제출하지 아니
681) 의정부지방법원 2016. 6. 8. 선고 2014가합54950 판결(“그러므로 1이 그러한 행위를 하였는지 여부에 관하여
보건대 우선 원고의 업무 노트에 기재된 최초 착상을 I이 제공한 것이라는 주장 부분에 관하여는 이를 인정할
만한 증거가 없다. 다음으로 원고가 피고에 입사하기 전에 1에 의하여 주도적으로 진행된 것으로 보이는 족구
화에 관한 개발 자료 (을 제 6 호증, 제 8 호증)와 I이 작성한 개발 노트 (을 제7호증)를 보더라도 원고가 이
사건 발명을 착상하기 전에는 1을 비롯한 피고의 개발실에서이 사건 발명의 내용과 같은 착상을 하여 이에
관한 연구 나 개발을 진행 한 바는 없는 것으로 보인다. 그리고, 원고가 이 사건 발명에 이른 후 I이 원고의
개발 내용에 관하여 수정 요청한 자료(을 제15 호증)를 보더라도 수정 요구한 것은 바운드 돌기를 더 깊고 앞
쪽으로 더 기울어지게 만들라는 정도였던 것으로 보이는데, 그 정도 지시사항 정도로는 앞에서 본 법리에 의
할 때 기술적 사상의 창작 행위에 실질적으로 기여하는 정도에 이르렀다고 볼 수는 없다(게다가 이 사건 특허
의 내용에 비추어 볼 때, 그 요구 사항이 반영된 것으로 보이지도 아니한다.”).
682) 서울남부지방법원 2008. 11. 21. 선고 2008가합550 판결.
683) 서울남부지방법원 2008. 11. 21. 선고 2008가합550 판결(“원고는 이 사건 제1특허발명에 포함되는 3%, 5%
유제를 개발하였다고 주장하나 유제의 농도는 각 나라별로 관행적이고 일반적인 살포물량이 존재하는 경우
저절로 결정되고 그 조성과 관련하여 새로운 착안이 필요한 것은 아닌 점을 더하여 보면, 원고 입사 이전부터
피고 회사는 피리벤족심 제제의 제품화를 위하여 연구를 진행하여 왔고 그 제제를 유제로 하는 실험까지 하
여 왔으므로 원고가 피리벤족심 제제의 조성을 청구범위로 하는 이 사건 제1특허발명과 관련하여 새로운 착
안을 한 바 없고 실험 과정에서 구체적인 착상을 나타내지 않고 단지 어떤 연구과제를 주어 발명자인 부하에
대하여 일반적인 관리를 한 것에 불과하다고 보인다. 원고는 이 사건 제1특허발명과 관련하여 실제적인 발명
자에 해당하지 않는다.”).
발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구
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하고 심사관 또한 이를 심사하지 아니하여 특허출원 시 발명자로 기재되어
있다고 하더라도 실제 발명자로 추정되는 것은 아니므로 직무발명 보상을 받
을 수 있는 발명자는 특허출원서 발명자란의 기재 여부와 관계없이 실체적·객
관적으로 정하여져야 한다. 특히 관리자의 경우 구체적인 착상을 하고 부하에
게 그 발전 및 실현을 하게 하거나 부하가 제출한 착상에 보충적 착상을 가
한 자, 부하가 행한 실험 또는 실험의 중간결과를 종합적으로 판단하여 새로
운 착상을 가하여 발명을 완성한 자, 소속 부서내의 연구가 혼미하고 있을 때
구체적인 지도를 하여 발명을 가능하게 한 자 등은 공동발명자에 해당하지만
부하인 연구자에 대한 일반적 관리 및 연구에 대한 일상적 관리를 한 자, 구
체적인 착상을 나타내지 않고 단지 어떤 연구과제를 주어 발명자인 부하에
대하여 일반적인 관리를 한 자, 부하의 착상에 대하여 단지 양부의 판단을 한
자 등은 공동발명자에 해당하지 않는다.”
위 판결은 ① 실무에서 발명자 기재가 정확하지 않은 사례가 많다는 점 및 ② 심사
관이 발명자 기재의 진실성에 대하여는 심사를 하지 않는다는 점을 이유로 발명자 기
재에 대하여 추정력을 인정하지 않았다.
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결합 발명의 경우 모인자 기여 부분과 피모인 부분이 최종 결과에 인과관계가 인
정되는 한도에서만 평가되어야 한다. 일정한 경우 모인자 기여 부분이 사소한 것이라
면 위와 같은 평가의 결과 정당한 권리자의 단독 발명으로 인정될 것인 반면, 피모인
부분이 출원 또는 특허 발명에 주목할 만한 기여를 하지 않은 경우 모인자 단독 발명
에 해당할 것이다.
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iii) 또한, 피고 회사가 인스콘테크에 대하여 작성한 2006. 8. 31.자 견적서(을 제22호증의 2)에는 ‘슬롯다이 스테이
션(백롤 및 구동 포함), 갭조절장치(KAMO 감속기), 다이 전․후진 장치, 구동모터(DUTCH), 정밀 감속기
(SEW), 다이 고정장치’ 등이 기재되어 있다.
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한편, 학설의 경우 공동발명에 해당하기 위해서는 발명자 간 협력관계가 필요하다
고 보는 견해가 일반적인 것으로 보인다.806)
2. 미국
가. 모인의 의의
므로, X는 본건발명에 대하여 적어도 공동발명자라고 해야 할 것이다(한편, 이것은 본건출원에 대하여 원고와
피고의 공동출원으로 하는 것을 제안한 Y의 행동과도 부합하는 것이다).
804) 大阪地判 平成12年7月25日 平10(ワ)10432号.
805) 知財高判 平成19年7月30日(平18(行ケ)10048号).
806) 小林浩, “発明者の認定基準―企業・大学・研究機関における発明者の認定における実務上の留意点”, 知的財産
法の新しい流れ - 片山英二先生還暦記念論文集 -, 青林書院, 2010. 11., 287-288頁(“발명은 기술적 사상의 창작
이므로 공동발명이라고 하기 위해서는 복수의 발명자가 협력관계를 가지고 그 발명의 완성에 공헌한 것이 필
요하다. 따라서 어떤 자가 어떤 발명의 착상을 공개하고, 그 후 구체화하지 않고, 다른 자가 구체화한 경우에
는, 그 착상을 공개한 자는 공동발명자로는 될 수 없다.”); 田村善之, “冒認特許に対する移転登録請求権の新設
とその課題”, 今週のコラム 第165回(“저작권법상의 공동
저작물은, 분리가능성과 공동창작의 의사를 요건으로 하지만(저작권법 2조 1항 12호), 특허법에서는 공동발명
에 관한 정의는 없다. 하지만 어떤 공동행위가 없는 단순한 개량발명 일반에 공동행위로서 특허법 73조의 양
도제한 등의 제약을 부과하는 것은 정당화할 수 없으므로 공동발명에 해당하기 위해서는 원래는 공동발명의
의사가 필요로 된다고 이해된다.”).
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
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모인(derivation)이란 특허출원인이 발명자가 아닌 것을 의미한다. 모인의 정의는
Kilbey v. Thiel, 199 U.S.P.Q. 290 (Bd. Pat. Inter. 1978) 심결에서 유래하며 “타인에
의한 완전한 발명의 착상(conception)과 그 착상이, 모인이 의심되는 자에 대하여, 그
자가 당해 발명을 지득한 것을 증명할 수 있는 날보다 전에 전달되었을 것
(communication)이 요구된다”고 되어 있다(MPEP §2137). 이와 같이 미국에서 말하는
모인은 타인의 발명을 도용하여 특허출원하는 것을 의미하고 도용되는 대상은 출원이
아니라 발명이다.807)
발명이 2인 이상의 자에 의해 된 경우 그들이 공동으로 특허출원해야 한다(35
U.S.C. 116). 공동발명에 있어서 발명자는 집합체로서의 발명자일 것이 원칙이다. 따
라서 공동발명자의 일부를 제외하여 출원한 경우 그 출원은 발명자에 의해 된 것이라
고는 이해되지 않고, 거절되며 과오에 의해 특허된 경우에는 특허무효 사유에 해당한
다(35 U.S.C. 282). 물론 특허법 제116조에 의한 발명자 정정을 통해 무효 사유 해소가
가능하다.