화확> 겨울철 치명적 위험 ‘낙상’…합병증 막으려면…EBS1 ‘명의’ | 군포철쭉축제

나) 大阪高判平成13年5月10日 平12(ネ)2914号(전기 ⑩ 大阪地判平成12年7月25日 平 10(ワ)10432号의 항소심 판결(원판결 취소)) [A(個人)対太和チエン機工外] [ロー ラチエン用トッププレート] [カバー付きチェーン] [기계] (비직무발명대가청구) (공동발명으로 인정하였지만 별도의 논점에 관하여 원판결을 파기하였다) (竹原 俊一 재판장)799) 원 판결은, 본건 양 발명은 종래품에 비추어 ①부터 ⑤까지의 특징을 갖는다고 하 고, 그 중 ①, ② 및 ⑤는 원고의 당시의 대표자 E(한편, 재판소홈페이지에 공개되어 있는 원판결에서는 ‘F’라고 되어 있다)가, ③ 및 ④는 피고가 그 사업을 승계한 D(한편 재판소홈페이지에 공개되어 있는 원판결에서는 ‘E’라고 되어 있다)가 착상한 것이므 로 양자의 공동발명이라고 한 것에 대해, 본 판결은 ① 및 ⑤는 E, ③ 및 ④는 D가 착 상하고, ②에 대하여는 불명하다고 하였지만(구체적으로 증거를 검토한 다음 ‘특정하 는 것은 곤란’하다고 한다), 역시 양자의 공동발명이라고 하였다. 원고(피항소인)는, 본 건발명에 있어서 특징은 ①, ② 및 ⑤에 그친다고 주장하였지만, 본 판결은 ① 및 ② 가 중요한 특징이지만, ②에 대하여는 E가 착상하였다고 인정하는 것은 불가하다고 하고, 또한 “본건 특징 ①, ②만으로는 이것을 제품화하는 것은 곤란하며, 본건 특징 ③, ④를 결합하여 비로소 본건 양 발명의 과제를 해결하는 것이 가능한 이상, 본건 특징 ③, ④는 본건 양 발명을 구성하는 요소라고 해야 할 것이며, 이들이 공지기술이 799) 中山信弘 小泉直樹 編, 前揭書(新.注解特許法(上卷)), 394頁에 소개된 것을 정리한 것임. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 306 었다고 하더라도, 이들을 상기 ①, ②와 결합하는 것을 착상한 자는 공동발명자라고 해야 할 것”이라고 하였다. 또한 피고(항소인)는, 반대로 만일 본건 특징 ①, ②, ⑤를 E가 착상하였다고 하더라도 이들을 다른 특징과 유기적 일체로 결합한 것은 D이므로 D가 본건 양 발명의 발명자라고 주장하였지만, “본건 특징 ③만으로는 본건 과제를 해결하는 것은 불가하다는 것은 분명하며, 본건 과제의 해결을 위해 본건 특징 ①, ② 가 제안된 것이므로 본건 특징 ③을 부가한 D만이 본건 양 발명을 위한 소재를 결합 시킨 것이라거나 본건 양 발명을 하였다고 평가하는 것은 불가하다”고 설시하고 있 다. 한편, 발명자의 인정과는 관계없지만, 본 판결은 특허법 33조 3항 소정의 동의가 없음을 이유로 하여 원고가 그 대표자로부터 특허를 받을 수 있는 권리의 공유지분을 유효하게 양수하였다고 할 수 없다고 한 것에 주목할 가치가 있다.

(iii) 피고 A가 이 사건 특허발명을 무단으로 출원한 것인지 여부 원고는, 원고가 이 사건 본약정과 추가약정에 따라 피고 A에게 2억 원을 지급하였 으므로, 피고 A는 원고에게 이 사건 특허발명을 양도하였어야 함에도 그 의무를 다하 지 아니한 채 무단으로 위 발명을 탈취하여 피고 주식회사와 특허출원을 하였다는 취 지로 주장하였지만 법원은, 아래와 같은 이유로 이 사건 특허발명은 이 사건 본약정 당시 피고 A가 원고에게 양도하기로 한 서지보호기술에는 포함되지 않는 것으로 보 이므로,717) 원고의 위 주장은 이를 받아들일 수 없다고 판단하였다.

Y는 X로부터 팩스송신된 갑 7 도면 중에 이너 슬리브(inner sleeve)에 설치한 条溝 와 그 단면 형상으로 기재를 하고, 이것을 평성 7년 10월 26일 송부처는 명확하지 않 지만 피고의 사내로부터 팩스송신하였다.

우선 쟁점 ①과 관련하여 법원은, 특허에 대한 정당한 권리자라고 주장하는 자는 자신(A)이 진정한 발명자이고 특허명의인(B)이 발명자가 아니라는 것을 증명하는 것 으로는 충분하지 않고, B가 정당한 권리자가 아님을 (예를 들면, 계약 위반이나 비밀 유지의무 위반 등의 주장을 통해) 추가로 증명해야 한다고 판시하였다.936) 다만, 이러 한 법리는 연방대법원 Yeda 판결에 의해 변경되게 된다.

나. 착상과 구체화 개념의 혼동 1) 우리 대법원의 혼동 발명자 판단과 관련하여 ‘착상’과 ‘구체화’라는 용어가 명확하지 않게 사용되는 사 례가 많다. 우리 대법원은 다음과 같이 설시하였다.

원리에 대하여, 그 수준이 높아도(예 노벨상 급) 이를 충분히 사용할 수 없는 경우 에는 대상이 되는 발명에 관해서는 가치를 높이 평가할 수 없다. 따라서 상기 ②를 중 심으로 생각해야 될 것으로 보인다.174) “①-₁ 원리의 절대적 가치는 (가) 생각이 어려움(당시의 기술수준), (나) 높은 효과 를 얻은 용이성 (다) 기술수준의 높이 등으로부터 생각된다고 보인다.

만일 당사자가 공유를 희망하지 않는 경우 최후의 수단으로 문제된 출원 특허를 거절 무효로 하는 방법이 있지만 당사자 모두에게 바람직한 귀결은 아닐 것이다. 일 본에서는 이와 같은 상황에서 당사자가 권리 공유를 희망하지 않는 경우, ① 정당한 권리자와 모인자 중 어느 한쪽에 권리를 귀속시키고 다른 쪽에 지분의 가격을 지불하 는 방법 혹은 ② 정당한 권리자의 발명과 모인자의 발명을 분할하여 출원하는 방법 등 2가지 대응이 가능한 것으로 보고 있다.1028) 구체적으로 보면 ①의 경우에 대해서 는, 특허권 설정등록 후는 발명 자체를 분할하는 것은 불가하게 되지만, 전면적 가격 배상의 방법에1029) 의해 정당한 권리나 모인자 중 한 쪽에 권리를 귀속시키는 것이 가 능한 경우가 있다고 보고 있고, ②의 경우에 대해서는 모인출원이 설정등록 전이고 또 한 정당한 권리자의 발명과 모인자의 발명이 분리 가능한 것이라면, 공유의 권리로 한 후 각각의 발명을 분할하여 출원하는 것이 가능하다고 보고 있다. 한편, 설정등록 후 의 출원의 수정에 대하여는, 필요가 있으면 출원일 소급제도를 다시 도입함으로써 대 응하는 것도 가능하다고 하고 있다.

2) 공동발명자 판단 원고는 매니큐어 기구의 개발을 위하여 선행 발명자를 고용하였으며 선행 발명자 는 프로토타입(prototype) 기구를 만들어서 원고에게 전달하였다.538) 그 전달 이후 선 행 발명자는 원고 또는 후행 발명자와 아무런 접촉을 하지 않았으며 별도의 추가적인 역할도 하지 않았다.539) 원고는 그 프로트타입 기구를 후행 발명자에게 전달하였으며, 535) Bianco v. Globus Med., Inc., 30 F. Supp. 3d 565, 577 (E.D. Tex. 2014) (“A person does not become entitled to be named as a joint inventor on a patent merely by suggesting a desired goal or result without conceiving of the means by which that goal can be attained.”). 536) Bianco v. Globus Med., Inc., 618 F. App'x 1032 (Fed. Cir. 2015). 537) Clairol Inc. v. Save-Way Indus., Inc., No. 79-175-CIV-CA, 1980 WL 30222 (S.D. Fla. June 10, 1980), and amended, No. 79-175-CIV-CA, 1980 WL 30310 (S.D. Fla. Aug. 25, 1980). 538) Id. at 7. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 180 그는 비용분석, 성능분석을 실행하였으며, 나아가 여러 기술적 변경, 개량을 수행하였 다. 최종 제품에 대하여 법원은 선행 발명자 혹은 후행 발명자 단독의 것이 아니며 그 두 발명자의 공동의 노력의 결과라고 판단하였다.540) 그럼에도 불구하고 선행 발명자 와 후행 발명자 사이에는 아이디어를 주고받는 기회가 없었으며 선행 발명자의 활동 이 종료된 후 후행 발명자의 활동이 시작되었다.541) 법원은 발명이 순차적으로 완성될 수 있다고 설시한 Monsanto v. Kamp 판결을 인 용한 후,542) 대상 사안에서 선행 발명자의 노력이 종료된 후 후행 발명자의 노력이 시 작되었고, 그 둘 사이에 아무런 의사교환이 없었지만, 대상 특허발명이 선행 발명자의 노력과 후행 발명자의 노력의 시너지 결과를 가지는 점에 주목하여 두 발명자가 공동 발명자라고 판단하였다.543) 3) 평가 대상 사안에서 선행 발명자는 후행 발명자의 존재도 모르지만, 후행 발명자는 선행 발명자의 존재를 인지하며, 그 자신이 선행 발명자의 결과물을 변경, 개량하여 더 우 수한 제품을 구현하는 발명을 완성하는 사실에 대하여 잘 인지하였을 것이다. 그렇다 면 선행 발명자의 인지가 존재하지 않는 경우에도 후행 발명자의 인지만으로도 공동 발명자를 인정할 수 있는 것이다. 물론, 두 발명자가 서로의 존재에 대하여 완전히 인 지하지 못하는 경우에는 공동발명자로 인정하기 어려울 것이다.544) 4) 유사 판결들 539) Id. 540) Id. 541) Id. (“In contrast, there was virtually no give-and-take of thoughts and ideas between Burian and Sempliner, and Sempliner's actions of participation ended before Burian's began.”). 542) Monsanto Co. v. Kamp, 269 F.Supp. 818, 824 (D.D.C. 1967) (“One may take a step at one time, the other an approach at different times. One may do more of the experimental work while the other makes suggestions from time to time. The fact that each of the inventors plays a different role and that the contribution of one may not be as great as that of another, does not detract from the fact that the invention is joint, if each makes some original contribution, though partial, to the final solution of the problem.”). 543) Id. at 7 (“and the factual finding that the teachings and claims of the B-S patent are the synergistic result of the inextricable efforts of Burian and Sempliner, the Court holds that Burian and Sempliner are joint inventors.”). 544) In re Hardee, 223 U.S.P.Q. 1122, 1123 (Ass't Comm'r Pat. 1984) (“[W]here two persons are totally unaware of each other's work, there can be no joint inventorship.”). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 181 선행 발명자와 후행 발명자가 직접적인 의사교환이 없는 경우에도 선행 발명자의 기여가 후행 발명자에게 연결되는(connected) 경우 그 두 발명자를 공동발명자라 인 정한 사례로는 2010년의 Arbitron v. Kiefl 판결,545) Memry v. Kentucky Oil 판결546) 등 이 추가로 발견된다. 한 회사에서 갑이 연구한 결과를 (갑의 퇴사, 부서이동 등의 이유 로) 을이 이어받아 연구하는 경우 그 갑과 을을 공동발명자로 인정할 수 있을 것이다.