또한, F는 그 후 E와 협의 중, 사용 시에 체인커버가 좌우로 흔들릴지도 모른다는
문제를 깨닫고, F는 그것을 해결하는 수단으로서 커버피스의 톱커버부 내면부에 좌우
의 안쪽 링크플레이트 사이에 슬라이딩이 자유롭게(摺動自在) 돌출시킨 위치결정용
돌기를 마련하여, 체인의 안쪽 링크플레이트를 기준으로 하여 커버피스가 좌우로 흔
들지 않도록 하는 것을 생각해 냈다. F는 그 때 E에게 위 돌기를 마련하는 위치를 표
주박형상(瓢箪型)을 하고 있는 체인의 가장 높은 곳에 마련하는 것이 유효하다고 전하
였다.
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IP컨설팅(선행조사/RnD/침해판단/아이디어고화 등) 관련 비변리사의 업무행위를 막으
면 좋을 것 같습니다. 비전문가들이 고비용으로 저품질의 결과물을 내고 있으며 해
당 파트를 변리사 등 전문가만이 수행할 수 있도록 하는 것이 필요하다고 생각합니
다.
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므로 공표하였음
- 변리사 및 특허업무법인의 처분에 관한 운용기준(2016. 3.17)
변리사 및 특허업무법인의 처분에 관한 운용기준
평성(헤세이)24년 3월 26일
개정 평성(헤세이)28년 3월 17일
제1 처분에 관한 기본적인 사고방식
1. 일본변리사회의 처분
변리사 및 특허업무법인 처분에 대해서는, 회칙 제49조에서, 「회원이 법 혹은
법에 근거하는 명령 또는 회칙 혹은 회령을 위반한 경우, 또는 변리사답지 않은
중대한 비행이 있었을 경우에 있어서, 본회의 질서 또는 신용을 해쳤을 때」에, 회장이, (1) 「계고」
(2) 「본 회칙에 의해서 회원에게 주어진 권리 2년을 한도로 하는 정지」(이하
「권리정지」라고 한다)
(3) 「경제산업대신에 대한 징계 청구」(이하 「징계청구」라고 한다)
(4) 탈회
중 어느 하나의 처분을 행할 수 있다,고 하고 있다. ※상기(2)에서 말하는 권리란, 회칙 제34조에서 정하는 회원의 권리를 말한다. 이
하 같음. 또한, 변리사가 회칙 제57조 제2항 혹은 제3항, 제57조의 2 또는 제57조의 2의
2에 위반하고, 계속연수의 필요 단위수 또는 필수과목을 이수하지 않았을 때(계
속연수의무불이행)은, 회칙 제49조의 특례인 회칙 제54조의 2에서, 회장이, (1) 「계고」
(2) 「권리정지」
(3) 「징계청구」
중 어느 하나의 처분을 행할 수 있다,고 하고 있다. 2. 행위 종류, 기본양정의 설정, 가중, 경감
상기 처분에 대해서는, 미리, ①구체적인 행위의 종류와 그에 대응하는 양정(기본
양정)을 정한다(첨부자료).
게다가, ②처분과 관련된 사안마다 개별사정 등을 감안해, 기본양정에 가중 또는
기본양정으로부터 경감하여, 구체적인 사안에 적용하는 것으로 한다. 이러한 적용의 기준은, 처분의 실효성 등을 높이고, 또는 그 적절한 실시(공평성,
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투명성 등)을 담보하는 관점에서 유효하며, 또 이러한 기준의 존재는, 변리사에
대한 유저로부터의 신뢰성 등을 확보하는 것에 연결된다. 3. 중대한 처분의 적용 구분
회장으로부터 경제산업대신에의 징계청구 이상의 무거운 처분은, 문제가 되는 행
위 내용에 따라서 다음과 같이, 적용을 구분한다. ① 변리사법에 위반하고, 또는 변리사답지 않은 중대한 비행이 되는 행위로서, 의
뢰자에게 직접적으로 불이익을 주는 행위에 대해서는, 「징계청구」를 적용하고, ② ①이외로, 일본변리사회의 자치 관점에서 중대한 문제가 있는 행위에는 「탈
회」처분을 적용한다. 4. 기본양정표의 적용
기본양정표는, 종래의 심사위원회가 취급해 온 처분사례 등을 기초로 경제산업대
신에 의한 징계처분의 기본양정을 참고로 하여 책정했다. 단, 기본양정표는 어디까지나 심사위원회의 동심사부 및 복심부, 또 계속연수 이
수 상황 관리위원회의 판단을 참고로 해야 할 기본이며, 이러한 위원회 등의 양
정판단을 구속하는 것은 아니다. 현실에 발행하는 개별사례는, 사안마다 내용이나
배경이 다르고, 각각에 특징이 있기 때문에, 획일적으로 처분기본양표를 적용하는
것이 곤란 또는 적절하지 않는 경우가 상정되기 때문이다. 제2 처분대상이 되는 행위와 기본양정
처분의 대상이 되는 행위에 의해서, 기본이 되는 처분의 양정을 정한다. 또는, 「징계청구」는 의뢰자에게 직접적으로 불이익을 주는 행위나 법령위반 등을 대
상으로 하고, 「탈회」을 포함한 처분은 회내 자치 범위에서 완결하는 행위를 대
상으로 한다. 1. 행위의 종류와 기본양정의 설정
(1) 회칙 제49조 및 동제54조의 2에서 정해진 처분은, ① 문제가 되는 행위의 내용이나 정도에 따라서 단계적으로 적용될 것, 및
② 같은 행위에는 어떠한 사정이 없으면 원칙으로서 같은 처분이 적용되는 것이, 처분의 실효성 등을 높이고, 또 그 적절한 실시(공평성, 투명성 등)을 담보하기
위해서 필요하다. 때문에, 구체적인 문제행위의 내용과 이에 대응하는 처분의 양
정(처분기본양정)을 정해, 변리사에 대한 신뢰성 등을 확보하는 것으로 한다. (2) 「행위 종류」에는 처분대상으로 해야 할 행위를, 변리사관련법규로부터 픽
업하여 열기하고, 더욱이, 해당행위에 위반한 경우의 「기본양정」을 4종류의 처
분항목 중 어느 것으로 할지를 정한다. 기본양정을 결정하는데 있어서는, 작년 사
- 71 -
□ 제도 비교 및 시사점
ㅇ 변리사와 관련된 위원회에 대하여, 우리나라는 변리사법 제16조
(2014. 1. 31)에 의하여 「변리사자격․징계위원회」가 설치되어 있고,
일본은 경제산업성설치법 제6조 및 제7조(2013. 7.)에 의하여 「산업
구조심의회」가 설치되고 그 하부조직으로 「지적재산정책부회」가
설치되고 또 그 하부조직으로 「변리사제도소위원회」가 설치되어
서 변리사와 관련된 법률 및 정책, 제도의 심의를 하고 있는 점이
차이가 있음
- 이는 우리나라가 변리사 시험 및 징계 위주로 운영되고 있는 것에
비하여, 일본은 변리사의 제도 및 업무 등을 위주로 운영하고 있고
이를 통하여 제4차 산업혁명시대 등에 적극적으로 대응할 수 있는
변리사의 역할 및 업무를 고려하고 있는 점이 특이함
ㅇ 변리사와 관련된 위원회의 운영/정책방향에는 (ⅰ) 변리사 자격취득
과 관련된 사항, (ⅱ) 변리사 징계와 관련된 사항, (ⅲ) 변리사 제도
개선의 정책 또는 방향설정에 관한 사항을 고려하여야 하는데, 이에
회 정세, 특히 지적재산업무의 전문가를 표방하는 변리사에 대한 유저로부터의
시선을 배려하면서, 과거의 회원 처분의 실정을 밟은 후, 객관적인 시점에서 정해
야 한다. (3) 처분 적용에 대해서는, 「계고」와 「권리정지」는, 문제가 된 행위의 내용
에 관계없이 문제행위의 경중의 관점에서 적용하지만, 그것들보다 무거운 처분
적용에 있어서는, 변리사법에 위반하는 행위 및 변리사답지 않은 중대한 비행에
의해서 출원이나 특허권 실효 등 의뢰자에게 불이익을 준 경우에 대한 처분으로
서는 「징계청구」를 적용하고, 이에 해당하지 않는 중대한 것에 대한 처분으로
서는 「탈회」를 적용하는 것으로 한다. 2. 개별사안의 사정에 의한 처분의 가중과 경감
처분대상이 되는 사안은, 사안마다 다른 배경이나 경위를 가지고 있으므로, 그러
한 개별사정이나 주변사정(악의 정도, 위반기간의 길이, 반성의 유무, 피해회복
의 정도 등) 을 감안해, 기본양정에 가중 또는 기본양정으로부터 경감할 수 있는
것 한다.
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06. 귀 소(또는 법인)의 특허출원 업무프로세스를 출원 비용에 따라 선택하여 주시기 바랍니다. (복수 선택 가능)
07. 2017년 기준 귀 소(또는 법인)가 담당한 전체 특허출원 건 가운데 IP R&D(또는 특허분석)
에서부터 출원까지 하나의 패키지로 담당한 건의 비율을 기재하여 주시기 바랍니다.(단위: %)
□ 20% 이하
5시간 이하 6 ~ 10시간 11 ~ 15시간 16 ~ 20시간 21시간 이상
50만원 이하 □ □ □ □ □
50만원 초과
100만원 이하 □ □ □ □ □
100만원 초과
150만원 이하 □ □ □ □ □
150만원 초과
200만원 이하 □ □ □ □ □
200만원 초과 □ □ □ □ □
1.발명
상담
2.선행
기술
조사
3.특허성
검토 및
출원
전략
회의
4.명세서
초안
작성
5.사무소
내부
검토
6.발명자
및
관리자
검토
7.명세서
수정 등
검토
의견
반영
8.명세서
최종안
작성
50만원 이하 □ □ □ □ □ □ □ □
50만원 초과
100만원 이하 □ □ □ □ □ □ □ □
100만원 초과
150만원 이하 □ □ □ □ □ □ □ □
150만원 초과
200만원 이하 □ □ □ □ □ □ □ □
200만원 초과 □ □ □ □ □ □ □ □
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□ 20% 초과 40% 이하
□ 40% 초과 60% 이하
□ 60% 초과 80% 이하
□ 80% 초과 100% 이하
08. 귀 소(또는 법인)의 현재 업무 범위를 표기하여 주시기 바랍니다.(주력업무 상위 3개)
□ 특허·실용신안·상표·디자인 출원 및 등록
□ 가처분 및 침해소송 손해배상 청구
□ 특허·실용신안·상표·디자인 감정서 작성
□ 심판청구대리·소송대리
□ 특허·실용신안·상표·디자인 분쟁 조정
□ 가치평가
□ 선행기술조사 분석
□ 기업의 특허관리
□ 권리분석 및 기술거래
□ 기타
09. 귀 소(또는 법인)가 장래 희망하는 업무를 표기하여 주시기 바랍니다.(주력업무 상위 3개)
□ 특허·실용신안·상표·디자인 출원 및 등록
□ 가처분 및 침해소송 손해배상 청구
□ 특허·실용신안·상표·디자인 감정서 작성
□ 심판청구대리·소송대리
□ 특허·실용신안·상표·디자인 분쟁 조정
□ 가치평가
□ 선행기술조사 분석
□ 기업의 특허관리
□ 권리분석 및 기술거래
□ 기타
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■ 기타 의견
10. 의무연수제도가 변리사 역량 향상에 도움이 되었는지 표기하여 주시고 개선방안 등의
의견이 있으시면 기재하여 주시기 바랍니다. □ 예
□ 아니오
변리사 의무연수 의견
11. 기타 애로사항이나 변리사 제도 개선과 관련해서 건의사항이 있으면 자유롭게 의견을
주시기 바랍니다.
갤럭시S20 갤럭시S20 갤럭시S20 435) 대법원 2005. 3. 25. 선고 2003후373 판결(원심 특허법원 2003. 1. 16. 선고 2002허2723 판결).
436) 유사한 설시: 대법원 1994. 12. 27. 선고 93후1810 판결.
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
158
그 발명을 반복 실시하여 목적하는 기술적 ‘효과’를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객
관적인 경우 그 발명이 완성된 것이라고 설시한 바 있다.437) 동 설시에 의하면 발명의
완성을 위해서는 목적하는 기술적 효과가 ‘결정’되어야 하는 것으로 보이는데, 발명을
완성한 당시에 발명의 효과가 정확하게 알려지지 않는 경우도 많다. 그렇다면 “목적
하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지”라는 표현은 논쟁을 유발하는 것이라고
생각된다. 발명의 구성이 완성되어 통상의 기술자가 그 구성을 지나치게 어렵지 않게
구현할 수 있으면 그때 발명이 완성된 것으로 보아야 한다.
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갤럭시S20 Y는, 평성 7년 11월 10일 본건출원의 준비를 위해 변리사에 대하여 지시 내지 설명
을 손으로 적은 서면을 팩스송신하였다.
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갤럭시S20 창작행위에 기여해야 한다. 구항의 신규한 기술사상의
창작에 실질적으로 기여해
야 한다.
갤럭시S20 갤럭시S20 23) 조영선, 「특허법(제4판)」, 박영사, 2013, 237면(아직 특허라는 공적 처분 및 공시가 이루어지기 전이고, 심사
절차가 아직 특허청에 계류 중이므로 출원인 명의 이전을 통한 권리구제를 도모하더라도 상대적으로 문제가
적기 때문에 이 단계에서는 정당한 권리자는 모인출원인을 상대로 출원인의 명의를 변경해 줄 것을 청구할
수 있다는 취지); 정상조 박성수 공편, 「특허법주해 Ⅰ(김운호 집필부분)」, 박영사, 2010, 485면(① 정당한 권
리자의 출원 후 무권리자로 출원인 명의가 변경된 경우, 정당한 권리자가 자신이 특허를 받을 수 있는 권리를
갖는다는 취지의 확인판결을 받아 출원인명의변경신청서에 첨부하여 명의변경을 행하는 것을 인정함이 타당
하며, ② 정당한 권리자의 출원행위가 존재하지 않는 상태에서 무권리자에 의해 출원이 된 경우에도 진정한
권리자가 특허를 받을 수 있는 권리를 회복할 다른 수단이 없는 이상 이를 긍정할 수 있다는 취지); 강기중,
“무권리자의 특허출원(모인출원)과 정당한 권리자의 보호”, 「법조」 53권 5호(통권572호), 법조협회, 2004.5.,
21-26면(① 정당한 권리자의 출원 후 무권리자로 출원인 명의가 변경된 경우와 ② 정당한 권리자 출원 없이
무권리자만 출원한 경우로 나누어 살펴보면서, 두 경우 모두 명의 회복이 가능하다는 취지).
기술탈취 관련 법규의 현황 및 문제점
45
을 청구할 수 있는지에 대해 학설상 긍정설과 부정설로 나뉘어 있었다.24)
한편, 이 문제에 대해 판시한 3건의 대법원 판결들을25) 종합적으로 검토해 보면,
결국 대법원은 ‘정당한 권리자의 특허권 이전등록청구’에 대해 전면적으로 이를 긍정
또는 부정하기보다 사안별로 접근하여 사례형 법리를 판시한 것으로 보이는데, ‘정당
한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무권리자’에 관한 사
안(2010다11310)에서는 ‘특허권 이전등록청구’를 부정하면서 2003다47218 판결의 사안
과 구별하고 있는 반면, ‘특허를 받을 수 있는 권리를 정당한 권리자가 양도한 경우’에
관한 사안(2011다77313, 77320(병합))에서는 종래 2003다47218 판결의 법리를 다소 확
장(즉, 정당한 권리자의 ‘출원 후’ 양도라는 제한을 삭제함)하고 있다.26)
한편, 2016년 특허법 개정 시 정당한 권리자의 충분한 구제를 위해 입법론적 해결
이 필요하다는 이유로 특허권 이전청구제도가 신설되었다(특허법 제99조의2).
2. 현행 규정의 한계(문제의 제기)
앞서 본 특허법상 관련 규정에 따라 타인의 기술(모인대상발명)을 탈취한 자가 모
인대상발명을 그대로 자신의 명의로 특허출원을 한 경우, 해당 특허출원은 거절 무효
로 되며, 정당한 권리자(기술탈취 피해자)는 출원일 소급제도나 특허권 이전청구제도
를 통해 자신의 권리를 회복할 수 있게 되므로 정당한 권리자의 구제에 큰 문제가 없
다.
갤럭시S20 갤럭시S20 갤럭시S20 한편 피고가 원고로부터 제공받은 자료를 유용해서 경북대학교 산학협력단과 공동
연구 및 공동 특허출원을 하였는지, 그 직원인 OOO 역시 같은 자료를 이용해서 석사
학위 논문을 작성하고 공동 연구 자료로 활용하였는지에 대해 법원은, 피고는 악취에
관한 민원이 발생한 2013. 7. 22.부터 2014년 6월경까지 원고에게 악취 원인에 대한 연
구 및 검토 결과를 요구하면서 함께 원인 분석을 하고 있었는데, 악취 원인을 제거하
지 못하게 되자, 피고는 2014년 2월경부터 원고가 아닌 다른 연구기관인 경북대학교
산학협력단과 공동 연구를 진행하였고, 그 결과 기존에 원고가 지목했던 악취 원인 물
질인 ‘톨루엔’과 ‘자일렌’ 외에 휘발성 지방산(VFA)인 ‘부티르산’이 악취의 원인 물질
이라는 연구 결과를 얻고 특허등록을 하기에 이르렀음을 알 수 있으므로, 결국 피고는
원고의 도움 없이 독립한 연구를 하여 악취 제거 물질을 찾아내 그에 기한 특허등록
을 한 것으로 봐야 한다고 하면서 원고의 피고에 대한 하도급법 위반을 이유로 한 손
해배상 청구는 받아들이지 않았다.
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갤럭시S20 라) 대상 발명 6에 관하여
법원은 발명자의 기재의 추정력을 인정하는 면을 전혀 보이지 않고 연구보고서의
기재내용 등을 참고하여 실질적으로 기여한 정도를 기준으로 지분율을 판단하였다.
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갤럭시S20 직역
지방자치단체나 국가기관의 창조적인 업무에서 변리사가 전문위원이나 멘토가 될 필
요가 있음
변리사 직역 확대 필요
변리사 업역이 확대되어야 수요공급법칙에 따라 수가 향상 가능성이라도 있을 것임
현재 변리사 업무 중에서 명문화되지 못한 것(가치평가, 저작권 등록 등)을 명문화하
고 유사 자격증을 폐지할 필요
그동안 특허법원의 기술이해도, 진보성판단 능력이 괄목할만한 향상을 보여 온 반면, 특허청 심사관, 심판관의 자질은 상대적으로 떨어지고 있다고 보여지며, 이로 인해
특허관련 소송사건이 전체적으로 일반 민사법원으로 이관될 위기에 봉착되는 상황으
로 우려됩니다. 심사관/심판관의 활발한 특허법리 연구가 시급하고, 아울러 변리사의
특허심사관/심판관 진입방안이 반드시 마련되었으면 합니다. 변리사 직역 확대 필요(저작권등록, 도메인분쟁대응, 영업비밀/산업기술유출 관련 자
문(컨설팅), 부정경쟁방지 등)
변리사 직역 명확화(무형자산평가 cf.감정평가사직역)
일본과 같이, 변리사의 직역수호와 확대를 위하여 ‘변리사정치연맹’을 만들기가 어려
우므로 기왕에 설립되어 있는 (사)지식재산포럼을 선용하여 대한변리사회가 추진하기
어려운 사업을 여기에서 추진하는 것이 좋겠습니다. 다만, 많은 회원들이 가입해 주
어야 실효를 거둘 수 있습니다. 내부적으로는 특허청에 휘둘리고, 외부적으로는 변호사에 휘둘리고, 획기적인 대안이
필요해 보입니다. 최근의 업무 환경을 반영하여 변리사가 수행할 수 있는 업무영역을 보다 넓게 규정
할 수 있도록 변리사법이 개정되었으면 합니다. 제도의 신뢰성 차원에서, 변리사 제도 존폐와 관련된 작금의 행위를 이해할 수 없다. 변리사 역량에 걸맞는 업무영역 확보, 제도 취지에 부합하는 독립적인 업무 부과 등
에 대한 개념이 있는지도 묻고 싶다. 민간자격증과의 업무영역 조율이 필요하며, 영역이 분명치 않은 과제에 대한 개선이
필요하다고 생각한다. 타 직역들이 변리사 직역을 침범할 수 없도록 제도적인 뒷받침이 필요한 것 같습니
다. 자동
자격
자동으로 변리사 자격을 취득한 변호사(변리사 된 이후 변호사 딴 사람은 제외)를 일
반인에게도 별도 구분될 수 있는 제도가 있으면 좋겠음
로스쿨 변호사에 대한 변리사 자격 자동 취득 금지
소송 변리사가 특허침해소송에 참여하여 진술할 수 있는 기회가 부여되어야 함
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대리권
일반소송대리권이 없다는 점이 너무 억울함(일은 다하고 대리인으로 못들어감)
시장의 선택에 맡깁시다. 소송대리권 등 규제가 너무 많아요. 고객의 권리를 제대로 보호하기 위하여 변리사의 침해소송 참여가 절실히 필요
소송대리권 필요
기술관련 소송에서 주요쟁점사항이 기술 자체에 대한 판단임에도 불구하고, 변리사
들이 뒤에서 업무보조만 하고 있는 경우가 많은데, 변리사들이 기술소송업무에 직접
참여할 수 있도록 제도 개선 요망
수임료 관리 필요, 침해소송 참여 문제 해결됐으면 좋겠음
지방법원에서의 특허침해소송을 참관해보면, 변호사들의 특허법 지식이나 특허기술
설명이 상당히 부족해보임. 변리사의 변론 참여가 절실히 필요하다고 생각함.
비변리
행위
사무소 미설치한 상태에서 허위 주소지상에 전화번호 등록 후 사건 유인하는 불법행
위 단속 및 처벌강화 필요
타 영역의 자격증 없는 사람의 변리 행위 근절을 위한 보다 현실적인 제도가 있으면
좋을 것 같습니다. 변리사 자격을 대여한 사무장 사무소가 종종 있는데, 이런 불법행위를 근절할 수 있
는 효과적인 대처가 필요합니다. 온라인으로 저가로 특허/상표/디자인 출원해주는 업체에 대한 제재가 필요합니다. 비변리사의 수임행위, 비법인의 편법적 다수 지역사무소 운영행위에 대한 적절한 조
치 필요, 변호사의 무등록 변리행위에 대한 적극적인 대처 필요
변리업계 명세사 퇴출 필요
비변리사가 해외 상표·특허 출원대행하는 곳이 있는데 대응 필요
저가 온라인 상표·특허 출원사이트의 피해사례를 모아 수요자들에게 공지하고 수요
자들에게 저가사이트 이용을 자제해 달라는 광고를 많이 내보냈으면 합니다.
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TAG_C3
2) ‘실질적 기여’ 기준
대법원 2009후2463 판결에 따른 ‘실질적 기여’ 기준은 다음과 같은 장 단점이 상정
된다.
TAG_C4TAG_C5
2011년 개정된 미국 특허법은 종전 선발명주의(First to Invent)에서 선출원주의
(First-Inventor-to-File)로 전환되었고, 이에 따라 종전 저촉절차(35 U.S.C. 135
Interferences)는 파생 절차(35 U.S.C. 135 Derivation proceedings)로,826) 종전 저촉 특
허(35 U.S.C. 291 (pre-AIA) Interfering patents)는 파생 특허(35 U.S.C. 291 Derived
Patents)로827) 그 내용이 변경되었다. 특허심판원(The Patent Trial and Appeal Board)
에 대한 파생 절차 신청은 선출원(derived application) 공개일 또는 선 특허 발행일
중 빠른 날부터 1년 이내에만 할 수 있으며,828) 민사소송(civil action)은 선 특허 발행
일부터 1년 이내에만 제기할 수 있다.829)
2) 이전청구제도
가) 개요
825) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調
査研究報告書), 106, 110頁. 826) 35 U.S.C. 135 (“(a) INSTITUTION OF PROCEEDING.—(1) IN GENERAL.— An applicant for patent
may file a petition with respect to an invention to institute a derivation proceeding in the Office. The
petition shall set forth with particularity the basis for finding that an individual named in an earlier
application as the inventor or a joint inventor derived such invention from an individual named in the
petitioner’s application as the inventor or a joint inventor and, without authorization, the earlier application
claiming such invention was filed. Whenever the Director determines that a petition filed under this
subsection demonstrates that the standards for instituting a derivation proceeding are met, the Director
may institute a derivation proceeding. (2) TIME FOR FILING.—A petition under this section with respect
to an invention that is the same or substantially the same invention as a claim contained in a patent
issued on an earlier application, or contained in an earlier application when published or deemed published
under section 122(b), may not be filed unless such petition is filed during the 1-year period following the
date on which the patent containing such claim was granted or the earlier application containing such
claim was published, whichever is earlier.”).
827) 35 U.S.C. 291 (“(a) IN GENERAL.—The owner of a patent may have relief by civil action against the
owner of another patent that claims the same invention and has an earlier effective filing date, if the
invention claimed in such other patent was derived from the inventor of the invention claimed in the
patent owned by the person seeking relief under this section. (b) FILING LIMITATION.—An action under
this section may be filed only before the end of the 1-year period beginning on the date of the issuance
of the first patent containing a claim to the allegedly derived invention and naming an individual alleged
to have derived such invention as the inventor or joint inventor.”).
828) 35 U.S.C. 135 (a)(2); 이해영 외, “미국 개정특허법(AIA: 2011)의 개정내용 분석 및 우리나라에 미치는 영향
에 관한 연구”, 특허청, 2012.12., 44면.
829) 35 U.S.C. 291 (b): 이해영 외, 앞의 보고서, 51면.
특허법상 모인(冒認) 법리
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미국에서는 모인에 관한 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권의 이전청구를 인
정하는 제도는 없으며, 발명자가 특허를 취득하는 것을 희망하는 경우에는 특허법상
스스로 출원할 필요가 있다. 자기의 발명이 모인된 발명자는 자기도 특허출원을 함으
로써 interference 절차(pre-AIA) 혹은 derivation 절차(post-AIA)를 통해 특허를 취득
할 수 있지만 이와 같은 절차에 의한 구제에는 시간적 제약이 있다. 즉, 미국 특허법
제135조(35 U.S.C. 135) 및 제291조(35 U.S.C. 291)에 규정된 내용은 모두 선 후 출원
또는 선 후 특허가 경합하는 상황에서 후출원자 또는 후 특허권자인 정당한 권리자의
구제에 대한 것이므로 정당한 권리자의 출원 없이 이전청구를 인정하는 다른 주요국
의 제도와는 차이가 있다고 볼 수 있다.
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둘째, 정당한 권리자의 구제에 있어, ① 출원일 소급제도와 ② 특허권 이전청구 제
도에서 구제의 범위(즉, 동일성의 범위)가 다르게 되는 것은 문제가 있을 것으로 생각
된다. 예를 들면, ①의 경우는 넓게 ②의 경우는 좁게 보게 되면, (i) 출원일 소급제도
를 활용하면 오히려 이전청구제도에 비해 불이익한 결과가 도출되어 불합리한 점이
있고, (ii) 현재도 그 활용도가 높지 않은 출원일 소급제도의 존재의의가 더욱 퇴색될
것이라는 점도 있는 등 합리적인 제도 운영이라고 보기는 어렵다. 따라서 두 수단에서
구제의 범위(즉, 동일성의 범위)는 동일하게 보아야 할 것이다. 또한 출원일 소급제도
에 있어 (i) 모인으로 거절 무효되는 범위와 (ii) 출원일 소급이 인정되는 범위를 달리
보는 것도 문제가 있을 것이므로 출원일 소급제도에 있어 (i) 모인으로 거절 무효되는
범위와 (ii) 출원일 소급이 인정되는 범위는 동일하게 보아야 할 것이다.
