창업 _ 대구 대실요양병원 확진자 5명 추가 총 62명…집단감염 우려 확산 | 군포철쭉축제

(1) 원리(principle)를 고려한 착상 “원리를 고려한 착상”에서 원리라는 용어가 있는데, 이는 특허법 상 발명의 정의에 서 “자연법칙”과 상당한 것이고, 자연법칙은 전형적으로 물리, 화학의 원리를 말한 다.124) 이런 측면에서 자연법칙을 원리로 규명하는 것은 중요하고 구체적으로 보일 수 있다고 주장한다.125) 그리고 착상을 단순한 착상 및 원리를 고려한 착상으로 나눈 다.126) 원리를 고려한 착상이 적절한 이유는 발명은 자연법칙을 이용한 것이며, 원리 122) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 17頁(“米国、ドイツ、イギリスの 発明者認定の基準からも基本的にそのようにいうことができる。米国ネバダ大学M.ラフランス教授の論文（はし がきp.ii注1参照）に引用の米国の判例において6.発明の成立段階について、「着想」・「その実施」とある。そし て、着想は、いわば内心の行為といえるので、抽象的、無形的であるのに対し、着想の具体化は、具体的、有形 的である。したがって、「着想」の特定が、より難しい。”). 123) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 22-28頁. 124) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 22頁(“前記のように、「発明と は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」。自然法則とは、自然界における法則、す なわち典型的には物理、化学の原理のことである。生物関係の原理は、つきつめれば物理と化学の原理にあたる と考えられる。「原理」は、一応のもので足り、範囲は柔軟に解し、かつレベルは極く基本的、例えば、高校の 物理と化学の基礎程度で足りるであろう（または、基本的に、その程度の素養に基づいて、必要により学習する ことにより理解でき発明の目的との関係で考えられ、る程度と考えてよい）。原理はまた、利用されるものであ る。原理そのもの、例えばフックの法則（弾性体）、摩擦力、熱膨張、蒸発潜熱、酸化還元反応などは公知で あっても、これらあるいはその組み合わせの利用は、発明の目的との関係で非公知ということが考えられる。原 理そのものでなく、その利用のし方、いわば原理のハード面でなくソフト面に着目するのである。.”). 125) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 22-23頁(“発明の定義のうち発明範 囲を示すキーワードは、「自然法則」「技術的思想」「創作」の3語であるが、従来、「自然法則」「技判例の発 明者の認定では、このうち、明示的には、自然法則についてはほとんど論じられておらず、後2者についてのみ論 じられているようである。しかし「技術的思想」の内容を究めるためには、利用されている「自然法則」つまり 「原理」の究明が肝要と考えられる。”). 126) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 23頁(“着想を（i）単なる思いつき と（ii）原理を考えた着想に分けたのは”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 87 에 생각이 미치지 않으면 착상의 제안으로 말할 수 없거나 단순한 고안자는 발명자가 아니므로 원리에 대해 미치고 있는 착상이어야 한다.127) 원리와 “재현성이 있는 현상” 사이에 논의가 있다. 재현성이 있는 현상은 “일정한 기술의 실시에 의해 일정한 효과를 내는 관계이고 원리는 불가시(不可視)적, 무형적이 지만, 재현성이 있는 현상은 가시적이다.128) 그러므로, 원리는 재현성이 있는 현상보 다 이해하기 더욱 어려운 것에 대한 원리에 대신 재현성이 있는 현상이 충분하다.129) 따라서 발명의 성립에서 원리를 고려한 착상에 대해서 시험한 경우는 재현성이 있는 현상의 발견, 제시도 가능하고 충족하기 때문이다.130) (2) 모델 설정 “모델 설정”이라는 용어는 착상의 구체화라는 용어와 비슷한 개념이고 착상의 구 체화를 분석하여 착상에 대하여 모델을 중심으로 추출할 수 있다.131) 원리를 고려한 착상에 기초하여 모델이 설정된다.132) 기계계에서 모델 설정이 이해하기 쉬고 화학계 127) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 23頁(“第1に、発明が自然法則の利 用である以上、原理に考えが及んでいなければ着想の提案とはいえないのではないかという点、第2に、単なる思 いつきを言ったに過ぎない者を発明者とはしないためである。「単なる思いつき」とあっても、原理に及んでい ない思いつきまでを含む意味である。”). 128) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 24頁(“「原理」に代えて「再現性 ある現象」の指摘で足りる。再現性ある現象は、一定の技術の実施によって一定の効果を生じるという関係であ る。”). 129) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 24頁(“第4章で詳述する実験による 発明の場合で、原理が分かり難く、一応の原理から実験成果が予測できない程度のときの一応の原理について は、再現性ある現象を用いるべきことになる。ここで留意すべきは、原理は不可視的、いわば無形的であるが、 再現性ある現象は可視的、いわば有形的であることである。当然、原理は、再現性ある現象に比し、分かり難い ことになる。原理に代えて再現性ある現象の指摘で足りる理由は、次のように考えられる。”). 130) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 25頁(“したがって、発明成立の一 段階である「原理を考えた着想」についても、その代わりに「再現性ある現象を発見して提示することで足りる と解せられる。”). 131) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 18頁(“着想には、「単なる思いつ き」から「原理を考えた着想」の段階が考えられる。「原理」とは、物理と化学の原理である。「原理を考え た」とは、「原理に考えが及んでいる」の意味である。着想の具体化は、原理を考えた着想に基づいて「モデル を設定」し、これに実験・計算によって修正を加え、利用可能なものとすることによって成立する。このよう に、「着想」「着想の具体化」を更に分析し、着想については「原理を考えた着想」（またはp24で述べるよう に、これに代わる「再現性ある現象」）を、そのエッセンス、着想の具体化については「モデルの設定」を、そ の中心としてそれぞれ抽出することによって、「着想」「着想の具体化」を、より具体的にする。”). 132) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 88 에서 창제란 용어가 더 적절하다고 생각하지만 창제보다 더 넓은 의미에서 모델 설정 이 더 합리적인 해석이라고 주장한다.133) (3) 발명의 특징적인 구성요소 및 모델 설정 발명자로 인정하는데 있어서 발명의 기술적 범위에 대하여 발명을 구성하는 구성 요소의 중요성을 고려하여 그 중 특징적인 구성요소를 기여한 자가 발명자이고 그 특 징적 구성요소는 “원리를 고려한 착상”이나 “모델 설정”에서 고려된다.134) 특징적인 구성요소는 특허성이 있는 사항을 구성한 것이고 청구항을 기본으로 한다.135) 모델을 기술적·권리적인 관점에서 정리하여 대상 발명의 청구항에서 도출한다.136) 청구항에 발명의 구체적인 구성을 기재하기 때문에 원리는 기재되지 않는 경우가 많 다고 본 것이다.137) 발명의 특징적인 구성요소에 대한 특허성 있는 사상으로 압축되어 발명의 특정은 청구항에 의한 것이다.138) 그리고 발명의 특징적인 구성요소는 모델의 중심이 되는 것이라고 한다.139) 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 19頁(“「原理を考えた着想」に基 づいて「モデルが設定」される。”). 133) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 25-26頁(“モデルの設定この言葉は 機械系では分かりやすい...化学系ではむしろ「創製」（はじめてつくりだすこと（「広辞苑」））などの語がより 適切とも考えられる（化学系は、p.44〜に述べる物質系の典型）。しかし、「創製」も広義で「モデルの設定」と 言って良くはないかと考える。”). 134) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 20頁(“発明者を認定するにあたっ て、発明の成立段階という時系列に沿った方向の視点の他に、発明の内容（技術的範囲）である発明を構成する 構成要素a、b、c、…の重要性を考慮する方向の視点がありうる。例えば、重要な構成要素b、cを特徴的な構成要 素とする。すると、各特徴的な構成要素について、「原理を考えた着想」や「モデルの設定」が考えられる。”). 135) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 21頁(“特徴的な構成要素は、特許 請求の範囲（クレーム）（特許法第36条第2項）を基本とし、必要により明細書（同条第2項）の発明の詳細な説 明（同条第3項）、図面（同条第2項）を参酌して求められる。判例のいう「特徴的部分」について、p.185参照。 なお、「構成要素」の語は、特許発明の特許請求の範囲（クレーム）を分説して示すときの各部分の意味でも用 いるが。”). 136) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 26頁(“モデルを技術的・権利的視 点から整理して特許請求の範囲（クレーム）が導出される。”). 137) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 26頁(“クレームには、発明の具体 的な構成を記載するので、原理は記載されないことが多い。その意味で「特許性ある事項」より絞られてい る。”). 138) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 26頁(“その意味で「特許性ある事 項」より絞られている。発明の特定はクレームによってなされる。”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 89 특허법 취지 발명의 장려에 따른 산업발전 특허법 보호대상 발명(기술적 사상) 발명 a, 기술적 사상(발명) b, 자연법칙의 이용 c, 창작 착상 착상의 구체화 원리(를 고려한 착상) 모델(의 설정) <표 5> 기술적 사상에 대한 기존 이론과의 비교(影山) 그런데 모델을 특정하기 곤란한 경우는 특히 실험하는 경우에서는 모델이 원리와 일체가 되어 발명이 형성된 경우가 많다고 한다.140) “물건의 발명인 경우에는, 그 구 조, 특성 등에 따라서 물건이 특정된다. 그러나 발명에 따라서는 이들에 의해서 물을 특정할 것은 어렵고, 그의 제법이면, 더 쉽게 식별할 수 있는 것이 있다. 물건의 화학 구조가 복잡하거나 순수한 상태로 분리하기가 곤란하거나 하기 위해서다. 따라서 발 명을 제법에 따라 특정하고자 하는 실무상의 필요성은 크다. 그러나 일반적으로 다른 제법에서 동일한 물을 만드는 가능성이 있기 때문에, 제법물건을 완전히 특정했다는 것은 아니다.”141) (4) 기술적 사상에 대한 기존 이론과 비교 (5) 발명의 성질에 따른 분류 影山론은 발명의 성립과정을 통하여 발명을 물체계 및 물질계 발명으로 분리할 수 있다고 한다. 그 이유는 물체계 및 물질계의 발명은 발명의 표현방법은 예를 들어 외 139) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 27頁(“前記の発明の特徴的な構成 要素はモデルの中心となるものといえる。”). 140) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 27頁(“第4章で詳述する実験による 発明の場合は、再現性ある現象、実験条件、成果物によって、モデルが原理と一体となって発明が形成されるこ とが多い。”). 141) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 27-28頁(“ところで、物の発明であ れば、その構造、特性などによって物が特定される。しかし、発明によっては、これらによって物を特定するこ とが困難で、その製法であれば、より容易に特定できるということがある。物の化学構造が複雑であったり、純 粋な状態で単離することが困難であったりするためである。したがって、発明を製法によって特定したいという 実務上の必要性は大きいしかし一般に異なる製製法で物を完全に特定した法で同一物を作ることが可能であるの で、ということにはならない。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 90 A. 기술 분야 (용도) B. 원리 C 기술적 사상의 창작 건축 토목 물리 물체계 기계 물리 물체계 전기 물리 물체계·물질계 확학 화학 물질계 의약·음식물 화학 물질계 <표 6> 발명의 분류(影山) 관, 성격이고, 이런 표현방법은 발명자를 인정하는 관점에서 고려하여 분리하는 것이 라고 주장한다.142) 물체계의 발명은 “물건의 모양, 물리적 구조, 회로 등과 같은 조합 에 착안한 것이다.”143) 물질계의 발명은 “사용하는 물건의 성질(물성)(물건의 변화를 포함)에 착안한 것이다.”144) 물체계, 물질계 발명의 분류는 특허제도의 발전과 일체하 다고 한다.145) 그리고 기술분야와 원리와 물체계, 물질계에 따르면 발명의 분류를 아 래 표로 제시하였다.146) 나) 발명자의 인정기준 위 제시한 바와 같이 발명은 “원리를 고려한 착상” 및 “모델 설정”으로 성립한 것 이다. 일반적으로 발명자를 인정하는데 있어서 발명의 특징적인 구성요소에 관여하고 모델의 설정, 원리를 고려한 착상에 하나 이상 기여한 자를 기본으로 인정되어야 한 다.147) 원리를 고려한 착상에서 모델 설정 예측이 매우 쉬운 경우에는 모델 설정한 자 142) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 44頁(“物体系と物質系の発明及び それを考える理由物体系と物質系の発明は、発明のあらわれ方（いわば外観、性質）から、発明者の認定へと進 む一つの視点を示そうとするものである。あらわれ方から見るので、発明の有形的可視的な面、すなわち発明の 具体化された面、モデルから見ようとする視点である。物体系と物質系の発明については特徴的な構成要素につ き考える。”). 143) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 45頁(“物体系の発明とは物の形 状、物理的な構造、回路等のような組み合わせに着目したものである。”). 144) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 45頁(“物質系の発明とは、利用す る物の性質（物性）（物の変化を含む）に着目したものである。”). 145) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 47頁. 146) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 46頁. 147) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 34頁(“したがって、発明者、すな わち発明をした者として、特徴的な構成要素に関与し、モデルの設定、原理を考えた着想のいずれかに寄与した 者を基本として認定されるべきことになる（一般の発明者認定の基準）。”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 91 는 발명자로 인정되지 않는다.148) 이러한 이유는 착상 및 착상의 구체화에서 독창성 (창작성)이 인정되어야 발명자로 인정된다.149) 그러므로 단순한 모델 설정은 독창적인 작업으로 인정받지 못하기 때문이다.

4) 영업비밀 유용 v. 공동발명자 판단 법원은 피고가 원고의 아이디어를 유용하였다는 판단과 원고가 대상 특허발명의 공동발명자가 아니라는 판단이 양립 가능하다고 설시하였다.533) 즉, 비록 피고가 원고 의 아이디어를 유용하였으나, 그 아이디어가 발명에 이르지 못하였고 피고가 그 아이 디어와 완전히 다른 새로운 발명을 완성하였고, 피고(의 종업원)와 원고 사이에 공동 발명자로 인정할 연결고리가 없으므로 원고가 공동발명자가 될 수 없다는 것이다.534) 5) 영업비밀 유용에 대한 손해배상 v. 원고 아이디어의 가치 한편, 법원은 원고의 아이디어가 경제적으로 가치가 있다고 보고 그 아이디어의 유 용(misappropriation)에 대하여 4백만불 이상의 손해배상을 인정하면서도 원고의 아 이디어가 특허발명에 기여를 하지 않았다고 판단하였는데, 그 두 판단은 서로 상충되 는 것이라고 생각된다. 피고의 제품은 특허발명과 유사한데, 특허발명을 실시한 피고 의 제품이 원고의 아이디어를 활용하지 않았다면 원고의 아이디어의 유용으로 인한 손해배상액을 산정함에 있어서도 피고의 제품과 연결고리(nexus)를 가지기 어렵다.

위 판례에 의거하여 대만지혜재산법원이 실무를 통하여 구체적으로 공동발명자의 정의 및 판단기준을 제시한 사례를 이하에서 소개한다.

당사자가 공유의 권리를 희망하지 않는 경우 공유의 권리로 한 다음 다시 아래의 2가지 대응이 가능한 것으로 보고 있다.

원고는 “여러 슬릿 형상 분사공을 작성하여 그 분무형상을 관찰하고, 분무입경을 측정하여 데이터를 채취한 것이며 ... 그 결과를 대상 사건 신고서라고 하는 형태로 정 리하였다. ‘Ｌ１≧4.５×Ｗ’의 관계식 자체는, I에 의해서 예측되었지만, 대상 신고서 기 재의 원고의 실험결과(대상 신고서의 제21도, 제23도 기타 대상 신고서의 기재내용)에 기초해서 정해진 것이 분명하다. 그렇게 하면 원고는 H로부터 받은 교사를 참고로 하 고 있지만, 대상 특허발명의 구체화에 크게 공헌한 것이라고 인정할 수 있어서 그 공 헌은 가장 크다고 보아야 하는 것이다.” 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 217 (3) I의 공헌에 관하여 I는 특허공보에서 발명자로 기재되지 않았지만, 법원은 I가 발명 성립단계에서 공지기술 제외하여 특허성이 있는 부분을 추출하고, 청구항에 기재하는 명세서 작성 을 담당하였다. 법원은 특허공보에 기재된 발명자를 진실된 것으로 추정하지 않고, 발 명의 실체를 기초로 공동발명자를 판단하였다. 그리고 I가 대상 발명에 대하여 구체적 으로 명확하게 한 것이고, I의 공헌은 원고보다 크다고 할 수 없다고 판시하였다.

<법원의 판단(상고기각)> 연방대법원은 아래와 같은 법리를 판시한 후, 연방특허법원이 이 사건 특허출원의 진보성을 판단함에 있어 피모인구성이 아닌 다른 구성을 본질적 부분으로 보고 이에 기초하여 진보성을 판단했기 때문에 특허법원의 판단에 문제가 없다고 보았다.

(2) 위 논한 특징적인 구성요소에서 원리를 추출한다. 원리는 실험을 통한 발명의 경우 원리를 알기 어렵지만 일응 원리에서 실험조건 또는 성과물을 예측할 수 있는 정도의 일응 원리를 포함한다. 이 일단의 원리는 행위자가 착상한 것이다.

대법원은, 정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무 권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어졌더라도, 특허법이 정한 절차 (제35조)에 의하여 구제받을 수 있는 정당한 권리자로서는 특허법상의 구제절차에 따 르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수는 없다고 판시 하였는데, 항소심 계속 중 원고는 이 사건 특허발명과 동일한 ‘다중번호 서비스를 위 한 다중 인터페이스를 갖는 이동통신단말기 및 그 제어방법’을 발명의 명칭으로 하여 2010. 3. 11. 특허출원하였고(무권리자의 출원 후에 한 정당한 권리자의 출원임을 주장 하였고, 동일자로 심사청구함), 대법원 2012다11310 판결 선고 이후인 2014. 11. 28. 이 사건 특허에 대해 무효심판(2014당3053)이 청구되었다.

1008) 판례는 ‘공동’ 발명에 해당하기 위해서는 상호협력관계(collaboration)가 필요하다는 입장이다.

우선 방안 1의 경우, ‘모인대상발명으로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 발명’에 대해서는 정당한 권리자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가짐을 규정함으로써 결과적으로 그러한 발명에 대해서는 무권리자가 특허를 받을 수 없게 된다(특허를 받 을 수 있는 권리의 주체 면에서의 규율). 반면 방안 2의 경우, ‘특허를 받을 수 있는 발 명’ 관점에서 무권리자 출원에만 적용되는 특허요건 특례 규정을 마련하는 것이라는 점에서 차이가 있다(객체 면에서의 규율). 다음으로, 방안 1의 경우 ‘모인대상발명으로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 발명’에 대해서는 정당한 권리자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가짐을 분명히 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 414 하지만, 방안 2의 경우 해당 발명에 대해 무권리자는 특허를 받을 수 없게 됨을 규정 하고 있을 뿐, 나아가 정당한 권리자가 해당 발명에 대해 특허를 받을 수 있음을 규정 하고 있지는 않다. 따라서 모인대상발명과의 동일성의 범위를 벗어나는 발명에 대해 서는 정당한 권리자도 무권리자도 모두 특허를 받을 수 없게 된다. 이러한 점은, 모인 의 성립 범위와 정당한 권리자의 구제 범위를 일치시킴으로써 정당한 권리자의 구제 범위가 지나치게 넓다는 지적에서 비교적 자유로운 장점이 있을 수 있지만, 정당한 권 리자의 보호에 다소 미흡한 측면이 있고, 발명에 관여한 정당한 권리자와 무권리자 누 구에게도 귀속되지 않는 발명이 존재하게 되는 문제도 예상된다. 마지막으로 방안 2-2의 경우, 모인 출원 특허에 대해서는 모인대상발명 단독으로뿐 아니라 모인대상발명과 다른 공지 선행기술의 조합을 근거로도 진보성 판단을 허용함 으로써 모인의 성립 범위를 확대하여 기술탈취 후 모인자 명의로 특허를 받는 것을 방지한다는 소극적 측면에서 정당한 권리자의 보호를 강화할 수 있는 장점이 있다. 다 만, 방안 1의 문제점(모인의 성립 범위가 지나치게 넓게 됨)이 더 확대되는 측면도 동 시에 존재하게 된다.

“① 원고는 기계공학 분야의 박사학위를 취득하였고, 2010. 9.경부터 연구소장으로 근무하다가 2012. 11.경 퇴사한 점 ② 원고는 피고의 기술연구소 부소장 또는 연구소장으로서 위 각 발명의 완성 과 정에서 주로 아이디어 제공, 연구의 방향 제시 등의 업무를 하였던 것으로 보이고, 세 부 설계, 샘플 제작, 실험 수행 등의 실무는 기타 4명의 연구원이 진행하였던 것으로 보이는 점 ③ 원고는 피고 회사가 V3 제품 개발에 착수한 지 약 5개월이 지나서야 피고 회사 에 입사하였고, 원고가 입사하기 전에 위 각 발명에 관한 기본적인 아이디어는 이미 도출된 상태였던 점 ④ 대상 발명의 내용, 발명 경위 및 과정, 피고 기술연구소의 인적 구성 및 조직 체 계 등” 법원은 원고의 지분율을 다음 표와 같이 정리하였다.676) 그 정리에 있어서 위 사안 은 전혀 반영되지 않고 그저 공보에 기재된 발명자 전부에게 균등지분율을 (제4기능 에 대한 제3 발명의 예외를 제외하고는) 인정하였다.

가) 미국식 입법(pre-AIA) 모인대상발명을 진보성 판단에 활용할 수 있는 점을 분명히 하는 입법에 의해 모 인의 성립 범위를 진보성 범위까지 확장할 수 있을 것으로 보인다. 2011년 개정 전 미 국특허법의 경우 제102조(f)항에 따라 특허출원에 관한 발명이 발명자가 아닌 자에 의 해 이루어진 경우 특허를 받을 수 없었고, 제102조(f)항 선행기술을 포함하여 모든 유 형의 제102조(신규성 및 권리 상실 규정) 선행기술이 제103조 비자명성 판단에 활용될 수 있는 점이 특징이었다. 이러한 법리에 따라 제102조(f)항 선행기술이 다른 선행기 술과 함께 비자명성 판단에 고려된 사례도 미국에서는 존재하는데,984) 이와 같은 제도 983) ‘실질적 기여’ 기준의 외연이 불명하다는 비판이 있을 수 있는데, 판결례의 축적을 통한 해결이 필요할 것이 다.

나. 인지: 쌍방(two-way) 인지 v. 일방(one-way) 인지 갑이 먼저 연구를 하고 퇴사를 한 후 을이 그 연구를 이어받아 연구를 하는 경우 갑이 그의 발명(a)이 누군가에 의하여 계속 연구된다는 사실을 알지 못하여도 공동발 명자 판단이 달라지지 않아야 할 것이다.560) 선행 발명자가 그의 발명이 후행 발명자 에 의하여 사용되고 있다는 사실을 전혀 알지 못하여도 공동발명은 성립할 수 있 다.561) 사실 갑은 a에 대하여는 단독발명자인데, 그 후의 을의 행위에 의하여 을과 공 560) Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining Joint Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 97 (2013) (“Unbeknownst to Ben, Alice conceives a new cross-member for the frame that Ben conceived as part of the same project for ABC Recliners . . .”). 561) Theranos, Inc. v. Fuisz Pharma LLC, No. 5:11-CV-05236, 2013 WL 5051172, at 3 (N.D. Cal. Sept. 12, 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 188 동발명자가 되는 것이다. 여기서 갑은 을의 존재 또는 공동연구에 대한 인지를 가지지 않았으나, 을은 적어도 갑 또는 누군가의 선행연구를 이어받아 연구한다고 인지한 것 이며, 그렇다면 쌍방인지가 없어도 적어도 일방인지가 있다면 공동발명자성을 인정하 여야 할 것이다.

4) 서울중앙지방법원 2014. 10. 2. 선고 2013가합517131 판결(제1기능 20%; 제2 기능 25%; 제3 기능20%; 제4 기능 30%) 원고는 대상 사건 각 발명에 대하여 원고의 지분율이 30%라고 주장하였다. 피고는 원고가 대상 발명의 발명자가 아니라고 주장하였다.