II. 주요국의 법리
1. 일본
가. 모인의 의의
특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 자연인인 발명자에게 귀속되지만(일본 특
허법 제29조 제1항 본문), 이러한 특허를 받을 수 있는 권리는 양도가 가능하며(동법
제33조, 제34조) 따라서 출원이 가능한 자는 이러한 특허를 받을 수 있는 권리를 가진
자에 한하며 그 이외의 자가 출원을 한 경우에는 거절되고(동법 제49조 제7호), 과오
로 등록된 경우에는 무효사유로 된다(동법 제123조 제1항 제6호). 이와 같이 특허를
772) 조영선, “모인 특허권에 대한 이전청구의 법률문제”, 사법 제39호, 사법발전재단, 2017. 3., 9-10면.
773) 제2설에 대해 출원일 소급제도는 모인특허출원을 무효로 시키는 것이기 때문에 발명의 동일성의 범위를 넓
게 보더라도 정당한 권리자가 실제 발명한 것 이상의 권리를 취득할 위험이 없다고 설명하고 있는데, 거절 무
효되는 범위와 출원일 소급이 인정되는 범위를 동일하게 보면 문제없는 설명이지만, 앞서 본 바와 같이 두 범
위를 달리 보는 견해도 있다.
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문제는 공동발명 이외에 특허를 받을 수 있는 권리가 공유로 되는 요건을 어떻게 규
정할 것인가이다. 주관적 공동(공동의 인식 또는 의사)을 결여한 경우에도 발명의 완
성에 객관적 관련공동성이 인정되는 경우를 상정할 수 있지만 결국 객관적 관련 공동
성의 의미는 다시 해석론에 맡길 수밖에 없게 될 것이다. 대법원 판결에 따르면 단독
발명자이든 공동발명자이든 발명의 완성에 대한 실질적 기여가 요구되므로 공동의 의
사는 없지만 ‘공동 기여’가 인정되는 경우를 객관적 공동의 요건으로 볼 수 있고 따라
서 이러한 내용을 신설되는 제3항에 규정하는 방안이다.
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나) 절차의 경위
Yeda는 2004년 3월 26일(특허부여일부터 2년 이내임) 특허권의 공유를 주장하며
영국 특허법 제37조에 따라 지분이전 및 발명자 추가를 청구하였다.923) 한편, 위 신청
이후 두 가지 일이 있었는데, 하나는 Markem Corp v Zipher Ltd [2005] R.P.C. 31 항
소법원 판결이 선고된 것이고 다른 하나는 발명자 판단에 대한 와이즈만의 생각이 바
뀐 것이었다.924) 우선 항소법원 Markem 판결은 특허에 대한 정당한 권리자라고 주장
923) Id. at paragraph 10.
특허법상 모인(冒認) 법리
355
하는 자는 자신(A)이 진정한 발명자이고 특허명의인(B)이 발명자가 아니라는 것을 증
명하는 것으로는 충분하지 않고, B가 정당한 권리자가 아님을 (예를 들면, 계약 위반
이나 비밀유지의무 위반 등의 주장을 통해) 추가로 증명해야 한다고 판시한 점에 특
징이 있다.925) 다음으로 Yeda는, Schlessinger 박사와 그 팀원들이 모노클로날 항체를
제공한 것이 이 사건 특허발명의 발명적 개념(inventive concept)에 전혀 기여한 바가
없어 이 사건 특허발명은 전적으로 와이즈만 과학자들에 의해 완성된 것이라고 생각
을 바꾸었다.926)
위와 같은 경위로 Yeda는 신청서를 두 가지 점에서 변경하였는데(이 변경 당시는
특허부여일부터 2년이 경과한 후임), 첫째는 Markem 판결의 법리에 따라, 와이즈만
과학자들의 논문 초안이 비밀유지의무 하에 Schlessinger 박사에게 송부된 것이며 당
시 Schlessinger 박사는 안식년 중이었지만 와이즈만의 종업원이었다는 주장을 추가
한 것이고, 둘째는 와이즈만 과학자들의 단독 발명이므로 이 사건 특허가 공유가 아니
라 Yeda에게 단독 귀속되어야 한다는 것이었다.927)
특허청장은 Yeda의 위와 같은 두 가지 변경을 모두 인정하였지만 1심 법원은 위와
같은 변경이 인정될 수 없다고 보았고, 항소법원은 항소를 기각하였다.928) 이에 대한
상고심 판결이 이 사건 판결이다.
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한편, 신설되는 제33조의2는 무권리자 출원 특허에만 적용되고 정당한 권리자나
제3자의 출원에는 적용되지 않는다는 점을 분명히 하기 위해 제33조의2에 따라 특허
를 받을 수 없는 주체가 ‘무권리자’임을 분명히 할 필요가 있다.
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➁ 단계: 특징적인 구성요소에서 원리를 추출한다.637)
影山론에 따르면 대상 특허발명의 특징적인 구성요소를 판단한 후, 특징적인 구성
요소에서 원리를 추출한다. 그러나 실제로는 원리를 추출할 수 있는 경우와 원리를 추
출할 수 없는 경우로 나누어진다.
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다) 知財高判 平成19年7月30日(平18(行ケ)10048号) [可塑性食品の移送装置] (三村 재
판장)800)
<사안의 개요>
피고는 발명의 명칭을 가소성식품의 이송장치(可塑性食品の移送装置)로 하는 특허
제3504043호의 특허(평성 7년 11월 22일 출원, 평성 15년 12월 19일 설정등록. 이하 이
특허를 ‘본건 특허’, 그 출원을 ‘본건 출원’이라 한다)의 특허권자이다. 본건 출원의 출
원인은 피고이며 그 출원서에는 발명자로서 피고의 대표이사인 Y의 성명이 기재되어
있다. 원고는, ① 본건 발명 1 내지 3은 원고의 대표이사인 X를 발명자로 하는 발명이
며, 본건 특허는 X로부터 그 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하지 않고 이루어진 특
허출원에 대하여 된 것이므로 특허법 제123조 1항 6호의 규정에 따라 무효로 되어야
하거나 혹은, ② 본건 발명은 아라이(荒井)를 공동발명자로 하는 발명이며 본건 특허
는 공동발명자인 X와 공동하는 것 없이 출원된 특허출원에 대하여 이루어진 것이므로
동조 1항 2호의 규정에 따라 무효로 되어야 하는 것이라고 주장하였지만, 심결은 본건
발명의 발명자가 X라고는 인정되지 않고, 또한 본건 발명의 공동발명자로서 X가 존재
한다고 하는 것도 불가하므로 특허를 무효로 할 수 없다고 판단하였다.
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한편, 학설의 경우 공동발명에 해당하기 위해서는 발명자 간 협력관계가 필요하다
고 보는 견해가 일반적인 것으로 보인다.806)
2. 미국
가. 모인의 의의
므로, X는 본건발명에 대하여 적어도 공동발명자라고 해야 할 것이다(한편, 이것은 본건출원에 대하여 원고와
피고의 공동출원으로 하는 것을 제안한 Y의 행동과도 부합하는 것이다).
804) 大阪地判 平成12年7月25日 平10(ワ)10432号.
805) 知財高判 平成19年7月30日(平18(行ケ)10048号).
806) 小林浩, “発明者の認定基準―企業・大学・研究機関における発明者の認定における実務上の留意点”, 知的財産
法の新しい流れ - 片山英二先生還暦記念論文集 -, 青林書院, 2010. 11., 287-288頁(“발명은 기술적 사상의 창작
이므로 공동발명이라고 하기 위해서는 복수의 발명자가 협력관계를 가지고 그 발명의 완성에 공헌한 것이 필
요하다. 따라서 어떤 자가 어떤 발명의 착상을 공개하고, 그 후 구체화하지 않고, 다른 자가 구체화한 경우에
는, 그 착상을 공개한 자는 공동발명자로는 될 수 없다.”); 田村善之, “冒認特許に対する移転登録請求権の新設
とその課題”, 今週のコラム 第165回)(“저작권법상의 공동
저작물은, 분리가능성과 공동창작의 의사를 요건으로 하지만(저작권법 2조 1항 12호), 특허법에서는 공동발명
에 관한 정의는 없다. 하지만 어떤 공동행위가 없는 단순한 개량발명 일반에 공동행위로서 특허법 73조의 양
도제한 등의 제약을 부과하는 것은 정당화할 수 없으므로 공동발명에 해당하기 위해서는 원래는 공동발명의
의사가 필요로 된다고 이해된다.”).
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
310
모인(derivation)이란 특허출원인이 발명자가 아닌 것을 의미한다. 모인의 정의는
Kilbey v. Thiel, 199 U.S.P.Q. 290 (Bd. Pat. Inter. 1978) 심결에서 유래하며 “타인에
의한 완전한 발명의 착상(conception)과 그 착상이, 모인이 의심되는 자에 대하여, 그
자가 당해 발명을 지득한 것을 증명할 수 있는 날보다 전에 전달되었을 것
(communication)이 요구된다”고 되어 있다(MPEP §2137). 이와 같이 미국에서 말하는
모인은 타인의 발명을 도용하여 특허출원하는 것을 의미하고 도용되는 대상은 출원이
아니라 발명이다.807)
발명이 2인 이상의 자에 의해 된 경우 그들이 공동으로 특허출원해야 한다(35
U.S.C. 116). 공동발명에 있어서 발명자는 집합체로서의 발명자일 것이 원칙이다. 따
라서 공동발명자의 일부를 제외하여 출원한 경우 그 출원은 발명자에 의해 된 것이라
고는 이해되지 않고, 거절되며 과오에 의해 특허된 경우에는 특허무효 사유에 해당한
다(35 U.S.C. 282). 물론 특허법 제116조에 의한 발명자 정정을 통해 무효 사유 해소가
가능하다.
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기여의 정도는 일반적으로 “(가) 기술적인 불가결성의 정도, (나) 기술수준, (다) 유
용한 것으로 고려된 정도, (라) 특허발명에서 기여한 특징적인 구성요소의 수(예: 청구
항의 수), (마) 구성요소의 특징 정도 (바) 신규성, 진보성의 정도와 같은 요인을 갖춘
것으로 생각된다.”182)
간접적으로 가담의 주관적 관여는 “상담 → 의견교환 → 조언 → 지도 → 교시 및
관여의 정도는 강해진다. 이 기술내용은 위의 일반적인 요인 외에, 특히 “가담”의 성
격에서, 일반 또는 개별, 추상적이나 구체적하거나 관여 기간, 관여의 효과 정도 등을
고려하게 될 것이다. 결국, 관여의 형태와 내용을 고려하여 기여 정도가 결정된다. 결
합적 기여에는, 직접적인 기여와 간접적으로 가담을 맞춘 기여에 대한 기여 정도가 결
정된다.” 183)
또한 원리 또는 모델에만 불가결한 기여를 했다고 해도 다른 관계자의 발명 전체
에 대한 기여와의 관계에서 공평의 견지에서 발명자가 될 수 없는 것도 있다고 생각
된다.184)
원리·모델에의 직접적인 기여는 간접적인 가담에 비해 명확하기 때문에, 직접적인
기여의 정도를 먼저 고려하게 된다. 간접적으로의 가담의 정도는 직접적인 기여의 정
도도 고려하여 구한다.185)
の両方に相当な寄与をした者について、原理またはモデルのウェイトが小さい方のみへ寄与した者との関係で、
発明者としてよい場合が生じ得ると思われる)。”).
182) 影山光太郎, 「発明/共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ -一般・実験・共同発明の場合の
発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順-」, 経済産業調査会, 108頁(“寄与の程度は、一般に、
(イ)技術的な不可欠性の程度、(ロ)技術レベル、(ハ)有用と考えられる程度、に特許発明であれば、寄与した
特徴的な構成要素の数(例、請求項の数)、(ホ)構成要素の特徴の程度、A新規性、進歩性の程度のような要因
から成ると考えられる。”).
183) 影山光太郎, 「発明/共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ -一般・実験・共同発明の場合の
発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順-」, 経済産業調査会, 108頁(“。間接的加担における主観
的関与については、相談→意見交換→助言→指導→教示(第6章p.88)と関与の程度は強くなる。一般に、相談で
は不十分であるが、助言・指導ではその技術的内容により、教示では関与はより十分と考えられる。この技術的
内容は、上記の一般的な要因の他に特に「加担」の性質から、一般的か個別か、抽象的か具体的か、関与の期
間、関与の効果の程度などを考慮することになろう。結局、関与の態様と内容を考慮して寄与の程度が決せられ
る。結合的寄与では、直接的寄与と間接的加担を合わせた寄与について、寄与の程度が決せられる。”).
184) 影山光太郎, 「発明/共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ -一般・実験・共同発明の場合の
発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順-」, 経済産業調査会, 108頁(“また、原理またはモデルの
みに不可欠な寄与をしたとしても、他の関係者の発明全体への寄与との関係で、公平の見地から発明者となり得
ないこともあると思われる(例えば、原理またはモデルの一方のウエイトが極めて小さい発明で、ウェイトが小
さい方に不可欠な寄与をした者について生じ得ると思われる)。”).
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
100
각 발명자의 발명에 대한 기여(정도)
= 원리에 대한 기여 + 모델에 대한 기여
= 원리 중요도 × 원리에 기여 정도 + 모델의 중요도 × 모델에 대한 기여 정도
<표 8> 지분율 산정기준(影山)
(2) 지분율 산정기준
위 언급한 원리 모델의 중요도, 원리·모델에 대한 기여에 맞춰 공동발명의 경우
각 발명의 발명에 대한 기여(정도)를 다음 공식과 같이 정량적으로 구한다.186)
관계자의 주관적 관여에 의하여 기여 정도는 알기 어렵기 때문에, 객관적 측면에
직접적으로 기여한 다른 관계자의 기여와의 비교를 적절히 고려한다. 또한, 상기의 기
여비율은 발명자의 인정의 당부를 되돌아보는 의미도 있다. 187)
3) 발명자/공동발명자의 인정 및 지분율 산정의 기본적인 절차
대상 발명에 대한 발명의 특정에 따라서 다르게 판단한다. 그래서 물체계 또는 물
질계 발명을 분류하고, 발명자의 인정을 향해서, 정량적으로 발명자의 지분율 산정방
법을 제시한다. 이하는 기본적인 절차에 대한 影山책 123~126면을 요약 정리한 것이
다.
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2) 대법원 2003후2218판결 이후 2009후2463 판결 이전
7건의 특허법원 판결에서 모인 여부에 대해 판단하면서 2003후2218 판결을 인용하
고 있는데, 이 판결들은 특허발명과 모인대상발명의 구성 및 효과에 차이가 있어 실질
적 동일성이 부정된다는 판단을 하고 있을 뿐 구성의 차이에 대한 평가를 자세히 하
고 있지는 않다.975)
사항인지, 혹은 명시적인 기재는 없더라도 기재되어 있다고 자명하게 이해할 수 있는 사항인지 여부로 판단하
여야 하며, 자세한 판단방법은 제4부제2장 보정의 범위 부분을 참조한다.”).
974) 특허청, 특허 실용신안 심사기준, 2018. 8., 4201면(“출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항
의 범위를 벗어나는 사항을 ‘신규사항’이라 한다. 여기서 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 ‘최초 명세서
등’이라 한다)에 기재된 사항이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나, 명시적인 기재가
없더라도 통상의 기술자라면 출원시의 기술상식에 비추어 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라
고 이해할 수 있는 사항을 말한다.”).
975) 특허법원 2011. 6. 22. 선고 2010허5574 판결(구성 및 작용효과에서 차이가 인정되므로 실질적으로 동일한
발명이라고 보기는 어려움); 특허법원 2010. 11. 11. 선고 2010허1442 판결(특허발명의 일부 구성이 모인대상발
명에 명시적으로 기재되어 있지 않은데, 모인대상발명에 특허발명의 그러한 구성이 당연히 내재되어 있다거나
그로부터 자명하게 도출된다고 할 수 없어 실질적 동일성이 부정됨); 특허법원 2010. 11. 11. 선고 2010허1459
판결(특허발명의 일부 구성이 모인대상발명에 명시적으로 기재되어 있지 않은데, 모인대상발명에 특허발명의
그러한 구성이 당연히 내재되어 있다거나 그로부터 자명하게 도출된다고 할 수 없어 실질적 동일성이 부정
됨); 특허법원 2010. 1. 21. 선고 2009허1002 판결(특허발명과 모인대상발명은 일부 구성이 서로 다르고, 그로
모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안
375
3) 대법원 2009후2463 판결
모인대상발명과 실질적으로 차이가 없는 구성 2(특허발명의 특징적인 부분인 구성
2)에 모인대상발명에 없는 구성 1, 3, 4를 새로 부가하는 것은 통상의 기술자가 보통으
로 채용하는 정도의 변경에 지나지 않고 그 변경으로 발명의 작용효과에 특별한 차이
를 일으키지 않아서, 특허발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것이 없다
는 이유로 모인출원으로 판단하였다.
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TAG_C3
2) 공동연구개발에 소요된 시간의 정도
小林健男은 공동발명이 완성될 때까지 소요된 시간에, 장시간에 걸쳐 공동연구
개발에 종사한 공동발명자는 그렇지 않은 자에 비해 발명완성에 기여한 정도가 일반
적으로는 크다고 설명한다. 따라서 공동연구개발의 전 과정에 관여한 공동발명자의
지분은 중도에서 관여하는 공동발명자에 비하여 크다고 보는 것이다.601)602) 그러나,
単純なる細菌試験や動物実験に従うに過ぎなかっ。た者は、発明者たるの資格を有しないのである。”).
600) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 37頁(“共有が当事者の意思によって生ずる場合には、その持
分の割合もその意思、すなわち合意によって定まる場合が多い。”).
601) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 38頁(“共同発明の場合にも、各発明者全員の合意によりそれ
ぞれの持分を決定することができる。この場合に問題となることは、如何なる基準によって各自の持分を決定す
べきかである(共同発明者の持分算定の問題)。一般に次の事項を総合的に斟酌し、当該発明に貢献した度合の
程度を算定して共同発明者各自の持分を決定すべきである。着想の提供及び具体化につき、①如何なる共同発明
者の着想が最も独創性を有したかとか、②共同研究開発の過程で共同発明者のうちの誰が解決不能と思われた問
題を適切に解決したかなどにより持分の大小を決定する一要素とする。この着想の独創性の大小という要素は、
発明が技術的思想の創作であることからいって、共同発明における持分算定のうえで最も重要かつ基本的な要素
と考えられる。共同発明が完成するにいたるまでに要した時間につき、長時間にわたり共同研究開発に従事した
共同発明者は、そうでない者に比較して発明完成に貢献した度合が一般的には大きいといえる。したがって、共
同研究開発に長時間にわたり従事した共同発明者は、そうでない者よりも持分が大きいといってよい。ことに、
発明完成の全過程に関与した共同発明者の持分は、中途から関与するにいたった共同発明者のそれに比較して大
きい、とみるのが合理的である。”).
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
200
발명자의 기여는 양적 기여가 중요한 것이 아니라 질적 기여가 중요하다는 현대의 원
칙에 따르면603) 그 설명은 이제는 타당하지 않은 것이다.
TAG_C4TAG_C5TAG_C6TAG_C7
721) 상고미제기로 확정.
722) 이 사건 심결에서는 특허발명과 모인대상발명의 동일성이 부정되고 있는데, 심결에서의 모인대상발명과 특
허법원 판결에서의 모인대상발명이 동일한 것인지에 대해서는 확인이 필요하다. 심결문에는 모인대상발명 1
내지 5의 주요 도면이 소개되어 있고 특허심판원은, 이 사건 제1항 발명에는 ‘보조관통부’ 구성이 있고 이 사
건 제4항 발명(방법발명)에는 ‘보조관통부’ 형성 단계가 있는 반면, 모인대상발명에는 대응 구성이 없다고 판
단하고 있다. 하지만 특허법원 판결문에는 모인대상발명 1(관련자들의 이메일 및 첨부자료)과 모인대상발명 2
(테스트데이터에 관한 문서)의 주요 도면이 소개되어 있고 모인대상발명 1과 2의 도면에 모두 ‘보조관통부’가
도시되어 있어 일견 심결에서의 모인대상발명과 특허법원 판결에서의 모인대상발명이 동일하지 않은 것으로
보이지만, 심결문과 판결문에는 별지에 주요 도면만 간략히 소개되어 있어 정확한 판단은 곤란하다.