“판례법에 따르면 청구항에 의하여 규정된 발명에 기여한 모든 발명자가 있어야
한다고 제시하고 있다. 그리고 이 판결에 의하면, 종속청구항도 발명자를 인정하는 판
단의 대상이 된다. 물론, 이 경우에서도, 공동발명자가 될 수 있는 사람의 기여가 창조
적인 것이 불가결한 전제 조건이다.”379)
378) 財団法人知的財産研究所, “国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書”, 2008,
34頁(“連邦最高裁判所 Verkranzungsverfahren 事件116の判例法によると、発明に対して創造的な寄与をした者
は何人も共同発明者となり、寄与自体に特許性があるか、又は発明的であるかということは、要件とされない。
この創造的な寄与は、当業者の通常の技能を超えるべきものである。例えば、ドイツの判例法により、発明者と
して認められる者は、その寄与が最終的な成功の原因となったか、発見された解決策に決定的な影響を及ぼした
者、根底にある課題を解決する方法の基本概念を考案した者、又はその概念を実行に移した者である。もちろ
ん、これは通常の技能を超えていることが条件とされる。全体的な成功に影響を及ぼさなかった、すなわち、発
見された解決策とは無関係な寄与のみによっては、共同発明者としての要件は満たさず、発明者又は第三者に
よって与えられた具体的な指示に従って行われた寄与のみによっても、同様にみたさない。さらに、発明を実行
に移した者又は発明を試験した者は、通常その仕事が特定の課題にかかわるものでない限り、発明者とはみなさ
れない。」”).
379)財団法人知的財産研究所, “国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書”, 2008,
35頁(“本調査研究においてドイツ調査を依頼した弁護士は、「連邦最高裁判所
Verkranzungsverfahren 事件121の判例法によると、クレームによって規定される発明に寄与したすべての発明者
が挙げられるべきであると示している。そして、この判決によると、従属クレームも、発明者を認定する判断の
対象となる。もちろん、この場合でも、共同発明者となり得る者の寄与が創造的であることが不可欠な前提条件
である。」との見解を示している。”),
발명자‧공동발명자 판단 법리에
대한 연구 4
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한
특허법의 공동발명 개선안 연구
발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구
147
제4장 발명자 공동발명자 판단 법리에 대한 연구
I. 발명자 여부를 판단하기 위한 관련 법리의 연구
1. 서론
어떤 자가 발명자인지 여부를 판단하는 것이 쉽지 않다. 이 글에서는 그 판단을 위
하여 필수적으로 필요한 관련 쟁점을 정리하여, 결과적으로 발명자 판단 법리의 발전
을 도모하고자 한다. 이 글은 발명자 판단 법리와 관련된 쟁점으로 ① 착상과 구체화
개념. ② 발명의 완성 시점, ③ 청구항의 신규사상을 기준으로 하는 법리 등을 검토한
다.
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3) 일본에서의 혼동
일본에서도 착상 ‘및’ 구체화를 한 자가 발명자라고 설명하는 글이 있다.385) 어떤
판결은 착상이 구체적이어야 된다는 표현과 구체화라는 용어를 혼용하여 더욱 헷갈리
게 한다.386) 미완성(구체적이지 않은) 착상을 구체화(완성) 하는 것이 발명인지, 착상
이 구체적이면 발명이 완성된 것이고, 그 착상(발명)을 실물화(reduction to practice)
하는 것이 구체화인지를 구분해야 한다. 미국은 후자의 개념을 사용하고 있다. 미국에
서는 그 발명을 누가 착상하였는지라는 질문을 그 발명을 누가 완성하였는지와 유사
하게 이해한다.387)
일본의 착상과 구체화의 법리는 ‘구체적’이라는 용어와 ‘구체화’라는 용어가 같은
한자인 ‘구체(具體)’를 공유하여 비롯된 것으로 보인다. 착상이 신규할 뿐만 아니라 구
체적이어야 한다고 말하면서,388) 또 착상의 ‘구체화’라고고 말한다. 이렇게 헷갈리게
하는 비슷한 용어를 같은 장면에서 사용하지 않아야 한다. 미국에서는 “착상이 명확
하면(definite), 그 후의 구체화(reduction to practice)는 발명의 행위가 아니다”라고
표현하는데,389) 여기서 ‘명확한’이라는 단어와 ‘구체화’라는 단어는 완전히 다른 것이
어서 오해의 소지가 없다. 미국이 사용한 “definite”를 일본이 ‘구체적’이라고 번역하
면서 구체화(reduction to practice)와 혼동이 발생한 것으로 추측된다. 그 추측의 진위
와 무관하게 ‘구체적’이라는 용어와 ‘구체화’라는 용어는 혼동을 야기하므로 같이 사
용하는 것은 바람직하지 않다. 착상이 명확하다는 것은 통상의 기술자가 그 착상을 용
385) 影山 光太郎, 「発明/共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ -一般・実験・共同発明の場合
の発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順-」, 経済産業調査会, 2012, 35頁(“발명의 특징적인
부분에 대한 착상을 얻고, 이를 구체화하는 사람”).
386) 東京高等裁判所 昭和51年4月27日 昭和47年(行ケ)第25号 判決(“특허법에서 말하는 발명은 기술적 사상의 창
작인 것은 물론이지만, 여기에서 말하는 창작과는 단순한 착상만으로는 부족하며, 그 착상이 구체화된 것이어
야 함은 말할 필요도 없다. 발명은 착상의 구체화를 수반해야만 완성하는 것이다.”).
387) USPTO, MPEP § 2137.01 (8th ed. Rev. 8, July 2010) (“발명자를 판단하는 기초적인 질문은 누가 그 발명
을 착상하였는지이다.”).
388) 산업구조심의회 지적재산정책부회 「제6회 특허제도 소위원회 회의 순서 자료 7-1, 일본에 있어서 발명자의
결정」(2003)(발명자는 “당업자가 실시할 수 있을 정도의 구체적인 착상을 한 사람이다.”).
389) Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 1376 (Fed. Cir. 1986) (“the formation in the
mind of the inventor, of a definite and permanent idea of the complete and operative invention, as it is
hereafter to be applied in practice.”).
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
150
이하게 구체화 할 수 있는 정도를 말한다.390)
다. 미국의 착상(conception) 및 구체화(reduction to practice) 법리
1) 착상의 개념
미국에서 착상의 개념은 Mergenthaler v. Scudder 판결에서 처음 제시되었다.391) 동
판결에 의하면 착상의 완성은 완전하고 작동 가능한 발명의 아이디어가 명확하고 영
속적으로 형성된 상태를 말한다.392) 즉, 미국에서는 착상(conception)이 명확한 단계에
이르면 그 시점에서 발명이 완성된 것으로 본다.393) 그러므로 발명자 여부는 착상의
완성에 기여하였는지 여부에 의하여 결정된다.394) 착상이 완성된 때 발명의 완전한 형
태도 완성되는 것이다.395) 어떤 경우에는 발명이 종이에 표현될 필요도 없이, 발명자
의 마음 속에서 완성되기도 한다.396)397) 발명자가 명확하고 영속적인 발명의 아이디어
를 보유함을 보이는 당시에 발명이 완성된 것이며, 발명자가 그 발명이 의도된 바대로
작동할 것인지에 대해 합리적 기대를 가졌는지 여부는 무관하다.398) 발명자가 실험계
390) Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc., 40 F.3d 1223, 1230-31 (Fed. Cir. 1994).
391) Kathleen Asher, The Doctrine of Simultaneous Conception and Reduction to Practice: An Argument for
Its Repudiation, 2003 Syracuse L. & Tech. J. 2 (2003) (“A definition of conception was formulated in the
leading case of Mergenthaler v. Scudder.”).
392) Mergenthaler v. Scudder, 11 App. D.C. 264, 276 (D.C. Cir. 1897). (“complete conception is “the complete
performance of the mental part of the inventive act ... [i]t is, therefore, the formation in the mind of a
definite and permanent idea of the complete and operative invention as it is thereafter to be applied in
practice ...”).
393) Robert W. Harris, Conceptual Specificity as a Factor in Determination of Inventorship, 67 J. Pat. &
Trademark Off. Soc'y 315 (1985) (discussing the kinds of contributions to invention that do not rise to
the level of contributions to conception due to lack of sufficient specificity).
394) Adam J. Sibley & Rodney L. Sparks, The Difficulty of Determining Joint Inventorship, Especially with
Regard to Novel Chemical Compounds and Their Applications, 8 Loy. L. & Tech. Ann. 44, 46 (2009) (“An
inventor must contribute to the conception of at least one aspect of the invention described.”).
395) Adam J. Sibley & Rodney L. Sparks, The Difficulty of Determining Joint Inventorship, Especially with
Regard to Novel Chemical Compounds and Their Applications, 8 Loy. L. & Tech. Ann. 44, 46 (2009)
(“Conception requires the use of the ‘inventive faculties’; it is the creative formulation of a complete view
of what the invention is.”).
396) Matthew W. Coryell, Patent Law As an Incentive to Innovate Not Donate: The Role of the U.S. Patent
System in Regulating Ownership of Human Tissue, 36 J. Corp. L. 449, 453 (2011) (“Conception is the
‘formation in the mind of the inventor, of a definite and permanent idea of the complete and operative
invention, as it is hereafter to be applied in practice.’”) (citing Hybritech, Inc. v. Monoclonal Antibodies,
Inc., 802 F.2d 1367, 1376 (Fed. Cir. 1986)).
397) 물론, 발명자의 마음 속에 완전한 발명이 완성되었음을 ‘증명’하는 것은 또 다른 쟁점이 된다. 전자문서에 의
한 증명을 다룬 글: Lisa A. Dolak, Patents Without Paper: Proving A Date of Invention with Electronic
Evidence, 36 Hous. L. Rev. 471 (1999).
발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구
151
획 또는 연구의 목표를 설정하는 것은 착상의 행위가 아니며, 해당 과제(problem)에
대한 특정 해결책(solution)이 명확하게 형성되는 단계가 착상이 명확하고 영속적인
단계가 된다.399) 발명자가 그 발명이 기대된 바와 같이 작동될 것이라고 믿었는지 여
부는 무관하다.400)
2) 구체화의 개념
미국에서 ‘착상 후의 구체화’(reduction to practice)는 실물화 또는 효과 확인의 작
업이므로 그 자체로는 발명의 행위가 되지 못한다.401)402) 구체화가 대상 착상이 작동
하는지를 실험하는 것이라면 그 실험이 종료된 후에 대상 착상이 완성된 것인지가 검
증되겠지만(verified),403) 그 작업은 검증작업에 불과하며 그 실험을 한 자, 즉 구체화
를 한 자는 발명자가 되지 못한다.404)405) 물론, 구체화의 과정에서 명확한 착상을 새로
398) Jackie Hutter, A Definite and Permanent Idea? Invention in the Pharmaceutical and Chemical Sciences
and the Determination of Conception in Patent Law, 28 J. Marshall L. Rev. 687, 687 (1995) (“the court
ruled that an inventor completes conception of a pharmaceutical invention when the inventor shows
possession of a definite and permanent idea of the invention, regardless of whether the inventor also held
a ‘reasonable expectation’ that the invention would work as intended.”).
399) Burroughs Wellcome Co. v. Barr Laboratories, Inc., 40 F.3d 1223, 1228 (Fed. Cir. 1994) (“An idea is
definite and permanent when the inventor has a specific, settled idea, a particular solution to the problem
at hand, not just a general goal or research plan he hopes to pursue.”).
400) Alan H. Gordon & Jon R. Trembath, Recent Developments in Patent Law, 3 Tex. Intell. Prop. L.J. 115,
123 (1995) (“The Federal Circuit disposed of the defendant's claim that the inventor's definite and
permanent idea must include a reasonable expectation that the invention will work for its intended
purpose, stating that ‘an inventor's belief that his invention will work or his reasons for choosing a
particular approach are irrelevant to conception.’”).
401) Mark J. Buonaiuto, The Use of Derived Information As Prior Art Under Section 103 of the Patent Act,
79 Nw. U. L. Rev. 423, 459 (1984) (“Reduction to practice is a term of art denoting the two-step process
of embodying the invention in physical form and testing the invention to ascertain its ability to achieve
the desired result. Normally, reduction to practice follows conception of the invention.”).
402) Univ. of Pitt. v. Hedrick, 573 F.3d 1290, 1299 (Fed. Cir. 2009) (“Proof that the invention works to a
scientific certainty is [the separate step of] reduction to practice.”).
403) William A. Drennan, A Method of Analysis for the Unlikely Asked to Perform the Amazing:
Determining "Patentability" Without A Patent Application Under Section 1235, 22 Va. Tax Rev. 443, 511
(2003) (“Nevertheless, reduction to practice is important both as verification that the conceived invention
is workable and as a step in putting the conceived subject matter in a form that will make it a
permanent part of the art.”).
404) Adam J. Sibley & Rodney L. Sparks, J.D., Ph.D., The Difficulty of Determining Joint Inventorship,
Especially with Regard to Novel Chemical Compounds and Their Applications, 8 Loy. L. & Tech. Ann. 44,
53–54 (2009) (“However, after further experimentation, the inventiveness of those original ideas would
potentially be verified. Even though actual conception would not occur until the moment of reduction to
practice, someone who merely contributes ordinary skill in the art in the reduction process would likely
not be an inventor.”).
405) Adam J. Sibley & Rodney L. Sparks, J.D., Ph.D., The Difficulty of Determining Joint Inventorship,
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
152
이 창출하게 되면 그 착상은 새로운 발명이 된다.406) 구체화는 통상의 기술자가 (창작
적 작업이 없이) 쉽게 할 수 있는 작업인 것이다.407) 구체화는 발명의 종류에 따라 다
를 수 있는데, Corona v. Dovan 판결에서 연방대법원은 다음과 같이 설시하였다.
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모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안
419
현행 특허법 특허법 개정안
제34조(무권리자의 특허출원과 정당한 권리
자의 보호) 발명자가 아닌 자로서 특허를
받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자(이
하 "무권리자"라 한다)가 한 특허출원이 제
33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있
는 권리를 가지지 아니한 사유로 제62조제
2호에 해당하여 특허를 받지 못하게 된 경
우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한
정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가
특허출원한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 무권리자가 특허를 받지 못하게 된
날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가
특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하
다. 제99조의2(특허권의 이전청구) ① 특허가
제133조제1항제2호 본문에 해당하는 경우
에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는
법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수
있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의
이전을 말한다)을 청구할 수 있다. ② 제1항의 청구에 기초하여 특허권이 이
전등록된 경우에는 다음 각 호의 권리는
그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록
을 받은 자에게 있는 것으로 본다. 1. 해당 특허권
2. 제65조제2항에 따른 보상금 지급 청구권
3. 제207조제4항에 따른 보상금 지급 청구
제34조(무권리자의 특허출원과 정당한 권리
자의 보호) ① 발명자가 아닌 자로서 특허
를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자
(이하 "무권리자"라 한다)가 한 특허출원이
제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수
있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제62조
제2호에 해당하여 특허를 받지 못하게 된
경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한
정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가
특허출원한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 무권리자가 특허를 받지 못하게 된
날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가
특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하
다. ② 무권리자가 한 특허출원이 제33조제1항
본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를
가지지 아니하거나 제44조를 위반한 사유
로 제62조제1호 또는 제2호에 해당하여 특
허를 받지 못하게 된 경우에 특허를 받을
수 있는 권리를 가진 자는 특허청장에게
해당 특허출원의 출원인변경(특허를 받을
수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분
의 이전에 따른 출원인변경을 말한다)을 청
구할 수 있다. 다만, 무권리자가 특허를 받
지 못하게 된 날부터 30일이 지난 후에 정
당한 권리자가 출원인변경을 청구한 경우
에는 그러하지 아니하다. ③ 제2항의 청구에 따라 공유인 특허를 받
<표 49> 특허법 개정방안(출원 단계 중 분리 이전 방안)
4. 모인 상황에서의 출원 분할 방안
모인 출원에 (i) 정당한 권리자의 발명과 (ii) 모인자의 발명이 청구항별로 구분되어
있고, 아직 출원 단계라면 출원을 분할하는 방법으로 대응하는 것도 가능할 것으로 보
이는데, 이러한 내용을 입법적으로 해결하는 것이 아래 방안이다.
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나. 논의의 필요성
발명이 완성된 순간 공동발명자가 결정된다. 그 발명과 관련하여 그 후 이루어지는
① 시제품을 만드는 행위, ② 효과를 측정, 확인하는 행위, ③ 부작용을 확인하는 행위
등을 한 자는 공동발명자가 될 수 없다. 그렇다면, 공동발명자 결정을 위하여 발명이
완성된 순간이 언제인지를 판단하는 것이 중요한데, 우리 대법원은 통상의 기술자가
따라서 이 경우에는 공지의 착상을 구체화하여 발명을 완성한 사람만이 발명자이다.”).
434) 이 둘이 공동발명자가 될 수 있음에 대하여는 후술한다.
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① 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결
원심은, 피고가 제일엔지니어링으로부터 원고가 작성한 위 개발자료를 넘겨받은
사실은 인정되지만, 아래에서 보는 바와 같이 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2
항, 제4항, 제6항, 제7항은 위 개발자료에 게재된 발명(이하 '원고의 발명'이라고 한다)
과 동일하지 아니하므로, 위 청구항들은 피고가 원고의 발명을 자신이 발명한 것으로
하여 출원한 경우에 해당하지 아니하고, 그에 따라 특허법 제133조 제1항 제2호, 제33
조 제1항 본문에 의하여 무효로 될 수 없다는 취지로 판단하였다.
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5) 서울중앙지방법원 2017. 4. 6. 선고 2015가합548238 판결(100%)
원고는 대상 발명의 단독발명자로 기재되어 있으므로 원의 지분율은 100%라고 주
장하였다. 법원은 원고가 단독발명자로 기재되어 있음도 확인하고 나아가 실질적으로
도 원고가 대상 발명과 관련하여 연구를 전담하였다는 점에 따라 원고의 지분율을
100%로 인정하였다. 대상 판결에서 법원이 기재되어 있는 사항에 따르면서도 추가로
실질적 기여를 판단하였음이 주목된다.
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688) 三村量一, 上揭 論文, 124頁(“출원인인 사용자 등은 특허법의 규정을 준수하여 진실의 발명자를 원서에 기재
하여야 할 터이므로 (직무발명 대가소송의) 원고인 종업원이 원서에 발명자로 기재된 경우에는 원고는 당해
발명의 발명자로 사실상 추정되는 것이고, 피고인 사용자 등이 이를 다툴 때에는 사용자 등이 간접반증으로써
추정을 번복하기에 충분한 구체적인 사정을 주장·입증하여야 한다고 해석하는 것이 상당하다.”).
689) 三村量一, 上揭 論文, 124頁(“금반언의 원칙에 비추어 보더라도 이러한 경우에 사용자 등은 원고가 발명자라
는 추정을 뒤집기에 족한 사정을 주장·입증해야 한다고 새겨야 한다.”).
발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구
243
미국에서는 특허등록원부에 기재된 공동발명자 기재가 정확(유효)한 것으로 추정
하며,690)691)692)693) 특허의 유효가 추정되듯이 발명자 기재의 맞음도 추정되는 것이
다.694)695) CAFC가 그러한 추정의 원칙을 요즘 더 강하게 적용하는 추세라고 한다.696)
혹자는 추정을 복멸하는 과정을 (성공하기 쉽지 않는) 고지전(高地戰, uphill battle)에
비유하기도 한다.697)
직무발명신고서, 특허출원서, 특허공보에 기재된 공동발명자 기재에 추정력을 부여
하여야 한다. 다만, 직무발명신고서의 기재보다는 특허출원서의 기재가 특허출원서의
기재보다는 특허공보의 기재가 더 강한 추정력을 가질 것이다. 특허등록원부는 정부
기관인 특허청에 의하여 작성된 공문서라는 점에서 그 기재에 추정력을 부여하기가
용이하다. 특허등록원부에 기재된 발명자의 기재를 진실된 것으로 추정할 수 있다고,
특허출원서에 기재된 공동발명자의 기재도 진실된 것으로 추정할 수 있을지에 대하여
는 조금 더 고민을 하게 된다. 특허출원서는 출원인이 작성한 사문서에 불과하다. 특
허등록을 출원인과 공중의 사회적 계약에 의한 사문서라고 보든,698) 특허청에 의하여
작성된 공문서라고 보든,699) 그 등록원부의 내용에 대하여 진정성이 추정되며, 그 내
690) Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining Joint
Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 82 (2013) (“For the most part, courts view incorrect inventorship
claims with skepticism because inventorship on an granted patent is presumed to be correct.”).
691) Hess v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc., 106 F.3d 976, 980 (Fed. Cir. 1997).
692) Eric Ross Cohen, Clear As Mud: An Empirical Analysis of the Developing Law of Joint Inventorship in
the Federal Circuit, 28 Berkeley Tech. L.J. 382, 394 (2013) (“After a patent has issued, there is a heavy
presumption that the inventors named in the application are the correct inventors--that is, they are true
inventors, and they are the only true inventors.”).
693) Fina Oil & Chem. Co. v. Ewen, 123 F.3d 1466, 1474 (Fed. Cir. 1997) (“Dr. Razavi did not meet his
burden of establishing undisputed facts to show that Dr. Ewen made no contribution to the conception of
the invention ... or a contribution that was qualitatively insignificant.”).
694) Gemstar-TV Guide Int'l, Inc. v. ITC, 383 F.3d 1352, 1381 (Fed. Cir. 2004) (“Because a patent is
presumed valid under 35 U.S.C. §282, there follows a presumption that the named inventors on a patent
are the true and only inventors.”).
695) Arbitron, Inc. v. Kiefl, No. 09-CV-04013 PAC, 2010 WL 3239414, at *5 (S.D.N.Y. Aug. 13, 2010)
(“Inventors named in an issued patent are presumed to be correct. Eli Lily, 376 F.3d at 1358.”).
696) Eric Ross Cohen, Clear As Mud: An Empirical Analysis of the Developing Law of Joint Inventorship in
the Federal Circuit, 28 Berkeley Tech. L.J. 382, 385 (2013) ([Federal Circuit] “has increasingly relied on
the presumption of validity of an issued patent . . .”).
697) Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining Joint
Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 76 (2013) (“Second, inventorship on an granted patent is presumed
correct. Thus, the uphill battle of arguing incorrect inventorship is eliminated if the correct inventors are
named at the beginning.”).
698) 민사소송법 제358조(“사문서는 본인 또는 대리인의 서명이나 날인 또는 무인(拇印)이 있는 때에는 진정한 것
으로 추정한다.”).
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
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용과 다른 주장을 하는 자가 그 추정을 복멸할 증명책임을 부담하여야 한다.
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나) 실질적 동일 기준 적용 및 모인자 기여 인정 시 공유 인정
출원일 소급제도와 특허권 이전등록청구제도에서의 발명의 동일성의 의미를 같게
보는지 다르게 보는지 여부 및 다르게 보는 경우 모인자의 기여가 인정되면 피모인자
와의 공유 관계를 인정할 것인지 여부에 따라, ① 출원일 소급제도와 특허권 이전등록
청구제도에서의 발명의 동일성의 의미를 같게 보는 입장(제1설), ② 출원일 소급제도
와 특허권 이전등록청구제도에서의 발명의 동일성의 의미를 다르게 보되, 전자를 후
자보다 넓게 해석하는 입장(제2설), ③ 기본적으로 제2설의 입장에 서되 모인출원발명
에서 변경 부가된 구성의 내용에 따라 공유지분을 인정하는 것도 가능하다는 입장(제
3설)으로 구분한 다음, 모인자가 동일성의 범위를 넘는 구성의 변경 추가를 한 경우
정당한 권리자의 이전등록청구를 인용하되 모인출원자의 공유지분청구권을 인정할
수도 있는 제3설이 타당하다고 하는 견해가 있다.771)
770) 정차호, 앞의 책, 446면.
771) 손천우, 정당한 권리자의 특허권 이전등록청구제도, 특허법원 개원 20주년 기념논문집, 특허법원, 2018. 4.,
314-316면.
특허법상 모인(冒認) 법리
289
출원일 소급제도에 있어서 동일성 특허권 이전청구에 있어서 동일성
제3설 동일성 범위를 넓게 해석함. 동일성 범위를 좁게 해석함. 다만, 동일성의 범위를 넘는 구성의
변경・추가를 한 경우 피모인자와 모
인자의 공유로 처리. (이론 구성은 제1설과 동일함. 즉, 특
허법 제99조의2 유추적용).
乙 출원 모인으로 거절‧무효 여부(O, X) 甲의 이전청구 가부
제1설 제2설 제3설 제1설 제2설 제3설
A ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
A1 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
A2 ◯ ◯ ◯ ◯ ☓ 공유
A3 ☓ ☓ ☓ 공유 ☓ 공유?
<표 28> 동일성에 대한 학설 비교
甲의 모인대상발명(A)과 실질적으로 동일한 발명을 A1, 실질적으로 동일하지 않지
만 진보성은 부정되는 발명을 A2, 진보성도 부정되지 않는 발명을 A3라고 가정하고,
乙이 A, A1, A2, A3를 각각 출원한 경우 앞서 본 제1설부터 제3설을 적용해 보면 다
음과 같은 결과가 도출될 것이다.
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가. 공동저자 v. 공동발명자
논문에서 공동저자로 기재되었더라도 그 자체로 공동발명자로 인정되는 것은 아니
다.703) 저작물에의 기여를 판단하는 기준은 발명에의 기여를 판단하는 기준과 매우 다
른 것이라고 보아야 한다. 논문에서의 공동저자로의 기재(표시)가 발명의 공동발명자
702) Todd M. Martin, Pervin Taleyarkhan, Righting Inventorship Wrongs: A Multijurisdictional Overview, 10
Landslide 59, 60 (2017) (“Maintaining claim charts tracking the inventorship against the claims, even if
they are amended ...”).
703) In re Katz, 687 F.2d 450, 455 (C.C.P.A. 1982).
발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구
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임에 대한 추정력을 부여하지 못하는 것이다. 향후, 공동저자를 판단하는 법리와 공동
발명자를 판단하는 법리의 비교, 검토가 필요하다.