점퍼 _ 긴급사태 대응...'신종 코로나' 틈타 개헌 불지피는 일본 자민당 | 군포철쭉축제

요약서(Summary) 11 모인자 기여의 취급 ④ 일본 田村善之 견해와 같은 학설 있음. 일본 ① 확립된 법리 없음. ② 학설은 피모인자와 모인자의 공유를 인정하는 긍정설과 부정설로 나뉨. ③ 2010년 보고서: 2건의 하급심 판결을 근거로 피모인자‧모인자 공동의 기 여가 인정되는 경우 공유관계 성립할 수 있는 것으로 분석. 大阪地判平成12 年7月25日; 知財高判平成19年7月30日. ④ 개량형 모인출원의 경우 공동발명에 준하는 취급(특허권의 지분이전청구 를 인정하는 일본 특허법 제74조3항의 적용 내지 유추적용)이 필요하다는 견해(田村善之) 있음. 미국 ① CAFC 판례는 공동발명의 성립 요건으로 ‘협력(collaboration)’을 요구 하고 있어 공유 관계 인정이 쉽지 않을 것으로 보임. ② 학설은 긍정적 견해와 부정적 견해 모두 존재함. 독일 ① 독일의 경우 공동발명의 성립을 위해 주관적 요건(공동작업의 인식)은 불필요하며 객관적 측면에서 공동의 기여가 존재하면 된다는 것이 통설과 판례의 입장. ② 피모인자‧모인자 공동의 기여가 인정되는 경우 공유관계 성립 가능. 영국 피모인자‧모인자 공동의 기여가 인정되는 경우 공유관계 성립 가능. 제6장 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 I. 모인 시 거절 무효의 범위 ‘실질적 동일성’ 기준(대법원 2003후2218 판결)과 ‘실질적 기여’ 기준(대법원 2009후 2463 판결) 모두 장 단점이 혼재하며 구체적 적용에 있어서 불명확한 점이 있다는 점 도 공통되지만 기술탈취 후 모인자 명의로 특허를 받는 것을 방지한다는 소극적 측면 에서 정당한 권리자의 보호를 강화하기 위해서는 모인의 성립 범위를 넓게 보는 것이 바람직할 것이며 이러한 점을 고려하면 두 기준 중 ‘실질적 기여’ 기준이 위와 같은 목적에 부합하는 점이 있다는 것은 부인하기 어렵다. 구체적으로 보면, 종래 ‘실질적 동일성’ 기준은 구성의 차이 유 무를 중심으로 동일성을 판단하는 경향에 있었던 반 면, ‘실질적 기여’ 기준은 구성의 차이가 있음을 전제로 그 차이점에 대한 평가를 통해 해당 차이점이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제· 변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 경 우 등 기술적 사상의 창작에 실질적 기여가 없는 경우에는 발명자로 인정하지 않음으 로써 모인대상발명을 개량 변경한 경우에도 여전히 모인이 성립하는 범위가 넓어지 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 12 는 측면이 있다. 예를 들면, 모인대상발명이 A이고, 이를 변형한 모인발명이 A1(종래 실질적 동일성의 범위)인 경우, A2(모인자의 실질적 기여가 인정되지 않는 정도)인 경 우 및 A3(모인자의 실질적 기여를 인정받을 수 있는 정도)인 경우, 종래 ‘실질적 동일 성’ 기준에 따르면 A1을 넘어서 A2까지 모인출원으로 보기는 어렵게 되지만, ‘실질적 기여’ 기준을 적용하는 경우 A1뿐 아니라 A2까지도 단순 모인출원에 불과한 발명으 로 취급할 수 있게 된다. 물론 최근 특허법원 판결례에서 보듯이 ‘실질적 기여’가 없는 경우 특허발명과 모인대상발명의 ‘실질적 동일성’을 인정함으로써 여전히 ‘실질적 동 일성’이라는 개념을 활용할 수 있지만 이 경우의 ‘실질적 동일성’이 종래 실질적 동일 성과 동일한 기준이라고 보기는 어렵고 오히려 모인 법리 특유의 동일성 판단 기준이 라고 이해하는 것이 타당할 것이다.

구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 396 부작용도 있을 수 있다.

3. 모인출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제 모인 출원 특허에 대한 정당한 권리자의 특허법상 구제 수단으로는 종래 출원일 소급제도(제34조, 제35조)만이 존재하였으나 2016년 특허법 개정에 따라 특허권 이전 청구 제도(제99조의2)도 마련되어 2 트랙으로 보호받을 수 있게 되었는데 우선 두 제 도에 대해 간략히 살펴보고, 모인대상발명에 일정한 변경을 가한 모인 출원 특허 상 황에서의 정당한 권리자 보호에 대해 살펴본다.

구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 336 용으로부터 판단되어야 한다. 이러한 판단 시 결정적 요인은 출원 발명의 진보성이 인 정되는 부분이 모인된 부분과 일치하는지 여부이다. 따라서 모인자가 통상의 기술 수 준의 범위 내에서의 변경 부가한 경우 모인이 성립한다는 것이 일반적 이해이며, 모 인출원과 모인대상발명을 비교할 때 이와 같은 통상의 기술자의 부가 변경을 고려하 지 않을 때만 정당한 권리자를 효과적으로 보호할 수 있다. 반면, 모인출원발명이 진 보성이 부정되지 않을 경우 모인출원의 본질적 내용은 정당한 권리자의 모인대상발명 과 최소한 부분적으로 다르다고 해야 하며 이러한 경우 특허법 제4조 제3항의 직접 적용은 불가하다.893) 따라서 모인을 이유로 한 이의신청은 진보성이 인정되지 않는 부 분에 기여함에 불과한 경우에만 인정될 수 있다.

반면 단점으로는, ① ‘기술적 사상의 창작에 대한 실질적 기여’의 정확한 의미가 판 례상 확립된 것인지 불명확하다는 점(선출원 규정에 적용되는 실질적 동일성의 범위 를 넘는 정도의 기여가 있으면 충분한 것인지, 진보성이 인정될 정도의 기여가 있어야 하는 것인지, 두 기준 사이의 관계는 어떠한지 등 해석론상 정립되지 않는 쟁점이 존 재함), ② 진보성 판단에 유사한 동일성 판단으로 모인의 성립 범위가 지나치게 확대 될 수 있다는 우려도 있을 수 있고, 정당한 권리자의 구제 범위가 부당하게 확대된다 는 비판도 있을 수 있는 점 등을 들 수 있다.

특허법상 모인(冒認) 법리 265 (2) 대법원 2009후2463 판결 인용(9건)725) ① 특허법원 2015. 10. 8. 선고 2015허1430 판결726) <사안의 개요> 이 사건 특허발명(튜브 시스템 벤딩머신, 특허 제10-1066921호)은 피고가 원고에게 제공한 도면을 도용한 것으로서 모인출원에 해당하여 무효라는 이유로 피고가 무효심 판을 청구하였는데, 특허심판원은 이 사건 특허발명이 무권리자 출원이어서 무효라는 이 사건 심결을 하였다(특허심판원 2015. 1. 29.자 2013당2091 심결). 이 사건 모인대상발명은 이 사건 특허발명 출원 전 피고가 원고에게 제공한 도면 및 견적서에 개시된 C-type 벤딩머신에 관한 것이며, 원고는 피고로부터 해당 도면 및 견적서를 제공받은 적이 없고 이 사건 특허발명과 모인대상발명이 동일한 발명이 아 니라는 것이 원고의 주장이다.

특허법상 모인(冒認) 법리 257 ② 법리 특허법 제2조 제1호는 ‘발명’이란 자연법칙을 이용하여 기술적 사상을 고도로 창작 한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 ‘발명을 한 자’는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다고 할 것이다. 따라서 발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람(이하 ‘무권리자’라 한다)이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자가 한 발명과 상이하게 되었다 하더라도, 그 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부 가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으 키지 아니하는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에는 그 특허 발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 그 등록이 무효라고 할 것이다.

110) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 26頁(“発明者の認定は、実務担当者の最も頭を悩ます問題の 1つである。ことに、職務発明において補償制度が実施されていると、発明者になるかならないかがその者の金銭 的利害に直接つながる。そればかりではない。当該研究者の能力評価や出世に影響し、さらには学位論文の基礎 になったりするので、実際問題として極めて重要である。ために、発明者の範囲を明確にしておくことは、従業 者の不平不満を避けるため、必要欠くべからざることとなる。のみならず、近時の共同研究開発などでは、多数 の者がグループとなって1つの発明の完成に参画する場合が多い。その結果、妥当な共同発明者の範囲を決めるこ とは、従来以上に重大かつ困難な問題となっている。発明者とは、さて、発明とは技術的思想の創作である。し たがって、一口でいえば少なくともこの技術的思想主要部分を創作した者をいう。そこで、その完成を単に補助 した者は発明者ではないこととなる。たとえば、用途発明のときは別として、化合物の有用性の発見者の如く、 単純なる細菌試験や動物実験に従うに過ぎなかっ。た者は、発明者たるの資格を有しないのである。”). 111) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 37頁(“共有が当事者の意思によって生ずる場合には、その持 分の割合もその意思、すなわち合意によって定まる場合が多い。”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 83 나) 공동연구개발에 소요된 시간의 정도 공동발명이 완성될 때까지 소요된 시간에, 장시간에 걸쳐 공동연구개발에 종사한 공동발명자는 그렇지 않은 자에 비해 발명완성에 기여한 정도가 일반적으로는 크다고 할 수 있다. 따라서 공동연구개발의 전 과정에 관여한 공동발명자의 지분은 중도에서 관여하는 공동발명자에 비하여 크다고 보는 것이 합리적이다.112)113) 다) 공동발명 완성할 때까지 제공한 인재, 노력 등 다소 일반적으로 공동연구개발에 투입된 인재, 노력의 다소는 공동발명에 있어서의 지 분 산정과정에서 중요한 요소를 이룬다. 인적요소가 발명의 완성에 기여한 정도를 무 시할 수는 없기 때문이다.114) 일반론으로서 공동연구개발에 투입된 인재의 수가 많은 쪽은 그렇지 않은 쪽과 비교해서 큰 지분을 갖는다. 또한 단위시간당 극히 가혹한 중 노동에 종사하지 않을 수 없는 공동발명자의 지분은 그렇지 않은 자에 비해 크다.115) 라) 공동연구개발을 위해서 이용된 설비 내지 투하된 기재 등 유무 및 양의 대소 공동발명자가 공동연구개발을 수행하기 위해서 여러 가지 연구설비를 제공하고, 112) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 38頁(“共同発明の場合にも、各発明者全員の合意によりそれ ぞれの持分を決定することができる。この場合に問題となることは、如何なる基準によって各自の持分を決定す べきかである（共同発明者の持分算定の問題）。一般に次の事項を総合的に斟酌し、当該発明に貢献した度合の 程度を算定して共同発明者各自の持分を決定すべきである。着想の提供及び具体化につき、①如何なる共同発明 者の着想が最も独創性を有したかとか、②共同研究開発の過程で共同発明者のうちの誰が解決不能と思われた問 題を適切に解決したかなどにより持分の大小を決定する一要素とする。この着想の独創性の大小という要素は、 発明が技術的思想の創作であることからいって、共同発明における持分算定のうえで最も重要かつ基本的な要素 と考えられる。共同発明が完成するにいたるまでに要した時間につき、長時間にわたり共同研究開発に従事した 共同発明者は、そうでない者に比較して発明完成に貢献した度合が一般的には大きいといえる。したがって、共 同研究開発に長時間にわたり従事した共同発明者は、そうでない者よりも持分が大きいといってよい。ことに、 発明完成の全過程に関与した共同発明者の持分は、中途から関与するにいたった共同発明者のそれに比較して大 きい、とみるのが合理的である。”). 113) 현실적으로 연구기간을 지분율에 반영할 필요성을 인정하면서도, 청구항 구성요소의 특징적(신규한) 부분에 기여한 바를 기준으로 하는 법리를 연구기간을 고려할 여지가 없다. 필자는 전자의 방법보다 후자의 방법을 더 선호한다. 평범한 교수의 30년의 연구가 해결하지 못한 난제를 천재인 학생의 1년의 연구가 해결할 수 있 음이 인정된다. 전세계 수많은 천재가 수백년을 걸쳐 해결하지 못한 난제를 어떤 한 천재가 (수년에 걸쳐) 쉽 게 해결하기도 한다. 그런 견지에서 연구기간은 허무한 것이다.