조끼 _ [정동길 옆 사진관]입춘(立春)에 피어난 풍년화와 복수초 | 군포철쭉축제

미국에서 공동발명자 여부를 판단하기 위해서는 첫째 청구항을 기준으로 한다는 점, 둘째, 신규사상을 창출하여야 한다는 점, 셋째, 해당 출원 또는 특허의 적어도 하 나 이상의 청구항에서 신규사상의 창출에 기여하면 된다는 점(not-all-claims 원칙) 등 이 정립되어 있다. 공동발명자 인정을 위해서 주관적 의사의 합치가 필요한지 여부에 대하여는 엄격한 주관적 요건을 요구하는 견해가 존재하나, 요구하지 않는 견해가 다 수설인 것으로 이해된다. 그 다수설에 따르면, 모인자가 모인대상발명을 변경한 경우, 모인자와 피모인자가 공동발명자가 될 수 있는 것이다.

대상 발명 2에 대한 피고 종업원 P6이고, 원고는 아니다. ① 특허법원 2009. 7. 15. 선고 2008허8907 판결: 신규성·진보성을 가진 요소에의 기여 “특허법 제1조는 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전 을 촉진하여 산업발전에 이바지 하는데 특허법의 목적이 있다고 밝히고 있고, 특허법 제33조 1항 본문은 발명을 한 자 와 그 승계인만이 특허를 받을 권리 를 갖는 것으로 규정하고 있다. 그리고 특허법 제2조 1호는 발명의 개념과 관 련하여, 발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것이라고 정의하고 있다. 따라서 결국, 피고가 이 사건 특허발명의 발명을 한 자로 인정받기 위해서는, 이 사건 특허발명이 특허법 제29조의 신규성과 진보 성이라는 특허요건 등을 구비하고, 특허법 제32조의 불특허사유에 해당하지 아니하여야 할 뿐 아니라, 피고 스스로 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창 작을 거쳐서 이 사건 특허발명을 직접 발명을 한 자이거나, 그 발명을 한 자 로부터 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 승계받은 자이어야 한다.” ② 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결: 신규성·진보성을 요구하지 않음 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 53 “피고는 이 사건 특허발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 바가 없다고 할 것이므로 이 사건 특허발명은 무권리자가 출원하여 특허를 받은 경우에 해당하여 특허법 제133조 제1항 제2호, 제33조 제1항 본문에 의하여 그 등록이 무효라고 할 것이다. 따라서 원심이 이 사건 특허발명은 무권리자 의 특허출원에 해당하여 그 등록이 무효라고 판단한 것은 정당한 것으로 수 긍이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 무권리자의 특허출원에 관한 법리오해 등의 잘못이 없다. 한편 발명자에 해당하기 위하여는 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여할 것이 요구되나, 이는 발명의 특허요건으로 서 요구되는 신규성·진보성을 갖추어야 한다는 것과는 구분되는 것임에도, 이 와 달리 원심이 발명자가 되기 위하여 그 발명이 신규성·진보성 등의 특허요 건까지 구비하여야 한다고 판단한 것은 잘못이라고 할 것이지만, 앞서 본 바 와 같이 이 사건 특허발명이 무권리자의 특허출원에 해당하는 이상, 이러한 원심의 잘못은 판결의 결과에 영향을 미치지 아니하여 원심판결을 파기할 사 유가 되지 아니하고, 진보성 판단에 관한 상고이유 주장에 관하여는 앞서 본 바와 같은 이유로 이 사건 특허발명의 등록이 무효로 되는 이상 더 나아가 살펴볼 필요가 없다.” 본 사례를 통하여 발명자 판단 기준에서 발명의 신규성·진보성의 요건을 갖추어야 하는지에 대하여 대법원은 그러하지 않다고 설시하였다. 한 논문은 “원심판결은 모인 대상발명도 선행기술이 될 수 있음을 전제로 판단한 것으로 보이나, 이는 2011년 AIA(Leahy-Smith America Invents Act)로 특허법을 개정하기 전 미국에서 선발명자 주의하에서 무권리자의 특허출원을 통제하기 위하여 사용되었던 방법과도 동일하나, 이와 같은 판단은 공지·공용의 기술만을 신규성과 진보성의 선행기술로 규정하고 있 는 특허법의 태도에 반한다 할 것이고, 또한 ‘특허를 받을 권리’는 발명과 동시에 발생 하는 권리로서 신규성, 진보성 등 특허등록요건을 만족하지 못하는 경우에도 권리이 전 등을 할 수 있는 재산권이라는 점 등을 고려할 때 대상 판결의 판시가 타당하다 할 것이다”38)란 견해를 보이고 있다. 신규성이 부정되는 공지사항에 기여한 자가 발명자 가 될 수 없음에 대하여는 비교적 쉽게 동의가 가능하다. 그러나, 공지사항으로부터 진보성이 인정되는 사항에 기여하여야 발명자로 인정될 수 있는지 여부에 대하여는 엄밀한 검토 및 고민이 필요하다.

위와 같은 입법적 해결 방안들은 후속 연구를 위한 토대 제공을 위해 그 방향성을 제시한 것으로 향후 그 필요성이나 타당성에 대해 면밀한 추가 검토가 필요할 것이다.

3. 방안 3: 특허를 받을 수 있는 권리의 공유 규정 개정 앞서 ‘제4장 Ⅱ. 7. 특허법 개정방안’에서는 제33조 제3항에 공동발명자 정의 규정 을 신설하는 개정안을 제시한 바 있는데,1046) 공동발명의 정의 규정을 마련하는 대신 특허를 받을 수 있는 권리의 공유에 대해 입법적으로 보완하는 개정 방안도 고려해 볼 수 있다. 즉, 공동발명의 성립 요건 중 주관적 공동(공동의 인식 또는 의사)을 결여 한 경우에도 일정한 경우 공동발명에 준하는 것으로 취급하여 특허를 받을 수 있는 권리를 공유로 할 수 있도록 특허법을 개정하는 방안이다. 구체적으로는 ① 주관적 공 동(공동의 인식 또는 의사)을 결여한 경우에도 특허를 받을 수 있는 권리가 공유로 되 는 경우를 규정하는 방안(방안 3-1)과, ② 이러한 개정에 추가하여 방안 1과 같이 모인 대상발명으로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 발명에 대해서는 정당한 권 리자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다는 점도 함께 규정하는 방안(방안 3-2)이 가능할 것이다.

나. 법원이 공동발명자로 인정하지 않는 경우 1) 단순히 협조한 실시자 단순히 협조한 실시자는 공동발명자로 인정할 수 없다고 智慧財產法院98年度民專 上字第39號民事判決에서 제시하고 있다. 원고는 피고에게 대상 특허발명(M328209)을 대리 생산을 위탁하였다. 원고는 단독발명자이고 피고는 대상 발명에 기여하였다고 주장하였지만 법원의 판단은 대상 청구항의 기술적 특징에 피고가 주장한 것이 기재 되지 않았기 때문에, 피고가 기여한 것을 인정하지 않았다.353) 법원은 단순히 협조하 353)智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決(“爭專利申請範圍共有11項，其中第1項為獨立項，其餘為附屬項，被 上訴人僅主張為系爭專利申請專利範圍第1項、第3項、第4項及第5項之共同創作人，茲僅說明系爭專利申請專利範 圍第1項、第3項、第4項及第5項之內容如下：第1項為「一種可結合於被結合物之裝飾物，其主要係包括一可結合於 被結合物之結合件，一固定於該結合件一端之造型飾件及一設於該造型飾件內部之發光裝置，其中：該結合件之一 端具有一固定部，而該結合件相對該固定部之另一端具有一阻擋部，且該結合件於該固定部與該阻擋部間具有一連 結部，該連結部之外徑係小於該固定部與該阻擋部之外徑，以供該固定部與該連結部相接處形成一第一阻擋面，而 該阻擋部與該連結部相接處形成一第二阻擋面；該造型飾件具有一立體之外觀形狀，且該造型飾件係固定連結於該 結合件之固 定部；該發光裝置包含有一受震動而發光之發光元件，該發光元件係由至少一電池供應電源，而該發光 元件係位於該造型飾件內部，且該造型飾件具有一定之透光性，以供透射出該發光裝置之發光元件發光的光線 。」，第3項為「依申請專利範圍第1項所述之可結合於被結合物之裝飾物，其中該發光裝置更包含有一電路控制 板，該電路控制板上設有該發光元件，且該電路控制板設有一電池及一震盪開關，該電池係提供該發光元件之電 源，而該發光元件係受該震盪開關作動而發光。」，第4項為「依申請專利範圍第3項所述之可結合於被結合物之裝 飾物，其中該發光裝置之發光元件係一發光二極體。」，第5項為「依申請專利範圍第1項所述之可結合於被結合物 之裝飾物，其中該發光裝置係設於該結合件內，且該發光裝置之發光元件係位於該造型飾件內部。」，被上訴人於 原審雖主張系爭專利之發光裝置係其所設計而為共同創作人（見民專更(一)卷第93頁），查系爭專利申請專利範圍第 1項所記載之發光裝置係一受震動而發光之發光元件，該發光元件係由至少一電池供應電源，第3項進一步限定該發 光裝置包含有一電路控制板（即電路板），該電路控制板上設有發光元件、一電池及一震盪開關，且電池係提供該 發光元件之電源，第4項則進一步限定第3項之發光元件係一發光二極體（LED），第5項則限定第1項之發光裝置係 設於結合件內，且該發光裝置之發光元件係位於該造型飾件內部，而上開發光裝置之技術特徵除已揭示於被上訴人 丙○○所有之前揭公告第341200號「飾物無觸片振動式發光裝置」新型專利外，西元2001年10月3日公告之中國大陸 第00000000.1號「閃爍發光的人造飾物」新型專利亦已揭示一電路板上安裝鈕扣電池、震動開關、發光二極體等發光 裝置之技術特徵（見民專更(一)卷第102頁），顯見系爭專利申請專利範圍第1、3、4項所記載之發光裝置僅係習知之 結構，並非被上訴人於西元2007年5月30日至同年8月31日間所創作，至於將發光裝置設於結合件內，且該發光裝置 之發光元件係位於該造型飾件內部之技術特徵，依前揭證人之證詞所示，則係出於上 訴人及證人余一品之構思。嗣 被上訴人另主張其就系爭專利之創作貢獻在將發光裝置之發光電路縮小化為市面上產品之9分之1，故為系爭專利之 共同創作人，惟查，系爭專利申請專利範圍第1、3、4項對於發光裝置之界定僅係習知技術，業如前述，系爭專利申 請專利範圍第5項則僅係發光裝置與結合件、造型飾件相對位置之限定，而與物品大小無涉，至 於發光裝置中之發 光電路如何縮小為市面上產品之9分之1（0.9 X0.9公分大小）的相關技術特徵，例如：選用何種材料或電路如何重新 設計，則未記載於系爭專利之任何一項申請專利範圍，系爭專利亦未提及該物品尺寸上之限制，是以被上訴人所稱 縮小化發光電路之技術特徵既未經由系爭專利而公開，被上訴人對系爭專利申請專利範圍第1項、第3至5項即難謂有 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 137 여 발명을 실질적으로 만들고 구상의 발전에 기여하지 않은 자는 진정한 발명자가 아 니다.354) 그리고 원고는 진정한 발명자로 판단된 요소는 대상 특허발명의 청구항에 실 질적 기여를 했다고 인정하기 때문이다.

다. 판례: 공동발명자 판단기준의 정리 본 판례에서 법원은 “한 특허발명이 2인 혹은 복수 공동발명자가 완성할 수 있기 때문에, 그 중에 각 공동발명자는 발명의 구상에 대한 기여를 하여야 한다. 구상은 발 명자의 마음속에 형성되는 발명의 명확하고 영속적인 일정한 아이디어와 완전하고 유 효한 발명을 조작(실시)할 수 있고, 미래에서 진정한 실시를 할 수 있지만 과도하게 연구 혹은 실험할 필요가 없다”고 판시하였다.355) 대상 판결은 미국의 법리를 빌려와 서, 구상 자체의 기여로 발명자가 됨을 명백하게 하였다. 이전의 구상 자체로는 발명 何創作貢獻。”). 354) 智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決(“惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作，而非保護創作 之商品化，是以使用他人所構思之具體技術手段實際製造物品或其部分元件之人，縱然對物品之製造具有貢獻，仍 難謂係共同發明人。”). 355)智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決(“一發明專利可能是兩位或多位共同發明人所完成，其中每一位共同 發明人均必須對發明之構想產生貢獻。構想是在發明人心中，具有明確、持續一定的想法且應為完整可操作之發 明，未來並可真正付諸實施，而無須過度之研究或實驗。惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作，若僅 是依他人設計規劃之細節，單純從事於將構想付諸實施之工作，或從事熟練之技術事項而無創造行為於內之工作， 抑或使用他人所構思之具體技術手段而進行實際驗證，此等付諸實施之行為縱然幫助發明之完成，仍難謂係共同發 明人。例如單純接受計畫主持人之指示，且依計畫主持人所設計之實驗而完成實驗結果的助理，並不能稱為共同發 明人；或公司品管部經理提出產品缺點，交由研發部門改進開發新產品，則品管部經理不能稱為共同發明人；或大 學之實驗室分離出一純化合物，而交由大學之貴儀中心進行分析確認化合物之具體結構，該貴儀中心之分析人員不 能稱為共同發明人；抑或公司專利部門之專利工程師協助發明人申請專利時撰寫發明專利說明書，該專利工程師仍 不能稱為共同發明人。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 138 과 구별된다는 설명과는 차이를 보인다.

주의할 것은, 직접적 기여를 먼저 산정하고, 간접적 가담은 직접적 기여도 고려하 여 요구한다. 897) 布井要太郞, 前揭論文(共同発明者の要件), 14頁. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 338 는 것으로 되기 때문에 각 공동발명자의 기여는 그 자체로서 발명적일 필요는 없고 평균적 수공적(手仕事的)은 아닌 태양으로 기술적 문제의 발명에 입각한 해결과 인과 관계가 존재하며, 해결되어야 하는 과제의 관점으로부터 비본질적 또는 부차적 의미 이상의 의미를 실현하고 있는 정도의 것으로 충분하다고 보아, 공동개발작업팀 관여 자가 통상의 기술자의 평균적 능력을 넘는 기여를 하지 않았음에도 불구하고 공동발 명자임을 긍정하였다.898) 2) 공동발명자일 요건으로서 공동발명자 사이에 공동작업의 인식이 필요한지 여부 가) 필요설 ① 공동개발작업팀에 있어서 공동발명자의 요건으로서 각 관여자가 해당 발명을 협동작업하에 행한다는 인식하에 개발작업에 종사하는 것을 필요로 하며 그 이유로 서, 공동발명자의 창작적 기여의 요건에 대하여 의식적 공동자업의 인식을 요건으로 하는 것으로 함으로써만 단독발명자의 발명적 소여의 경우보다 그 요건을 완화하는 것이 정당화된다고 하는 견해와(Lüdecke),899) ② 정보가, 문제에 관련하는 지식(知見) 교환의 장 이외에서 얻어진 경우에는 해당 지식(知見)이 해당 발명의 기술적 교의(教 義)의 실현에 있어 중요한 경우에도 공동발명자의 지위는 배제된다는 견해(Homma) 등이 있다.900) 나) 불요설: 통설 및 판례 898) 布井要太郞, 前揭論文(共同発明者の要件), 14頁. 이상 결론으로서, 공동발명자란, 독자의 인식사고과정에 기초 하여 얻어진 기여에 의해 특허능력을 갖는 발명의 실현 즉, 당해 기술적 문제해결과 상당 인과관계를 갖는 태 양으로서 공동작업을 한 자가 공동발명자라고 정의된다. 바꾸어 말하면, 당해 발명에 대한 인과관계적(kausal) 독자성을 갖는(selbständiger) 정신적(geistige) 기여가 되어 있는지 여부는 각 관여자의 개별적 관여를 기초로 하여 검토되어야 하는 것이 아니라 최종적으로 도달한 완성한 발명의 최종결과의 관점으로부터 평가되어야 하는 것이다. 布井要太郞, 前揭論文(共同発明者の要件), 15頁. 899) 다른 한편 Lüdecke는, 아직 완성한 문제해결에는 도달하지 못한 선행개발작업을 한 자는 이것과는 무관계하 게 의도된 결과를 하나의 발명으로 ‘융합시켜(verschmelzen)’ 이것에 의해 공동발명자로 되는 것이 가능하다고 하고 있다. 위와 같은 사안에 있어서는, 특허를 구하는 권리는 그 융합에 의해 발생한다. 왜냐하면 위 융합의 시점 이전에 있어서는 완성한 발명은 존재하지 않기 때문이라고 하고 있다. 그 때문에 위 융합은 이미 존재하 는 권리의 법률행위에 기한 이전이 아니라, 공동발명자적 공동작업과 동시(同視)되어 당해 복수의 관여자에게 원시적으로 특허를 구할 공동체상의 권리가 발생하는 것으로 된다. 또한, 누군가가 타인의 미완성의 작업을 당해 타인이 당해 발명에 대한 앞으로의 공동작업을 담당하는 것 없이 그 타인의 개발을 계속하는 사안에 있 어서, 그 양자를 공동발명자로 간주된다고 하고 있다. 하지만 이 사안에 있어서도 개발의 계속 및 완성을 위 해 선행개발행위의 인도 및 수계 등의 합의에 기초한 공동개발작업이 전제로 되지 않으면 안 된다고 한다. 布 井要太郞, 前揭論文(共同発明者の要件), 15頁. 900) 布井要太郞, 前揭論文(共同発明者の要件), 18頁 脚注 6. 특허법상 모인(冒認) 법리 339 공동발명의 성립을 위해 주관적 요건(공동작업의 인식)은 불필요하며 객관적 측면 에서 공동의 기여가 존재하면 된다는 것이 통설과 판례의 입장이다.901) “공동발명자 간의 공동작업의 인식은 필요로 하지 않는다”는 견해 중 하나는 (Chakraborty/Tilmann), 주관적 요건을 요구하는 것이 정당화될 수 없는 이유에 대 해, 주관적 요건 및 어떤 상황상의 여건은 발명에 대한 관여를 결정짓는 것은 아니며, 각각의 기여의 객관적 평가가 그 기준으로 된다고 하고 있다.902) 따라서 복수의 자 중 한 명이 그 자체로 완성된 발명을 하고 이것이 제3자의 기여 에 의해 추가적으로 개발된 경우 제3자의 추가 작업이 출원되고 보호를 구하는 발명 에 대한 것인지에 좌우될 것이며 이러한 요건이 충족된 경우에만 제3자가 공동발명자 간주될 수 있다.903) 901) Maximilian Haedicke/Henrik Timmann, supra, p. 251 (“A joint invention involving several participants only exists if said participants have found the solution to the technical problem posed as a result of their joint activity. Section 6 sentence 2 PatG fails to determine what is meant by joint activity. It is particularly unclear whether a deliberate interaction of the individual participants in the inventive process is necessary. This can be highly relevant for the determination of joint inventorship in inventions based on the successive actions of individual participants. In some cases, the participants of sequential development activities are viewed as co-inventors where further development is on the basis of mutual consent. The criterion of deliberate interaction, however, gives no indication as to the nature of the contribution made by the individual. The existence of deliberate interaction is thus unnecessary to the assessment of joint inventorship. The only decisive issue is whether, from an objective point of view, a contribution by the co-inventor exists.”). 주관적 요건 불요설을 취한 판례와 학설로 BGH Mitt 1996, 16 = NJW-RR 1995, 696, 698 – Gummielastische Masse Ⅰ; Chakraborty/Tilmann p. 65; Busse/Keukenschrijver § 6 mn. 34; Bartenbach/Volz ArbnErfG § 5 mn. 50; Henke p. 54; Hellebrand p. 150 등을 들고 있고, 다른 견해로 Kraßer § 19 Ⅲ 5 (p. 342 et seq.); Homma p 82; Hellebrand FS Barenbach (2005), p. 141, 149, 155 등을 들고 있다. Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz 8. Auflage 2016, § 6, Rn. 39 (“공유관계는 양쪽이 계획 한 공동작업의 경우에 인정되는 것이 통례이지만, 모인자가 모인한 교리를 개량하는 방법에 의해서도 인정될 수 있다. 릴레이식 기여도 공동발명을 인정하는 데 방해가 되지 않는다.”)도 불요설의 입장이다. 한편, 조영선, 모인 특허권에 대한 이전청구의 법률문제, 사법 39호, 사법발전재단, 2017, 369면(“참고로 독일에서는, 공동발 명의 성립에 주관적 공동의사는 반드시 필요하지 않다는 것이 통설 판례이다(Haedicke/Timmann, Handbuch des Patenrechts, C.H. Beck(2012), Section 3:33-34; BGH 17.01.1995- X ZR 130/93.). 또한 이런 법리를 근거 로, 최초의 발명에 제3자가 임의로 창조적 개변을 가하고 그런 기술적 공헌이 양자 사이에 공동발명을 형성할 정도에 이른다면 최초발명자와 그런 개변을 가한 제3자는 최종 발명에서 각자의 기여분에 상응하는 지분으로 특허권을 공유하는 것으로 본다(Haedicke/Timmann, section 3:128.). 이런 연유로 독일에서는 오래 전부터 지 분이전을 통한 모인출원의 구제가 비교적 유연하게 인정되어 오고 있는 실정이다.”)에서도 마찬가지로 설명하 고 있다.