날씨 - [속보] 병무청, ‘원정도박 기소’ 승리 입영 통지 | 군포철쭉축제

532) Bianco v. Globus Med., Inc., 30 F. Supp. 3d 565, 579 (E.D. Tex. 2014) (“Furthermore, the devices disclosed in the Globus patents are significantly different from the device disclosed in Dr. Bianco's drawings.”). 533) Id. at 579 (“Assuming that the evidence supports a finding that Globus used Dr. Bianco's ideas as a starting point for its Caliber, Caliber–L, and Rise products, that does not mean that his contribution to the patents associated with those products was sufficient to render him a co-inventor.”). 534) 원고의 아이디어가 피고 회사의 연구원에게 전달되었다고 보는 것이 상식적이지 않을까? 만약, 그렇다면 연 결고리가 생기는 것이다. 원고의 아이디어가 피고 회사의 연구원에게 전달되었음을 원고가 증명하는데 실패한 것인가? 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 179 법원은 단순히 달성목표를 제시할 뿐 그 목표를 달성하기 위한 수단을 제시하지 않은 자는 공동발명자가 아니라고 설명하는데,535) 원고가 제공한 도면 및 아이디어가 그 수준에 그칠 뿐인데 그 단순한 아이디어의 유용에 4백만불의 손해배상액을 인정하 는 것이 타당해 보이지 않는다.

① 원고는 2005. 10. 10.부터 2007. 12. 24.까지 피고 회사에 설계팀장으로 근무하면서 코팅장치 설계도 제작과 개 발 업무를 담당하였다. 그 당시 피고 회사는 코팅장치 분야에 오랜 기간 종사해 온 피고 김영배의 코팅장치 설계에 관한 전문성을 바탕으로 관련 기술을 상당히 축적하고 있었고, 피고 김영배는 2003. 12. 30.경부터 ‘슬 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 240 경력·직책과 연구의 정도, 피고 회사의 인적 구성과 조직 체계 등 참작할 때 ... 원고가 이 사건 제1, 2 발명을 완성하는 실무적인 작업을 발명의 전 과정에 걸쳐 수행한 것으 로 보이는 점 등을 참작하여, 원고의 기여율을 피고 김씨의 기여율보다 높게 본다”고 하여 원고의 지분율을 60%로 판시하였다.

한편, 학설의 경우 공동발명에 해당하기 위해서는 발명자 간 협력관계가 필요하다 고 보는 견해가 일반적인 것으로 보인다.806) 2. 미국 가. 모인의 의의 므로, X는 본건발명에 대하여 적어도 공동발명자라고 해야 할 것이다(한편, 이것은 본건출원에 대하여 원고와 피고의 공동출원으로 하는 것을 제안한 Y의 행동과도 부합하는 것이다). 804) 大阪地判 平成12年7月25日 平10(ワ)10432号. 805) 知財高判 平成19年7月30日(平18(行ケ)10048号). 806) 小林浩, “発明者の認定基準―企業・大学・研究機関における発明者の認定における実務上の留意点”, 知的財産 法の新しい流れ - 片山英二先生還暦記念論文集 -, 青林書院, 2010. 11., 287-288頁(“발명은 기술적 사상의 창작 이므로 공동발명이라고 하기 위해서는 복수의 발명자가 협력관계를 가지고 그 발명의 완성에 공헌한 것이 필 요하다. 따라서 어떤 자가 어떤 발명의 착상을 공개하고, 그 후 구체화하지 않고, 다른 자가 구체화한 경우에 는, 그 착상을 공개한 자는 공동발명자로는 될 수 없다.”); 田村善之, “冒認特許に対する移転登録請求権の新設 とその課題”, 今週のコラム 第165回)(“저작권법상의 공동 저작물은, 분리가능성과 공동창작의 의사를 요건으로 하지만(저작권법 2조 1항 12호), 특허법에서는 공동발명 에 관한 정의는 없다. 하지만 어떤 공동행위가 없는 단순한 개량발명 일반에 공동행위로서 특허법 73조의 양 도제한 등의 제약을 부과하는 것은 정당화할 수 없으므로 공동발명에 해당하기 위해서는 원래는 공동발명의 의사가 필요로 된다고 이해된다.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 310 모인(derivation)이란 특허출원인이 발명자가 아닌 것을 의미한다. 모인의 정의는 Kilbey v. Thiel, 199 U.S.P.Q. 290 (Bd. Pat. Inter. 1978) 심결에서 유래하며 “타인에 의한 완전한 발명의 착상(conception)과 그 착상이, 모인이 의심되는 자에 대하여, 그 자가 당해 발명을 지득한 것을 증명할 수 있는 날보다 전에 전달되었을 것 (communication)이 요구된다”고 되어 있다(MPEP §2137). 이와 같이 미국에서 말하는 모인은 타인의 발명을 도용하여 특허출원하는 것을 의미하고 도용되는 대상은 출원이 아니라 발명이다.807) 발명이 2인 이상의 자에 의해 된 경우 그들이 공동으로 특허출원해야 한다(35 U.S.C. 116). 공동발명에 있어서 발명자는 집합체로서의 발명자일 것이 원칙이다. 따 라서 공동발명자의 일부를 제외하여 출원한 경우 그 출원은 발명자에 의해 된 것이라 고는 이해되지 않고, 거절되며 과오에 의해 특허된 경우에는 특허무효 사유에 해당한 다(35 U.S.C. 282). 물론 특허법 제116조에 의한 발명자 정정을 통해 무효 사유 해소가 가능하다.

<항소심의 판단> (i) 항소심인 뮌헨고등법원은, 무엇보다 분쟁특허가 충돌시 구조설계부의 주름살 구김의 문제를 다룬 것이 분명한 반면에 원고의 발명은 부식코팅에 관한 것이었기 때 문에 분쟁특허의 이전을 청구하는 원고의 주장은 이유가 없다고 판시하였다. 다시 말 하면, 원고의 발명은 주름살 구김 문제에 대하여는 다루지 아니하고 부식방지코팅에 관한 것을 그 대상으로 한 것이어서 피고의 특허발명과의 동일성을 인정할 수 없다고 보았다. 또한 원고가 첨부한 소송서류로부터 분쟁특허의 해결사상이 포함되어 있다는 사실을 인정할 수 있는 내용은 없기 때문에, 결과적으로 분쟁특허의 교시에 창작적 기 여를 하였음을 인정하기도 어렵다고 보았다.

실무상은 이전청구소송에 있어서 특허출원 특허권의 전부이전을 청구하는 것이 보통이지만,880) 전부이전의 청구는 부분이전의 청구를 포함하는 것이므로, 심리의 결 과 특허를 받을 수 있는 권리가 공유임이 판명되어도 전부이전의 청구만을 하고 있다 고 하여 청구를 기각하는 것은 허용되지 않는다.881) 통상 특허출원 특허권의 공유청구는 출원인 특허권자로 되지 않은 자가 기여한 부 분과 출원인 특허권자가 기여한 부분이 있는 발명이 분리 불가능한 경우에 행해진 다.882) 또한, 당초 분리 가능한 2개의 발명이 청구범위에 기재되어 있더라도 특허권이 부여된 후에는 특허권을 공유로 하도록 청구하는 수밖에 없다.883) 특허권이 설정등록 된 후에는 출원분할을 하는 것이 불가하기 때문이다.884) 특허출원 특허권의 공유를 청구함에 있어서는 단순히 특허출원 특허권을 공유로 하는 청구의 방법과, 특허출원 특허권에 대하여 일정 지분비율의 공유권(Mitrecht)을 청구하는 방법이 있다. 법원은, 이전청구소송에 있어서 일정한 지분비율의 공유권이 청구된 경우, 각각의 발명자의 기여도 즉 지분(%)에 대하여 판단해야 한다.885) 독일 연방대법원은, 지분의 크기는 발명에 대한 공헌도(erfinderische Leistung)에 의해 결정된다고 하는데, 우선 발명의 객체를 확정하며, 다음으로 발명자 각자 해당 발명에 대한 기여가 어디에 있는지를 확정하고, 마지막으로 발명자 각자의 기여의 중 요성이 다른 발명자의 기여와의 대비에 있어서, 그리고 발명 전체에 대하여 어떤지를 880) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 62頁에 소개된 현지법률사무소 PREU BOHLIG & PARTNER의 인터뷰 내용에 기초한 것이 다.

다만, 가장 최근에 선고된 특허법원 2018. 11. 23. 선고 2017허5184 판결에서는 2009후2436 판결을 인용하고 있다.

미국의 경우 모인 출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제수단으로 출원일 소급제 도(interference 절차(pre-AIA) 혹은 derivation 절차(post-AIA))만 두고 있고 특허권 이전청구제도는 없다. 따라서 정당한 권리자에게 이전청구가 인정되는 범위는 문제로 되지 않으며, 제135조 모인 절차에서 ‘실질적으로 동일(substantially the same)’의 의 미에 따라 정당한 권리자의 구제 범위가 정해질 것이다.