공학> ‘승승장구’ KT, 올드&뉴 있으매 커지는 6강의 꿈 | 군포철쭉축제

115)小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 37頁(“ 一般に共同研究開発に投入された人材、労力の多少は 共同発明における持分算定上重要な要素をなす。人的要素が共同発明の完成に与える貢献の度合を無視すること は到底できないからである。これらしたがって、一般論として共同研究開発に投入された人材の数が多い側は、 そうでない側に比較して大なる持分を有する。また、単位時間あたり極めて苛酷な重労働に従事せざるをえない 共同発明者の持分は、そうでない者のそれに比較して大きい。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 84 그 이용을 다른 쪽의 공동발명자에게도 인정하고 있을 때, 그 물적 설비의 제공과 이 용은 공동발명자의 지분 산정상 고려해야 하는 요소 중 하나가 된다. 특히 이러한 설 비가 대체성을 가지지 않는 특수한 것 및 거액의 설비 투자 자금을 필요로 하는 성질 의 연구설비라면, 이러한 설비의 제공자인 공동발명자의 지분은 그렇지 않은 사람의 지분에 비해서 크다고 생각할 수 있다.116) 공동연구개발 수행 과정에서 다양한 기재를 사용한 경우, 기재의 양 및 가격도 기 재제공자인 공동발명자의 지분 산정에 영향을 미친다.117) 특히 사용된 기재가 회소가 치를 가져, 쉽게 입수할 수 없는 것이거나 양적으로는 근소하지만, 비정상적으로 고가 이므로 이러한 특수 기재의 제공자인 공동발명자의 지분은 관련된 기재를 제공하지 않는 다른 공동발명자의 지분보다 크다.118) 마) 연구개발 자금 부담의 유무 및 그 정도 공동연구개발에서 연구개발 자금 부담의 유무 및 그의 정도는 각 공동발명자의 지 분산정 상 고려해야 하는 요소가 된다. 이것은 마치 몇 명이서 토지, 건물을 구입하는 경우, 그 거출금액의 비율로 지분을 정하는 생각과 거의 같은 면을 가진다.119) 바) 기타 사정 이상의 (가)-(마)의 요소 외에 공동발명의 완성에 중대한 영향을 주는 사정이 있을 수 있다. 예를 들어 공동연구과제의 해결에 도움이 되는 특수한 정보의 입수나 새로운 정보의 획득이 공동발명자 중 누구에게 이루어졌는지 등의 사정이 그것이다. 이러한 116) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 37頁(“共同研究開発のために利用された設備ないし投下され た器材等の有無及び量の大小共同発明者が共同研究開発を遂行するためにさまざまの研究設備を提供し、その利 用を他方の共同発明者にも認めているとき、この物的設備の提供と利用は、共同発明者の持分算定上考慮すべき 要素の一つとなる。ことに、これらの設備が代替性を有しない特殊なものであること並びに新規に右設備を設置 するものとすれば、巨額の設備投資資金を要する性質の研究設備であるならば、これら設備の提供者である共同 発明者の持分は、そうでない者の持分に比較して大きいと考えられる。”). 117) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 37頁共同研究開発遂行の過程で多種多様の器材を使用する場 合、右器材の量及び価格も器材提供者たる共同発明者の持分算定に影響を及ぼす。 118) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 37頁ことに、使用された器材が稀少価値を有し、容易に入手 できないものであったり、量的には僅少ものであっても、異常に高価なものであるようなときには、これら特殊 器材の提供者たる共同発明者の持分は、かかる器材を提供しない他の共同発明者の持分よりも大きい。 119) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 37頁共同研究開発における研究開発資金の負担の有無及びそ の程度は、各共同発明者の持分算定上考慮すべき要素となる。 これは、あたかも数人で土地、建物を購入する場合、各自の持分が原則としてその拠出金額の割合で定ま る、とする考えとほぼ同じ面をもつ。したがって、まず資金提供者たる共同発明者の持分は、資金を 提供しない共同発明者の持分よりも大きい。さらに、資金提供者たる共同発明者間においては、資金 の額の大なる共同発明者の持分が、資金の額の小なる共同発明者のそれよりも大きい。 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 85 사정도 해당 공동발명의 완성에 공헌한 사실인 것은 의심하지 않는다. 따라서 이러한 사정을 지분 산정의 하나의 요소로서 고려하는 것이 합리적이다.

특허법상 모인(冒認) 법리 365 출원일 소급제도 특허권 이전청구제도 일본 ☓ ◯ 미국 ◯ (derivation proceeding을 통한 구제) ☓ 독일 ◯ (우선권 제도) ◯ (특허출원 이전청구제도) 영국 ◯ ◯ (특허청장에 의한 출원인 명의변경) 모인자 기여의 취급 우리나라 ① 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결(공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야) ② 특허법원 2017. 1. 12. 선고 2015허8042 판결(공동개발 종료 후 단독으로 개량 출원: 공동발명이며 공동출원규정 위반으로 무효) ③ 학설은 피모인자와 모인자의 공유를 인정하는 긍정설과 부정설로 나뉨. ④ 일본 田村善之 견해와 같은 학설 있음. 일본 ① 확립된 법리 없음. ② 학설은 피모인자와 모인자의 공유를 인정하는 긍정설과 부정설로 나뉨. ③ 2010년 보고서: 2건의 하급심 판결을 근거로 피모인자‧모인자 공동의 기 여가 인정되는 경우 공유관계 성립할 수 있는 것으로 분석. 大阪地判平成12 年7月25日; 知財高判平成19年7月30日. ④ 개량형 모인출원의 경우 공동발명에 준하는 취급(특허권의 지분이전청구 를 인정하는 일본 특허법 제74조3항의 적용 내지 유추적용)이 필요하다는 견해(田村善之) 있음. 미국 ① CAFC 판례는 공동발명의 성립 요건으로 ‘협력(collaboration)’을 요구 하고 있어 공유 관계 인정이 쉽지 않을 것으로 보임. ② 학설은 긍정적 견해와 부정적 견해 모두 존재함. 독일 ① 독일의 경우 공동발명의 성립을 위해 주관적 요건(공동작업의 인식)은 불필요하며 객관적 측면에서 공동의 기여가 존재하면 된다는 것이 통설과 판례의 입장. ② 피모인자‧모인자 공동의 기여가 인정되는 경우 공유관계 성립 가능. 영국 피모인자‧모인자 공동의 기여가 인정되는 경우 공유관계 성립 가능. <표 35> 모인자 기여의 취급(주요국 비교) 4. 모인자 기여의 취급 모인자 기여의 취급에 대해서는 우리나라와 일본의 경우 아직 법리가 확립되어 있 지 않고, 미국의 경우도 2011년 특허법 개정으로 제도가 변경되면서 비슷한 상황으로 보인다. 반면 독일이나 영국은 피모인자‧모인자 공동의 기여가 인정되는 경우 공유관 계 성립이 가능하다고 보고 있다.

- 21 - (2) 변리사 제도 개선 의견 ㅇ 변리사 제도 관련 주요 건의사항은 변리사 수가 현실화, 직역확대, 변호사 자동자격 제도 폐지, 소송대리권 확보, 비변리 행위 금지, 변 리사 윤리 및 품위 유지 위반, 징벌적 손해배상 제도 도입, 정부 과 제 관련 문제 해결, 의무연수제도 폐지, 기타 등으로 구분됨 Q11.기타 애로사항이나 변리사 제도 개선과 관련해서 건의사항이 있으면 자유롭 게 의견을 주시기 바랍니다. 구분 변리사 제도 관련 건의사항 수가 매출이 줄어들어 힘드네요. 수가 개선 필요 업계 수가 좀 올리도록 해주세요! 수가의 현실화 필요 명세서 작성이나 심판, 소송 등 변리사 수가가 전반적으로 너무나 낮게 형성되어 있 어 실제 업무투여시간을 제대로 반영하지 못하고 있습니다. 수가 현실화가 너무나 필요합니다. 대학, 연구소, 대기업 등 우리나라 기관들의 명세서 작성 수가 현실화가 필요합니다. 업계 내 일부 대리인들로 인한 수임료 인하 경쟁이 지양되었으면 합니다. 고객을 위해 정상적인 특허/상표 출원 서비스를 지속하고자 하는 저희 같은 사무소 는 낮은 서비스 수가와 착수금/성사금으로 나뉘어 있는 관행 등으로 인해 사무소 운 영이 매우 어렵습니다. 공공기관, 대학, 각종 출원지원사업 등에서 특허출원 수가를 지나치게 낮게 책정하는 것도 전체적인 서비스 수가 하락의 한가지 원인이라고 생각됩니다. 각종 지원사업은 지원대상업체가 대리인을 직접 선택할 수 있도록 해야 합니다. 중 간에 기관이 끼어서 결정권과 구매력을 행사하여 서비스 단가를 낮추는 행태는 사라 져야 합니다. 저가수임 문제 개선 필요 대기업, 학교, 정부 연구소 등의 주도하에 특허 출원이 이루어지다 보니 수가를 지나 치게 낮춰 업계가 고사 위기에 처함. 중소기업, 개인들에게 수익을 내야 하는 상황이 되다보니 적절한 비용을 내는 개인도 피해가 가는 상황임. 그리고 대부분의 특허 사 무소가 정부 과제에 목을 매는 기형적 운영을 하는 실정임. 변리사 수임료가 너무 하향 조정되어 있음 변리사 수임료에 타임차지 도입 필요함 최저임금이 2년 이내에 30%가 올랐는데도 산학협력단 및 정부연구소의 특허수가는 그대로이거나 낮아졌음 변리사회를 중심으로 대학 및 연구소의 수가를 현실화해야 할 것임 최저임금 급상승과는 달리 변리사의 과당경쟁에 따른 대리인 수가 감소, 이에 따른 - 22 - 출원인의 갑질 및 과도한 업무 떠넘기기 등의 총제적 문제가 있음 특허출원의 적정 수가가 이루어져야 강한 권리범위를 갖도록 특허명세서의 높은 품 질이 확보될 수 있을 것임 출원수가 개선, 정부과제 수가 개선 필요합니다. 대학과 연구소의 출원수가가 20년 전보다 낮아 직원들이 저임금일 수 밖에 없음. 정 부의 공정경제 취지와도 맞지 않음. 수가의 현실화가 필요함 대리인 수가 정상화를 위한 방안 마련이 필요 표준 수임료를 변리사회 차원에서 제정하여 기준을 정해주면 좋겠다.

제12조의3(기술자료 제공 요구 금지 등) ① 원사업자는 수급사 업자의 기술자료를 본인 또는 제3자에게 제공하도록 요구하 여서는 아니 된다. 다만, 원사 업자가 정당한 사유를 입증한 경우에는 요구할 수 있다. ② 원사업자는 제1항 단서에 따라 수급사업자에게 기술자료 를 요구할 경우에는 요구목적, 비밀유지에 관한 사항, 권리귀 속 관계, 대가 등 대통령령으 로 정하는 사항을 해당 수급사 업자와 미리 협의하여 정한 후 그 내용을 적은 서면을 해당 수급사업자에게 주어야 한다. ③ 원사업자는 취득한 기술자 료를 자기 또는 제3자를 위하 여 유용하여서는 아니 된다.

법원은 다음과 같은 이유로 원고가 대상 발명2-1, 2 구성의 완성에 창작적으로 기 여했다고 인정할 수 없으므로 발명자가 아니라고 판시하였다.

가. 공동발명자 인정기준 발명자는 기술적 사상의 중요부분을 창작한 자라고 설명된다.599) 최근에는 특징적 599) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 26頁(“発明者の認定は、実務担当者の最も頭を悩ます問題の 1つである。ことに、職務発明において補償制度が実施されていると、発明者になるかならないかがその者の金銭 的利害に直接つながる。そればかりではない。当該研究者の能力評価や出世に影響し、さらには学位論文の基礎 になったりするので、実際問題として極めて重要である。ために、発明者の範囲を明確にしておくことは、従業 者の不平不満を避けるため、必要欠くべからざることとなる。のみならず、近時の共同研究開発などでは、多数 の者がグループとなって1つの発明の完成に参画する場合が多い。その結果、妥当な共同発明者の範囲を決めるこ とは、従来以上に重大かつ困難な問題となっている。発明者とは、さて、発明とは技術的思想の創作である。し たがって、一口でいえば少なくともこの技術的思想主要部分を創作した者をいう。そこで、その完成を単に補助 した者は発明者ではないこととなる。たとえば、用途発明のときは別として、化合物の有用性の発見者の如く、 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 199 부분에 기여한 자를 발명자라고 하는데, 여기서의 중요부분이 특징적 부분과 같은 개 념인 것으로 이해된다.

제3장 및 제4장에서는 발명자 공동 발명자 판단 법리에 대해 우리나라와 주요국의 법리를 검토해 본다. 특허법상 특허를 받을 수 있는 주체는 발명자 또는 승계인에 한 하므로 기술탈취 문제는 특허법상 특허를 받을 수 있는 정당한 권리자가 누구인지를 판단하는 것에서 출발하게 된다. 따라서 우리나라와 주요국의 발명자 공동발명자 판 단 법리를 비교해 보고 기술탈취 문제(특허법상 모인의 문제)와 관련한 제도 개선 방 안을 검토해 본다.

(ii) 항소심은 다음과 같은 이유로, 원고 2는 분쟁특허의 기술적 교시의 발명자도 아닐뿐더러 이 교시에 창작적 기여도 하지도 않았다고 보았다. 즉, ① 분쟁특허의 청 구항 1에 따른 발명은 제작재료학 및 물질학 분야에서 고밀도강철과 관련한 전문지식 을 가진 기계제조기술자의 안목에서 볼 때, 충돌할 경우에 주름살이 생기도록 하는 열 처리된 고밀도 강철설계부를 오로지 자동차의 구조설계부 또는 안전설계부로 사용하 는 것을 그 내용으로 하고 있는 반면에, 원고 1의 특허출원 BP 7은 고강도 철강의 연 성을 높여 구조설계부 및 안전설계부의 충돌시 주름살 문제를 다루는 것이 아니라, 오 직 가열시키고 압력을 가한 고밀도강철로 만든 설계부의 부식보호방지코팅에 관한 것 이라는 점, ② 이에 따라 BP 7은 아연으로 코팅할 때 이용되는 것으로 알려진 섭씨 320도 이상의 온도에서가 아니라 섭씨 320도 이하의 온도에서 처리하는 방법에 관한 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 344 것이라는 점, ③ 분쟁특허가 충돌시에 주름살이 형성될 수 있을 정도로 물질을 연성화 시키기 위해 확실하게 섭씨 320도 이상의 열처리에 중점을 두고 있다는 점에 비추어, 원고 2가 개발한 코팅기술에는 분쟁특허의 효과를 인정할 수 있는 일반적 해결사상이 포함되어 있음을 인정하기는 어렵다 할 것이라는 점 및 ④ 피고 2가 2003. 2. 24. 원고 의 코팅법을 시현한 자료에 의하여도 분쟁특허의 교시에 창작적 기여를 하였다는 점 을 찾아내기 어렵다는 점 등이다.

구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 6 Ⅵ. 독일의 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법 발명에 대한 창작적 기여를 한 자를 발명자로 본다. 조금 더 구체적인 설명은 문제 를 해결하는 독자적인 기여를 한 자를 발명자로 본다. 공동발명자가 되기 위해서 한편 으로는 주관적 요건을 중시한다는 설명, 공동작업이 필요하다는 설명 등이 존재하는 데, 다른 한편으로는 공동작업의 인식이 필요하지 않다는 설명도 존재한다. 접근할 수 있는 자료의 부족으로 독일에서 모인자와 피모인자를 공동발명자로 인정할 수 있는지 에 대한 설명을 발견하지는 못하였다.