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오늘의소식922 20-02-09 05:15
본문
사. 착상의 대상: 신규사상
선행기술과 동일한 내용을 말한 자는 그 자체로는 발명자가 되지 못한다.216)217) 착
상은 신규사상에 관한 것이어야 한다.218) 재료의 구입선, 시장상황 등을 설명한 자도
그 자체로는 발명자가 되지 못할 것이다.219) 다른 자의 지시에 따라 실험을 수행하는
215) Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc., 40 F.3d 1223, 1228-29 (Fed. Cir. 1994).
216) Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining Joint
Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 90 (2013) (“Finally, it has been found that merely explaining the
current state of the art is an insignificant contribution to conception.”).
217) Caterpillar Inc. v. Sturman Industries, Inc., 387 F.3d 1358, 1377-78 (Fed. Cir. 2004).
218) Monsanto Co. v. Kamp, 269 F. Supp. 818, 824 (D.D.C. 1967) (“if each makes some original contribution .
. .”).
219) Hess v. Adv. Cardiovascular Sys., Inc., 106 F.3d 976, 981 (Fed. Cir. 1997).
공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구
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자는 그 자체로는 발명자가 되지 못한다.220) 특히, 화학실험에서 테스트를 위하여 여
러 조성물을 준비하는 행위는 발명행위가 되지 못한다.221)
2. 공동발명자 판단 법리
가. 청구항기준 원칙
청구항이 발명을 정의하는 것이다.222)223) 그런 견지에서 공동발명자 여부를 판단하
는 장면에서도 청구항을 기준으로 발명을 확정하고 그 청구발명을 기준으로 공동발명
자 여부를 판단하는 것이다.224)225)226) 좀 더 정확히 설명하면, 공동발명자는 각 청구항
별로(“on a claim-by-claim basis”) 판단된다.227) 침해자가 침해하는 것이 발명이 아니
라 청구발명 또는 청구항이라는 표현을 고려하여도 공동발명자는 청구항을 기준으로
판단하여야 한다.228) 어차피 특허출원, 특허와 관련한 모든 분쟁은 청구항 및 청구발
명을 중심으로 진행되므로,229) 발명자 판단도 청구발명을 중심으로 하는 것이 맞다.
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(iv) 또한, 항소법원은 분쟁특허를 잘못 해석한 결과 창작적 기여의 성립요건을 엄
격하게 설정하였으며, 기여하였는지 여부를 판단함에 있어서 원고의 타당한 주장을
고려하지 않았다는 것이 대법원의 판단이다. 즉, 정당한 권리자가 특허법 제8조 제1항
및 제2항에 따라 권리이전이나 공유를 주장할 수 있는지 여부 및 제63조 제2항 제1문
에 따라 (공동)발명자로 지정할 것을 청구할 수 있는지 여부는 특허로 출원한 교시와
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
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모인되었다고 주장하는 교시를 비교 검토하여 판단하여야 하는데(BGH, Urteil vom
11. November 1980 – X ZR 58/79, BGHZ 78, 358 ff. - Spinnturbine II), 이를 위해
서는 먼저 양 교시가 일치하는 범위를 조사하여야 한다고 한다. 즉, 모인 여부 및 그
범위는 전체적인 관점에서 모인된 것과 출원된 교시 사이의 동일성 여부를 확정한 기
초 위에서 판단하여야 하는데, 항소법원은 모인을 검토함에 있어서 분쟁특허의 교시
와 스스로 검토한 원고 1의 기여 사이에 현존하거나 추정적인 상이점에 치중한 것이
며, 그 결과 항소심이 주로 검토한 문제는 발명과 본질적으로 동일한 교시를 소송서류
로부터 인정할 수 있는지 여부였고, 이 교시를 충돌시 주름살 구김으로 감축하여 원고
가 발명적 교시를 알고 있었는가의 여부에 대하여는 고려하지 아니하였다는 것이 연
방대법원의 판단이다.
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1.종자산업법에 따른 품종보호에 관하여 농림부장관, 품종보호위원회에 대하여 하
여야 할 사항의 대리,
2.관세법 제235조에 따른 절차에 관하여 세관장 또는 관세청장에 대하여 하여야
할 사항의 대리,
3.반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률에 따라 특허청장에 대하여 하여야 할
사항의 대리,
4.저작권법에 따라 문화관광부장관 또는 저작권심의조정위원회에 대하여 하여야
할 사항의 대리,
5.컴퓨터프로그램보호법에 따라 정보통신부장관 또는 프로그램 심의조정위원회에
대하여 하여야 할 사항의 대리,
6.인터넷주소자원에 관한 법률에 따라 도메인 이름 등의 등록에 관하여 정보통신
부장관 또는 인터넷 주소 분쟁조정위원회에 대하여 하여야 할 사항의 대리,
7.부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한법률에 따라 특허청장에 대해 하여야 할
사항의 대리,
제1호 및 제7호의 사항에 관한 행정청의 처분·부작위·재결에 대한 이의· 불복·행정
심판 및 행정소송의 청구의 대리, 특허·실용신안·디자인·상표권, 종자산업법에 따른
품종보호권, 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률에 따른 배치설계권, 저작권법
에 따른 저작물에 관한 권리, 컴퓨터프로그램보호법에 따른 프로그램저작권, 부정
경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 따른 영업비밀에 관한 매매계약 또는 전
용실시권 및 통상실시권 허락에 관한 계약 등에 있어서 계약체결의 대리·감정·화
해·조정·중재·알선 및 법률상담 또는 법률 관계문서 작성 사무의 대리 등
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붙임 2 변리 서비스업 현황 조사(안)
■ 사무소 규모
1. 귀 소(또는 법인)의 근로자 수 및 매출액(2017년 또는 회계연도 기준)
■ 사무소 업무 현황 및 범위
2. 귀 소(또는 법인)의 출원당 평균 투입시간 및 단가
3. 귀 소(또는 법인)의 출원 업무프로세스를 비용구간별로 기재 주시기 바랍니다.
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대상 발명 6의 발명자는 원고만이다.
Kimberly-Clark v. P&G 사건에서 법원은 3명의 종업원이 각자 독립적으로 연구하고
상대방의 연구를 몰랐다는 사실에 근거하여 공동발명자임을 부정하였다.562) 만약, 갑,
을 및 병의 세 명의 연구원이 각자 독립적으로 연구한다고 생각하였고 서로의 존재를
모르는 상태에서 회사의 특허팀 담당자가 그 3명의 연구결과를 묶어서 하나의 발명으
로 형성한 경우, 그 발명의 발명자는 누구인가? 이 사안에서 갑, 을 및 병은 각자가 단
독발명자가 될 수 없다고 가정한다. 만약, 이 상황에서 갑, 을 및 병의 공동발명자성을
인정하지 않게 되면 이 발명은 발명자가 없는 발명이 된다. 어미 없는 아이가 되는 것
이다. 그러한 (발명자가 없는 발명이라는) 불합리를 방지하기 위해서라도 공동발명자
판단에 엄격한 주관적 요건을 적용하여서는 아니 된다. 이 사안에서는 회사(의 특허팀
담당자)가 각 발명자를 연결시키는 연결고리(connection)가 되고 그 연결고리로 인하
여 그 3명이 공동발명자가 될 수 있는 것이다. Kimberly-Clark v. P&G 법원은 공동발
명자이기 위해서는 어떤 ‘연결고리’(connection)가 필요하다고 설시한 것으로 이해된
다.563)
다. 사례연구: Kimberly-Clark v. Procter & Gamble 판결564)
Kimberly-Clark(이하 ‘K-C’)과 Procter & Gamble(이하 ‘P&G’)는 일회용 기저귀 시
장에서 경쟁하였는데, 양 회사가 보유한 특허의 우선권을 판단하는 저촉(interference)
심판이 진행되었다. P&G가 보유한 (일회용 기저귀의 샘 방지용 날개(flap)) 특허의 발
명자로 Lawson이 기재되어 있었는데, P&G는 그 특허발명의 발명일을 앞당기기 위한
목적으로 그 Lawson 외에 P&G의 다른 두 연구원인 Buell 및 Blevins를 공동발명자로
추가해달라고 청구한다. Buell이 공동발명자로 인정되는 경우, P&G 특허의 발명일이
2013), order corrected and superseded, No. 5:11-CV-05236-PSG, 2013 WL 5304134 (N.D. Cal. Sept. 20,
2013) (“Even where one inventor is wholly unaware that his or her materials are being used by another
inventor, the ‘element of joint behavior’ can be satisfied.”).
562) Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distrib. Co., 973 F.2d 911, 913 (Fed. Cir. 1992).
563) Kimberly-Clark, 973 F.2d at 917 (“quantum of collaboration or connection”).
564) Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distributing Co., 973 F.2d 911 (Fed. Cir. 1992).
발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구
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훨씬 앞당겨질 수 있었다. 그런데, Lawson은 Buell을 만난 적도 없고 통신한 적도 없
고 심지어 Buell의 연구결과를 보지도 못하였다. 이러한 사안에서 법원은 “두 발명자
가 접촉하지 않았으며 서로의 연구를 완전히 알지 못하는 경우 공동발명자가 될 수
없다”고 설시하였다.565) 대상 판결은 공동발명자가 되기 위해서는 두 발명자 사이에
최소한의 연결고리가 존재하여야 한다는 법리를 제공한다. 두 발명자가 서로의 일에
대해 전혀 인지하지 못한 경우는 공동발명이 인정될 수 없다.
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Kimberly-Clark v. P&G 사건에서 법원은 3명의 종업원이 각자 독립적으로 연구하고
서로 상대방의 연구를 몰랐다는 사실에 근거하여 공동발명자임을 부정하였는데,264) 3
명의 연구원이 모두 상대방을 완전히 모르는(completely ignorant) 경우에는 그 결론
이 타당할 수 있어도265) 어느 한 연구원이 이전 연구원의 연구를 이어받은 경우에는
가치가 급감하는 저작물도 포함해야 할 것으로 생각된다.
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④ 특허성 인정에 영향을 미치는 발명의 특징적 부분은 신규성은 물론이고 진보성
을 충족하는 것이어야 한다.
7) 신규성 v. 진보성
어떤 (신규성 인정에 기여를 하는) 신규요소에 기여한 자가 (공동)발명자가 될 수
있는가? 어떤 진보성 인정에 기여를 하는 요소에 기여하여야만 (공동)발명자가 될 수
있는가?
먼저, 심사와 특허라는 견지에서 살핀다. 진보성이 인정되지 않는 발명의 해당 청
구항은 삭제될 것이다. 그러므로, 그 청구발명의 (진보성 인정에 기여를 하지 않은) 신
규요소에 기여한 자는 발명자가 아니게 될 것이다. 그런 견지에서 어떤 연구원이 발명
자가 되기 위해서는 해당 발명이 진보성을 인정받을 수 있게 기술적 기여를 한 자를
말한다.
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TAG_C3TAG_C4TAG_C5TAG_C6TAG_C7
701) B-K Lighting, Inc. v. Vision3 Lighting, 2013 WL 941839, *19 (C.D. Cal. 2013) (“Inventorship, however, is
linked specifically to the claims of the patent.”).
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
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위와 같이 청구항의 중요도와 각 개별 청구항에서의 공동발명자의 공헌도가 결정
된 경우, 그 3명의 전체 발명에서의 지분율은 다음과 같이 산정된다. 당연히, 그 3명의
지분율의 합은 100%가 된다.