축제한마디 | 군포철쭉축제

골프 관련 용어. 클럽이 담긴 백을 연결시켜 선수의 뒤를 따라다니는 2바퀴의 작은 운송 수단을 말 한다.

참 고 문 헌 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 500 - 1. 단행본 나종갑, 미국상표법연구, 한남대출판부, 2006 문삼섭, 상표법[제2판], 세창출판사, 2004 송영식, 상표법, 한빛지적소유권센터, 1997 송영식․이상정․황종환, 이대희, 김병일, 지적소유권법(하), 육법사, 2013 오세중, 의장법․상표법, 한빛지적소유권센터, 2002 최덕규, 상표법[전정판], 세창출판사, 1999 최성우, OVA상표법, 한국특허아카데미, 2005 ______, 주제별 상표법, 한빛지적소유권센터, 2002 특허청 해외지식재산권보호센터, 중국상표제도, 2007 특허청, 상표심사기준, 2018 ______, 상품서비스업 유사군 코드 해설집, 2014 ______, 상품․서비스업 유사군 코드 해설집, 2007.10 ______, 상표심사편람, 2008 ______, 유사상품․서비스업 심사기준, 2008.9 ______, 유사상품․서비스업 심사기준, 2018 ______, 서비스표 심사 세부처리 지침 및 요령, 2002 ______, 서비스표 심사의 효율성 및 정확성 제고를 위한 지정서비스업 분류의 세분화 연구, 2009 ______, 상표심사의 효율성 및 정확성 제고를 위한 지정상품 분류의 세분화 연구, 2010 특허심판원, 상표판결문요지집(1988～1997), 1998, 6 __________, 상표판결문요지집(2001년), 2002. 10 __________, 상표판결문요지집(2003년), 2004.5 __________, 상표판결문요지집_2호, 2001, 4 __________, 상표판결문요지집 Ⅴ, 2005.4 __________, 상표판결문요지집 Ⅵ, 2005.4 __________, 상표판결문요지집 Ⅶ, 2006.2 __________, 상표판결문요지집 Ⅷ, 2007.2 __________, 상표판례요지(2004년) __________, 상표판례요지(2006년) __________, 상표판례요지(2007년) 日本特許庁, 일본상품․역무심사기준(니스분류 제9판 기준), 2008 __________, 일본상품․역무심사기준(니스분류 제10판 기준), 2015 __________, 일본상품․역무심사기준(니스분류 제11판 기준), 2018 통계청, 한국표준무역분류, 2018 日本總務省, 표준상품분류, 2018 대법원, 법고을(2009판), 2009 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 501 - 2. 논문 및 연구보고서 박균성,김재광, 프랑스와 일본의 도로교통법, 2002.12., 한국법제연구원 박정수, 서비스업 유사군 코드 세분화방안, 특허청 서비스표심사팀, 2009 곽선미, 지정서비스업의 유사판단 관련 검토,특허청 서비스표심사팀, 2007.12 한국지식재산연구원, 상품유사판단기준 재정립방안에 관한 연구, 특허청, 2008 김기홍, 효율적인 국제상표심사를위한 상품분류체계 개선방안, 특허청 국제상표심사팀, 2007 특허청 상표디자인심사정책팀, 상품분류의 현실 적합성 제고를 위한 상품분류 법령체계 개편계획, 2006.3.2 특허청 상품서비스업분류연구회, 상품서비스업분류 및 유사판단기준 개선방안에 관한 연구, 2005.1 장현옥, 상품심사의 정확성제고방안, 상표ㆍ디자인 심사쟁점연구보고서, 특허청, 2008. 특허청 상표디자인심사정책팀, 상품분류의 현실 적합성 제고를 위한 상품분류 법령체계 개편 계획, 2006.3.2. 한국산업안전보건공단, 청력보호구의 착용방법 및 관리에 관한 지침, 2014.11, 기술표준원, 전기용품안전기준, 2007 식품의약품안전처, 의료기기 안전성정보지, 2016.7 식품의약품안전처, 의료기기 품목의 소분류 및 등급 제정공고안, 2015 김경욱, 상품분류제도에 관한 연구, 배재대 법무대학원 석사학위논문, 2003 박성태, 상표법상 상품, 서비스업 및 상표의 유사에 관한 고찰, 충남대 특허법무대학원, 2005.2 이흥규, 일본상표법제에 관한 연구, 국제지식재산연수원 국제특허연수부, 2005.9 財団法人 知的財産研究所, 「類似商品・役務審査基準」における商品・役務の類否関係の見直しに係る諸 問題についての調査研究, 日本特許庁, 2008 특허권, 상표권 침해자의 이익법리 등 손해배상제도 개선방안 연구 이화여자대학교 산학협력단 발 간 등 록 번 호 11-1430000-001673-01 특허권, 상표권 침해자의 이익법리 등 손해배상제도 개선방안 연구 편찬기관│특허청 김지수 과장 산업재산보호정책과 이형원 사무관 산업재산보호정책과 수행기관│이화여대 산학협력단 이원복 교수(이화여대 법학전문대학원) 권태상 교수(이화여대 법학전문대학원) 임유정 변호사(법무법인 한얼) 발행일 │ 2018 년 11 월 발행처 │ 특허청 산업재산보호정책과 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 4 동 전화. (042)481-5842 팩스. (042)472-1360 이용허락 유형 표시 마크 이용허락범위 [제4유형] 제1유형+상업적 이용금지+변경금지 - 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지 특허권, 상표권 침해자의 이익법리 등 손해배상제도 개선방안 연구 KIPO 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 4동 v 목 차 I. 서론..................................................................................................................................1 1. 연구의 목적..........................................................................................................................3 2. 연구의 범위 및 방법...........................................................................................................3 가. 비교법적 문헌 고찰...............................................................................................................................................3 나. 인터뷰 및 자문 회의 ............................................................................................................................................3 II. 우리나라의 침해자 이익 반환 제도.........................................................................5 1. 특허법 제128조 제4항의 입법 연혁.................................................................................7 2. 법적 성격..............................................................................................................................7 가. 특허법 제128조 제4항의 법적 성격 ..............................................................................................................7 나. 권리자의 특허발명 실시 여부와 특칙의 적용범위..................................................................................8 3. 실무에서의 적용 ..................................................................................................................9 가. 특허법 제128조 제4항의 의의와 적용범위.................................................................................................9 나. 이익의 의미 ...........................................................................................................................................................10 다. 적용의 효과 및 추정의 복멸..........................................................................................................................11 4. 제도 운용상 문제점.............................................................................................................11 III. 외국 주요 국가의 침해자 이익 반환 제도..........................................................13 1. 미국 .....................................................................................................................................15 가. 특허법상 침해자 이익 규정의 삭제............................................................................................................15 나. 디자인 특허법.......................................................................................................................................................20 다. 상표법.......................................................................................................................................................................23 라. 피고의 비용 공제................................................................................................................................................26 마. 소결...........................................................................................................................................................................28 2. 영국 .....................................................................................................................................29 [관련 판례].....................................................................................................................................................................29 가. 영국의 침해자 이익반환제도..........................................................................................................................30 vi 나. 특허법.......................................................................................................................................................................40 다. 상표법.......................................................................................................................................................................42 라. 피고의 비용 공제................................................................................................................................................45 마. 소결...........................................................................................................................................................................48 3. 독일 .....................................................................................................................................49 [관련 판례].....................................................................................................................................................................49 가. 특허법.......................................................................................................................................................................49 나. 상표법.......................................................................................................................................................................58 다. 피고의 비용 공제................................................................................................................................................59 라. 소결...........................................................................................................................................................................63 4. 일본 .....................................................................................................................................64 가. 특허법.......................................................................................................................................................................64 나. 상표법.......................................................................................................................................................................71 다. 침해로 얻은 이익액의 산정............................................................................................................................72 라. 소결...........................................................................................................................................................................77 5. 중국 .....................................................................................................................................77 가. 특허법.......................................................................................................................................................................78 나. 상표법.......................................................................................................................................................................82 다. 피고의 비용 공제................................................................................................................................................85 라. 소결...........................................................................................................................................................................87 6. 대만 .....................................................................................................................................87 가. 특허법.......................................................................................................................................................................87 나. 상표법.......................................................................................................................................................................93 다. 피고의 비용 공제................................................................................................................................................94 라. 소결...........................................................................................................................................................................95 IV. 침해자 이익 반환 제도의 재구성 ...........................................................................97 1. 필요성..................................................................................................................................99 vii 2. 개정안 및 설명 ..................................................................................................................99 가. 침해자 이익 반환에 관한 외국법의 규정.................................................................................................99 나. 개정안.....................................................................................................................................................................103 다. 개정안에 대한 설명..........................................................................................................................................104 3. 가능한 이론적 근거의 검토 .......................................................................................... 109 가. 준사무관리............................................................................................................................................................109 나. 손해배상................................................................................................................................................................111 다. 법정 구제수단 또는 부당이득 .....................................................................................................................119 4. 개별 쟁점......................................................................................................................... 123 가. 과실에 의한 침해시의 적용..........................................................................................................................123 나. 침해자의 이익과 권리자의 손해 사이의 인과관계.............................................................................125 다. 공제 가능한 비용..............................................................................................................................................127 라. 입증책임................................................................................................................................................................129 5. 실효성 제고를 위한 부수적인 조치............................................................................. 130 가. 증거 개시..............................................................................................................................................................130 나. 회계 전문가 의견..............................................................................................................................................133 별첨: 해외 침해자 이익법리 관련 법조항 ................................................................ 135 I. 서론 2 3 1. 연구의 목적 ⚫ 현행 특허법 제128조 제4항의 “침해자 이익의 손해 추정” 규정은1 악의의 침해자라고 하더라도 특허권자의 손해를 한도로 하고 이를 초과하는 이익 은 침해자가 그대로 보유할 수 있으므로, 특허권의 침해를 오히려 조장한다 는 비판이 있음. ⚫ 그러한 비판적인 입장은 침해자의 이익을 손해로 추정할 경우 특허권자의 손해를 한도로 하지 말아야 한다는 특허법 개정안을 제시하고 있음. ⚫ 이 연구는 현행 특허법 제128조 제4항의 개정을 통하여 특허권자의 손해를 한도로 하지 않고 침해자의 이익 전체를 특허권자의 손해로 추정 또는 의 제하는 법률 개정안의 이론적/실무적 타당성을 살펴본 후, 구체적인 법률 개정안을 제안하고자 함. 2. 연구의 범위 및 방법 가. 비교법적 문헌 고찰 ⚫ 미국/영국/독일/일본/중국/대만 등 외국 주요 국가의 문헌을 통하여 이들 국가에서 침해자의 이익을 지적재산권자에게 귀속시키는 법적 근거, 법원의 해석 및 학계의 연구를 살펴봄. ⚫ 외국 주요국가에서는 ”침해자의 이익 반환”이 손해배상액 추정의 한 방법이 아니라 손해배상(damages)이나 금지청구(injunction)와는 별개인 부당이득반 환(restitution)2이나 준사무관리라는 제3의 구제방법(remedy)에 터잡고 있는 것으로 파악되므로, 필요한 범위 내에서 각국의 부당이득반환(restitution) 제도와 준사무관리 제도의 일반적인 내용도 검토가 필요함. 나. 인터뷰 및 자문 회의 1 디자인보호법 제115조 제3항 및 상표법 제110조 제3항 역시 동일한 취지의 규정을 두고 있음. 이에 대한 논의는 동일하므로, 이하에서는 특허법 제128조 제4항을 “침해자 이익의 손해 추정”의 대표조항으로 언급하고자 함. 2 영미법의 restitution이 대륙법의 부당이득반환제도와 정확하게 일치하지는 않으나 제도의 취지 라든가 쟁점이 상당 부분 유사하므로, 이 두 가지를 하나의 제도로 취급하되 각 국가별 차이점은 각론에서 자세히 살펴보기로 함. 4 ⚫ 지적재산 침해소송에 관여하는 외국 법조인들 및 실무가들로부터 침해자의 이익 반환 제도에 관한 경험과 문제점 청취 ⚫ 특허법 제128조 제4항을 대체하는 침해자의 이익 반환 규정 개정안에 대한 국내 학자들과 실무가들의 의견 청취 II. 우리나라의 침해자 이익 반환 제도 6 7 1. 특허법 제128조 제4항의 입법 연혁 ⚫ 특허법은 1990년 1월 13일 법률 제4207호로 전문 개정되기 전에 특허법 제156 조는 “① 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 을 침해한 자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다 ② 특허권자는 선의무무과실로 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여는 이득반환 또는 손해배상을 청구할 수 없 다. 다만, 그 행위를 금지할 것을 청구할 수 있다”와 같이 규정하고 있었으며 이 와 같이 제156조 제2항에 의하여 일정한 요건하에 침해자에게는 금전손해배상의 면제가 가능하였음. ⚫ 이와 같이 개정전에는 손해배상액의 산정에 대해서 규정을 두지 않고 있다가 일 본의 1959년 개정법의 영향을 받아3 거의 유사한 형태로 1990년 1월 13일 법률 제4207호로 개정되면서 제128조를 신설하여 제1항에서 침해자 이익을 손해액으 로 추정하는 규정과 제2항에서 실시료 상당액을 손해액으로 삼는 규정을 두게 되어 종전의 제156조 제2항과는 달리 특허권자에게 손해액의 증명에 관하여 편 의를 부여하게 됨으로써 특허권자의 손해배상의 청구가 용이하게 해주는 형태로 개정이 되었다고 볼 수 있음. 4 ⚫ 이후 특허법 제128조는 다시 2001년 2월 3일 법률 제6411호로 개정되어 현행 제2항(당시 제1항)이 신설되어 침해자가 양도한 상품의 수량에 피해자의 단위수 량당 이익액을 곱하는 방식으로 계산한 금액을 손해액으로 삼을 수 있게 되었고 1990년도에 신설된 침해자 이익을 손해액으로 추정하는 제1항은 현행법상 제4항 에 위치하게 되었음. 5 2. 법적 성격 가. 특허법 제128조 제4항의 법적 성격 ⚫ 건해의 대립: 제128조의 제4항의 법적 성격과 관련하여, ① 제128조 제4항을 타 인의 특허권을 침해하여 얻은 이익의 전부를 특허권자에게 반환하도록 하는 것 이라는 견해로 독일 판례에 의하여 무체재산권의 침해로 인한 불법행위에 특별 3 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 149, 158. [이러한 일본의 개정과정에 대해선 독일에 서 인정되는 손해액 계산으로부터 영향을 받아 변형된형태로 도입된 것이라고 한다(,(),,,] 4 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 145-152. 5 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 145-152. 8 히 인정되어 온 침해자 이익의 반환방법으로 보는 이익반환설, ② 침해자 이익을 특허권자의 손해액으로 추정하는 경우 특허권자의 손해액에 관한 입증의 어려움 을 해결할 수 있다고 하며 손해액의 범위에 관한 추정의 의미만을 가지고 손해 발생의 추정은 아니므로 특허권자는 이 규정을 적용받기 위해 손해발생사실을 입증해야 한다고 하는 입증편의설, ③ 특허법 제128조의 입법과정을 볼 때 단순 한 손해배상액 편의규정으로 볼 것이 아니라 입증편의 이상의 손해배상의 범위 에 관한 특칙으로서 의미를 가진다고 보는 손해평가설, ④ 입증편의설에 대해서 특허권자가 특허침해로 인한 손해에 대해 아직 명확한 정의나 구체적인 산정기 준이 존재하지 않기에 침해자의 이익도 특허권의 침해가 없었다면 존재할 수 없 는 이익이며 특허권 침해가 없다면 특허권자가 동일 이익을 누릴수 있을 것이라 는 가정에서 보면 침해자의 이익도 특허권자의 손해가 무엇인지를 설명해 주는 하나의 예시적인 손해개념규정설의 대립이 있음. 6 ⚫ 검토: 이 가운데 입증편의설에 대해서는 손해배상액의 산정에 있어서 일부 요건 에 관하여 입증 부담을 완화하는 것을 곧 증명편의를 제공하는 것으로 해석하는 것에 대해 동어반복일 뿐이라는 비판이 있고 또한 최근에는 특허법 제128조 제4 항은 차액설에 입각하여 특허권자의 손해액을 계산하는 규정이기보다는 특허권 자의 손해를 어느 정도까지 추정 혹은 간주하여 특허권 침해를 억제하는 성격도 갖고 있다고 보고 판례가 부동산에 대한 불법점유의 경우 소유권자에게 항상 손 해가 있다고 보는 이론구성을 취해 온 점에 비추어 볼 때 특허권 침해의 경우에 도 유사한 이론구성이 가능하다고 하여 특허법 제128조를 특허권자의 손해액 평 가하는 규정으로 보아야 한다고 하는 손해액 산정의 평가기준설이 유력하나, 입 증편의설이 종래의 다수설임. 7 나. 권리자의 특허발명 실시 여부와 특칙의 적용범위 ⚫ 견해의 대립: 특허권자 혹은 전용실시권자가 특허발명을 실시하지 않고 있는 동 안에 권리자는 특허법 제128조 제2항 또는 제4항을 적용하여 침해자를 상대로 손해배상을 청구할 수 있는지 문제됨. 이에 대해서는 ① 권리자 실시 필요설, ② 제128조 제2항에 대해서 '특허권자 또는 전용실시권자가 당해 침해행위가 없었 6 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 164-167. 7 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 164-167. 9 다면 판매할 수 있었던 물건'의 해석을 '특허침해품과 경쟁관계에 있는 특허권자 의 제품'으로 확대하여 해석하고 있는 수정설, ③ 독일의 규범적 손해론을 주장하 면서 시장기회의 상실이라는 개념을 주장하는 시장기회 상실설, ④ 실시불요설 등이 있음. 8 ⚫ 판례 및 검토: 대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결에서 '특허법 제128조 제2항 규정(현행법 제4항)은 (중략) 특허권자에게 손해가 없는 경우에는 적용될 여지가 없으며, 다만 손해의 발생에 관한 주장 입증의 정도에 있어서는 경업관계 등으로 손해발생의 염려 내지 개연성이 있음을 주장 입증하는 것으로 충분하다' 고 하여, '특허발명의 실시가 있어야만’ 손해가 발생한다고 판시한 바 없음. 결론 적으로 특허권의 본질은 특허발명이라는 기술에 대한 독점적인 권리라는 점이 특허권의 본질이며 기술독점상태가 훼손된 경우 인과관계를 산정하기가 어려운 데 특허권자는 제128조 제4항, 제5항 어느 것이나 선택하여 손해배상을 청구할 수 있는 것으로 보는 기술독점훼손설이 타당하다고 봄. 9 3. 실무에서의 적용 가. 특허법 제128조 제4항의 의의와 적용범위 • 추정의 성질: 특허법 제128조 제4항의 ‘추정’에 대해서는 반증으로 입증해도 충분 하다는 견해와 본증으로 입증해야 한다는 견해가 대립함. 검토하면 특허법 제128 조 제4항의 추정에 대해서 일부복멸을 인정해야 하는지가 문제의 핵심으로 동 규 정은 특허권자의 손해를 금전적으로 평가하는 차원에서 적용되는 평가규범이라고 해석하는 것이 옳다고 할 것이며 금액의 일부복멸을 허용하는 손해평가설이 다수 설임. 10 • 추정의 범위와 인과관계의 추정: 손해의 발생 자체는 추정되지 않고 특허권자가 입증해야 하는 부분이라는 것이 대다수의 견해이며 이는 판례(대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831)의 태도임. 11 또한 인과관계 추정 관련하여 특허법 제128조 제4항은 침해행위와 손해의 발생 사이에 인과관계가 존재한다는 점까지도 추정하 8 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), ,167-171. 9 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), ,171-180.. 10 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), ,217-219. 11 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 220. 10 는 것이라고 해석하는 것이 다수의 견해이며 대법원(대법원 1992. 2. 25. 선고 91 다23776)도 동일한 취지에서 판시함. 12 나. 이익의 의미 ⚫ 이익의 의미와 범위: 특허법 제128조에서 말하는 이익이란 특허기술을 독점함으 로 인해 특허권자가 누리는 모든 재산적 가치를 의미하며 침해자가 특허발명을 무단으로 실시함에 따라 얻는 모든 이익이 특허법 제128조 제4항의 이익에 포함 되며 그 범위는, ① 모든 비용을 공제한 순이익으로 해석하여야만 한다는 순이익 설, ② 공제되어야 하는 비용을 침해자가 증명하지 않는 경우에는 총이익액을 가 지고 손해액으로 인정할 수 있다는 총이익설, ③ 변동경비만을 공제해야 한다는 한계이익설도 주장됨. 최근 대법원(2008. 3. 27. 선고 2005다75002)은 한계이익설 을 취한 듯한 태도를 보임. 13 • 판례의 경향: ① 서울고법 1996. 8. 28. 선고 95나9060 판결은 원고회사의 영업이 익률을 7.608 퍼센트로 산정하고 피고들의 침해제품 판매금액에 위 원고회사의 영업이익률을 곱한 금액을 손해배상액으로 인정하였고, ② 서울지방법원 2004. 2. 13. 선고 2002가합30683호 판결은 침해자의 총매출액에서 침해된 특허를 이용한 사료나 그 관련 제품의 매출액이 차지하는 비율에 따른 매출총이익액에서 같은 비율에 따른 판매 및 일반관리비를 공제하는 방식을 제시하였으며, ③ 서울고법 2005. 12. 7. 선고 2003나38858 판결은 소득세법 제80조 제3항, 시행령 제143조 제3항을 참조하여 ‘침해행위로 인한 이익의 액 = 침해제품 매출액-침해제품에 관 련된 주요경비(매입비용+임차료+인건비)-(침해제품 매출액 x 기준경비율 15%)’의 공식을 이용하여 손해배상액을 산정함. 12 대법원은 구 상표법 제37조 제2항에 관한 것이지만 '권리자는 침해자가 취득한 이익을 증명하 면 되고 그 밖에 침해행위와 손해의 발생 간의 인과관계에 대하여는 이를 증명할 필요가 없다’고 판시함. 13 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 225-233. [대법원은 ‘상표권자는 침해자가 상표권 침 해행위로 인하여 얻은 수익에서 상표권 침해로 인하여 추가로 들어간 비용을 공제한 금액, 즉 침 해자의 이익액을 손해액으로 삼아 손해배상을 청구할 수 있다’고 판시함.] 11 다. 적용의 효과 및 추정의 복멸 ⚫ 권리자가 침해자의 이익을 주장 증명하면 그것은 권리자의 손해액으로 인정받게 되어 침해자가 이를 복멸하지 않는 한 침해자로서는 그 금액을 권리자에게 배상 하지 않으면 안 됨. 침해자가 얻은 이익 모두 특허침해로 인한 것은 아니고 그 밖에 침해자의 자본, 영업능력, 선전광고, 상품의 품질, 제조기술, 상표, 디자인 등 여러가지가 있을 수 있으며 이러한 사유들은 추정 복멸 사유가 될 수 있음. 14 ⚫ 제2항의 손해액의 증명에 의한 제4항 추정의 복멸 문제: 침해자는 특허법 제128 조 제2항의 금액을 증명함으로써 제4항의 추정을 일부 복멸할 수 있는지 문제되 는데, 이를 인정한다면 결국 권리자에게 마련된 여러 제도 중에서 유리한 제도를 선택할 권리를 박탈하는 것으로 채택하기 어려움. 반대로 원고가 제2항을 주장함 에도 피고가 제4항의 적용을 주장할 수 있는지와 관련해 대법원은 2009. 8. 20. 선고 2007다12975 판결에서 원고가 제4항의 적용을 주장하지 아니하는 이상 법 원이 적용할 수 없다는 취지로 판단한 바 있음. 15 4. 제도 운용상 문제점 ⚫ 실제 특허침해소송에서 제128조 제4항의 추정 규정을 적용하여 구체적인 손해배 상액을 산정하는 것은 용이하지 아니함. 침해자가 자신의 자료를 제출하지 아니 하는 것이 주된 이유이기는 하나, 자료제출명령이나 비밀유지명령 등을 통하여 자료가 제출된 경우에도 실제로 ‘침해자의 이익’을 구체적으로 산정하기 어렵다 는 것이 원인임. 14 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 233-235. 15 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 236-238. III. 외국 주요 국가의 침해자 이익 반환 제도 14 15 1. 미국 ⚫ 원상회복과 부당이득에 관한 3차 리스테이트먼트는 위법행위에 의해 취득한 수 익의 환수에 관한 일반법리를 규정함. 가. 특허법상 침해자 이익 규정의 삭제 미국의 특허법은 침해자의 이익을 특허권자에게 배상시키는 명문의 규정을 두고 있지 아 니하다. 이는 상표법이나 심지어는 실용 특허와 동일한 법령에 포함되어 있는 디자인 특허법에서 침해자의 이익을 특허권자에게 배상하도록 하는 명문의 규정을 두고 있는 것 과 대비된다는 점에서 특이하다.

☞ ash 1. 재 2. 잿더미 3. (화장한) 유골, 유해 ☞ ash pit (난로 안의) 재 떨어지는 구멍. 재받이 ☞ 灰だめ 애시 피트 (출처 : 네이버 지식백과, 네이버 일본어사전, 네이버 영어사전) <표 129> 관련상품 - 노(爐)용 재받이통(ash pits for furnaces, 炉用灰だめ), 노(爐)용 재받이통(furnace ash boxes, 炉用灰箱) 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 243 - ○ 타 분류체계와의 비교 - 한국표준무역분류 및 일본의 표준상품분류에서는 노(爐)용 재받이통(ash pits for furnaces, 炉用灰だ め), 노(爐)용 재받이통(furnace ash boxes, 炉用灰箱)과 직접적으로 관련된 분류코드가 검색되지 않음. ○ 비교분석결과 - ‘노(爐)용 재받이통(ash pits for furnaces, 炉用灰だめ), 노(爐)용 재받이통(furnace ash boxes, 炉用灰 箱)’에 대하여 한·일 모두 상품의 용도를 분류기준으로 하고 있는 것은 동일하나, 한국은 공업용 노(爐) 용도로 한정한 반면, 일본은 가열, 난방장치와 관련된 다양한 유사군 을 부여한 차이점이 있음. - 이는 거래실정의 차이 때문이라기보다는 분류기준을 적용하는 관점이 상이하여 다른 분류코드가 적용 된 것으로 판단됨. ○ 유사군코드 및 상품명칭 변경 제안 - ‘노(爐)’는 특정한 용도로 한정되어 있지 않은 명칭임. 재받이통은 전기를 사용하지 않는 가열/난방장치 의 부속품으로 거래되고 있으므로, G2801(난방설비), G3816(공업용 노(爐))을 포괄하는 복수유사군 으로 변경하는 것이 타당하다고 판단됨. (29) 소각로(incinerators, 焼却炉) ○ 한국은 G3816(공업용 노(爐))의 유사군코드를, 일본은 09G58(공업용 소각로), 19B48(가정용 소각로) 의 복수 유사군코드를 적용함. 구 분 KIPO JPO 유사군 G3816 (공업용 노(爐)) 09A12,19A02 (노(爐)용 재받이통) 상품의 범위 ‣고온의 열을 이용하여 물체 를 가열, 융해 또는 소성(燒 成)하기 위한 기기나 장치( 험실용은 제외) ‣공업용 노(爐), 원자로(09A12) ‣가정용 비전기식 가열기구, 가 정용 조리대, 가정용 싱크대, 멀티쿠커(19A02) 상 품 속 성 및 거 래 실 정 (a) 생산부문 (b) 판매부문 (c) 상품의 재질 및 품질 (d) 상품의 용도 √ √ (e) 수요자 범위 (f) 완성품과 부품관계 (g) 기타 <표 130> 상품속성 및 거래실정 분석현황표 - 노(爐)용 재받이통(ash pits for furnaces, 炉用灰だめ), 노(爐)용 재받이통(furnace ash boxes, 炉用灰箱) 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 244 - ○ 상품의 속성 - ‘소각로(incinerators, 焼却炉)’ 관련 용어는 아래와 같은 의미로 파악됨. ○ 거래실정 - ‘소각로(incinerators, 焼却炉)’ 에 대한 한국에서는 공업용과 가정용 소각로가 모두 거래되고 있음. 일본 에서는 있음. ○ 타 분류체계와의 비교 - 한국표준무역분류에서는 기타 비전기식 노와 오븐(소각로 포함)(74138)을 공업용 또는 이화학용의 노, 오븐 등과 이들의 부분품(7413)으로 분류하고 있음. 일본의 표준상품분류에서는 소각로와 관련하여, 화 학공업용 노(炉) (기계부품으로 한정) (3843) (연소로(소각로 포함)(38435)), 공업용 노(炉) (연소용 노 (炉) 및 전기식 노(炉) 포함)(435) (소각로(43565)), 기타 냉난방용 및 식품용 조리용구/장치(전열식) 및 위생설비용품 (849) (소각로(8491))와 같이 나누어 분류하였음. ☞ 소각로 (燒却爐, incinerator) 쓰레기나 폐기물 따위를 태워 버리는 시설물. 소각처리 대상 폐기물을 태워 없애는 화로. 구조는 보통 폐기물 투입구와 화격자(火格子), 연소실, 잔류물 호퍼(hopper), 열회수 장치 등으로 이루어져 있다. 화격자는 폐기물이 놓이는 곳으로 쇠살판 이라고도 하는데, 공기와 재가 통과할 수 있도록 구멍이 나 있다. 연소실은 노(爐)의 종류에 따라 완전연소를 위한 2차 연소실을 갖춘 것도 있다. 호퍼는 소각재를 모으는 깔때기 모양의 그릇으로, 화격자 아래쪽에 달려 있다. 대형 소각로의 경우 연소실 위쪽 내부에 보일러관이 있어 소각열을 증 기터빈으로 전달한다.

Neilson v Betts 사건에서 항소법원이 제기한 문제는 당시 법원과 형평법원이 분리된 역 사적인 맥락에서 제기된 것이고, 이후 법원과 형평 법원이 합병되어 청구인은 침해이익 반환으로 인한 손실에 대한 손해배상을 청구할 수 있게 되었고 또한 엄격한 법규정에 대 해서는 이후 아래에서 설명하는 EC 집행지침에 의한 완화하는 조치를 통해 엄격함이 완 화될 수 있었다.

둘째는 피침해자가 입은 손실을 기준으로 하는 방법이다. 상표 민사 분쟁 재판에 관한 법률의 적용에 관한 여러 문제에 관한 최고 인민 법원의 해석 제15조에는 ‘상표법 제56 조 제1항에서 규정하는 침해로 입은 손해는, 침해로 인해 생긴 권리자의 상품판매 감소 량 또는 침해상품의 판매량에 그 등록상표 상품의 단위 수량당 이익을 곱하여 계산할 수 있다308 ’고 규정하고 있다.

제3절 우리나라의 상품분류체계 1. 개요 우리나라는 1950. 3. 8 상품구분 및 상품세목(대통령령 제284호) 제정 이후 상품의 판매처를 주된 기준으 로 하고 그 용도를 부차적 기준으로 하는 상품분류체계를 유지 발전시켜 왔다. 그러나 마드리드의정서에 의한 국제상표 취급 필요성 등 국내 상표제도의 국제화 필요성이 대두되면서 1998. 3. 1 니스분류를 기본 으로 하는 상품분류체계를 도입하였다. 따라서 현행 한국의 상품분류는 니스분류와 마찬가지로 34개류로 구성되어 있다. 또한, 한국의 서비스업 분류는 1954. 2. 10.에 광고업, 금융업 등 11개 업종과 기타 업종으 로 분류하는 ‘영업구분(대통령령 제872호)’ 을 제정․시행하면서 처음 도입되었고, 현행 서비스업 분류는 상품분류와 마찬가지로 니스분류를 따르고 있으며 총 11개류로 구성되어 있다.

29 ⚫ 실용 특허에서도 과거에는 침해자의 이익 환수 규정이 있었으나, 1946년 개 정과 함께 삭제되었고 연방 대법원도 개정법 하에서는 더 이상 침해자의 이 익 환수를 구할 수 없다고 하였음. 실용 특허에서 침해자의 이익 환수가 삭 제된 이유는 그 절차가 불필요하게 번거롭게 비용이 많이 들기 때문이라고 함. ⚫ 실용 특허에서 삭제된 침해자의 이익 환수 규정을 부활시켜야 한다는 학설 도 있고, 역으로 저작권에서 침해자의 이익 환수 규정을 삭제해야 한다는 학 설도 있는 등, 침해자의 이익 환수 규정에 대하여는 일반적으로 찬반 양론이 모두 존재하는 것으로 보임. ⚫ 원칙적으로 침해자의 이익 환수는 보상적인(compensatory) 구제 방법이지 제재적인(punitive) 구제 방법은 아닌 것으로 분석됨. 피해자의 비용 공제라 든가 기여도 산정 등은 모두 침해자의 이익 환수가 보상적인 구제 방법이라 는 원칙에서 파생하는 것으로 생각됨. 2. 영국 ⚫ 영국은 성문의 특허법과 디자인법을 갖고 있으나 상표법은 여전히 판례법인 보 통법(common law)임. ⚫ 위법행위로 인한 부당이득 반환(restitution for wrongs) 법리가 있음. ⚫ 고의의 침해자에 대하여는 이익반환을 허용하나 과실 침해자에 대하여는 허용하 지 아니함. ⚫ 그러나 영국 법원은 실제로 침해자의 이익 반환을 인용하는 경우가 그리 많지 않다고 하는데, 그 이유를 연구할 필요가 있음. [관련 판례] ⚫ Spring Form Inc. v. Toy Brokers Ltd [2002] F.S.R. 17 Ch D ⚫ Siddell v Vickers (1892) 9 R.P.C. 152 30 ⚫ My Kinda Town Ltd v Soll [1982] FSR 14 ⚫ Peter Pan Manufacturing Corp v Corsets Silhoutte Ltd [1963] 3 All ER 40; Peter Pan [1964] 1 W.L.R. 96 ⚫ JWL v House of Fraser [2016] EWHC 626 (Ch) ⚫ Celanese v BP Chemicals [1999] R.P.C. 203 ⚫ Bodo Sperlein Ltd v Sabichi Retail Ltd & anr [2015] EWHC 1242 ⚫ Woolley v UP Global Sourcing UK Ltd [2014] F.S.R. 37 ⚫ Potton v Yorkclose [1990] F.S.R. 11 ⚫ Meters Ltd v Metropolitan Gas Meters Ltd (1910) 27 R.P.C. 721 Ch D;(1911) 28 R.P.C. 157 Ch.D. ⚫ Dart Industries [1994] F.S.R 567 ⚫ Colbeam Palmer Ltd v Stock Affiliates Pty Ltd (1968) 122 CLR 25; Colbeam Palmer v Stock Affiliates Pty [1972] R.P.C. 303. ⚫ Boardman v Phipps [1965] Ch. 992 ⚫ Design & Display [2016] E.W.C.A. Civ 98; [2016] F.S.R. 27 가. 영국의 침해자 이익반환제도 (1) 개설 지식재산권 침해의 불법행위의 경우 권리자는 자신의 권리를 침해당하였다면 침해자를 상대로 하여 침해행위로 인한 일실이익 혹은 침해자에게 실시허락을 하였다면 받을 수 있었던 가정적인 실시료 상당의 손해배상청구를 할 수 있다.

판례에서는, 침해자의 이익을 박탈하는 것이 침해행위에 대한 제재로서 작용하고, 141 따라 서 특별한 보호를 필요로 하는 지식재산권에 대한 침해를 예방하는 기능을 한다는 점도 지적된다.

② 공동발명자(의 지분율) 판단은 특허청구범위에 기재된 발명을 기준으로 한다.

한편, 방안 2의 경우 방안 1과 비교해 보면 다음과 같은 차이점이 있다. 影山光太郎론의 단점은 복잡하여 이해하기가 어렵다는 점 외에도, ① 착상과 구체 화에 대하여 잘못된 (일본식) 이해에 바탕한다는 점, ② 공동발명자가 되기 위하여 주 관적 요건이 필수적이라고 전제한다는 점 등의 오류가 지적된다. 그러나, 동 이론이 적어도 실험의 과학인 화학분야에서는 적용될 가능성이 상당하다고 생각된다.

설문에 끝까지 응답해주셔서 대단히 감사합니다. 나. 판례 검토 1) 발명의 특징적인 부분에 관여 여부 解決手段として、発明と評価され得る場合が少なくないことから、着想者が発明者と評価されることが多いであ ろう。この分野では、課題の発見自体がそのまま発明となる場合も少なくないことから、課題の設定者と発明者 とを判然と区別することが難しい。また機械の分野においては、具体的な構成が課题の解決手段であり、着想の 段階でこれを具体化した結果を予測することが可能であるから、当該構成を着想した者をもって、発明者と評価 することができる場合が多いであろう。これに対して、化学の分野においては、着想を具体化した結果を事前に 予測することは困難であり、着想がそのまま発明の成立に結び付き難いことから、単に着想をしただけ者を発明 者と評価できない場合があり、着想者と具体化の作業の担当者とが共に発明者とされる場合も少なくないと思わ れる。”). “당해 특허발명 특유의 해결수단의 구성-발명의 특징적 부분을 착상한 자나 당해 착상을 구체화 한 자는 발명의 완성에 이르는 과정에 창작적으로 관여한 자로서 발명자로 평가될 수 있다. 그러나 구체적인 사 안에서 발명자의 범위를 정하는 것은 종종 곤란함을 수반한다. 일반적으로 말하면, 전기의 분야에서 어느 정 도 추상적인 착상이라도 그 자체가 과제의 해결수단으로서 발명이라고 평가될 수 있는 경우가 적지 않으므로 착상자가 발명자로 평가되는 경우가 많을 것이다. 이 분야에는 과제의 발견 자체가 그대로 발명으로 되는 경 우도 적지 않으므로 과제의 설정자와 발명자를 판연하게 구별하는 것은 곤란하다. 또한 기계의 분야에서는 구 체적인 구성이 과제의 해결수단이고, 착상의 단계에서 이것을 구체화 한 결과를 예측하는 것이 가능하므로 당 해 구성을 착상한 자를 두고 발명자로 평가할 수 있는 경우가 많을 것이다. 이에 대하여 화학의 분야에서는 착상을 구체화 한 결과를 사전에 예측하는 것이 곤란하고 착상이 그대로 발명의 성립에 결부되기 어려우므로 단지 착상만을 한 자를 발명자로 평가할 수 없는 경우가 있고, 착상자와 구체화의 작업의 담당자가 함께 발명 자로 되는 경우도 적지 않다고 생각된다.” 100) 三村量一, “発明者の意義”, 金融商事判例 1236号, 2006, 124頁(“출원인인 사용자 등은 특허법의 규정을 준수 하여 진실의 발명자를 원서에 기재하여야 할 터이므로 (직무발명 대가소송의) 원고인 종업원이 원서에 발명자 로 기재된 경우에는 원고는 당해 발명의 발명자로 사실상 추정되는 것이고, 피고인 사용자 등이 이를 다툴 때 에는 사용자 등이 간접반증으로써 추정을 번복하기에 충분한 구체적인 사정을 주장·입증하여야 한다고 해석하 는 것이 상당하다.”). 101) 三村量一, “発明者の意義”, 金融商事判例 1236号, 2006, 124頁(“금반언의 원칙에 비추어 보더라도 이러한 경 우에 사용자 등은 원고가 발명자라는 추정을 뒤집기에 족한 사정을 주장·입증해야 한다고 새겨야 한다.”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 79 쌍꺼풀 형성용 테이프 또는 실 및 그 제조방법(二重瞼形成用テープまたは糸及びそ の製造方法)에 관한 사건에서 공동발명자 인정기준을 발명의 특징적인 부분에 관여하 였는지 여부로 판단하였다. 102) 원고는 피고가 가진 특허권에 대하여 공동발명자로 주장하였다. 그리고 특허청은 원고로부터 무효심판의 청구를 받고 심판청구기각결정을 하였다. 법원은 공동발명자 판단기준은 특허청구의 범위에 기재된 발명의 구성에서 종전의 기술적 과제의 해결수 단과 관련된 부분, 즉 발명의 특징적 부분의 완성에 현실적으로 관여했던 것이 필요하 다고 제시하였다. 당해 사건에서 원고가 스스로 공동발명자인 것에 대하여 대상 발명 1-6의 특징적 부분의 완성에 원고가 현실적으로 관여했다고 주장한 것에 증명책임을 부담해야 한다고 판시하였다.103)그러므로 법원은 대상 발명 1-6에 대하여 원고가 대상 발명의 특징적 부분의 완성에 대해 현실적으로 관여했던 것은 인정할 증거가 부족하 므로 원고는 공동발명자로 인정할 수 없다고 판단하였다.104) 일본 판례에서 발명의 특징적인 부분에 현실적으로 관여하였는지 여부를 기준으로 공동발명자를 판단한 추가적인 사례는 다음과 같다: ① 知的財産高等裁判所 平成22. 9. 22. 平成21(ネ)第10067号 判決; ② 知的財産高等裁判所 平成19. 7. 30. 平成18(行ケ) 第10048号 判決; ③ 大阪地判 平成21. 10. 8. 平成19(ワ)第8449号 判決; ④ 大阪地判 平 成21. 1. 27. 平成18(ワ)第7529号 判決; ⑤ 東京地方裁判所 平成21. 12.25. 平成19(ワ)第 102) 知的財産高等裁判所 平成25. 3. 13. 平成24(行ケ)第10059号 判決(“ある特許発明の共同発明者であるといえるた めには，特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち，従前の技術的課題の解決手段に係る部分，すなわち発 明の特徴的部分の完成に現実に関与したことが必要であると解される。”). 103) 知的財産高等裁判所 平成25. 3. 13. 平成24(行ケ)第10059号 判決(“本件においては，審判請求人である原告が， 自らが共同発明者であること，すなわち，本件発明１～６の特徴的部分の完成に原告が現実に関与したことにつ いて，主張立証責任を負担するものというべきである。”). 104) 知的財産高等裁判所 平成25. 3. 13. 平成24(行ケ)第10059号 判決 (“前記（３）の認定事実によれば，本件発明 １～３の特徴的部分は，被告が，平成１２年８月頃，手元にあった各種テープを用いて自らを被験者として実験 を行い，伸縮性のあるテープを引き伸ばした状態で瞼に貼り付けたところ，テープそれ自身が縮もうとする力に よって瞼に食い込み，皮膚に溝ができることによって二重瞼が形成されることに気が付き，中でも，かつら用 テープ（３Ｍ社製＃１５２２）は適度の伸縮力があり，最も自然できれいな二重瞼を形成できることを確認した 際に完成したものと認められ，この特徴的部分の完成に原告が現実に関与したことを認めるに足りる証拠はな い。よって，本件発明１～３について，原告をその共同発明者と認めることはできない。,,,前記（２）の認定事実 によれば，本件発明４～６の特徴的部分は，被告が，剥離紙を用いた実験の結果を踏まえ，シリコンを剥離シー トとして用いることとし，平成１２年の秋から冬にかけて，厚さの異なるシリコンシートや２液式のシリコンを 購入してシートを作り，その中央部に破断部分を設けたものを粘着テープと貼り合わせてサンプルを作り，破断 性を確認するための実験を行った結果，シリコンの硬度が９０度に近いものであれば，ほとんどの場合，二重瞼 形成用テープを使用する時に，シリコンの剥離シートが切り込みで破断して粘着テープから剥離し，粘着テープ が切れることなく，粘着テープを伸ばすことができることを確認し，シリコンシートの鏡面側を粘着テープとの 密着面として使うことを決め，もって，二重瞼形成用テープとして使用する際の使いやすさが向上することを確 認した際に完成したものと認められ，この特徴的部分の完成に原告が現実に関与したことを認めるに足りる証拠 はない。よって，本件発明４～６について，原告をその共同発明者と認めることはできない。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 80 31700号 判決; ⑥ 知的財産高等裁判所 平成20. 9. 30. 平成19(行ケ)第10278号 判決; ⑦ 東京地方裁判所 平成19. 2. 27. 平成17(ワ)第15529号 判決; ⑧ 東京高判 平成15. 6. 26. 平成14(ネ)第730号 判決; ⑨ 東京地方裁判所 平成17. 3. 10. 平成16(ワ)第11289号 判決; ⑩ 知的財産高等裁判所 平成18. 7. 19. 平成18(ネ)第10020号 判決; ⑪ 大阪地判 平成14. 5. 23. 平成11(ワ)第12699号 判決 등. 2) 기술분야 구별 화학분야에 대한 발명자 인정은 다르게 판단될 필요성이 인정된다. 이렇게 기술분 야별로 발명자를 달리 표현하여야 함을 보여주는 판례는 다음과 같다: 東京地方裁判 所 平成14. 8. 27. 平成13(ワ)第7196号 判決; 東京地方裁判所 平成18. 1. 31. 平成17(ワ) 第2538号 判決; 知的財産高等裁判所 平成18. 7. 19. 平成18(ネ)第10020号 判決; 知的財 産高等裁判所 平成20. 2. 21. 平成19(ネ)第10061号 判決. 3) 협력관여 知的財産高等裁判所 平成22. 7. 9. 平成19(ネ)第10067号 判決에서 “발명자로 되기 위해서는 한 사람이 전체의 과정에 관여하는 것은 필요하지 아니하고 공동으로 관여 하는 것으로 족하지만, 복수의 자가 공동발명자로 되기 위해서는 과제를 해결하기 위 한 착상 및 그 구체화의 과정에서 일체적·연속적인 협력관계 하에 각자가 중요한 공 헌을 하는 것을 필요로 한다”고105) 설시하였다. 여기서의 “일체적·연속적인 협력관 계”를 주관적인 요건으로 볼 수 있다. 주관적 요건을 공동발명자 판단의 필수 요건이 라고 본 다른 판례로는 知的財産高等裁判所平成20. 5. 29. 平成19(ネ)第10037号 判決도 있다.106) 105) 知的財産高等裁判所 平成22. 7. 9. 平成19(ネ)第10067号 判決(“発明とは，自然法則を利用した技術的思想の創 作のうち高度のもの（特許法２条１項）であるから，発明者とは，発明の技術的思想の創作行為を現実に担った 者であって，発明者であるためには，当該発明の技術的思想の特徴的部分を着想し，それを具体化することに関 与したことを要するものと解され，当該発明について，例えば，一般的な助言・指導を与えた者，協力者・補助 者として研究者の指示に従って単にデータをとりまとめた者，実験を行った者などのように，発明の完成を援助 したにすぎない者は発明者には当たらない。もとより，発明者となるためには，１人の者がすべての過程に関与 することが必要なわけではなく，共同で関与することでも足りるが，複数の者が共同発明者となるためには，課 題を解決するための着想及びその具体化の過程において，一体的・連続的な協力関係の下に，それぞれが重要な 貢献を行うことを要するというべきである。”). 106) 知的財産高等裁判所 平成20. 5. 29. 平成19(ネ)第10037号 判決(“発明とは，自然法則を利用した技術的思想の創 作のうち高度なものをいうと規定され（特許法２条１項），産業上利用することができる発明をした者は， ・・・その発明について特許を受けることができると規定され（同法２９条１項柱書き），また，発明は，その 技術内容が，当該の技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることが 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 81 4) 청구항에 기여 (공동)발명자를 판단하기 위하여 청구범위의 기술적 사상을 기초로 한다. 知的財産 高等裁判所 平成20. 7. 17. 平成19(ネ)第10099号 判決에서 “출원서에 첨부한 특허청구 범위의 기재를 기준으로 하여 명세서 발명의 상세한 설명 및 도면의 기재도 참작하 여”107) 그 기술적 사상에 대한 판단하여야 한다고 제시하였다.

퇴직 종업원의 연구결과를 계승시켜 다른 종업원이 완성하게 하려는 회사의 의사가 존재한다면 그 둘은 공동발명자가 될 수 있을 것이다. ③ 모인자의 발명이 권리범위에 기여하지 않는 경우 모인자의 발명이 권리범위에 기여하지 않는 경우에는,793) 공유의 권리로 되지 않고 진정한 권리자에게 권리의 전부가 귀속되므로 진정한 권리자에 의한 이전청구가 인정 되는 것으로 된다고 한다. 한편, 모인자가 출원인으로서 출원절차를 수행하고 있는 사 이에 지출한 비용에 대하여는 진정한 권리자가 특허권의 일부 또는 전부를 취득하는 경우에는 특허권의 발생과 귀속에 관한 이론구성에 따라 사무관리자의 비용상환청구 권(민법 제702조), 부당이득에 기초한 반환청구권(민법 제703조)794) 또는 준점유자로 부터 회수자에 대한 비용상환청구권(민법 제196조 등)에 따라 금전적으로 평가하여 모인자에게 반환해야 하는 경우도 있을 것으로 보고 있다.

다) 최근 하급심 판결 한편, 대법원이 실질적 기여 기준을 판시한 이후의 특허법원 판결례를 검토해 본 결과 대법원 2003후2218 판결을 인용한 것이 4건, 대법원 2009후2463 판결을 인용한 것이 8건으로 나타나는데 구체적 내용은 다음과 같다.713) (1) 대법원 2003후2218 판결 인용(4건) ① 특허법원 2017. 6. 29. 선고 2016허9219 판결714) <심결의 경위> 원고는 2015. 7. 3. 특허심판원에 피고들의 등록특허 제794211호 발명(이하 이 사건 특허발명 이라 한다)에 대하여 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 이를 2015 713) 2018년 12월에 출시된 법고을 LX 2018에는 “모든 특허법원 판결을 PDF파일로 새롭게 구축해 수록”하였다 고 소개되어 있는데, 법고을 LX 2018에서 검색한 결과 대법원 2003후2218 판결을 인용한 건이 총 22건(관련 성 없는 판결 11건), 대법원 2009후2463 판결을 인용한 건이 총 8건이 있었고, 대법원 2009후2463 판결 선고 이후로 범위를 좁히면 대법원 2003후2218 판결을 인용한 건이 4건, 대법원 2009후2463 판결을 인용한 건이 8 건이다(법고을 LX 2018 출시 전 특허법원 홈페이지 판결서 인터넷열람에서 2018년 10월말까지를 대상으로 검 색한 결과, 대법원 2003후2218 판결을 인용한 건이 총 9건(관련성 없는 판결 5건), 대법원 2009후2463 판결을 인용한 건이 총 2건이 있었고, 그 중 관련성이 없는 판결을 제외한 결과, 대법원 2003후2218 판결을 인용한 건이 4건, 대법원 2009후2463 판결을 인용한 건이 2건이었다). 한편, 2018. 12. 10.자 특허법원 주요판결속보에 소개된 특허법원 2018. 11. 23. 선고 2017허5184 판결의 경우 대법원 2009후2463 판결을 인용하고 있는데 이 판결까지 포함하면, 대법원 2009후2463 판결을 인용한 건은 총9건이다.

688) 三村量一, 上揭 論文, 124頁(“출원인인 사용자 등은 특허법의 규정을 준수하여 진실의 발명자를 원서에 기재 하여야 할 터이므로 (직무발명 대가소송의) 원고인 종업원이 원서에 발명자로 기재된 경우에는 원고는 당해 발명의 발명자로 사실상 추정되는 것이고, 피고인 사용자 등이 이를 다툴 때에는 사용자 등이 간접반증으로써 추정을 번복하기에 충분한 구체적인 사정을 주장·입증하여야 한다고 해석하는 것이 상당하다.”). 689) 三村量一, 上揭 論文, 124頁(“금반언의 원칙에 비추어 보더라도 이러한 경우에 사용자 등은 원고가 발명자라 는 추정을 뒤집기에 족한 사정을 주장·입증해야 한다고 새겨야 한다.”). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 243 미국에서는 특허등록원부에 기재된 공동발명자 기재가 정확(유효)한 것으로 추정 하며,690)691)692)693) 특허의 유효가 추정되듯이 발명자 기재의 맞음도 추정되는 것이 다.694)695) CAFC가 그러한 추정의 원칙을 요즘 더 강하게 적용하는 추세라고 한다.696) 혹자는 추정을 복멸하는 과정을 (성공하기 쉽지 않는) 고지전(高地戰, uphill battle)에 비유하기도 한다.697) 직무발명신고서, 특허출원서, 특허공보에 기재된 공동발명자 기재에 추정력을 부여 하여야 한다. 다만, 직무발명신고서의 기재보다는 특허출원서의 기재가 특허출원서의 기재보다는 특허공보의 기재가 더 강한 추정력을 가질 것이다. 특허등록원부는 정부 기관인 특허청에 의하여 작성된 공문서라는 점에서 그 기재에 추정력을 부여하기가 용이하다. 특허등록원부에 기재된 발명자의 기재를 진실된 것으로 추정할 수 있다고, 특허출원서에 기재된 공동발명자의 기재도 진실된 것으로 추정할 수 있을지에 대하여 는 조금 더 고민을 하게 된다. 특허출원서는 출원인이 작성한 사문서에 불과하다. 특 허등록을 출원인과 공중의 사회적 계약에 의한 사문서라고 보든,698) 특허청에 의하여 작성된 공문서라고 보든,699) 그 등록원부의 내용에 대하여 진정성이 추정되며, 그 내 690) Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining Joint Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 82 (2013) (“For the most part, courts view incorrect inventorship claims with skepticism because inventorship on an granted patent is presumed to be correct.”). 691) Hess v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc., 106 F.3d 976, 980 (Fed. Cir. 1997). 692) Eric Ross Cohen, Clear As Mud: An Empirical Analysis of the Developing Law of Joint Inventorship in the Federal Circuit, 28 Berkeley Tech. L.J. 382, 394 (2013) (“After a patent has issued, there is a heavy presumption that the inventors named in the application are the correct inventors--that is, they are true inventors, and they are the only true inventors.”). 693) Fina Oil & Chem. Co. v. Ewen, 123 F.3d 1466, 1474 (Fed. Cir. 1997) (“Dr. Razavi did not meet his burden of establishing undisputed facts to show that Dr. Ewen made no contribution to the conception of the invention ... or a contribution that was qualitatively insignificant.”). 694) Gemstar-TV Guide Int'l, Inc. v. ITC, 383 F.3d 1352, 1381 (Fed. Cir. 2004) (“Because a patent is presumed valid under 35 U.S.C. §282, there follows a presumption that the named inventors on a patent are the true and only inventors.”). 695) Arbitron, Inc. v. Kiefl, No. 09-CV-04013 PAC, 2010 WL 3239414, at *5 (S.D.N.Y. Aug. 13, 2010) (“Inventors named in an issued patent are presumed to be correct. Eli Lily, 376 F.3d at 1358.”). 696) Eric Ross Cohen, Clear As Mud: An Empirical Analysis of the Developing Law of Joint Inventorship in the Federal Circuit, 28 Berkeley Tech. L.J. 382, 385 (2013) ([Federal Circuit] “has increasingly relied on the presumption of validity of an issued patent . . .”). 697) Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining Joint Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 76 (2013) (“Second, inventorship on an granted patent is presumed correct. Thus, the uphill battle of arguing incorrect inventorship is eliminated if the correct inventors are named at the beginning.”). 698) 민사소송법 제358조(“사문서는 본인 또는 대리인의 서명이나 날인 또는 무인(拇印)이 있는 때에는 진정한 것 으로 추정한다.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 244 용과 다른 주장을 하는 자가 그 추정을 복멸할 증명책임을 부담하여야 한다.

갑이 창출한 공지요소 a를 활용하여 을과 병이 공동으로 연구하여 (a+b) 발명을 창 출하였고 그 발명의 신규성 및 진보성이 인정되는 경우, b 요소로 인하여 신규성 및 진보성이 인정되었으며, 을과 병이 공동으로 그 b 요소의 창출에 기여하였다. 3. 개선방안 가. 출원일 소급제도 거절 무효의 범위를 모인자의 실질적 기여가 부정되는 범위까지로 하면, 출원일 소급제도(특허법 제34조와 제35조)는 어떻게 운용할 것인지 문제된다. 예를 들면, 모 인대상발명은 A, 모인출원은 A’라면 소급효가 인정되는 정당한 권리자의 출원은 A인 가 A’인가? 정당한 권리자 출원에 소급효가 인정되는 발명의 범위는 특허법 조문상으로는 명 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 401 확하지 않지만 일반적으로는 ‘모인출원으로 인정된 발명’의 범위로 보고 있고,1039) 이 와 같은 이해에 기초하면, 모인의 성립 범위가 넓어지면(예를 들면, A → A′ → A″) 정당 권리자 출원일 소급효 인정 범위도 넓어지게 된다(A → A′ → A″). 다 른 한편, 모인출원으로 인정되는 발명의 범위는 확대되더라도 출원일 소급의 이익을 누릴 수 있는 발명은 모인대상발명의 범위로 한정이 된다는 견해도 있다.1040) 만일 거 절 무효의 범위를 넓게 보고 동일한 범위로 이전청구도 인정하는 제도하에서 이와 같 은 견해에 따를 경우 출원일 소급제도를 활용하면 오히려 이전청구제도에 비해 불이 익한 결과가 도출될 것이다.

"시리안 안녕!" "그래 안녕." 그렇게 답하며 미소짓는 시리안의 얼굴이 착잡하다. 곧 식사가 시작됐다.

거스름돈을 챙기고 시리안은 밖으로 나가기 위해서 문을 향해 고개를 돌렸다. 그러자 하츠 가 50cm 정도의 단검을 가지고 요리조리 휘두르는 것이 그의 눈에 들어왔다. 시리안은 순 간 생긋하고 얼굴에 밝은 웃음을 띄웠다.

"좋아. 이왕 하겠다면 빨리 하도록 하지. 좀 있으면 진화 상태가 풀릴 테니까. 그리고 만약 네가 나를 이긴다면 그대들이 궁금해하는 소환수에 대해서 간략하게나마 설명해주도록 하 마." 말을 마치고서 소환수는 기운을 끌어올렸다. 소환수 갑옷과 온몸 전체 주변에서 불이 이글 이글하고 타올랐다. 진화하기 전과는 사뭇 다른 강한 기운. 불꽃의 색은 어느 새 푸른빛과 진한 붉은 색이 뒤엉켜있었다. 마치 마계의 불꽃과 인간계의 불꽃을 동시에 보듯이 말이다.

그는 내심 흐뭇한 얼굴이었다. '그저 말을 한다는 것만으로도 저 분을 웃게 하다니…….' 왠지 여자로써 진 느낌이었다. 네유린은 순간 날카로운 눈빛으로 리카를 쳐다보았다가 그 런 자신에 화들짝 놀라며 마음을 다잡았지만 리카는 그것을 느끼지 못한 듯했다.

“나도 우연하게 알게 된 거다. 수많은 인간들을 접하고, 그들을 살인하며, 그들이 어떤 부분을 가격당할 때 더욱 강한 충격을 받거나 또는 괴이하게도 별 힘을 들이지도 않았는데 순식간에 기절해버리는, 그런 부분을 찾을 수 있었던 거지.” “잘 됐구나. 그 방법이면 앞으로 네가 싫어하는 살인은 일어나지 않겠어.” 탁! 탁! 또 다른 기사들을 그 명명되지 않은 '수법‘으로 제압하며 시리안은 잠시 숨을 골랐다. 그리고 눈을 번뜩이며 입을 달싹였다.

"할말은 끝났나? 그럼 자리에 앉아라." "예. 총사령관." 루드라는 다시금 포권을 취한 뒤, 밝아진 얼굴로 자리에 앉았다. 데카르트는 군중을 돌아보 며 냉랭한 눈빛으로 다시금 입을 열었다.

시리안이 화장실을 나온 것을 발판으로 두 사람은 누가 먼저라 할 것 없이 화장실을 향해 발을 벅찼다. 일단 어색한 분위기에서 벗어나기 위함이었다.

하지만 상관의 명령은 절대복종. 그것은 예전에 많은 수하들을 다뤄본 시리안이 더 잘 알 고 있는 사실이다.

“그것이 모두 사실인가?” “사실여부는 레이디 잔의 유모에게 물어도 되고 아직 잔의 피부에 남아있을 시약의 잔유물을 확인해도 됩니다. 하지만 누가 무엇 때문에 이런 음모를 꾸몄는 지 파악해내는 것이 더 중요할 겁니다. 공작전하!” “그 일은 그대로 덮어두세, 알 수 없는 일은 파고들면 파고들수록 진실과 멀어지는 법이지. 그리고 자네가 우리 딸아이를 배려해 준 것을 고맙게 생각하네만 잔 의 일도 일단 그대로 덮어두었으면 하네.” 라혼은 스웨야드 공작의 말에 역시 고개를 끄덕이며 동의를 표했다. 살아온 세월로 따지자면 라혼이 훨씬 위지만 자신은 세상에 이제 첫 발을 내딛은 애송이 고, 공작은 권모술수가 난무하는 정계에서 지도자 위치에 있는 수완가였다.

한스는 어느새 얼마 안 있으면 결혼할 약혼자의 집 앞에 도착했다.

“수송 시기는 보름 후입니다. 전 함대는 대륙연안을 따라 여기 도해지점까지 북상해서 남서풍을 기다립니다. 그리고 여기까지 돛을 접고 해류를 따라 흘러가 다 다시 남서풍으로 바뀌면 이 섬을 기점으로 모든 함대를 집결시키고 이 해안에 일제히 상륙작전을 개시합니다. 저희들이 예상하기에 약 보름이면 도해와 상 륙이 끝날 것으로 예측 했습니다.” 군단 내 모든 선박의 선장들과 일등항해사들이 참가한 회의의 항로를 브리핑이 끝났다. 수송 작전은 이들이 해내야하는 일이기 때문에 각 군단병을 지휘 하는 장교들은 참관만 하고 있을 뿐 별다른 질문이나 발언을 하지 않았다. 이런 저런 질문들이 오가고 세부방침이 정해지자 이 회의를 주관하던 부제독 디푸르 남작이 회의를 마무리하려 했다.

“죽이느냐, 살리느냐……?” “예?” “지금 케루빔에 80만 명의 사람이 있다.” “……?” “그들 대부분이 유일신교 내의 강경파들이다. 그들을 전부 죽이면 제국은 안정될 수 있어. 그러나 제국의 안정이 과연 80만 명의 삶보다 가치가 있을까?” “그들만 없어지면 되는 겁니까?” “아니, 그러고도 당분간 피의 길은 걸어가야 할 거야!” 마이트는 어떠한 답도 제시할 수 없었다. 라혼도 어떤 답을 원해서 그렇게 말한 것이 아니었다. 차라리 모든 세력을 적아(敵我)가 불분명한 곳에서 빼내 전열을 재정비하는 것이 나를지도 몰랐다. 그러나 그렇게 되면 유일신교도 주도로 자신을 지지했던 자들에 대한 무지막지한 보복을 할지도 몰랐다. 바로 새로운 크루세이더들이 조직 되어 단지 이그라혼을 지지했다는 것만으로 생명과 재산을 빼앗을 것이 뻔했다. 전에 모호한 명분으로 그와 같은 행위를 한 경험이 있는 유일신교였으니 반역자의 잔당 소탕이라는 확실한 명분이 있으니 더욱 난동을 피우리라는 것은 너무도 쉬운 예상이었다. 자신을 지지하는 자들의 죽음을 기다리는 것보다 스스로의 손에 피를, 아니 피로 목욕을 할 것이라 선언했지만 부담이 되는 것은 사실이었다. 조용한 압박을 통해 이루려 했던 그것을 워프 게이트가 파괴됨으로 촉발된 봉기가 라혼에게 어쩔 수없는 희생을 요구하고 있었다.

“코란스승님을 아나?” “현자 코란은 세계에서 가장 명성이 높은 현자 중 한분 이십니다.” “그건 그렇고 뭣 때문에 이렇게 몰려온 건가?” “예?” “히람이야, 여기저기 참견하는 것이 일이지만 로지, 바로이, 만티는 뭣 때문에 온 거야?” 라혼은 물음에 로지들은 눈만 끔뻑거릴 뿐이었다. 지금 제도(帝都) 그란, 아니 시드그람 제국을 넘어 대륙전체가 마고와 시드그람 제국의 전쟁 때문에 들썩이고 있었다. 대륙의 심장인 그란에서는 황제가 이그라혼을 지원하기 위해 옐리언츠 기사단의 기사들까지 파견했다는 소문까지 떠돌고 있었다. 그래서 이렇게 달려왔건만 마스터 라혼은 왜왔냐고 물으니 할 말이 없었다.

“뭐야? 키프에서 나자빠져있다고 하던 놈들이 어떻게 여기에 나타 난거야? 마법인가?” “그럴 수 있습니다. 아마 세 명 이상의 6서클Cycl 마법사가 대규모 마법진을 이용하면 사흘정도 시간이면 5천명의 병력을 충분히 이동 시킬 수 있을 겁니다.” 소드 마스터 다에우스의 의문을 스웨야드 영지의 종군 마법사 메이지 칼리네가 풀어 주었다. 그녀의 설명이 계속 이어졌다.

“내가 주둥아리만 살았는지 당신이 주둥아리만 살았는지 나는 증명시켜줄 용의가 있다.” “용감한 놈이군.” “어? 싸우려고……?” “바슈, 당신이 이 결투의 공증인이 되어주어야 갰소.” “전사끼리의 정정당당한 대결이다, 나중에 마스터에게 말이나 잘해주라고…….” “…….” 그렇게 말한 벡터와 마이트는 각각 바스타드 소드와 거대한 그레이트 엑스를 꺼내들었다. 각자 무기를 들어 상대에게 겨누고 눈빛을 차갑게 가라앉혔다. 두 사내의 투지가 뿜어내는 기세(氣勢)에 밀리는 느낌을 받은 바슈는 고개를 저었다.

“시드그람 제국이 대륙을 제패할 수 있었던 이유는 그란의 여러분들이 신참자를 이렇게 환영해 주기 때문일 겁니다. 나는 여러분에게서 그런 제국을 이끌어가는 힘을 발견했습니다. 제국이여 영원 하라!” -제국이여 영원 하라! 사람들은 저마다 손에 들고 있는 술잔을 들어 건배하며 라혼의 후렴구를 따라했다. “참으로 간단명료하면서 가슴에 와 닿는 말이야. 자네는 웅변가의 자질도 타고 났군.” “과찬이십니다.” “가세 자네에게 소개 시켜줄 사람들이 있네. 그동안 인시드로우 공은 그란의 인사들과 교류가 없어 소원한 관계였지만 자네까지 그럴 필요는 없잖나!” 그래서 라혼은 한동안 스웨야드 공작의 손에 이끌려 많은 사람들과 인사를 나눠야 했다. 그러면서 가이우스 라혼 이븐 사자비에 폰 인시드로우라는 긴 이름을 몇 십번이고 되풀이 말해야 했다. 그렇게 이리저리 끌려 다니다. 공작이 무슨 소식을 받고 어디론가 자리를 비운사이 잠시 한숨을 돌리는 가 했는데 이번엔 알아서 접근하는 사람들에게 시달려야 했다. 차라리 스웨야드 공작이 자신을 보호해주던 어미 늑대 같다는 생각마저 들 정도였다. 그렇게 한바탕 큰 파도가 지나자 이번엔 어른들이 있었던 자리에 끼어들지 못했던 각 가문의 영애들이 대담한 육탄공세를 퍼붓기 시작했다. 그런 그녀들에게서 라혼을 구해준 것은 바로 울프리나였다.

미국의 경우 모인 출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제수단으로 출원일 소급제 도(interference 절차(pre-AIA) 혹은 derivation 절차(post-AIA))만 두고 있고 특허권 이전청구제도는 없다. 따라서 정당한 권리자에게 이전청구가 인정되는 범위는 문제로 되지 않으며, 제135조 모인 절차에서 ‘실질적으로 동일(substantially the same)’의 의 미에 따라 정당한 권리자의 구제 범위가 정해질 것이다.

카. 東京地方裁判所 平成26年12月19日 平成23年(ワ)第33365号 判決(0%)(청구항에서 공지요소 외의 요소에 기여한 자를 발명자로 본 사례) 원고는 대상 발명2-1, 2의 발명자라고 주장하였다.

원고는 “여러 슬릿 형상 분사공을 작성하여 그 분무형상을 관찰하고, 분무입경을 측정하여 데이터를 채취한 것이며 ... 그 결과를 대상 사건 신고서라고 하는 형태로 정 리하였다. ‘Ｌ１≧4.５×Ｗ’의 관계식 자체는, I에 의해서 예측되었지만, 대상 신고서 기 재의 원고의 실험결과(대상 신고서의 제21도, 제23도 기타 대상 신고서의 기재내용)에 기초해서 정해진 것이 분명하다. 그렇게 하면 원고는 H로부터 받은 교사를 참고로 하 고 있지만, 대상 특허발명의 구체화에 크게 공헌한 것이라고 인정할 수 있어서 그 공 헌은 가장 크다고 보아야 하는 것이다.” 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 217 (3) I의 공헌에 관하여 I는 특허공보에서 발명자로 기재되지 않았지만, 법원은 I가 발명 성립단계에서 공지기술 제외하여 특허성이 있는 부분을 추출하고, 청구항에 기재하는 명세서 작성 을 담당하였다. 법원은 특허공보에 기재된 발명자를 진실된 것으로 추정하지 않고, 발 명의 실체를 기초로 공동발명자를 판단하였다. 그리고 I가 대상 발명에 대하여 구체적 으로 명확하게 한 것이고, I의 공헌은 원고보다 크다고 할 수 없다고 판시하였다.

- 그에 미치지 못하는 착상은 (미완성 발명과 같이) 발명으로 나아가는 중간체이 다. Y는, 평성 7년 11월 10일 본건출원의 준비를 위해 변리사에 대하여 지시 내지 설명 을 손으로 적은 서면을 팩스송신하였다.

대상 발명 7의 발명자는 P4, P23 및 P3이고 원고는 발명자가 아니다. ② 법원의 판단 CAFC는, 이 사건 두 연구팀 과학자들의 독립적 관계와 정보 전달의 성격이 제116 조 공동발명 요건을 뒷받침하지 못한다고 본 1심 판단이 타당하다고 보았고, 이 사건 쟁점은 발명의 우선(priority) 여부의 문제로 저촉 절차에 의해 해결되어야 한다는 1심 법원의 판단에 동의하면서 항소를 기각하였다.849) 846) Rubin v. General Hosp. Corp., No. 09–cv–10040, 2011 WL 1625024 (D.Mass. Apr. 28, 2011). 847) Rubin v. General Hosp. Corp., 523 Fed.Appx. 719, 722 (Fed. Cir. 2013) (“The district court held, granting MGH's motion for summary judgment, that the inventorship could not be changed under § 256 because there was no “collaboration” between these teams of scientists. The court held that Drs. Rubin and Anderson could not be added as joint inventors of these patents, as requested in Count II, because they did not meet the requirements of § 116 for joint invention. And the court held that the complete substitution of inventorship, as requested in Count I, is not a matter of correction of inventorship under § 256, but a claim for priority of invention of the subject matter. The court held that priority cannot be resolved under § 256, but should be resolved by the PTO “interference” procedure of § 135.”). 848) Kimberly–Clark Corp. v. The Proctor & Gamble Distrib. Co., 973 F.2d 911 (Fed. Cir. 1992). 849) Rubin, 523 Fed.Appx. at 723 (“We conclude that the district court correctly ruled that the independent relationship between these teams of scientists, and the nature of this communication of information, do not support joint invention in accordance with § 116, or warrant change or substitution of inventorship under § 256. Although § 256 is a general remedial statute, the district court correctly held that the record does not support “correcting” the named inventorship of the MGH patents. We agree with the district court that, whatever actions were taken after the Rubin/Anderson Abstract appeared uninvited on Dr. Gusella's desk, ultimately the dispute is of priority of invention; that is, which team was the first to conclusively identify the operative mutations. The district court recognized that even if Drs. Gusella and Slaugenhaupt had completed this identification before they saw the Rubin/Anderson identification, it would still be necessary to determine priority of invention in order to resolve the patent rights. The district court did not err in ruling that the issue of priority is appropriately determined by PTO procedures.”). 특허법상 모인(冒認) 법리 325 3) 학설 모인대상발명을 변경 개량한 발명이 모인출원으로 인정되지 않더라도 공동발명으 로 인정할 수 있는지 여부에 대해서는 다음과 같은 학설상 논의가 있다.

다음으로 선출원 판단과969) 확대된 선출원 판단에서의970) ‘실질적 동일성’ 기준이 동일한 것인지에 대해서는, 서로 다른 기준이라는 견해와971) 외견상 그 표현을 달리 하고 있으나 원칙적으로 동일하게 적용하는 것이 바람직하는 견해가972) 있다.

“좋아! 그럼 시내 구경은 포기하고 바로 천호에 뱃놀이 하자!” “웅~! 좋아요. 그렇게 해요!” 사람 때문에 피곤하니 사람이 없는 곳을 생각한 라혼의 선택은 천호 한가운데에 배를 띄우고 노는 것이었다. 그럼 나들이 나갈 때마다 여기저기 돌아다니는 설화의 행동반경이 배위뿐이라 더욱 좋았다. 라혼은 주묘연에게 놀이 배를 구해 줄 것을 부탁하고 벌써부터 흥분한 설화가 골라주는 옷을 ‘입었다. 벗었다.’를 반복하고 옷을 입은 설화의 모습을 봐주기 등을 하기위해 방으로 올라갔다.

“조원산에 감곡의 아이들을 보내 살수로 키울 것이다. 지심!” “예.” “네가 남례일족의 대야가 되어주어야겠다.” “예, 주인님! 주인님의 기대에 어근나지 않도록 하겠습니다.” 라혼은 지심을 백호영과 마찬가지로 여의금강공을 전수했다. 그럼으로 지심은 이미 상승무공을 익힐 토대가 마련되었고 나날이 성취가 늘고 있었다.

그러니 주군이 없는 상황에서의 일은 상상조차 할 수가 없는 지경에 빠진 것이다. “주공은 괜찮을 무사하실 것이다. 난 천하의 백호나한을 어찌할 수 있는 것이 세상에 있으리라곤 생각지 않는다.

“천상천화가 서쪽으로 가고 있다고 했나?” “그렇습니다.” “장동의 전리품은 없으니 천하의 우물(尤物)이라는 천상천화를 잡는 것도 좋겠지. 마군 5백으로 천상천화를 추적해라!” “옛!” 마군 5백기(騎)가 천상천화의 신병을 확보하기 위해 장동성을 떠났고, 운덕은 장동성의 복구를 위해 남문 수십리 밖에 있다는 유민들을 받아들였다. 그리고 종도에 군량과 각종 보급품지원을 부탁하는 친서(親書)를 띄웠다.

“일을 벌인 놈들은 누구인지 알아보았나?” “예, 역시 남예일족의 수족인 우르하 부족이 벌인 일이었습니다.” “죽었나?” “그것은 확인하지 못했습니다. 밀림 어딘가에 숨겨둔 모양이데, 제 판단으로는 우르하가 조정의 군사를 살려둘 이유가 없다 생각합니다.” “아니 살아 있을 것이다. 제사에 쓸 제물을 지금 죽일 리 없지. 그러나 그것이 중요한 것은 아니지. 수고 했다.” 홍대보는 기척이 사라짐을 느끼고 등나무로 만든 남예성 특유의 갑주를 챙겨 입었다. 봉수태수 돈석이 무슨 꿍꿍이인지 모르나 자신의 무력만을 믿고 일을 벌인 방자한 백호나한의 기를 꺾어놓을 필요가 있었다.

-끄아아아아아~! -컥! -……. 운이 좋아(?) 심장이 파열된 자는 편안하게 즉사했지만 심장을 다치지 않은 자는 칠공을 토혈하며 고통스런 버둥거리다 내팽개쳐진 개구리처럼 절명했다. 그것이 끝나자 라혼은 창백하게 질린 구르에게 다시 질문을 던졌다.

문제는 앞에서 본 바와 같이 1946년 개정법이 피고의 이익에 관한 조항을 모두 삭제한 것을 어떻게 해석해야 할 지의 여부이다. 이에 대한 Georgia-Pacific 법원의 해석은, 이전 까지는 “원고의 손해”와 독립되어 병존하던 “침해자의 이익”이라는 개념을 의회가 1946 년 개정을 통하여 “원고의 손해”의 개념을 확장시켜 그 안에 포함시키려는 의도를 가졌 을리가 없다는 것이다.

☞ 대리석(大理石) 대리암(석회암이 높은 온도와 센 압력을 받아 변질된 돌). 석회암이 변성 작용에 의해서 결정질이 현저하게 된 변성암의 대표적인 석재. ☞ 조각상 (彫刻像) 재료를 새기거나 깎아서 만든 입체 형상. ☞ 상(像) (일부 명사 뒤에 붙어) 조각이나 그림을 나타내는 말. ☞ コンクリート(concrete) 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 481 - 콘크리트. ☞ ぞう[像] 사람 따위의 조각, 그림. ☞ Stone 1. (흔히 건축 자재로 쓰이는) 돌, 석조 2. 돌멩이, (작은) 돌 3. 비석 ☞ Concrete 1. 콘크리트로 된. 2. 실체가 있는. ☞ Marble 대리석. ☞ Statue 조각상. ☞ 조각품(彫刻品) 조각한 물품. ☞ 조각은 3차원의 공간 속에 구체적인 물질로 구현된 입체로서 강하고 견고한 양감(量感:volume) 의 구성체이다.

29 특히 원고와 피고가 경쟁관계에 있는 경우에는 합리적인 실시료에 해당하는 손해만을 인정하여서는 원고의 손해가 충분히 보전되지 않을 수 있으므로, 그와 같은 경 우에는 침해자의 이익을 원고의 실손해를 산정하는데 활용하는 것이 의미가 있다고 보았 다. 나아가 합리적인 실시료의 계산에서 침해자의 이익이 영향력있는 요소이므로, 합리 적인 실시료를 활용하는 맥락에서도 침해자의 이익은 증거로서의 가치가 있다고 보았다.

384 판례는 지식재산권 침해로 인해 취득한 부당이득의 가치를 적절한 이용료를 기준으로 하 여 판단하고 있다. 독일 연방대법원의 1981년 판결385은 지식재산권에 할당된 내용이 배 타적인 이용권한(auschließliche Benutzungsbefugnis)이라고 하면서, 침해자는 법질서에 의 해 원칙적으로 권리자에게 유보되어 있는 권한을 자신의 것으로 만든다고 하였다. 그리 고 지식재산권에 의해 확정된 비재산적 대상을 이용한 것에 대한 객관적인 가치는 적정 한 실시료에 의해서만 산정될 수 있고 침해자의 이익 반환에 의해서는 산정될 수 없다고 하였다. 이후의 독일 연방대법원 판결들386도 같은 입장을 취하였다.

28 그렇다고 1946년 개정 이후 침해자의 이익이 특허침해에 따른 손해배상액 산정에서 모 든 기능을 상실했다고 보지는 않는다. Georgia-Pacific 법원은 비록 침해자의 이익이 특 허권자의 실손해와는 별개의 독립된 구제 방법에서는 제외되었지만, 특허권자의 실손해 를 추정하는 증거적 기능은 여전히 할 수 있다고 보았다. 즉, 특허권자와 침해자가 경쟁 관계에 있는 경우, 만약 침해자가 특허를 침해한 경쟁 제품을 판매하지 않았더라면 침해 자가 거둔 이익에 상당하는 추가 이익을 특허권자가 거두었을 수 있으므로, 침해자의 이 익은 특허권자의 실손해를 추정하는 하나의 증거가 될 수 있다고 Georgia-Pacific 법원은 보았다.

(출처 : (사)대한의료기기판매협회, 사단법인 일본의료기기산업연합회, 네이버 국어사전, 네이버 지 식백과) 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 91 - ○ 상품의 속성 - ‘마사지기’ 관련 용어는 아래와 같은 의미로 파악됨. ○ 거래실정 - 가정용 전기 마사지기와 상업용 미용 마사지기에 대한 한·일 양국의 거래실정을 살펴본 결과, 상품의 명칭은 가정용과 상업용으로 구분되어 있으나, 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위, 기능(마사지) 등에 서 구별되는 점을 발견하기 어려움. ○ 타 분류체계와의 비교 - 한국표준무역분류에서는 마사지용 기기(8723)를 달리 명시되지 않은 내과용, 외과용, 치과용 또는 수의 용 기기(872)에 속하는 것으로 분류함으로써, 의료목적의 치료기기로 판단하고 있음. 일본표준상품분류 에서는 마사지기(66646)를 의료용 기기(66)에 속하는 것으로, 가정용 마사지기(86511)는 의료용품 및 관 련 제품(86) 및 가정용 치료기기(865)에 속하는 것으로 분류하였음. 상업용 마사지기와 직접적으로 관련 된 분류코드는 확인되지 않음. ○ 비교분석결과 - 일본에서는 상업용 미용마사지기가 가정용 전기마사지기와 구분되는 기능이 있는 것으로 보고 상이한 유사군코드를 부여한 것으로 추정되나, 거래실정을 조사한 바로는 구분이 모호함. ○ 유사군코드 및 상품명칭 변경 제안 - 상업용 미용마사지기와 가정용 전기마사지기는 용도, 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등 거래실정의 구분이 어려운 제품이므로, 현행분류체계를 유지하는 것이 타당하다고 판단됨. ☞ 안마기(按摩器) 안마로써 피로를 풀거나 병을 치료하도록 만든 기구. <가정용 전기마사지기> <업소용 마사지기> <가정용 전기마사지기> <상업용 미용마사지기> <표 66> 관련상품 - 가정용 전기 마사지기, 상업용 미용 마사지기 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 92 - (4) 의료보조용품 vs 의료보조용품(의료용 골무, 젖꼭지 등) / 수면용 귀마개, 방음용 귀마개 / 요강, 환자용 삽입식 변기/ 귀이개 ○ 한국은 의료보조용품(G110301)을 하나의 유사군으로 분류하고 있는 반면에, 일본은 의료보조용품(의 료용 골무, 젖꼭지 등)(01C01), 수면용 귀마개, 방음용 귀마개(01C04), 요강, 환자용 삽입식 변기 (19B39), 귀이개(21F01)로 분류하고 있음. ○ 상품의 속성 - ‘의료보조용품’ 관련 용어는 아래와 같은 의미로 파악됨. KIPO JPO 유사군 상품범위 유사군 상품범위 G110301 의료용 전기담요, 젖병, 의료 용 물주머니, 청각보호용 귀 마개, 의료용 봉합용 재료, 정형외과용 깁스, 지지용 붕 대 01C01 医療用指サック, 乳首 의료용 골무, 젖꼭지 등 01C03 人工鼓膜用材料 인공고막용 재료 01C04 睡眠用耳栓, 防音用耳栓 수면용 귀마개, 방음용 귀마 개 19B39 しびん, 病人用差込み便器 요강, 환자용 삽입식 변기 21F01 耳かき 귀이개 <표 67> 한·일 유사군 체계의 차이점 (제10류) - 의료보조용품 vs 의료보조용품(의료용 골무, 젖꼭지 등) / 수면용 귀마개, 방음용 귀마개/ 요강, 환자용 삽입식 변기/ 귀이개 ☞ 보조[補助] 1. 보태어 도움. 2. 주되는 것에 상대하여 거들거나 도움. 또는 그런 사람. ☞ 인공고막[artificial ear drum, 人工鼓膜] 인공적으로 만든 고막. 고막에 큰 천공(穿孔)이 있어서 귀가 잘 들리지 않는 경우에 인공고막을 귀에 장치함으로써 청력을 좋게 할 수 있다. 재료로는 목화(木花) ·고무막 ·난막 등이 사용되고, 모양에는 여러 가지가 있다.

☞ heat plate 가열판(加熱板) ☞ プレート(플레이트) 1. 플레이트. 2. (금속)판. 3. 진공관의 양극. ☞ ホットプレート(hot plate) 핫 플레이트; 가정용 전열식 조리 기구. 가열판 번철. 요리용 철판. 요리 보온기(器). (출처 : 네이버 국어사전, 네이버 일본어사전, 네이버 영어사전) 한국 일본 <이화학기구용 열판> <ホットプレ ト(핫플레이트)> <표 111> 관련상품 - 이화학기구용 열판(hot plates, ホットプレ ト) 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 224 - ○ 타 분류체계와의 비교 - 한국표준무역분류에서는 가열판을 철강제의 비전기식 가정용 조리기구(69731)로 분류하고 있음. 일본의 표준상품분류에서는 핫 플레이트(604372)를 전열용품(이미용품은 제외)(604) 으로 분류하였음. ○ 비교분석결과 - ‘이화학기구용 열판(hot plates, ホットプレート)’에 대하여 한·일 모두 상품의 용도를 분류기준으로 하 고 있는 것은 동일하나, 한국은 이화학 기계 기구로 판단한 반면, 일본은 가정용, 상업용 전열용품, 가정 용 조리용품 등으로 분류한 차이점이 있음. - 이는 니스명칭 ‘hot plates’에 대한 번역의 차이에서 비롯된 것으로 판단됨. 한국에서는 용도를 ‘이화학 기구용’으로 한정한 반면에 일본에서는 특정한 용도로 한정하지 않음으로써 복수의 유사군 을 부여하게 되었음. ○ 유사군코드 및 상품명칭 변경 제안 - ‘hot plates’의 사전적 관념을 보면 과학용, 요리용, 난방용 등으로 해석될 소지가 있으나, 한국의 거래실 정에 비추어 보면 통상적으로 실험용 기기로 인식 및 거래되고 있으므로, 현행 분류체계를 유지하는 것이 타당하다고 판단됨. 구 분 KIPO JPO 유사군 G3401 ( 험실용 가열기기) 09E28,11A06,19A02 (가열판) 상품의 범위 ‣주로 실험실에서 사용하는 가열기기 ‣상업용 가열조리기계기구, 공업용 식기건조기, 공업용 식기소독기, 상업용 조리대, 상업용 싱크대, 전기식 요리 용구, 멀티쿠커(09E28) ‣가정용 전열용품 (미용 및 위생용은 제외), 가정용 룸쿨 러, 가정용 전기 냉동고, 가 정용 전기난로, 냉장고, 전기 식 세탁물 건조기, 전기식 요리용구, 멀티쿠커, 전열식 카펫, 전열식 의류, 침대보온 기(11A06) ‣가정용 비전기식 가열기구, 조리대, 가정용 싱크 대, 멀티쿠커(19A02) 상 품 속 성 및 거 래 실 정 (a) 생산부문 (b) 판매부문 (c) 상품의 재질 및 품질 (d) 상품의 용도 (e) 수요자 범위 (f) 완성품과 부품관계 (g) 기타 √ √ <표 112> 상품속성 및 거래실정 분석현황표 - 이화학기구용 열판(hot plates, ホットプレ ト) 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 225 - (19) 실험실용 램프(laboratory lamps, 実験室用ランプ) ○ 한국은 G3401(실험실용 가열기기)의 유사군코드를, 일본은 11A02(전구 및 조명용 기구), 19B25(가스 등, 석유램프, 램프등피)의 복수 유사군코드를 적용함. ○ 상품의 속성 - ‘실험실용 램프(laboratory lamps, 実験室用ランプ)’ 관련 용어는 아래와 같은 의미로 파악됨. ○ 거래실정 - ‘실험실용 램프(laboratory lamps, 実験室用ランプ)’ 에 대한 한·일 양국의 거래실정을 살펴본 결과, 과 학실험 용도의 램프로 확인됨. ☞ 램프 (lamp) 1. 표시등 2. 남포등(석유를 넣은 그릇의 심지에 불을 붙이고 유리로 만든 등피를 끼운 등). 3. 알코올램프와 같은 가열용 장치. 광선을 만들어내는 영화용 전구의 총칭. 용도와 기능에 따라 여러 가지 종류가 있는데 형광 램프, 백열 램프, 텅스텐 할로겐 램프, HMI 램프, 카본 아크 램프 등이 대표적이다.

이에 따라 우리나라에서 침해자 이익 반환 법리를 도입하는 개정안도 손해배상청구권의 내용으로 규정하는 방법(제1안)과 독립된 법정 채권으로 규정하는 방법(제2안)을 생각할 수 있다.

다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아 니하다.”고 규정한다. 그리고 특허법 제132조 제3항 제1문은 “제출되어야 할 자료가 영업 비밀에 해당하나 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때에는 제1항 단서 에 따른 정당한 이유로 보지 아니한다.”고 규정하고 있다.

21 전자, 즉 침해자가 거둔 수익을 소구하는 구제 방법의 이론적인 구성은 침해자가 특허권자의 수탁인으로 행동한 것으로 간주하는 태도도 있으나, 미국 대법원은 그것보다는 형평법원이 특허 침해 사건을 재판 할 경우 보통법상의 손해배상을 인용하는 대신 수탁자가 수탁 재산을 자신의 목적을 위 하여 이용한 경우 그 수익을 반환하도록 하는 형평법상 원칙에 준하여 침해자의 이익을 반환하도록 한 것으로 설명했다.

☞ コルク(Cork) 1. 코르크질[층](나무껍질의 내면 조직). 2. 코르크 마개. ☞ Cork 1. 코르크(코르크나무를 재료로 한 가볍고 부드러운 목재) 2. (특히 포도주병의) 코르크 마개 3. (병을) 코르크 마개로 막다.

3. 유사상품서비스업심사기준 가. 목적 유사상품․서비스업 심사기준은 1998. 2. 28 이전의 “한국 상품 및 서비스업분류에 따라 출원 ․ 등록한 상표의 지정상품과 1998. 3. 1 이후의 “표장등록을 위한 국제상품․서비스업 분류에 따라 출원 ․ 등록한 상표의 지정상품 등 간의 유사판단기준을 일관성 있게 적용함으로써 상표심사의 공정성과 객관성을 높이 고, 상표법시행규칙 별표 1과 별표 2에서 위임한 지정상품 등 상호 간의 유사범위를 정하여 상표심사의 기준으로 삼는데 그 목적이 있다.

326 322 沈宗倫,” 專利侵害責任範圍因果關係的合理詮釋與再建構”, 科技法學評論, 第8卷 第1期(2011), 7. 323 劉尙志 외 2인, “專利評價與損害賠償”, 元照岀版公司(2018), 119-120. 324 그러나 실무상으로는 법원은 특허권자는 특허법 제97조에 따라 자유롭게 하나의 방식을 선택 하여 손해배상액을 계산하며 특허권자가 침해자 이익반환에 의한 계산방식을 선택한다면 법원은 더 이상 직권으로 ‘구체적 손해배상설’ 또는 ‘차액설’에 의한 손해범위를 심사하지 않으며 또한 후 자에 의한 인과관계의 입증도 어렵기에 이와 같이 손해배상 법리에 따라 법원이 직권으로 특허권 자의 실제 손해범위로 감액하는 경우는 거의 없다고 보인다(劉尙志 외 2인, “專利評價與損害賠償”, 元照岀版公司(2018), 120.) 325 이 부분에 대해서는 특허 기여율을 고려하여 특허권자에 대한 과도한 배상을 피해야 하며 대 만 실무 판결에서도 이러한 방식으로 손해배상을 산정하고 있다고 한다(劉尙志 외 2인, “專利評價 與損害賠償”, 元照岀版公司(2018), 122.) 326 李素華,”專利權侵害之損害賠償及侵害所得利益法之具體適用：以我國專利法為中心臺大法學論叢”, , 第42卷第4期 ((2013)), 1438-1439. 90 침해자의 이익과 특허권자의 손해 사이에 상당한 인과관계를 요구해야 하는지 문제와 관 련해서는 침해자 이익은 권리자의 실제 손해와 정확한 상호관계가 있다고 볼 수 없으며 침해자가 얻은 이익에는 특허권이 보호하는 발명 이외에 다른 요소가 섞여 있기에 침해 자 이익을 박탈하고 그것을 권리자의 손해로 보는 이 계산방식은 더 이상 엄격하고도 상 당한 인과관계를 요구해서는 안될 것이라는 견해가 유력하다.

사. 東京地方裁判所 平成29年3月27日 平成26年(ワ)第15187号 判決(14.3%=1/7) 대상 발명의 출원 시 원고 포함한 총 7명(원고, D, E, B, F, G 및 H)이 발명자로 기 재되었다는 점에 대하여는 당사자 간에 다툼이 없다. 원고의 지분율 산정에서 법원은 대상 발명의 특징적 부분의 창작적 기여에 관한 착상 및 그 구체화에 기초하여 다음 과 같이 판단하면서.668) 원고 지분율을 14.3%(=1/7)로 판단하였다.

- 25 - 다. 변리 서비스업 현안 검토 □ 변리사 및 업무범위 일반 (1) 변리사 개요 ㅇ 변리사법에 의하면 “변리사는 특허청 또는 법원에 대하여 특허, 실 용신안, 디자인 또는 상표에 관한 사항을 대리하고 그 사항에 관한 감정(鑑定)과 그 밖의 사무를 수행하는 것을 업(業)으로 한다”라고 정의되어 있으나, 현대에는 지식사회에서의 독창적이거나 참신한 아 이디어나 기술 등에 대하여 그 활용 방안에 대한 종합적인 컨설팅 을 수행하여 고객의 비즈니스적 성공을 이끌어내는 전문가로 보는 것이 타당함3) ㅇ 변리사의 업무는 다양한 기준에 의해 구분될 수 있으나, 특허권 등 이라는 독점권이 수반되는 업무가 대부분을 차지하므로 독점권인 권리의 측면에서 구분될 필요가 있음 ㅇ 변리사의 업무는 독점권의 권리의 측면에서 보면, 소위 출원업무라 고 정의되는 권리취득 업무, 특허권을 활용하여 특허권자의 비즈니 스적 활동을 보호하고 성장시키기 위한 권리활용 업무, 제3자의 특 허권에 의해 발생될 수 있는 분쟁 등을 예방·해결하기 위한 권리방 어 업무 등으로 구분될 수 있음 (2) 변리 업무범위 ㅇ 권리취득 업무는 고객의 아이디어나 기술 등에 대해 특허권 등으로 보호받을 수 있도록 하는 제반 절차를 의미하는 것으로, 고객의 아 이디어나 기술이 특허권 등의 권리로서 보호받을 필요가 있는지에 대한 검토, 선행기술 조사, 명세서 작성, 특허 출원 이후의 심사에 대한 대응 등 일련의 업무를 통해 고객의 아이디어나 기술이 특허 3) World Intellectual Property Review Annual 2014, The 21st Century Patent Attorney 참조. - 26 - 권 등이라는 독점권으로 탄생할 수 있도록 하는 업무임 ㅇ 권리활용 업무는 고객의 특허권 등의 독점권을 활용하여 고객의 비 즈니즈를 성장시킬 수 있도록 하는 업무로, 제3자가 고객의 특허권 등의 독점권을 침해하는 경우 독점권 침해에 대한 고객의 권리를 보호하기 위한 각종 심판, 소송 대리 등 다양한 업무뿐만 아니라 속 칭 기술이전이라는 독점권 자체의 이전을 통해 고객의 이윤을 창출 하기 위한 기술이전 업무 및 라이선스 관련 업무 등을 포함함 ㅇ 권리방어 업무는 고객의 비즈니스를 영위하는데 있어서 제3자의 특 허권 등의 독점권에 의해 발생될 수 있는 분쟁을 미연에 예방하거 나 실제로 발생된 분쟁을 해결하기 위한 업무로, 각종 심판 및 소송 대리 등의 업무를 포함함 ㅇ 이외에도 변리사의 업무는 특정 기술에 대한 특허권 등과의 침해 여부를 감정하는 감정 업무, 특정 기술 또는 특정 특허의 객관적인 가치를 산청하는 가치평가 업무, 특허 등의 분석을 통해 고객의 기 술 개발 방향을 컨설팅하는 업무 등을 포함함 □ 변리업 시장의 환경 ㅇ 선진국의 기술보호주의 정책 강화에 따라 기업들은 세계 전지역을 무대로 과학기술을 무기화 하는 무한경쟁을 벌이고 있으며, 이에 따 라 특허분쟁사례는 증가되고 있는 추세여서 변리사의 필요성은 점 점 커져가고 있는 상황임 ㅇ 또한, 대기업들도 지식재산권의 중요성과 체계적 관리의 필요성을 인식하면서 내부적으로 지식재산권을 관리하는 전담팀을 두고 있는 점도 미래의 변리사의 위상을 짐작케 함 ㅇ 하지만 변리사 자격을 갖춘 인원이 매년 200명 이상 선발되고 변리 사 영역 진출 변호사들이 증가하면서 변리업계의 경쟁은 심화 - 27 - [ 변리사 시험 합격자 현황 ] * 출처 : 특허청 자료(`18.9. 기준) ㅇ 특히 몇몇 대형 특허법인의 시장 과점현상이 이루어지는 것으로 나 타났고 카르텔일괄정리법4) 시행에 따른 변리사를 비롯한 전문자격 사의 보수 또는 수수료 기준 자유화 이후 변리사간 서비스 경쟁이 치열해짐에 따라 영세한 특허법률사무소나 개인사무소는 경영난을 겪는 등 업계 간 양극화가 심해 변리사 고용창출에 부정적인 영향 을 미치는 모습도 있음 ㅇ 현재 변리업계의 수임 단가는 수임 단가의 자유화로 인하여 수년간 정체 또는 하락되고 있는 추세이며, 이러한 상황에서 복합적이고 다 단계 적인 업무를 통해 도출될 수 밖에 없는 변리사 업무의 특성 상 수임 단가의 침체 또는 하락은 변리업계의 과도한 경쟁 및 침체 4) 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률의 적용이 제외되는 부당한 공동행위 등의 정비에 관한 법률」 년도 시험합격자(명) 개업자(명) 년도 시험합격자(명) 개업자(명) 1947 2 0 1993 30 23 1963 8 5 1994 30 22 1964 1 0 1995 30 23 1965 1 0 1996 60 40 1967 1 1 1997 71 50 1969 2 2 1998 80 60 1970 1 0 1999 81 72 1971 3 1 2000 121 95 1972 2 2 2001 200 159 1973 2 0 2002 202 153 1976 4 3 2003 204 145 1978 6 4 2004 200 146 1979 12 9 2005 203 137 1980 12 5 2006 225 146 1981 7 7 2007 202 145 1982 4 3 2008 219 140 1983 3 3 2009 226 139 1984 8 4 2010 244 144 1985 5 3 2011 240 138 1986 11 10 2012 235 131 1987 15 15 2013 222 102 1988 19 11 2014 216 79 1989 14 10 2015 218 56 1990 19 19 2016 211 28 1991 30 23 2017 210 0 1992 30 23 2018 - - - 28 - 화를 야기시킴 ㅇ 변리업계의 수임 단가는 고객이 대기업 및 대기업에 준하는 기업인 경우 기업 내에서 자체적으로 책정한 수임 단가에 의해 좌우될 수 밖에 없으며, 이 경우 변리업계는 수임 단가에 대한 논의가 이루지 는데 한계가 있음 ㅇ 자체적으로 책정한 수임 단가가 존재하지 않는 고객의 경우, 변리사 의 업무 중 권리취득 업무를 제외한 업무에 대한 수임 단가는 사건 마다 조금씩 상이하긴 하나 대체로 정해진 정액으로 결정되는 것이 일반적이며, 사건에 대한 수임료는 자율에 맡겨져 사건의 경중을 고 려하여 정해지게 됨 ㅇ 그러나 사건에 대한 수임료가 수년간 정체 또는 하락되고 있어 고 품질의 사건 처리가 어려워지는 것이 현실이며, 매 사건마다 수임 단가에 대한 협의로 인하여 업무 처리의 비효율성을 야기하게 되고 있는 실정임 □ 변리사 수가 관련 현안 (1) 변리사 수가 구조 ㅇ 변리사의 다양한 업무에 대한 수가 책정은 특허법인(특허사무소) 또 는 고객에 따라 다양한 방식으로 행해지고 있음 ㅇ 금액의 차이를 제외하면 사건의 경중에 상관없이 정해진 정액으로 책정되는 정액제 방식, 사건의 경중에 따라 달라지는 업무에 투입된 시간 등을 고려하여 책정되는 시간제(Time charge) 방식 및 타임차 지 방식을 일부 반영한 표준수가 방식이 있음 (2) 변리사 수가 구조 문제점 ㅇ 변리사의 업무 중 출원업무로 정의되는 권리취득 업무는 발명상담, 선행기술조사, 선행기술조사 결과에 기초한 발명 업그레이드, 명세 - 29 - 서 작성 등이라는 일련의 과정에 의해 진행되며, 일반적으로 대면 상담을 통해 이루어지는 발명상담 업무 및 선행기술조사 업무는 사 건의 수임을 위해 기본적으로 진행되어야 하는 업무임 ㅇ 복합적인 업무를 포함하는 출원업무에 대한 수가는 시장 상황에 따 른 수가의 자유화로 인하여 일부 대기업을 제외하고는 정액제 방식 또는 표준수가 방식을 적용하고 있으며, 수년간 정액제 및 표준수가 금액은 정체 또는 하락되고 있는 것이 현실임 - 30 - 2 기업(출원인)의 변리 서비스 인식 가. 특허품질과 변리 서비스의 관계 □ 특허품질의 일반론 ㅇ 특허품질은 당사자에 따라 여러 의미가 있을 수 있는데 발명에 대한 품질 또는 특허명세서에 대한 품질을 의미하기도 하고 특 히, 특허명세서의 품질은 또한 발명의 상세한 설명의 품질, 청구 범위의 품질을 말하기도 하며, 다른 한편으로 심사의 품질을 말 하기도 하며 심판의 심결이나 소송 판결의 품질을 의미할 수도 있음 ㅇ 특허품질은 특허권자가 자신의 특허를 이용하여 특허제품을 생산 하던 중 등장한 침해업체에 대하여 자신의 금지권 행사가 용이하 도록 권리범위를 제대로 설정하였는지 여부 등에 따른 특허출원 관점에서 뿐만 아니라 동 특허의 유효성과 권리범위의 명확성에 영향을 미칠 특허심사 관점에서도 살펴보아야 할 것임 ㅇ 한편, 보유한 특허가 많더라도 독창성이 부족하여 경쟁력 있는 기술을 확보할 수 없으면 동 특허에 대한 양도 및 라이센싱 또한 어렵게 되므로 궁극적으로 경제적 이익을 창출할 수 없게 되어, 애당초 자금을 들여 특허를 획득할 이유가 없기 때문에 기술적 측면에서도 특허품질을 도외시하는 것은 의미가 없음 (1) 기술품질 ㅇ 기술품질이 우수한 특허는 미래를 주도할 핵심기술 분야에서 경 쟁우위를 갖출 수 있도록 선도적으로 확보할 수 있는 IP 전략과 연계되어 연구개발 되는 특징을 갖고 있음 ㅇ 그러나 우리나라는 연구개발(R&D) 예산 및 이를 통한 IP 창출은 꾸준히 증가하고는 있으나 그 질적 측면에서는 여전히 낮은 수준 - 31 - 에 머물고 있는 것으로 나타남 ㅇ 지난 10년간 우리나라 R&D 예산은 국내총생산(GDP) 대비 세계 1위인 것으로 확인되고 있으나 우수 특허 창출로 이어진 비율은 16.2%에 불과, 외국인들이 국내에 등록한 우수 특허 비율 38.3% 보다 낮은 수준5) (2) 출원품질 ㅇ 특허품질을 단편적으로 설명하기는 어렵지만 특허분쟁에서 좋은 결과를 내는 특허는 특허명세서상 권리범위 설정이 적정하고, 발 명의 해결과제가 논리적으로 기술되어 있고, 실시예가 구체적이 고 다양하게 기재된 출원품질을 갖고 있음 ㅇ 특허권은 발명과 형식의 내용을 이루는 특허명세서의 결합이고, 특허명세서는 특허청구항과 종래 기술의 문제점, 해결과제, 발명 의 상세한 설명 등으로 구성되어 있는데, 특허청구항은 권리범위 를 확정하는 것으로 권리범위가 넓을수록 포괄적 권리 행사가 가 능해짐6) ㅇ 발명의 해결과제는 특허발명의 발명 이전에 존재하던 선행기술을 서술하는 것으로, 발명이 도출된 이유에 대해 신뢰할 수 있는 설 명을 제시해야 하는데, 발명과 관련된 기술에서 이미 존재했던 선행논문, 선행특허가 나온 배경과 선행기술이 달성하지 못한 문 제점 등, 발명이 달성하려는 해결과제를 논리적으로 기술해야 하 고, 심도 있게 서술된 발명의 해결과제는 심사과정에서 진보성 흠결뿐 아니라 소프트웨어(SW) 특허의 성립요건 불충족에 대한 선제적인 대응이 될 수 있음 ㅇ 실시예는 추상적으로 기재된 청구항 발명을 구체적인 구현예로 설명하는 부분으로, 특허소송에서 청구항 해석에 다툼이 있으면 발명의 설명의 실시예를 참조해 보충 해석을 하게 되는데, 이때 5) [4차 산업혁명 이끄는 특허] '특허 빅데이터'로 R&D 성공 높인다(서울경제, 2017.2.13.). 6) 한편 권리범위가 넓을수록 특허출원이 선행기술과 겹치게 돼 거절 및 무효가능성이 높아지는 리스크가 있음. - 32 - 구체적으로 기재된 실시예는 청구항의 보충 해석에 중요한 역할 을 함7) (3) 심사품질 ㅇ 특허심사에서 특허성에 대한 판단은 심사관의 주관적 의식이나 확신에 기반한 것이어서, 특허결정 또는 거절결정은 기본적으로 불확실성이 많이 내재될 수밖에 없는 행정행위이므로 심사도 특 허품질을 형성하는데 중요하게 작용 ㅇ 특허권 설정등록이 이루어진 후, 심사과정에서 검토된 것보다 더 나은 선행기술이 발견되는 경우에는 언제든지 그 유효성이 도전 받을 수 있고, 명세서상 기재된 청구범위의 의미가 명확하지 않 은 경우에는 권리범위의 해석을 둘러싼 논쟁으로 분쟁해결이 더 욱 어려워질 수도 있음8) □ 특허의 품질 ㅇ 등록 특허권은 명세서상의 특허청구 범위에 따라 권리범위가 정 해지고, 이를 통해 발명의 가치가 결정되므로 대리인 발명에 대 한 충분한 이해와 관련 선행기술들에 대한 검토를 바탕으로 특허 청구범위를 작성해야 우수한 품질의 특허가 도출될 수 있음 ㅇ 권리범위와 등록가능성을 고려하면서 특허청구범위를 구성하는 것이 중요한 과제중 하나이나 현재 우리나라의 변리 서비스 환경 을 고려할 때 강한 특허청구범위를 가지는 우수한 품질의 특허 창출이 어려운 실정임 ㅇ 미국은 특허명세서 작성 및 대리비용도 우리의 10배 정도 들어가 고 작성기간도 우리의 3배정도 더 소요되는데,9) 2015년 미국 특 7) [IP노믹스] 서일경 변리사 "경쟁력 있는 특허명세서 조건" (2017.01.17.). 8) 특허청, ‘국가 특허품질관리 체계의 최적화 방안에 관한 연구: 심사의 한계를 보완하기 위한 방안을 중심으로’ (2018), 22면. 9) 국내 특허법률사무소에서 명세서 작성을 의뢰하면 보통 1주일에서 1 개월이 소요되는데, 미국 특허법률사무소에 의뢰해도 약 1주일에서 1개월이내 완료되나, 국내 특허법률사무소는 상당수가 많은 고객이 위임한 명세서를 작성하기 때문에 실제 소요 시간보다 훨씬 늦게 제공될 수밖에 없음. - 33 - 허청의 평균 심사기간은 약 3.5년 정도로 우리 특허청의 2.8년의 두 배에 다다름 ㅇ 세계지식재산기구(WIPO)의 2016년 최종심사 결정에 소요되는 기 간 통계를 보더라도 미국의 경우 평균 22.6개월 소요되는 반면, 우리나라는 16.2개월이라는 최단기간을 기록한 것으로 나타나지 만, 그럼에도 미국은 특허의 유용성이 제일 높은 국가로 고객 입 장에서는 결국 종합적인 특허품질이 제일 좋은 국가로 손꼽히고 있음10) ㅇ 우리나라의 경우 특허·실용신안의 침해소송유형 중 침해금지를 2004년부터 2017년 9월까지 특허 및 실용신안의 침해소송에서 권 리자의 승소율은 침해소송 797건 중 권리자가 승소한 건수(일부 승소, 화해, 조정, 재정 포함)는 217건으로 원고 승소율이 27% ㅇ 권리자의 승소 또는 일부 승소만을 기준으로 하면 133건으로 16.7%에 불과하였고, 최근 3년간 권리자의 승소 또는 일부 승소 는 23%에 불과하였으나, 그 내용을 볼 때 2105년 17%, 2016년 21%, 2017년 28%로 꾸준히 상승하고 있는 추세를 보임11) [ 특허 및 실용신안권자의 승소건 및 승소율 추이 ] 10) Mark Schultz & Kevin Madigan, "The Long Wait for Innovation: The Global Patent Pendency Problem", Mark Schultz & Kevin Madigan, Center for the Protection of Intellectual Porperty, 2016 at he-Global-Patent-Pendency-Problem.pdf). 11) "특허심판과 침해소송의 비교연구", 특허심판원 (2017), 92면. - 34 - ㅇ 반면에 미국의 원고의 배심원 재판(Jury trial)의 승소율은 74%에 이르고, 승소가 까다로운 판사 재판(Bench trial)인 경우에도 승소 율은 52%에 이르는데 여기서 승소란 중간에 타협에 이른 사건은 배제된다는 점을 고려하여 원고의 승소 또는 일부 승소를 의미 ㅇ 미국의 막대한 특허침해소송비용과 손해배상액으로 80% 정도가 화해로 타결된다는 점을 고려하면, 원고의 승소 또는 일부 승소 를 기준으로 우리나라는 미국 대비 원고의 승소율이 22.5% 수준 밖에 되지 않음 ㅇ 최근 3년간 통계만을 대상으로 하여도 31% 수준밖에 되지 않다 는 것을 볼 때 특허 승소의 요인은 특허의 품질과 직결되어 있다 고 판단될 수 있음12) [ 배심원재판(Jury trial) 대 판사재판(Bench trial) ] ㅇ 이와 같이 우수한 특허를 설명할 때 간단히 정의하기는 어렵지만 아무리 많은 특허를 등록하였더라도, 특허권자가 자신의 특허를 이 12) 2018 Patent Litigation Study – PwC 용하여 제품을 생산하던 중 등장한 침해업체에 대하여 자신의 권리 를 용이하게 행사할 수 없다면 아무 소용이 없으므로, 특허 등록율 의 통계보다 특허권자 승소율의 통계가 더 특허품질을 나타내는 유 용한 것으로 나타나고 있음 ㅇ 한편, 우리나라에서는 소송에 참여하는 판사나 변호사의 전문성 부족으로 당해 기술에 대한 진보성에 대한 판단을 함에 있어서 출원 당시의 기술 수준에서 판단되지 않아서 승소율이 낮은 이유 로 드는 반론도 있음 □ 특허품질 제고를 위한 변리 서비스 역할 (1) 우수 품질의 특허 ㅇ 기술의 급속한 발전과 함께 제4차 산업혁명13) 도래와 함께 관련 신기술 출현 증가, 산업간 융합 가속화가 지속됨에 따라 기술적 측면에서의 특허의 중요성이 부각되고 있고, 특히 이러한 특허의 특징을 살펴보면 특허제품에 의하여 막대한 경제적 이익을 창출 하는 것으로 나타남 ㅇ 한편, 특허는 권리범위가 넓을수록 포괄적 권리 행사가 가능해지 므로 기술개발과정에서 특허의 권리범위가 경쟁자에 대하여 통행 료를 받을 수 있는 길목으로 작용할 수 있도록 설정되는 것이 중 요함 ㅇ 한편, 특허분쟁에서 좋은 결과를 내는 우수 특허의 특징을 찾아보 면 저품질의 발명14)을 바탕으로 고품질의 특허명세서에 의한 것 으로 출원품질이 우수하다고 볼 수 있으며, 이러한 특허가 기업 의 자산으로서 높은 가치를 갖는 특허로 볼 수 있음 ㅇ 이러한 특허는 종래기술과 동일하거나, 종래기술에 작은 변형을 13) 다보스포럼 2016, CES 2016, MWC 2016 등에서 제4차 산업혁명 시대의 핵심기술로 초연결, 초지능, 초실감 기술을 동 시에 주목. 14) 고품질 발명을 독창성이 명확하게 뛰어난(신규성 및 진보성이 있는) 발명으로 볼 경우, 저품질 발명은 종래기술과 경합하는(신규성 또는 진보성이 부족한) 발명을 의미할 수 있음 - 36 - 가하지만, 특허명세서 작성기법(draftsmanship)을 동원하여 익숙 한 구조를 새롭게 보이게 하여 특허등록을 받는 경우임 ㅇ 어느 정도 특허지식을 가진 전문 특허변리사라면 종래기술과 뚜 렷이 구별되는 원천특허의 자체의 독창성으로 인해 비교적 용이 하게 고품질 특허명세서를 작성할 수 있을 것임 ㅇ 고품질의 발명을 바탕으로 고품질의 특허명세서에 의한 원천기술 은 시장에 성공적으로 도입될 경우 특허권자에게 강력한 시장지 배력을 제공하겠으나 이러한 경우는 사실 극히 드물게 발생 ㅇ 사실상 기업에서 완전히 새로운 원천기술을 개발하는 사례는 매 우 드물기 때문에 대다수의 발명은 진보성의 경계지점에 있는 경 우가 많음 ㅇ 또한 독창적인 발명(고품질 발명)일수록 실시업체는 조심스러운 특허조사(IP clearance)를 통해 특허리스크를 회피하고자 하지만, 작은 변형일수록 실시업체는 자유실시기술로 인식하여 특허리스 크 조사를 하지 않는 경향성이 크다. 이로 인해 경쟁사에 의한 특허침해 가능성이 오히려 높음 ㅇ 한편, 저품질 발명은 사후적으로 진보성 부족으로 무효가 될 위 험성이 있지만, 일단 특허가 등록된다면, 특허분쟁 리스크를 회피 하고자 하는 글로벌 고객사를 통해 침해자인 경쟁 부품업체의 부 품공급을 중단시키거나 대형 유통업체를 통해 침해자인 경쟁 완 제품업체의 제품공급을 중단시킬 수 있음 ㅇ 이 경우 침해자인 경쟁업체는 무효 확정까지 소송비용 뿐 아니라 공급중단에 의한 손해 및 이로 인한 회사의 명성이 훼손되는 피 해를 입게 된다. 상대적으로 특허분쟁의 역사가 오래되고, 특허명 세서 작성비용이 높은 선진국 기업일수록 저품질의 발명을 바탕 으로 한 고품질의 특허를 많이 보유하고 있음 ㅇ 한편, 각국 특허청의 심사결과가 공유되고, 심사수준이 향상된 현 - 37 - 재의 상황에서 저품질의 발명을 바탕으로 한 고품질의 특허에 해 당하는 특허를 확보하기가 점점 어려워지고 있기 때문에 이러한 고품질의 특허 획득을 위해서는 무리하게 넓은 권리범위를 지향 하기 보다는 자신의 사업을 보호할 적정선의 권리범위를 확정하 는 것이 필요한 전문 변리사와 사내 IP관리자의 협업이 중요 (2) 변리 서비스의 역할 ㅇ 현재 R&D 과제 기획단계에서 특허동향조사를 실시하고 있으나 여전히 중복투자를 점검하는 수준으로, 기술을 강한 특허로 연결 시켜주는 데는 한계를 보이고 있고, 또한 R&D 과제에서 IP 전략 수립 비용을 충당할 재원과 대형 R&D 사업단의 IP 전략을 총괄 할 전문인력이 부족 ㅇ IP연계 R&D 전략에 의하여 창출된 강한 IP로 미래의 틈새시장을 발견·선점할 수 있는 중요한 기술적 토대를 마련할 수 있도록 R&D의 중복투자를 배제하고 원천․핵심기술 획득을 통한 기업의 경쟁력 확보를 위해 IP연계 R&D 전략 추진을 위한 변리 서비스 의 역할 증대 필요 ㅇ 높은 품질의 특허명세서를 위해 특허명세서 작성자에게 기술, 특 허, 비즈니스 등의 풍부한 배경지식이 요구되는데, 변리 서비스는 이러한 기술, 특허, 비즈니스에 대한 종합적 이해를 바탕으로 제 공되어야 함 ㅇ 대부분의 변리사들은 다년간의 실무경험을 통해 기술에 대한 충 분한 배경지식을 갖고 있는 것으로 생각되고, 현재의 인터넷 환 경에서는 최신기술 정보를 용이하게 습득할 수 있음 ㅇ 특허에 대한 배경지식은 발명이 속하는 분야의 해외 선도기업들 의 특허명세서 작성 트렌드에 대한 지식으로, 미국, 유럽 등에 비 해 적은 특허명세서 작성비용으로 명세서를 써야 하는 국내의 변 - 38 - 리 서비스 환경에서는 명세서 작성자가 선행특허 조사에 많은 시 간을 들이기 어려운 현실적인 문제가 있음 ㅇ 마지막으로, 비즈니스에 대한 이해인데, 특허전문가는 서류상의 신규성 및 진보성의 관점에서만 특허를 바라보는 경향이 강하나, 진보성 판단에 있어서 2차적 고려요소(secondary consideration) 는 비즈니스 영역에 존재하며 예기치 못한 결과, 상업적 성공, 오 랜 동안의 수요, 타인의 실패에 대한 배경지식은 특허의 등록가 능성을 높일 수 있음 ㅇ 변리사가 2차적 고려요소에 대해 충분히 이해한 경우, 특허명세 서의 종래기술의 문제점을 구체적으로 적시하고, 발명의 목적 및 효과를 강조하는 논리적 전개를 통해 등록가능성이 높은 특허명 세서를 작성할 수 있음 (3) IP관리자의 역할 ㅇ 사내 IP관리자가 일부 변리사와 구별되는 가장 큰 차이는 IP관리 자는 수년 또는 수십 년 동안 해당 기업이 속한 기술분야의 특허 만 깊이 있게 다루었다는 점임 ㅇ 특허품질 제고를 위해서 기술자료 및 선행자료 제공, 비즈니스에 대한 설명은 IP 관리자가 담당하고, 특허청구항의 설계, 각국의 특허법률 및 특허제도의 활용전략 등의 전문적인 영역은 외부 변 리사에게 분담되어야 함 ㅇ 즉, IP 관리자는 단순히 발명제안서의 전달에 그쳐서는 안되고 해당 발명의 비즈니스적인 배경설명 예컨대 해당기술의 시장에서 의 요구, 경쟁사들의 동종기술 개발방향, 개발과정의 시행착오 등 에 대한 구체적인 자료들을 변리사에게 제공해야 함 ㅇ 또한 지속적인 특허 모니터링을 통해 선별된 선행특허 등을 파악 하고 이를 통해 무조건 넓은 권리범위의 특허청구항이 아닌 등록 가능성 및 활용가능성이 종합적으로 고려된 특허청구항 작성전략 - 39 - 을 변리사와 공유해야 함 ㅇ 마지막으로, IP 관리자는 기업이 적절한 수준의 특허명세서 작성 비용을 제공할 수 있도록 경영진을 설득하는 역할을 수행해야 한 다. 모든 기업은 비용절감을 통해 이윤 확대를 추구하지만 변리 서비스의 경우 이미 충분히 낮아진 상황임을 감안해야 할 것임 - 40 - 나. 기업(출원인)의 변리 서비스 인식에 관한 실태조사 □ 심층인터뷰 (1) 개요 ㅇ 제4차 산업혁명 시대의 도래에 따른 변리 서비스 시장의 환경변화 파악ㆍ전망 등을 조사하기 위한 목적으로 기업들을 대상으로 변 리 서비스 경험 및 인식에 대한 실태조사를 위하여 심층인터뷰를 실시 ㅇ 변리사제도에 관한 개선 현안들을 염두에 두어 문항들을 구성하 고, 인터뷰 대상자 답변에 따라 구체적 의견을 수렴할 수 있는 형식으로 진행 (2) 조사대상 [ 조사 기업 및 대상자 현황 ] ㅇ 주요 대기업 3곳, 중견·벤처기업3곳, 공공연 및 대학 3곳 등 총 9개 기업·기관을 대상으로 조사 실시 구 분 인원 업종 및 직급 대기업 3 전자 수석 화학 팀장, 변리사 통신 책임 중견·벤처기 업 3 생명공학 차장 통신 변호사 전자 전무이사 공공연·대학 3 공공연 그룹장 공공연 박사 세종대학교 산학협력단 변리사 총 계 9 - 41 - (3) 조사표 구성 : 총 10개 문항 (세부내용 붙임 참조) [ 설문항목 ] 질 문 내 용 비 고 · 변리대리인 찾는 시기 · 적격 변리대리인 찾는 방법 및 애로사항 · 변리대리인 위임 고려요소 · 변리대리인 수가 결정 방식 · 출원인과 변리대리인 면담 방식 · 특허명세서 작성자의 중요성 · 선행기술조사 방법 · 유사기술에 대처 방법 · 변리대리인의 전문성 여부 · 기타 의견 질문/답변 - 42 - □ 심층인터뷰 분석 결과 (1) 변리대리인 찾는 시기 ㅇ (대기업) 연구 전단계에 걸쳐 연구개발자, 기업내 특허담당자, 대리 인이 정기적 미팅 및 협업하여 출원·등록 및 조사·분석 실시 - 연구개발 시작 단계(주제조사를 통한 특허동향 파악) - 연구개발 전체 단계(특허출원 준비~등록, 특허출원전 및 특허포 트폴리오 전략 마련을 위한 선행 주요출원인 특허 동향 파악 및 분석) - 연구개발 Pilot 이후 단계(Risk Management를 위한 특허 분석) ㅇ (중소·벤처기업) 회사 경영 및 신시장 진출 등 지식재산권을 필요 로 하는 단계에서부터 해당 IP의 존재 유무를 확인하기 위해 대리 인 탐색 - (원천 기술) 아이디어 회의를 시작하는 시기부터 대리인과 직접적 인 면담을 하고 제품으로 출시할 예정인 경우 사내 과제가 완료되 는 시점에서 대리인과 면담을 통해 특허로서의 기술가치 등을 확 인하고 특허회피 전략을 함께 확인 - (개량기술 또는 기타) 어느 정도 제품의 스펙이나 장비의 초안이 나와 직접 구동이 가능한 경우 개발팀에서 해당 특허의 명세서를 작성한 후에 대리인과 서면으로 진행 ㅇ (공공연·대학) 발명완성단계에서 대리인과 만나는 것이 일반적 - (연구 초기) 사업화 진행을 원하는 연구자들은 연구 초기부터 선행 문헌 검색 등 특허 회피 및 사업화 전략을 수립한 후 연구 진행 - (연구 중기) 기술이 어느 정도 완성된 후 선행문헌 검색에 들어가 는 경우가 대부분이고 과제 실적 평가로 인해 특허 출원을 문의함 - 43 - (2) 변리대리인 찾는 방법 및 애로사항 ㅇ (대기업) 대리인 공개 모집 공고, 계열사들에 대리인 정보를 요청, 그룹내 공유하는 대리인 풀 정보 활용, 또는 특허팀 구성원들이 기 존에 접해봤거나, 평판이 좋은 대리인들을 온·오프라인 정보 이용 하여 찾음 - 필요한 대리인 찾는데 어려움 없음 ㅇ (중소·벤처기업) 회사는 출원하고자 하는 발명이 업무 분야와 무관 한 경우가 거의 없기 때문에 대리인 선정시 회사 업무 분야의 이해 도를 바탕으로 한 출원 경력 등을 고려 - 대리인 선정시 산업분야에 대한 이해도 및 관련 경력을 최우선적 으로 고려하며 대부분의 경우 기존 대리인 또는 동종 업계 회사의 추천 등을 통해 진행 * 외부의 특허 교육이나 간담회, 과제 등을 통해 접촉하게 된 대리인을 통하여 신규 출원 건을 맡겨보고 내부적으로 이견이 없는 경우 대리인으로 위임하여 진행 - 일반적인 산업분야는 아닐 경우 관련 경력을 보유한 적정 대리인 을 선정하는데 다소 어려움이 발생 * 벤처기업의 경우 창조경제혁신센터의 도움으로 대리인 선정하기도 함 ㅇ (공공연·대학) 출연연, 기업의 변리사에 문의하거나 전담 특허사무 소 공고를 내어 제안서를 제출한 특허사무소의 역량 평가 후 전담 특허사무소로 선정하여 협약 - (신기술 분야*) 해당 기술 분야의 경력자, 2개 기술분야 복수전공자 등 전문경력이 많은 변리사들은 주변 네트워크를 이용하여 찾는 방법 밖에 없음 * 예를 들면, 5G 표준, 동영상 표준, IT-바이오 융합 기술 등 - (연구 중기) 기술이 어느 정도 완성된 후 선행문헌 검색에 들어가 는 경우가 대부분이고 과제 실적 평가로 인해 특허 출원을 문의함 - 44 - (3) 변리대리인 위임 고려요소 ㅇ (대기업) 후보 대리인들의 변리사 구성, 변리사 수, 전문 기술 분야, 특징, 장점, 단점, 수가 들을 참고하여 위임을 결정 - 경쟁사의 대리업무를 하는지도 중요하게 고려하고, 테스트로 선행 기술 검토나 명세서를 드래프팅하여 그 품질을 보며, 출원 과정의 업무방식도 점검 ㅇ (중소·벤처기업) 면담 등을 통하여 해당 기술분야의 전문성을 고려 하여 위임하고 있으며, 특허사무소의 홈페이지 상에서 해당 대리인 의 역량을 확인하거나 등록된 특허를 기준으로 대리인을 찾아 역량 을 확인 - 경쟁사의 대리인은 위임을 하지 않으려고 하고 있음 ㅇ (공공연·대학) 변리사 전공, 경력, 전공의 변리사, 전문 연구원의 전 담 인력수 등을 고려 - (출연연) 사업화 가능한 특허 출원을 위해 기업 특허출원 업무 경 력 사무소 선정 - (대학) 소규모이더라도 대표변리사, 파트너변리사들이 실무를 하는 사무소에 사건을 위임하는 경우가 많음(대규모의 경우, 수가가 낮 아서 사건 수임을 거절하는 경우가 있음) - 45 - (4) 변리대리인 수가 결정 방식 ㅇ (대기업) 수가는 동일하게 정해져 있으며 변리사 근무경력 등을 고 려하여 수가를 선정하였고 기존 정액제에서 타임차지(Time charge) 로 운영 - 수가는 정형적인 업무의 경우, 대리인의 업무항목을 나누고 평균 시간을 계산하여 항목별 수가가 정해지며, 비정형적인 업무의 경우 타임차지 방식을 별도 설정하여 정해짐 - 수가가 위임결정의 중요 요소는 아니나, 가성비가 우수한 업체에 배분을 하게 되는 부분이 있음 ㅇ (중소·벤처기업) 회사의 경우 위임료 산정 기준이 정해져 있어 일 반적인 경우 동 기준에 따름 - 특별한 사유가 있다면 대리인과 위임료를 별도로 협의합 * 명세서 작성시 유사 특허가 발견되어 특허청구범위 확정이 까다롭거나 해외 출원이 필요한 경우 등 - 위임료는 대리인의 경력과 더불어 대리인 선정시 중요한 기준 * 벤처기업의 경우 수가는 공식적으로 정해져 있고, 위임결정에 중요하게 작용 하지 않음 ㅇ (공공연·대학) 기관에서 정해진 금액으로 진행하고, 대부분의 명세 서 내용은 연구원이 직접 작성 - (대학) 수가가 낮기 때문에 연구실별 담당변리사 제도를 통하여 지 속적으로 유사한 기술의 출원을 위임함으로써 대리인의 위임건수 를 보장하고 업무효율성을 높이고 있음 - 46 - (5) 출원인과 변리대리인 면담 방식 ㅇ (대기업) 면담은 주로 연구자·IP관리자·대리인 3자간에 이루어 지나, 사안에 따라서는 연구자·대리인, IP관리자·대리인 간에도 일부 이루 어지기도 함 - (연구자·대리인) 면담은 직무발명 상담, 권리범위 설명, 특허출원 위한 기술적 내용의 논의, 명세서 보완 위한 실시예 논의, 청구항 보정안 논의가 필요에 따라 진행되나 IP관리자가 거의 함께 참여 - (IP관리자·대리인) 대리인이 지시사항에 대한 적절한 결과물을 제 공하지 않는 경우, 서로 논의하여 방향성에 맞는 결과물 제공하나, 특허성 분석, 리스크 분석 등 전문영역의 경우 대리인 의견 존중 ㅇ (중소·벤처기업) 권리범위와 관련해서 대부분 연구와 특허에서 중 요시 여기는 부분이 다르기 때문에 서로 이해의 폭을 좁혀나가는 방향으로 연구자·IP관리자·대리인 3자간 면담이 이루어지고 있음 - (IP관리자·대리인) 변리사에 권리화하고자 하는 내용에 대해 구체 적으로 지시하면, 이후 명세서에 대해 수정작업이 이루어지고 발명 자에게도 해당 내용을 직접 검토 받아 진행 * 관련 산업에 대한 이해도가 높고 경력이 풍부한 대리인에 의해 발명자가 요 구하는 부분뿐만 아니라 선행기술과 비교한 의견들을 적절히 제시하여 명세 서 작성 진행 ㅇ (공공연·대학) 연구자가 3자 미팅, 양자(연구자·IP관리자 또는 연구 자·대리인) 미팅에 대해 선택하여 신청할 수 있음 - 컨설팅 방식과 서면 방식이 있으며, 컨설팅 방식은 특허의 설명과 요지 등의 내용을 공유하면서 출원을 진행하는 방식으로, 우수 특 허의 경우 컨설팅 방식으로 주로 추진 - (IP관리자·대리인) 발명 심의를 진행하여 기술성, 상용화, 특허성 분석의 여러 전문가들과 의견을 교류하고 이를 바탕으로 IP 전략 을 구체적으로 지시하고 있으며, 심의 결과는 모두 담당 변리사와 공유하여 의견을 조율 - 47 - (6) 특허명세서 작성자의 중요성 ㅇ (대기업) 면담한 대리인과 명세서 작성자가 달라지면 면담시 논의사 항 전달의 정확성 여부, 명세사의 역량에 따라 특허명세서의 품질이 달라짐 - 이러한 격차를 해소하기 위해 정기적으로 특허명세서 품질을 평가 하고, 각 기술 카테고리별 담당 변리사가 지정될 수 있도록 요청함 ㅇ (중소·벤처기업) 면담한 대리인과 실제 작성자가 다른 경우, 기술에 대한 이해도 및 발명하고자 하는 부분이 일치하지 않을 수 있어 동 일 여부도 중요 - 대리인 사무소의 팀 구성에 따라 명세사나 다른 변리사가 서류 작 성 등 관련 절차에 참여할 수는 있으나 회사와의 커뮤니케이션은 회사가 위임한 특정 대리인이 수행하기를 희망 * 벤처기업의 경우 변리사가 전적으로 지시하고 보완이 이루어져 중요하지 않 게 생각 ㅇ (공공연·대학) 중요하다고 판단되나, 대부분 실제 명세서 작성은 명세사나 신입 변리사가 하는 것으로 알고 있고, 면담한 대리인이 이들 명세사, 신입 변리사에게 면담 내용을 잘 전달하여 명세서가 잘 작성된다면 크게 문제는 없는 것으로 생각 - 48 - (7) 선행기술조사 방법 ㅇ (대기업) 선행기술 조사는 외주가 아닌, 명세서 작성 담당 대리인 에게 출원의뢰를 하며, 담당 대리인이 명세서 작성전 먼저 수행 하는 업무로써, 그 결과에 따라 출원 여부와 명세서 작성 여부도 결정 - 전적으로 위임하고 있으며 회사가 지정한 대리인이 조사함 ㅇ (중소·벤처기업) 회사가 특허 출원을 외부 대리인에 위임하게 되면, 위임 이후는 회사와의 협의 하에 대리인이 전적으로 진행하는데, 일반적으로 대리인은 회사와 협의 후 선행기술조사 전문기관에 선 행기술조사 관련 재위임을 하며, 회사는 선행기술조사보고서 등을 확인한 후 출원 진행 여부 결정 - (사내과제) 사내에서 기술 개발을 진행할 때 내부적으로 초기단계 에서 선행기술조사를 진행하고 이를 바탕으로 사내과제의 방향을 설정 - 사내과제가 완료되어 이후 특허로 출원되어야하는 시점에 특허사 무소에서 추가적으로 선행기술조사를 진행 ㅇ (공공연·대학) 출원을 담당할 대리인이 선행기술조사를 수행하며, IP관리자는 선행기술조사 결과를 검수함 * 선행발명과 본발명의 차이점, 특허 외 논문 등 기술자료 누락 여부 등 - (공공연) 발명자가 유사 특허를 검색하고 중복 또는 유사 기술이 있는지 검색을 수행하기도 함 - 49 - (8) 유사기술에 대처 방법 ㅇ (대기업) 유사기술에 대한 부분은 선행기술 조사보고서를 통해 출 원인에게 전달되고, 출원인이 유사기술에 대한 부분을 이의 제기 하거나 자료를 보완하여 답변을 하면 이에 대해서 대리인은 추가 답변 또는 추가조사를 진행 - 필요한 데이터는 출원인이 보완하여, 보완 형식에 대해서는 대리인 이 조언함 ㅇ (중소·벤처기업) 대리인이 선행기술조사 단계에서 유사 특허를 발 견하여 회사에 보고하면 회사는 특허의 개량 가능 여부에 따라 특 허 출원 여부를 결정 * 기술적인 데이터 보완으로 특허 출원이 가능한 사항인지 또는 제3자의 특허 권 권리범위를 회피하기 위하여 회피설계의 방안으로 접근하여야 하는 사항 인지 등에 따라 대응 절차가 달라짐 - (기술적 데이터 보완) 출원인(연구자)에 의하여 절차 보완이 이루어 질 수 있음 - (회피설계) 제3자의 특허 청구범위를 검토하여 특허권 침해여부를 판단해야 하므로 대리인에 의하여 절차 보완이 이루어짐 * 벤처기업의 경우 일부는 변리사가 제시하지만 기술에 대해 정확히 아는 사람 은 발명자이므로 발명자에 의해 보완이 이루어 짐 ㅇ (공공연·대학) 데이터 보완 여부는 선행기술조사시 대리인이 진보 성 해소를 위한 등록 방안으로 요청하는 경우가 있고, 발명 심의에 서 여러 전문가들이 요청하고 있으며, 이 경우 재심의 등급으로 심 의 결과가 연구자에게 발송 - 연구자는 이를 해소하기 위해 데이터 보완을 한 후에 재심의 신청 을 하고 이를 바탕으로 발명 심의에서 출원 진행 여부를 결정 - (대학) 연구자, IP관리자, 대리인이 상담을 통하여 선행기술과의 차 별점을 도출하고, 대리인은 차별점을 주장하기 위하여 어떠한 데이 터들이 필요한지 연구자에게 요청, 연구자는 데이터 등을 보완 - 50 - (9) 변리대리인의 전문성 여부 ㅇ (대기업) 대리인은 선행기술조사 결과 분석을 하여 출원 적격성이 없는 경우 포기 요청을 하며, 활용 가능성 없는 권리범위 설정을 지양하고 있음 - 권리범위 1차 설정은 대리인이 하지만 IP관리자가 검토 의견을 제시하고 수정하여 확정함 - 특허심사 대응 과정에서도 선행문헌 극복을 위한 권리범위 보정 은 대리인이 보정안을 제시하지만 IP관리자가 활용성·등록가능성 측면에서 리뷰하며 발명자도 발명의 핵심사항과 권리범위를 비교 하여 검토 의견을 제시함 ㅇ (중소·벤처기업) 추후 회사가 특허 등록 결정 후 특허권 행사시 특허명세서상의 특허청구범위가 정확히 확정되어야 하기 때문에 회사와 대리인간 적절한 커뮤니케이션은 매우 중요하며, 대리인 역시 사안에 따라 적절하게 의견을 제시 - 대체적으로 현재 출원된 특허에 대해서는 출원과정에서 권리범 위를 제대로 설정하고 있으나, 경우에 따라 대리인이 거절이 지 적되지 않은 청구항을 일방적으로 병합함으로 인하여 좁은 권리 범위로 등록을 추진하는 경우도 있음 * 그러나, 거절이유가 있는 경우 이러한 의견 및 보정안을 발명자와 출원인에게 우선 검토를 받아 진행하며 되도록이면 넓은 권리 범위를 가질 수 있는 방안 을 여러 가지로 제시하고 있음 ㅇ (공공연·대학) 최근에는 쓸모 없는 특허에 대해 특허를 유도하는 사무소의 경우 다음 협약시 배재하여 전담 특허사무소로 선정하 지 않고 있고, 쓸모 있는 특허를 만들기 위해 IP 담당자가 모든 건에 대해 출원 전의 특허 전략, 쓸모없는 기술에 대한 특허 미 진행 등을 결정하여 대리인과 협의 - 선행기술조사시부터 청구항을 예비 설계하여 발명 심의 시에 여러 전문가들과 청구항에 대한 의견을 조율 - 51 - (10) 기타 의견 ㅇ (대기업) 출원등록 업무 외에, 회사에서 사업출시를 하기 전 침해 될 수 있는 특허들을 선행 조사하는 영역이 변리사들에 의한 전 문화 - 라이선스가 없으나 어느 정도 경력이 쌓인 특허업무 종사자들이 변리사 지원 시 가점을 받거나, 다른 경로를 통해서 변리사에 접근 할 수 있거나 또는 유리한 기회를 줄 수 있는 제도 필요 - 사건을 위임하는 기업체 입장에서는 업무의 영속성이 변리사에게 는 부족하여 웬만하면 장기 프로젝트에 관련된 업무는 변리사에게 위임을 하지 않는 실정 ㅇ (중소·벤처기업) 기업의 입장에서 대리인의 새로운 관점에서의 접근이 필요한 경우도 있어 회사가 더 다양한 변리사에 접근할 수 있는 통로(예를 들면, 로앤비의 법조인 업무분야별 검색 등) 마련 필요 - 최근의 기술동향이 보여주는 융복합 기술에 대한 출원을 진행할 수 있는 변리사를 구하기가 쉽지 않으며, 특히 전자, 전기, 기계에 대한 변리사는 많지만 화학과 바이오, 의약에 대한 변리사는 많지 않은 실정이라 분야별로 선발 인원을 정하여 변리사를 선발하는 방 법 제언 ㅇ (공공연·대학) 특허 출원 전 사업화 전략 수립 전문 변리사 필요 - 청구항이나 출원 범위에 대한 가이드/컨설팅/멘토링 희망 - 52 - 3 변리사제도 개선 방안 검토 가. 변리사 의무연수제도 현안 검토 □ 우리나라 변리사 의무연수제도 (1) 연수기간과 이수시간 ㅇ 등록된 변리사는 전문성과 윤리의식을 높이기 위하여 대한변리사회 가 시행하는 연수교육을 대통령령으로 정하는 시간 이상 이수하여 야 함(법 제15조) ㅇ 의무연수의 연주주기는 각 2년이며 윤리연수 2시간을 포함하여 총 24시간이고 이수하지 못한 시간은 다음 2년에 합산한다(법 시행령 제17조의 5). 의무연수이수시간은 30분 단위로 계산(변리사 의무연 수 규칙 제7조) ㅇ 연수의 강사나 국내 대학의 교수 등으로 강의를 하는 경우, 법학전 문대학원을 포함하여 지재관련 교육을 위한 대학원 이상의 정규 학 위과정에 재학 중인 경우는 최대 12시간까지 인정됨(동 규칙 제12 조) (2) 연수방법 ㅇ 연수방법은 집합연수와 온라인연수로 이루어지는데, 집합연수는 연 수교육 대상자가 일정한 장소에 출석하여 전문 강사 초청 강의 및 영상교육을 통하여 이루어지며 온라인연수는 변리사회에서 승인한 전산시스템이나 온라인을 통하여 이루어짐(동 규칙 제2조) ㅇ 온라인연수는 2년 최대 15시간까지 인정된다. 다만 지방소재 사무소 에 근무하는 변리사는 2년 최대 20시간까지 인정됨(동 규칙 제8조) - 53 - (3) 미이수자의 처분 ㅇ 특허청장은 의무연수를 이수하지 않은 자에게는 500만원 이하의 과 태료를 부과할 수 있으며(변리사법 제27조), 변리사법 위반 행위에 대하여 ①견책, ②500만원 이하의 과태료, ③2년 이내의 업무정지, ④등록취소를 부과할 수 있음(동법 제17조) □ 일본의 변리사 의무연수제도 (1) 신인연수 ㅇ 실무수습을 수료하여 변리사 등록을 마친 사람(변리사 등록을 하지 않아도 가능함)을 대상으로 실무수습의 내용을 재점검하고 보충하 기 위한 연수로, 연수내용은 심판 절차나 감정⦁판정 실무, 외국 출 원 등 변리사 업무에 도움이 되는 강의가 많음 (2) 변리사 육성회 ㅇ 숙련된 변리사가 오랜 경험에서 취득한 특허 명세서 작성의 노하우 를 세미나 지도형 수업과 100시간의 지도를 통하여 신인 변리사에 게 전승하는 연수임 (3) 계속연수15) ㅇ (연수목적) 최근 지적재산을 둘러싼 환경의 국제화와 기술의 고도화 ⦁복잡화가 진행하고 있는 가운데, 변리사는 고도의 전문가로서 그 능력을 유지⦁향상시키기 위하여 일본 변리사회가 행하는 연수를 의무적으로 받아야 함(법 제31조의 2) ㅇ 일반적으로 변리사업계에서 '연수'라고 하면 이 '계속연수'를 말하며 국가 및 지정수습기관이 실시 15) 日本弁理士会, 研修所継続研修ガイドブック, 平成27年7月. - 54 - ㅇ (연수기간과 이수단위) 계속연수는 변리사 등록이 된 다음 해 4월 1 일을 시점으로 출발하여 5년간이 하나의 연수기간이 된다. 이 기간 동안 소정의 70단위를 이수해야만 함 - 단위의 계산은 강의 연수 1시간을 1단위로 하고 연수 방법별로 변 리사회가 정한 기준에 따르는데, 5년간의 연수기간이 끝나면 새로 운 5년의 연수기간이 시작되며 원칙적으로 변리사 등록이 말소될 때까지 반복하여 연수를 받아야 함 - 일본변리사회 이외의 외부인증기관의 연수와 지적재산 관련 강사 활동, 그리고 저작물 집필을 한 경우에는 그 사실이 있는 날부터 3 개월 이내에 신청하면 단위로 인정받을 수 있음(법시행규칙 제25 조) - 외부인증기관의 연수는 연수시간 1시간을 1단위로 기준으로 하여 30단위까지 인정되며 30단위를 초과하면 0.5단위로 취급하고 지적 재산관련 강사활동과 나중에 설명하는 특정침해소송대리업무에 관 한 능력담보연수(이하, '능력담보연수'라고 함)도 같은 기준으로 10 단위까지 인정함 - 한편, 저작물 집필의 경우는 5000자를 1단위로 하여 10단위까지 인 정함(각 계속연수실시세칙 제11조제2항, 동 세칙 제12조제3항, 동 세칙 제13조제2항) ㅇ (연수종류) 계속연수는 크게 윤리연수와 업무연수로 나누어짐(일본 변리사회회칙 제57조) - (윤리연수) 변리사로서 요구되는 '변리사 윤리', '업무 윤리', '변리 사 보수'에 관한 연수로, 계속연수의 70단위 중 10단위를 차지하 며, e-러닝연수 5단위와 집합연수 5단위로 나누어진다. 집합연수는 5년의 연수기간의 마지막 해에 몇 차례에 걸쳐 개최되며 그룹 토 론 형식으로 이루어짐 - (업무연수) 필수과목과 선택과목으로 구성되며 업무연수만으로 윤 리연수 10 단위를 제외한 60단위를 취득해야 함 - 55 - ▪ (필수과목) 법 개정이 이루어진 경우의 산업재산권법과 심사기준의 개정 설명회나 조약, 지적재산정책 등이 해당하며 변리사회 회장의 지시에 따라 수시로 설정되는 경우가 많음 ▪ (선택과목) 변리사가 자유롭게 선택할 수 있는 과목으로, 산업재산 권에 관한 절차나 외국출원관련업무, 주변법, 민법 및 민사소송법 등 국내외의 지적재산과 관련된 모든 주제가 해당되나, 다만 윤리 연수와 필수과목을 포함하여 70단위 이상 이수할 필요가 있음 ▪ 선택과목의 연수로서는 주로 집합연수, e-러닝연수 및 인증외부기 관연수가 있으며, 집합연수는 도쿄⦁오사카⦁나고야에서 열리는 경 우가 많고 그 외 지역은 TV송신을 통하여 수강하는 것이 일반적이 고, e-러닝연수는 일본변리사회 웹 사이트에서 회원 전용 페이지에 로그인하여 주문형 형태로 수강함 ▪ 업무관계로 지금까지 다루지 않았던 분야의 상담을 받는 등의 경 우에 사무실 PC로부터 바로 관련지식을 얻을 수 있는 장점이 있 고, e-러닝연수에는 수회의 시험이 포함되어 있으며 기준점에 도달 하지 않으면 다음 단계에 진행할 수 없는 구조로 되어 있음 ▪ 마지막으로 인증외부기관연수는 일본변리사회가 인정하는 외부기 간이 주최하는 연수이며 형식은 집합연수와 같고 수강 후 소정기 간 내에 200자에서 400자의 레포트를 제출해야 함 ▪ (미이수자의 처분) 연수기간 수료 시에 필수단위수가 부족하거나 수강기간이 지난 미이수 필수과목이 있는 자에게는 수강 권고를 하고 수강권고를 했음에도 불구하고 이행하지 않은 자에 대해서는 처분예정통지의 통보를 통하여 ①경고(戒告), ②2년 이상의 권리정 지, ③징계청구, ④탈퇴의 처분을 받을 수가 있음(일본변리사회회칙 제49조제2항) ▪ 당해 처분을 받은 변리사는 처분의 집행일부터 6개월 이내에 부족 한 단위를 이수해야 한다(동 회칙 제57조의 2). 2013년의 처분자수 는 경고가 19명, 2년 이상의 권리정지가 7명으로 합계 26명임16) - 56 - (4) 능력담보연수 ㅇ 능력담보연수는 2003년부터 시작된 특정침해소송대리업무시험을 치 기 위한 연수이며(일본변리사법 제15조의 2), 특정침해소송이란 주 로 지적재산권을 침해하는 자에 대한 소송을 말하며 시험에 합격한 변리사는 변호사가 대리인으로서 선임하는 것을 조건으로 대리인으 로서 소송절차를 진행할 수 있음 ㅇ 능력담보연수를 수강하기 위해서는 민법과 민사소송법의 기초지식 을 가지고 있는 것이 조건인데, 일반적으로 능력담보연수에 앞서 행 해지는 '민법⦁민사 소송법에 관한 기초 연수'를 수강함으로서 기초 지식을 가지고 있음을 증명하는 경우가 많음 ㅇ 능력담보연수는 매년 4월부터 8월까지 격주로 행해지며 소장이나 답변서의 작성 방법 등의 강의로 이루어지고, 수료하면 특정침해소 송 대리업무시험의 수험자격을 얻을 수 있음 ㅇ 특정침해소송 대리인이 되기 위하여 필요한 학습 및 실무능력에 관 한 연수의 총시간 수는 45시간 이상임(법시행규칙 제13조) (5) 지재 비즈니스 아카데미(IPBA연수) ㅇ 주된 변리사의 업무를 넘어 정부의 지재인재 육성계획이나 지적재 산추진계획의 추진에 맞는 지재경영/사업 기초지식이나 고도의 전 문지재인인재양성을 목적으로 하는 연수로, 기업경영분석 등의 연수 를 통하여 지재경영 컨설팅이나 기업의 지재전략정책에의 활용을 기대하고 있음 □ 제도 비교 및 시사점 ㅇ 일본은 변리사 시험에 합격한 후 단계적이고 체계적으로 다양한 연 16) 전게서 각주(1), 「弁理士白書について」 85면. - 57 - 수가 있음을 알 수 있는데, 대부분이 무상 교육이며 변리사로서 커 리어플랜을 세우기 위한 역량 강화나 전문성을 향상시킬 수 있는 체제를 갖추고 있는 것으로 보임 ㅇ 의무연수에 관해서는 우리나라의 의무연수제도가 일본의 계속연수 제도에 해당하는 것으로 이해할 수 있는데, 일본은 변리사 업무가 기존의 특허 등의 출원 업무를 넘어 지역사회의 지재 가치 창출에 도 기여하는 등 국가의 지재정책에 맞는 의무연수제도를 갖추고 있 는 것으로 보임 ㅇ 의무연수기간이나 연수내용의 전체적인 틀에 관해서는 일본의 제도 운영이 세분화되어 있는 등 다소 상이한 점이 있지만 이것이 변리 사의 자질 향상에 직접적인 영향을 미치고 있는지는 의문임 ㅇ 제도적으로는 우리나라도 충분한 연수제도를 갖추고 있다고 생각되 는데, 예를 들어 우리 특허청도 일본의 IPBA연수에 유사한 'IP-ACADEMY'를 운영하는 것 같은데 실질적으로 변리사의 역량 강화에 어떠한 도움이 되는지는 명확하지 않음 ㅇ 즉, 중요한 것은 단위를 이수하기 위한 형식적인 연수인지 실질을 수반하는 연수인지가 문제라고 보이며 이에 대해서는 연수 대상자 의 설문지 조사나 연구기관의 보고서 등을 통하여 다양한 의견을 수렴하고 점검하는 조직적인 혁신체제가 필요하다고 봄 ㅇ 미이수자의 처분에 관해서, 미이수자에 대한 과태료 부과를 실시 하고 있으나 미이수자가 지속 존재한다는 점을 고려하면17), 의무 연수가 형식적으로 이루어지고 있거나 변리사의 법령 준수의식이 미흡하다고 평가할 수 있음 ㅇ 미이수자의 처분에 관하여 일본은 금전적인 처벌제도는 없지만 실 질적으로 경고나 권리정지 등의 징계 처벌을 함으로서 간접적으로 의무연수의 중요성을 자각하게 하고 있음 17) 특허청은 ’16년부터 의무연수 미이수자에 대해 과태료를 부과하고 있음 - 58 - ㅇ 우리나라도 징계 처벌을 적극적으로 실시하거나 등록갱신제도를 도 입함으로서 의무연수의 이수를 강요하는 제도개선이 필요하다고 봄 나. 변리사 관리 위원회의 역할 강화방안 □ 우리나라의 변리사 관리 위원회의 업무와 역할 (1) 위원회의 명칭 및 근거․성격 ㅇ 명칭 :「변리사자격․징계위원회」 ㅇ 근거 : 변리사법 제16조 ㅇ 성격 : 심의 또는 의결 (2) 위원회의 설치목적 및 업무(동법 제16조 제1항) ㅇ 「변리사 자격취득」의 심의 또는 의결 - 변리사시험의 과목 등 시험에 관한 사항 - 변리사시험 선발인원의 결정 - 변리사시험의 일부 면제 대상자의 요건 - 그 밖에 변리사의 자격 취득과 관련된 중요 사항 ㅇ 「변리사 징계」의 의결 - 변리사의 징계에 관한 사항 - 그 밖에 변리사의 징계와 관련된 중요 사항 (3) 위원의 구성(동법 제16조 제2항 및 제3항) ㅇ 위원 9명 : 위원장 1, 위원 9 ㅇ 위원의 구성 - 59 - - 위원장 : 특허청 차장(당연직) - 위원 : 특허청장이 다음의 4가지 유형에 한정하여 임명 또는 위촉 (특허청소속공무원, 변리사, 대학교수, 산업재산권제도에 관한 학식 과 경험이 풍부한 사람) (4) 특징 ㅇ 동 위원회의 설치목적 및 업무는 변리사의 자격취득 및 징계에 한 정하고 있으므로, 제4차 산업혁명 시대에 대응할 수 있는 변리사의 업무 및 역할의 강화방안 등을 위한 변리사 제도개선에 대한 심의․ 의결 기능이 없음 ㅇ 위원회는 특허청 차장이 위원장일 뿐만 아니라, 특허청 소속 공무원 (산업재산정책국장, 특허심사기획국장) 등 특허청 공무원이 3명으로 지나치게 관 위주로 구성되어 있고, 또한 이해관계에 있는 변리사도 위원으로 포함되어 있음 ㅇ 변리사의 자격취득 및 징계는 그 특성에 따른 전문성이 다른 것임 에도 불구하고 하나의 위원회로 통합․구성되어 운영되고 있음 □ 일본의 변리사 관리 위원회의 업무와 역할 (1) 변리사 관련 위원회의 체계 항목 근거 위원회 변리사 자격 경제산업성설치법 (経済産業省設置法) 제6조 및 제7조 산업구조심의회(産業構造審議会) ↓ 지적재산분과회(知的財産分科会) ↓ 변리사제도소위원회(弁理士制度 小委員会) 변리사 제도개선 변리사 징계 징계 제도 통상산업대신 (특허청장관)의 징계 변리사법 제32조(징계종류) 제33조(징계절차) 제34조(징계조사 권 ․심의회(변리사제도소위원회)의견 청취 ․변리사 및 특허업무법인에 대한 경제산업각료에 따르는 징계처 - 60 - (2) 산업구조심의회와 지적재산분과회 ㅇ 근거 - 경제산업성설치법 제6조에 근거해서 중앙부처재편에 따라 2001년 1 월 6일에 설치된 심의회임(다만, 그 이전에도 동명의 심의회가 존 재했음) - 동조 제1항 제1호에는 “경제산업대신의 자문에 따라 산업구조의 개선에 관한 중요사항 ?

“살예로군, 너는 살수로 키워진 존재구나!” “크윽!” 살예(殺藝)란 사람의 목숨을 가장 효과적으로 빼앗는 무예를 말했다. 라혼은 소년의 몸에서 금강진기(金剛眞氣)를 거두고 가장 순수한 마나(Mana)를 주입했다. 역시 소년의 몸엔 배신에 대비한 고충(蠱蟲)이 존재했다. 고충은 고독(蠱毒) 또는 고(蠱)라 불리는데 인간의 몸속에 기생할 수 있는 맹독성 벌레로 시전자의 피로 사육되어 영적인 교감으로 고(蠱)는 상대방의 몸에 투입되어 몸속에 잠복, 기생해 있다가 시전자의 명이 있을 경우 숙주를 공격해 심한 고통을 주거나 죽이게 된다.

“그렇군! 종도로 가려면 세 관문을 지나야 한다고 아는데 그 세 관문모두 적도들이 버티고 있네! 그것에 대한 대책은 있는가?” “그것은 제가 책임지고 뚫겠습니다. 지금당장 제가 일군을 이끌고 우선 족정관으로 가겠습니다.” “자네가 말인가?” “예!” 금영월은 라혼이 이렇게까지 호도공략을 주장하자 뭔가 생각이 있겠거니 짐작했다. 금영월의 생각에도 삼관만 극복된다면 호도를 먼저 탈환하는 것이 났다고 생각했기 때문이었다.

“지금 즉시 닻을 올리고 남하한다.” “충!” “닻을 올려라! 뱃머리를 남쪽으로 돌려라!” 항해사의 고함소리가 갑판 위를 쩌렁쩌렁 울리고 선원들은 바쁘게 움직이기 시작했다.

“떠나라!” 계상윤은 여인의 북풍한설이 몰아치는 듯한 차가운 말투에 흠칫하면서도 부아가 치밀어 오르기 시작했다.

“캬악~ 퇴! 빌어먹을 세상!” 상경 백호대로(白虎大路)에서 떡을 파는 작은 노상(路商)을 하는 조삼(造蔘)은 관리에게 군역의 해당자라는 통보를 받았다. 조삼의 가문은 정식으로 황진성부(黃辰城府)에 적을 두고 있었기에 징병령이 떨어지면 군역을 치를 남자를 보내야 했다. 그러나 조삼에겐 늙은 아버지와 어린 아들, 그리고 딸들뿐이었기에 군역엔 조삼 자신이 직접 나서야했다. 그러나 조삼이 노상에서 벌어들이는 적은 돈으로 근근이 살아가는 조삼의 집안에서 징병령은 아닌 밤중에 날벼락이나 다름없었다. 조삼이 장사를 하지 않으면 식구가 쫄쫄 굶는 마당이니 절로 욕이 나올 수밖에 없었다.

“이상하군. 전에는 이쯤 되서 더 이상 녹사해 안쪽으로 배를 들이 밀면 죽음을 불사하고 막을 기세더니 만 어째서 단 한 놈 코빼기도 보이지 않는 거지?” “그러게 말이야? 저쪽도 머리가 붙어있으니 생각이란 게 있는 모양이지. 모르긴 몰라도 상국의 대 함대를 이끌고 내려온다는 것쯤은 모르는 놈이 없을걸.” 그랬다. 해남군도에서 어떤 소문의 전파속도는 상상을 초월할 만큼 빨랐다. 한때 녹사해를 조사하려는 시도 때마다 어떻게 알았는지 개미떼처럼 이 녹색바다를 매우며 자신들의 길을 막았다. 그래서 한번은 남해죄수영에서 가장 빠른 쾌속선을 보내 녹사해에 잠깐 들어갔다 나오려는 시도를 한 적이 있었다. 그러나 그러한 시도는 보기 좋게 실패하고 말았다. 쾌속선이 녹사해에 접근하기도 전에 최후로 보급을 위해 들림 섬에서 이미 그 의도가 탈로나 물과 식량을 받지 못해 녹사해는 구경도 못하고 뱃머리를 돌려야 했던 적도 있었다.

“않나오면 북청파에 자네가 어디 숨어있는지 알리겠네.” -부스럭. 현석은 할아버지가 가리킨 수풀 사이로 걸어 나오는 냉막한 표정의 사내를 보고 가슴이 철렁 내려앉는 느낌을 받았다.

기술탈취 관련 법규의 현황 및 문제점 35 보호 대상 위반 행위 다만, 아이디어를 제공받은 자가 제공받 을 당시 이미 그 아이디어를 알고 있었 거나 그 아이디어가 동종 업계에서 널리 알려진 경우에는 그러하지 아니하다. 성과 타인의 상당한 투자나 노력으 로 만들어진 성과 등 <부정경쟁행위(카목)> 타인의 성과를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영 업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타 인의 경제적 이익을 침해하는 행위 하도급법 기술자료 (합리적인 노력에 의하여 비밀 로 유지된 제조·수리·시공 또는 용역수행 방법에 관한 자 료, 그 밖에 영업활동에 유용하 고 독립된 경제적 가치를 가지 는 것으로서 아래 어느 하나에 해당하는 자료) 1. 특허권, 실용신안권, 디자인 권, 저작권 등의 지식재산권과 관련된 정보 2. 시공 또는 제품개발 등을 위 한 연구자료, 연구개발보고서 등 수급사업자의 생산ㆍ영업활 동에 기술적으로 유용하고 독 립된 경제적 가치가 있는 정보 ① 정당한 사유 없는 기술자료 제공 요 구 ② 기술자료 유용 - 원사업자가 수급사업자로부터 취득한 기술에 대해 수급사업자가 출원을 하기 전에 원사업자가 선(先)출원하여 해당 기 술에 대한 특허권, 실용신안권을 선점하 거나, 수급사업자가 제공한 기술을 일부 수정하여 원사업자가 선(先)출원하는 경 우(공정위 심사기준 예시) 상생협력법 기술자료 (물품등의 제조 방법, 생산 방 법, 그 밖에 영업활동에 유용하 고 독립된 경제적 가치가 있는 것으로서 아래 어느 하나에 해 당하는 자료) 1. 특허권, 실용신안권, 디자인 권, 저작권 등의 지식재산권과 관련된 정보 2. 제조ㆍ생산방법과 판매방법 등 그 밖의 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보 ① 정당한 사유 없이 기술자료 제공을 요구하는 행위 ② 기술자료의 임치를 요구한 수탁기업 에 불이익을 주는 행위 ③ 위탁기업이 위 ① 또는 ②의 행위를 한 경우 해당 수탁기업이 그 사실을 관 계 기관에 고지하였다는 이유로 수탁· 위탁거래의 물량을 줄이거나 수탁·위탁 거래의 정지 또는 그 밖의 불이익을 주 는 행위 중소기업기 술보호법 중소기업기술 (중소기업 및 중소기업자가 직 접 생산하거나 생산할 예정인 제품 또는 용역의 개발ㆍ생산 <중소기업기술침해행위> ① 공공연히 알려져 있지 아니하고 합리 적인 노력에 의하여 비밀로 관리되는 중 소기업기술(침해대상 중소기업기술)을 부 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 36 보호 대상 위반 행위 ㆍ보급 및 사용에 필요한 독립 된 경제적 가치를 가지는 기술 또는 경영상의 정보) 정한 방법으로 취득ㆍ사용 또는 공개(비 밀을 유지하면서 특정인에게 알리는 것 을 포함한다)하는 행위 ② 위 ①에 해당하는 행위가 개입된 사 실을 알고 침해대상 중소기업기술을 취 득ㆍ사용 또는 공개하는 행위 ③ 위 ①에 해당하는 행위가 개입된 사 실을 중대한 과실로 알지 못하고 침해대 상 중소기업기술을 취득ㆍ사용 또는 공 개하는 행위 관련 법률 위반행위에 대한 제재 부정경쟁방지법 ① 부정경쟁행위 금지청구권(제4조 제1항) (부정경쟁행위로 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 부정경쟁행 위를 하거나 하려는 자에 대하여 법원에 그 행위의 금지 또는 예 방을 청구할 수 있음). ② 부정경쟁행위 등에 대한 손해배상책임(제5조) (고의 또는 과실 에 의한 부정경쟁행위로 타인의 영업상 이익을 침해하여 손해를 입힌 자는 그 손해를 배상할 책임을 짐). ③ 부정경쟁행위 등으로 실추된 신용의 회복(제6조) (법원은 고의 또는 과실에 의한 부정경쟁행위로 타인의 영업상의 신용을 실추시 킨 자에게는 부정경쟁행위로 인하여 자신의 영업상의 이익이 침해 된 자의 청구에 의하여 제5조에 따른 손해배상을 갈음하거나 손해 배상과 함께 영업상의 신용을 회복하는 데에 필요한 조치를 명할 수 있음). ④ 부정경쟁행위 등의 조사 등(제7조) (특허청장, 특별시장·광역시 장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(시·도지사) 또는 시 장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다)은 제2조제1호차목의 부정경쟁행위를 확인하기 위하여 필요한 경우로서 다른 방법으로 는 그 행위 여부를 확인하기 곤란한 경우에는 관계 공무원에게 영 업시설 또는 제조시설에 출입하여 관계 서류나 장부·제품 등을 조사하게 하거나 조사에 필요한 최소분량의 제품을 수거하여 검사 하게 할 수 있음). ⑤ 위반행위의 시정권고(제8조) (특허청장, 시·도지사 또는 시장· 군수·구청장은 제2조제1호차목의 부정경쟁행위가 있다고 인정되 면 그 위반행위를 한 자에게 30일 이내의 기간을 정하여 그 행위 <표 3> 기술탈취 관련 법규(위반행위에 대한 제재 비교) 한편, 각 법규에 규정된 위반행위에 대한 제재를 비교해 보면 다음과 같다.

첫째, 모인의 성립 범위와 관련하여, ‘협의의 실질적 동일성’ 기준과 ‘실질적 기여’ 기준 모두 장 단점이 혼재하며 구체적 적용에 있어서 불명확한 점이 있다는 점도 공 통되지만 기술탈취 후 모인자 명의로 특허를 받는 것을 방지한다는 소극적 측면에서 정당한 권리자의 보호를 강화하기 위해서는 모인의 성립 범위를 넓게 보는 것이 바람 직할 것이며 이러한 점을 고려하면 두 기준 중 ‘실질적 기여’ 기준이 위와 같은 목적 에 부합한다는 점은 부인하기 어렵다. 구체적으로 보면, 종래 ‘협의의 실질적 동일성’ 기준은 구성의 차이 유 무를 중심으로 동일성을 판단하는 경향에 있었던 반면, ‘실질 적 기여’ 기준은 구성의 차이가 있음을 전제로 그 차이점에 대한 평가를 통해 해당 차 이점이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 경우 등 기술적 사상의 창작에 실질적 기여가 없는 경우에는 발명자로 인정하지 않음으로써 모인대상발명을 개량 변경한 경우에도 여전히 모인이 성립할 수 있어 모인 성립 범위 가 넓어지는 측면이 있다. 예를 들면, 모인대상발명이 A이고, 이를 변형한 모인발명이 A1(종래 ‘협의의 실질적 동일성’의 범위)인 경우, A2(모인자의 ‘실질적 기여’가 인정되 지 않는 정도)인 경우 및 A3(모인자의 ‘실질적 기여’를 인정받을 수 있는 정도)인 경 우, 종래 ‘협의의 실질적 동일성’ 기준에 따르면 A1을 넘어서 A2까지 모인출원으로 보기는 어렵게 되지만, ‘실질적 기여’ 기준을 적용하는 경우 A1뿐 아니라 A2까지도 단순 모인출원에 불과한 발명으로 취급할 수 있게 된다. 물론 최근 특허법원 판결례에 서 보듯이 ‘실질적 기여’가 없는 경우 특허발명과 모인대상발명의 ‘실질적 동일성’을 인정함으로써 여전히 ‘실질적 동일성’이라는 개념을 활용할 수 있지만 이 경우의 ‘실 질적 동일성’이 종래 ‘협의의 실질적 동일성’과 동일한 기준이라고 보기는 어렵고 오 히려 모인 법리 특유의 동일성 판단 기준이라고 이해하는 것이 타당할 것이다. 그렇다 면 모인의 성립 범위에 대해서는 ‘실질적 기여’ 기준에 대한 해석론으로 대응하는 방 결 론 427 안과 만일 해석론에 의한 대응으로 불충분할 경우 ① 모인대상발명을 진보성 판단에 활용할 수 있는 점을 분명히 하는 미국식 입법(미국 pre-AIA)이나 ② 본질적 내용에 기초하여 모인을 정의하는 독일식 입법에 의해 해결하는 방안이 생각될 수 있다.

998) BGH 1.3.1977 Geneigte Nadeln事件 BGHZ 68, 242,246 mit Nachweisen. 999) BGH GRUR 1977年, 594-595頁 geneigte Nadeln事件. 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 387 권리자의 발명에 대한 기여도가 큰 경우는 특허출원을 공유로 하도록 하는 것이 가능 하다.1000) 다만, 정당한 권리자의 기여도가 없다고 평가할 수 있는 경우 예를 들면, 공 지기술 내지는 공지기술과 비교하여 진보성이 없는 경우에는 권리의 공유조차 인정되 지 않는다.1001) 영국의 경우, 정당한 권리자의 발명 ‘A(선행기술)+B(신규요소)’에 대하여 모인자가 개량발명 ‘A(선행기술)+B(신규요소)+C(신규요소)’를 한 경우, ① 해당 개량발명이 정 당한 권리자와 모인자의 공동발명인 경우에는 정당한 권리자로의 일부 명의변경을 명 할 수 있다고 한다.1002) 3. 개선방안 가. 입법적 해결 1) 모인자 기여의 취급에 대한 별도의 규정 마련(주요국 입법례는 없음) 공동발명이 ‘모인자 기여 사안’에만 적용되는 것은 아니므로 신중한 검토가 필요한 공동발명 정의 규정 마련보다는, 모인자 기여의 취급에 대해 별도의 규정을 마련하는 것을 생각해 볼 수 있다.

대상 발명 2에 대한 피고 종업원 P6이고, 원고는 아니다. 공동발명자로 인정되기 위해서는 객관적으로는 발명의 특징적 부분의 완성에 기여 하여야 하고 주관적으로는 실질적으로 상호 협력하는 관계에 있었어야 한다. 그러한 강한 주관적 요건을 요구하는 다수설로 인하여 모인자와 피모인자 사이에 공동발명자 관계를 인정하기 어렵다.

많은 업무로 바쁘시겠지만, 귀하의 고견이 귀중한 연구 자료이므로, 각 질문에 한 문항도 빠짐없이 응답하여 주시기 바랍니다. 조사 결과는 익명으로 처리되어 특정 개인의 특성은 노출되지 않으며, 오 직 연구를 위한 자료로만 사용될 것임을 약속드립니다.

공동발명자의 기여는 완성된 발명일 것을 요하지 않는 반면, 공동발명자의 기여부 분이 이미 완성된 발명이라면 공동발명은 추정될 것이다.

다음으로 방안 3-2는, 방안 3-1과 같은 개정에 추가하여 ‘모인대상발명으로부터 통 상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 발명’에 대해서는 정당한 권리자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다는 점도 함께 규정하는 것이다. 구체적으로는 특허를 받을 수 있는 권리에 대해 기본적으로 제33조에서 규정하고, 특허를 받을 수 있는 권리의 공유 에 대해 제33조의2를 신설하여 제1항에서는 공동발명의 경우에 대해 규정하고, 방안 3-1의 내용(공동발명 외에 공유가 성립할 수 있는 경우)은 제2항에 규정하는 것이다. 여기에서 ‘공동발명 외에 공유가 성립할 수 있는 경우’는, ① 주관적 공동은 결여되어 있지만 객관적 공동은 인정되는 경우(2명 이상이 공동 창작의 의사 없이 발명의 완성 에 공동으로 기여한 것으로 인정되는 경우)를 일반적으로 규정하는 방안과, ② 모인 상황에만 적용되는 경우(무권리자와 정당한 권리자가 무권리자의 특허출원 발명에 공 동으로 기여한 것으로 인정되는 경우)로 제한적으로 규정하는 방안이 가능할 것인데, 위 ①, ② 방안 중 ②의 경우 앞서 본 ‘방안 1’의 내용과 사실상 차이가 없게 된다.

가. 공동저자 v. 공동발명자 논문에서 공동저자로 기재되었더라도 그 자체로 공동발명자로 인정되는 것은 아니 다.703) 저작물에의 기여를 판단하는 기준은 발명에의 기여를 판단하는 기준과 매우 다 른 것이라고 보아야 한다. 논문에서의 공동저자로의 기재(표시)가 발명의 공동발명자 702) Todd M. Martin, Pervin Taleyarkhan, Righting Inventorship Wrongs: A Multijurisdictional Overview, 10 Landslide 59, 60 (2017) (“Maintaining claim charts tracking the inventorship against the claims, even if they are amended ...”). 703) In re Katz, 687 F.2d 450, 455 (C.C.P.A. 1982). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 247 임에 대한 추정력을 부여하지 못하는 것이다. 향후, 공동저자를 판단하는 법리와 공동 발명자를 판단하는 법리의 비교, 검토가 필요하다.

“전하! 일은 벌어졌습니다. 비록 에게에 설치된 워프 게이트가 건재하지만 시드그람 제국에 있는 워프 게이트 태반이 못쓰게 되었다고 들었습니다. 그렇다는 것은 이그라혼에게 지원을 바랄 수 없게 되었다는 의미도 됩니다. 그리고 투라스 지역에서 생산되는 식량은 왕국의 근간입니다. 어떻게는 볼프요새에서 승부를 봐야합니다.” “크흠~!” 한스왕은 재상 자그로스의 의견을 듣고, 자신도 모르게 침음성을 흘렸다. 이제 한스왕국은 건국할 당시 반(半) 산적무리가 아니었다. 4개의 도시와 소드 마스터를 포함한 300명 규모의 기사단, 그리고 대(大) 마법사 바우어가 이끄는 마법사단을 보유한 왕국이었다. 이제 한스왕국은 로포산은 성벽을 될 수 있어도 피신처로 이용할 수 없을 만큼 거대해진 한스왕국이었다.

그곳을 찾는 사람들은 익히 제니에 대한 소문을 접한 원로원의 의원들이었고 한층 업그레이드된 제니의 요리솜씨는 그들의 마음을 사로잡기에 충분하다 못해 흘러넘쳤다. 단 엿새의 짧은 시간에 시드그람 제국의 원로원 의원 거의 전부가 제니의 요리를 맛보았고 그들 저택의 창문들이 하나둘 유리창으로 교체되기 시작했다.

“로드!” “로드 이그라혼” “마스터!” 모두 제각각 만난 사람들이라 라혼을 부르는 호칭이 모두 틀렸다. 이곳에 모인 사람은 블루와 로지, 제나, 랄프, 히람, 바로이, 만티, 그리고 이 이그라혼 예니체리 사관학교를 지은 사람 중 숙련된 인부들과 예니체리들과 라혼이 입고 있는 옷을 만들다 라혼에게 고용된 여자들이었다.

히람은 자신의 작업실로 들어갔다. 밖은 이미 해가 져 어두워 졌으나 여기는 컨티뉴얼 라이트 볼(Continual light boll)에서 흘러나오는 빛 때문에 대낮처럼 밝 았 다. 작업실 내부는 여러 가지 잡동사니들이 많았다. 여러 가지 설계도와 각종 아이디어를 기록한 서류, 조각하다만 돌과 그리다만 그림, 한쪽에 연금술사의 도 구들이 넓은 작업실을 꽉 채우고 있었다. 할 줄 아는 일이 많고 여러 가지에 재능이 풍부한 히람에게 어울리는 작업실이었다.

“어머나 무슨 일인가요? 아가씨가 발이라도 삐셨나요?” “유모 일단 잔의 방으로…….” “어머! 내 정신 좀 봐. 절 따라오세요. 이그라혼 경.” 요한나는 역시 그 마법사가 준 포션이 효과가 있었다고 생각했다. 내심 불안하기도 했지만 요한나가 보기에 그 하얀 수염의 마법사는 사심이 없어 보였기에 포 션을 아가씨의 몸에 발라준 것이다.

“후작가의 일은 후작가가 알아서 할일. 남작가의 당주께서는 더 이상 참견하지 않았으면 하는 군요!” “뭐라? 분가가 더 커졌다고 본가를 무시하려는 거냐?” 원래 사자비에 남작가의 차남으로 태어나서 레기온 기사단에 지원해 인시드로우를 파시아의 침공에서 구해 자수성가한 인시드로우 후작은 사자비에 남작가의 정식 후계자의 아들인 작게시의 입장에선 분가라고 도 볼 수 있었다.

*** 라혼은 요새 시제품으로 만들어 놓은 워크 골렘 약칭, 워크와 워리어 골렘 약칭, 워리어 그리고 고르곤을 개량에 개량을 거듭하느라 매우 바쁘게 시간을 보내고 있었다. 불만이 많은 파일럿 메츠거의 투덜거림을 모두 체크하여 여러 가지 실험을 하고 있었다.

(2) 손해배상청구권과 구별되는 독립된 법정 채권으로 규정하는 방법(제2 안, 제3안) 개정안 제2안과 제3안은 미국의 상표법, 디자인특허법, 영국의 특허법과 같이 이익 반환 청구권을 손해배상청구권과 구별되는 독립된 법정 채권으로 규정하는 것이다.

증기기관차의 동륜에는 크랭크 핀(crank pin)과 주연봉(主連棒)·연결봉(連結棒) 등의 중량과 밸런스 를 잡기 위해 크랭크 핀과 반대 위치에 균형추가 설치되어 있다.

28 그렇다고 1946년 개정 이후 침해자의 이익이 특허침해에 따른 손해배상액 산정에서 모 든 기능을 상실했다고 보지는 않는다. Georgia-Pacific 법원은 비록 침해자의 이익이 특 허권자의 실손해와는 별개의 독립된 구제 방법에서는 제외되었지만, 특허권자의 실손해 를 추정하는 증거적 기능은 여전히 할 수 있다고 보았다. 즉, 특허권자와 침해자가 경쟁 관계에 있는 경우, 만약 침해자가 특허를 침해한 경쟁 제품을 판매하지 않았더라면 침해 자가 거둔 이익에 상당하는 추가 이익을 특허권자가 거두었을 수 있으므로, 침해자의 이 익은 특허권자의 실손해를 추정하는 하나의 증거가 될 수 있다고 Georgia-Pacific 법원은 보았다.

침해자 이익 반환이 가혹한 결과를 초래할 수 있는 점, 제재적 성격을 가질 수 있는 점 등을 고려하면, 이를 고의 침해에만 허용하는 방법도 생각할 수 있다. 그러나 개정안 제1 안은 이익 반환을 손해배상액을 산정하는 독립된 방법으로 도입하면서, 다른 손해배상액 344 Ⅲ. 3. 나. 345 Ⅳ. 3. 나. 106 산정 방법과의 균형성을 고려하여 이러한 제한을 두지 않았다.

126 독일 판례에서는 이러 한 법 형성의 근거로 2가지 논거가 제시되고 있다. 첫째 논거는 침해자가 특허권을 오로 지 특허권자의 사무처리를 위해 이용한 것으로 취급해야 하고, 따라서 침해자는 민법 제 687조 제2항, 제681조, 제667조의 유추적용에 의해 침해행위로 취득한 것을 인도해야 한 다는 것이다.

다만 이 판결은 만일 고정비(Fixkosten)169와 변동 간접비(variable Gemeinkosten)가 예외 적으로 침해품에 직접 귀속될 수 있으면170 그러한 한도에서 이를 수익에서 공제하는 것 이 가능하다고 하였으나, 침해자가 이러한 사실을 주장하고 입증할 책임을 부담한다고 하였다.

제4차 산업혁명시대에 대응하기 위한 주요국의 지식재산 교육 정책과 우리 나라의 지식재산 교육 정책의 트렌드를 살펴보는 것이 중요하다. 이하에서는 국제지식재산연수원의 지식재산 교육이 나아가야할 방향을 살펴보기 위하여, 대내외 환경을 분석하고, 시사점을 도출하고자 한다.

구분 세부 지표 IP전문인력 IP서비스 업 인력 변리사 수 교육 대학,대학원 학점이수 교육 발명교실 표 18. 인력 분류 가.IP전문인력 세부지표 산출 방법 1 IP서비스 업 인력 -(유효 특허100건당 IP서비스업 종사자 수 평점 +전문인력 비 중 평점)/2 *유효 특허 100건당 IP서비스업 종사자 수 =IP서비스업 종사 자 수 /유표특허 100건 *전문인력 비중 =지역별 전문인력 합산 /지역별 IP서비스업 종사자수 합산 *전문인력은 IP관련 전문지식을 보유하고 있어,직·간접적으로 IP의 활용 및 보호 업무를 담당할 수 있는 인력으로 일반 행정 및 사무 인력은 제외 2 변리사 수 - 변리사 수 /유효특허 수(100건) 표 19. IP전문인력 세부지표 및 산출방법 - 71 - 그림 25. 주요 지역별 결과(IP전문인력) 나.교육 유효특허 100건당 IP서비스업 종사자 수와 변리사 수는 IP서비스기업과 변리업체가 밀집해있는 서울지역에서 높게 나타났다.반면,전문인력의 비중은 대전 지역에서 높게 나타난 것을 알 수 있다.

[표 3-4-28] 법적·절차적 현안에 관한 교육 프로그램 세부현황 (2018) (바) 특허업무 도구·기법에 관한 교육 프로그램 유럽특허아카데미는 특허청 직원들의 직무 역량과 관련된 교육 프로그램 이외에 심사 업무와 관련해 유용하게 활용될 수 있는 다양한 교육 프로그램 들을 운영하고 있다. 이러한 과정들은 매년 교육수요에 따라 프로그램이 개 설ㆍ폐지되는데, 2017년에는 특허심사관과 변리사·출원인 간의 효과적인 소통에 관한 교육과정 등 총 4개의 과정들이 개설ㆍ운영되었고, 2018년의 경우에는 유럽 특허신속심사 프로그램의 촉진·홍보 방안에 관한 교육 등 총 5개의 과정이 개설ㆍ운영되었다.

(나) 타부처 공무원 과정 다음으로 본 연구에서는 평가준거틀을 활용하여 국제지식재산연수원이 타부처 공무원을 대상으로 개설ㆍ운영하고 있는 총 5개의 교육 프로그램들을 평가하였다.

유병규·신광철(2001)은 지식기반형황을 보여주는 지표를 크게 지식혁신 투입지표,지식혁신 성과지 표,지식혁신 과정지표로 구분하였다.투입지표에는 지역내총생산 대비 R&D투자액,지역인구 천 명당 연구인력 수,지역인구 백 명당 PC보급대수,지역 예산에서 차지하는 정보화 예산 비율,지역인구 백 명당 대학생 수를 사용하였다.성과지표에는 지역 내 기업 백 개당 R&D조직 수,지역 인터넷 이용률,지역 인구 만 명당 지역도메인 수,대학생 백 명당 교수 수,지역별 산학협력연구지원 과제수를 사용하였다.성과지표에는 1인당 지역총생산,지역인구 천 명당 특허등록건수,지역인구 만 명당 벤처기업 수,지역 내 제조업에서 차지하는 고위기술 산업 비중을 사용하였다.

(2) 낮은 교육신청 이유 국제지식재산연수원 교육에 만족하지만 업무과다, 교육시간(장기), 본청과의 물리적 거리, 관리자의 교육 필요성에 대한 낮은 인식 등으로 희망하는 수업이더라도 신청하기 어려운 면이 있는 것으로 나타났다.

"그건 왜지?" "아까도 말했듯이 저들에게는 마군을 배치시키지 않습니다. 하지만 개개인의 힘은 군단장 들을 못지 않죠. 그런데도 단 한 사람에게만 군단장의 직책을 주자는 이유는 그 밑으로 다 른 분들을 넣기 위함입니다." 데카르트의 말에 드레칸은 이해할 수 없다는 얼굴로 물었다.

시간은 흐르고 음식은 점점 없어지는 가운데, 더 이상의 말은 이어지지 않았다. 그런데 언 제부터일까. 시리안은 가슴속에서부터 이상한 기운이 올라오며 정신이 조금씩 흐릿해져만 가는 것을 느 꼈다. 처음엔 그저 그러려니 했지만 갈수록 이상해지는 게 보통 일이 아닌 듯하다. 주변을 살펴보니 그것은 비단 자신만이 그런 게 아닌 듯하다. 네유린과 리카의 어지러워하는 모습 을 보아선. 쿵쾅! 쿵쾅! 돌연 밖에서 수많은 사람들의 발자국소리가 들린다. 쇳소리가 진동하는 것으로 보아 병사 들인 듯하다.

시리안은 지금 눈을 감고 있었다. 자는 듯 하지만 그는 사실 한숨도 자지 못했다. 그저 눈 만 감은 채 에리셀……그녀와 함께 보냈던 나날들을 생각하며 끊임없이 슬퍼했을 뿐……. 그것은 그의 눈물로 인해 젖어버린 이불과 베개만 보아도 충분히 가늠할 수 있을 정도였다.

이해할 수 없는 그의 행동에 다른 일행은 물론이고 시리안마저 미간을 찡그리며 불쾌한 기 색을 띄었다. 시리안은 일행들에게 고개를 돌리지도 않은 채 나직이 중얼거렸다.

촤아악! "No. 3689번 승!" 익숙해진 칼 놀림으로 나는 순식간에 9명을 도륙했다. 지릿한 피 냄새도 이제는 익숙하다.

잠시 동안 침묵의 시간이 흘렀다. 그 시간 동안 시리안을 빤히 쳐다보던 노인은 이내 다시 입을 열었다. 그의 얼굴에는 무엇인가 궁금하다는 기색이 어려있었다.

"그러다 당신, 내가 죽기라도 하면 알아서 해!" "에? 당신 같이 뼛속까지 쇠로 단단히 이루어진 여자가 설마 죽기야 하겠어?" 알고 보니 두 사람은 부부사이였다.

“라혼, 발할라 산의 드워프 마을 분이었다면 저도 인사를 드려야 할 것 같아요!” “그래, 그들이 발할라 신전의 마들어 주었다고 했었지?” 라혼과 안나는 아이들을 각자의 침대에 누이고 조용히 대화를 나누었다. 하지만 귀 밝은 울프리나가 나서며 말했다.

“약 2백!” -뭐? 더 많을 것 같은데? “캡틴, 187마리에요!” 사라는 헬퍼 티파니의 보고를 그대로 옮겼다.

“죽여라!” 로드 이그라혼의 묵직한 명령이 떨어지자 비로소 상황을 파악한 예니체리들이 함성과 함께 늑대인간들을 공격하기 시작했다.

-퍽~! -키아악! -뜨거워~! 총 14개의 투석기에서 던져진 끓는 기름이 든 항아리는 대기를 진동시키던 마고군의 함성을 멈추게 하기에 충분했다. 그리고 이어서 날아오는 불붙은 타르는 마고군의 진형을 흩어놓았다.

-퍽~! 주먹이 작렬하는 소리에 장내는 정적이 감돌았다. 이유가 어찌되었던 노예가 귀족가(家)의 후예를 때린 것이다.

------------------------------------------------- 실제 은하수는 은하계의 구석에 있는 태양계 지구에서 우리가 속한 은하계를 내부에서 본모습 일 뿐입니다. 라혼이 본 운석군은 단지 태양계를 둘러싼 거대한 띠로써 태양계의 일부분일 뿐입니다. 눈으로는 보이지 않는다고 알고 있습니다. 참고하시길……. (^.^) 크리스털 캐슬의 어느 날……. 시드그람 제국의 제도(帝都) 그란은 며칠 후면 시작될 추수감사절 축제 때문에 술렁거렸다. 이번 보름달이 뜰 때부터 다음 보름달이 뜰 때까지 축제는 계속 이어질 것이다. 무투회, 검투회, 마상창, 전차경주, 각종연극, 여러 신(神)들에게 받히는 제사의식, 등……. 사실 모든 행사가 신(神)에게 받히는 제사를 겸한 것이다. 게다가 올해는 전에 없는 풍년이라 거의 모든 의식이 유례없이 성대하게 치러질 예정이어서 그란의 시민들의 마음을 한없이 들뜨게 했다.

“어쩌실 겁니까? 울프리나마저 뺏겼으니……?” “너, 나 지금 놀리는 거냐?” “그냥 전에 하던 대로 나이든 귀부인에게 부탁해보시죠?” “진짜 그래야 할까…….” 라혼은 그제 파티에서 자신을 배려해주던 귀부인들을 찾았다. 그러다 문뜩 그날 밤의 레이디를 발견했다.