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제3장 및 제4장에서는 발명자 공동 발명자 판단 법리에 대해 우리나라와 주요국의 법리를 검토해 본다. 특허법상 특허를 받을 수 있는 주체는 발명자 또는 승계인에 한 하므로 기술탈취 문제는 특허법상 특허를 받을 수 있는 정당한 권리자가 누구인지를 판단하는 것에서 출발하게 된다. 따라서 우리나라와 주요국의 발명자 공동발명자 판 단 법리를 비교해 보고 기술탈취 문제(특허법상 모인의 문제)와 관련한 제도 개선 방 안을 검토해 본다.

도 예상되는 불합리를 해소할 수 있는 하나의 방안이 될 수 있을 것으로 생각된다. 그런데 이 경우에는 모인 출원으로 인정되는 발명과 정당한 권리자가 소급의 효과를 누릴 수 있는 발명이 서로 상이하게 되고, 특히 예 를 들어 발명의 구성의 일부를 다른 구성으로 대체하는 경우에는 모인출원으로 인정되더라도 출원일의 소급 의 이익을 누릴 수 있는 발명은 존재하지 않게 되는 결과가 되는데, 이러한 해석의 타당성에 대해서는 좀 더 검토가 필요할 것으로 생각된다.“). 762) 특허법원 2017. 11. 17. 선고 2017허2666 판결. 763) 특허법원 2017. 1. 12. 선고 2015허8042 판결. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 286 나. 학설 1) 정당한 권리자의 지분을 부정하는 견해 ① 양자는 공동발명의 의사가 없어 공동발명이 아니며, 산업의 현실을 감안하면 개 량발명자를 보호할 필요도 있으므로 위와 같은 경우 기초발명을 한 자는 이용관계가 성립하는 경우 관련 규정에 의해 보호받으면 충분하다는 견해가 있다.764) 한편, 앞서 본 피모인자와 모인자의 공동발명 성립 여부에 대해 부정적인 ② 특허 발명이 선행발명을 이용하였거나 모방하였다는 사정만으로 특허발명을 선행발명자와 특허발명의 발명자 사이의 공동발명으로 볼 수는 없고, 선행발명과의 관계에서 모인 출원발명이 되는 것을 면하게 한 특허발명의 개량 또는 변경 부분(특허발명의 기술적 특징부)의 완성에 관하여 선행발명자와 특허발명의 발명자 사이에 실질적인 협력관계 가 있어야만 특허발명을 선행발명자와 특허발명의 발명자 사이의 공동발명으로 볼 수 있을 것이라는 견해;765) ③ 모인출원이 실질적 동일성의 범위를 벗어났으나 진보성은 없는 등의 경우에도 개량발명을 그대로 이전등록 받도록 허용하는 것은 정당한 권리 자의 창작 범위를 넘어 부당한 이익을 귀속시키는 불합리한 결과를 가져오므로, 이에 대한 주의가 필요하다는 견해766) 등도 같은 취지라고 볼 수 있을 것이다.

<사안의 개요> 원고는 체인 및 운반기계부품의 제조 판매 등을 목적으로 하는 주식회사이다. 피 고는 신화공업(伸和工業)의 상호로 플라스틱 성형용 금형설계제작업을 운영하고 있던 E의 종업원이었지만 평성 10년 8월경 그 사업을 승계한 자이다.

39) 전문평가기관은 TCB 중 기술보증기금, 나이스평가정보, 한국기업데이터, 이크레더블 등 4사와 정부 산하 연구기관 중 한국과학기술연구원, 한국과학기술정보연구원, 한국보건산업진흥원, 한국산업기술 평가관리원, 한국전자통신연구원, 정보통신기술진흥센터, 한국생명공학연구원 등 7사가 해당된다.

<표 48> 특허법 개정방안(방안 3-2) 현행 특허법 특허법 개정안 직원은 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외 하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다. ② 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다. ③ 공동 창작의 의사 없는 2명 이상이 공 동으로 기여한 것으로 인정되는 발명에 대 해서는 제2항을 준용한다. 나. 방안 3-2 방안 3-2는, 방안 3-1과 같은 개정에 추가하여 ‘모인대상발명으로부터 통상의 기술 자가 쉽게 발명할 수 있는 발명’에 대해서는 정당한 권리자가 특허를 받을 수 있는 권 리를 가진다는 점도 함께 규정하는 것이다. 즉, 판례에 따른 ‘실질적 기여’ 기준 대신 입법적으로 모인의 성립 범위를 명확히 하는 ‘방안 1’과 같은 내용을 추가하는 것이 다. 구체적으로는 ‘특허를 받을 수 있는 권리’에 대해 기본적으로 제33조에서 규정하 고, ‘특허를 받을 수 있는 권리의 공유’에 대해 제33조의2를 신설하여 공동발명 외에 공유가 성립할 수 있는 경우를 규정하는 것이다.

구체화를 한 자는 연구원 발명자의 발명을 직접 제작하는 생산직원이 된다. 새로운 책 상을 발명한 자가 도면을 목수에게 전달하면 목수가 그 발명의 구체화(실물화) 작업을 하게 되는 것이다. 착상 또는 구체화에 기여하면 공동발명자가 된다는 (잘못된) 표현 이 최근의 CAFC 판결에 까지도 존재한다.205) 미국 특허상표청 특허심사지침서 (MPEP)는 미국에서는 발명자 여부를 ‘착상’을 기준으로 한다는 점에 대하여 다음과 같이 명확하게 설명한다.206) “발명자를 판단하는 기초적인 질문은 누가 그 발명을 착상하였는지이다. 어떤 자가 그 발명의 착상에 기여하지 않으면 그 자는 발명자가 아니다. ... 발명자 를 정의하는 면에서는 구체화 그 자체는 (동시의 착상 및 구체화의 경우를 제 외하고는) 무관하다.”207) 물론, 현실에서는 다른 자의 발명을 구체화 하는 자가 그 구체화 과정에서 새로운 발명(착상)을 하는 경우도 많다.208) 그런 경우 애초 발명은 청구항 제1항으로 구현되 고 그 새로운 발명은 청구항 제2항으로 구현될 수 있을 것이다. 통상의 기술자가 용이 하게 구체화 할 수 있는 정도이면 그 착상은 완성된 것이다. 완성되지 않은 미완성 착 상을 연구하여 그것을 완성한 자가 있다면 그 자가 착상을 완성한 것으로 볼 수 있다.

그런데, A팀 연구원이 없었더라면 B팀 연구원은 왼쪽 연구경로를 먼저 실험하였었을 수 있고 그래서 발명을 완성하지 못했을 수 있다. 이러한 경우 A팀 연구원의 기여를 반영할 수 있는 법리가 필요하다. 만약, A팀 연구원의 기여를 외면하고 B팀 연구원만 을 발명자로 인정하게 되면, 그 연구부서의 협동심(team spirit)이 깨질 것이다.

원고 및 소외 I 간의 공동발명자 여부에 대하여 법원은 원고의 업무노트에 기재된 최초 착상에 근거하여 I가 발명을 하였는다는 증거가 없다고 보았다. 결과적으로 I가 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여했다고 볼 수 없고, 그래서 법원은 I가 대 상 발명의 공동발명자라고 볼 수 없다고 판단하였다.681) 대상 판결에서 기재에 추정력을 부여하면 피고가 I가 발명자임에 대하여 증명할 책임을 부담하게 되는데, 법원은 원고가 단독발명자로 기재된 사실에 대하여는 어떠 한 추정력도 부여하지 않고 실질적 기여라는 객관적 사실만을 근거로 발명자를 판단 하였다.

- 그에 미치지 못하는 착상은 (미완성 발명과 같이) 발명으로 나아가는 중간체이 다.

669) 東京地方裁判所 平成29年3月27日 平成26年(ワ)第15187号 判決(“これらを総合的に評価すると，本件発明１等の 特徴的部分の着想及びその具体化に対しては，Ｄ及びＢの貢献が顕著であり，Ｈ及びＦの貢献がそれに次ぐもの とみられるが，いずれにせよ，原告の貢献度が，他の発明者の平均的な貢献度よりも高いとは認められない。 す なわち，原告は，上記〔４〕の実験補助者的役割を果たしたことを含め，被告においてプロジェクトチームを中 心に研究開発する中で本件発明１等に関与したことは間違いないが，特許請求の範囲に基づいて定められる特許 発明の技術的範囲に係る思想の創作への貢献という意味では，中核的な貢献をしたとは認められないことはもと より，他の発明者６名の平均を超えた積極的な貢献をしたものとは認めるに足りない。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 228 1) 래미네이트 발명에 관하여 원고들은 래미네이트 발명에 대하여 소외 기타 공동발명자보다 핵심적으로 공헌하 였다고 주장한다. 법원은 원고들이 제시한 증거가 래미네이트 발명에 관한 그들의 공 헌이 훨씬 크다는 점을 증명하지 못하였다고 보았다. 원고 증명 책임! 그리고 발명의 완성 후 제품화 단계에서 기술이 추가 투입된 것은 공동발명자 간의 지분율 산정에 있어서 고려요소로 볼 수 없다. 법원은 6명의 발명자 중 원고들의 지분율을 각 1/6로 판시하였다.670) 2) 대상 제3 발명 법원은 대상 제3 발명의 구체화는 NB-1 프로젝트에서 이루어진 것이고, NB-1 프로 젝트의 위치, 기타 증거에서 인정한 제3 발명의 완성 경위 등을 종합적으로 고려하여, 제3 발명에 대해서도 원고들의 지분율을 각 1/6로 인정하였다.

복수 공동발명자의 각 기여는 정신적 공동 작업(gestage Mitarbeit)에 의거하여 기 여해야 한다. 그러나 이러한 공동 작업은 자금, 실험실, 기계기구 등을 제공하는 자는 공동발명자로 볼 수 없다.369) 따라서 “동일하게 타인의 실험 상황의 보고를 감독하는 사람, 측정치를 기록하는 자·실험 시설의 배치, 또는 시작 모델의 제작자 등도 단순히 발명자의 보조자일 뿐이고 공동발명자는 아니다.”370) 구체적으로 정신적 공동작업이란 “문제 해결(Problemlosung)에 대해 이루어져야 る者が発明を成した場合であっても適用される。 第２の重要な要素は、発明は外部から認識されなければならない、ということである。発明が発明者 の頭の中にある限り、発明は発明者のためにいかなる権利も生み出さない。発明が知られることに よってのみ、発明が具体的に、かつ、他と区別されて存在することになり、これによって発明はドイ ツ特許法によって発明者のための権利及び保護を発生させる法的効力を有することとなる。第３の重 要な要素は、発明への寄与が創造的なものであることである。」”). 367) 財団法人知的財産研究所, “国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書”, 2008, 33頁(“ドイツ特許法第６条の第２文に、２人以上の者が共同して発明を成した場合は、特許を受ける権利を共有す る旨を規定している。そして、この第２文により、２人以上の者が共同発明者としてともに発明を成し得る旨が 明確になっている。ドイツ特許法第６条の第２文は、共同発明の特許を受ける権利は、すべての発明者に共有し て割り当てられると規定している。”). 368) 布井要太郎, “共同発明者の要件--東京地裁 平成16年(ワ)第一四三二一号特許譲渡代金請求事件”, 判例時報 1927号, 2006, 14-15頁. 369) 布井要太郎, “共同発明者の要件--東京地裁 平成16年(ワ)第一四三二一号特許譲渡代金請求事件”, 判例時報 1927号, 2006, 14頁(“共同発明者たるの要件を左に要約列挙すれば、次の如くである。1各共同発明者の各寄与は、 精神的共同作業（geistige Mitarbeit）による寄与でなければならない。したがって、例えば資金・実験室・器械 器具等を提供するにすぎない者は、共同発明者ではない。”). 370) 布井要太郎, “共同発明者の要件--東京地裁 平成16年(ワ)第一四三二一号特許譲渡代金請求事件”, 判例時報 1927号, 2006, 14頁(“同一様に、他人の実験状況の報告を監督する者、測定値を記録する者・実験施設の配置、ま たは、試作モデルの製作者等も、単に発明者の補助者であるにすぎず、共同発明者ではない。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 142 한다.” 그러나 단순히 과제가 설정될 뿐이고 문제해결 요건이 결여되어 있는 경우 과 제 설정자는 공동발명자가 아니고 적어도 기본적인 형태에서 신규 가능한 해결방법을 제공하는 자가 공동발명자가 된다고 한다.371) “문제 해결”에 대한 정신적 기여는 독자성을 갖는 기여(selbstandiger Beitrag)여야 한다. 단순히 기술수준에 관한 정보권을 제공하거나 다른 사람의 지시에 따라 정신적 작업을 하는 자는 공동발명자가 아니다. 그러나 자신의 사고를 부가하는 경우 공동발 명자가 될 수 있다. 예를 들면, 타인의 지시에 변경을 가하거나 개량을 추진하거나 또 는 새로운 해결방법을 제시하거나 또는 공지부분의 신규한 결합으로의 방향을 제시하 는 등의 경우이다.