생활경제 - ‘아이돌룸’ 엄지, 아이유에게 곱창 밴드 선물한 사연 밝혀 | 군포철쭉축제

② 법원(CAFC)의 판단 항소심에서 P&G는, Lawson 특허발명은 Buell, Blevins 및 Lawson의 공동발명이 며 Buell의 발명일이 1979년 3월 및 1982년 2월이므로 Lawson 특허가 Enloe 특허(발 명일이 1982년 봄)보다 우선한다고 주장하였다.839) 특히 1984년 제116조 개정에 의해 838) Kimberly–Clark Corp. v. The Proctor & Gamble Distrib. Co., 973 F.2d 911 (Fed. Cir. 1992). 839) Id. at 915 (“P & G argues that the district court erred in holding that P & G was not entitled to priority. In particular, P & G urges that the invention of the Lawson patent was jointly made by Buell, 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 322 공동발명에 있어서 상호협력(collaboration) 요건이 삭제되었기 때문에 서로 상대의 연 구를 인식하지 못한 경우에도 공동발명자로 될 수 있다는 것이 P&G의 주장이었 다.840) 연방관할항소법원(CAFC)은, ① 구 특허법 제116조에서는 발명이 둘 이상의 자에 의해 공동으로(jointly)으로 이루어진 경우 공동출원해야 함을 규정하고 있을 뿐 ‘공동 으로(jointly)’의 의미에 대한 내용은 포함하고 있지 않았지만, 판례는 복수의 자가 협 력하여야(collaborate) ‘공동으로(jointly)’의 요건을 충족한다고 보고 있었고,841) ② 1984년 특허법 개정 시 제116조 제1문은 그대로 둔 채, (i) 발명자들이 물리적으로 함 께 혹은 동시에 일하지 않았다거나, (ii) 각자가 같은 유형 혹은 정도의 기여를 하지 않았다거나, (iii) 각자가 특허의 모든 청구항에 기여를 하지 않았던 경우에도, 그들은 공동으로 출원할 수 있다는 내용이 제2문에 추가되었는데, 위와 같은 개정이 공동발 명 인정에 있어 협력관계 요건 요부에 대한 변화를 의미하지 않으며,842) ③ 1984년 개 정 시 함께 개정된 제103조도 제116조 협력 요건의 폐지를 의미하는 것은 아니라고 보아843) 결국 공동발명에 해당하기 위해서는 상호협력(collaboration) 요건이 필요하다 Blevins, and Lawson, satisfying the joint inventor requirements of 35 U.S.C. § 116; through error without any deceptive intention, see 35 U.S.C. §256, Buell and Blevins were not named as co-inventors along with Lawson. P & G argues that if the district court had corrected the inventorship of the Lawson patent, P & G would then have been given the benefit of the date of Buell's work in March 1979 and February 1982. The Lawson patent would thus have priority over K–C's Enloe patent, which is based on work performed in the spring of 1982.”). 840) Id. (“P & G argues that the 1984 amendment to section 116 defines inventorship more broadly to eliminate any collaboration requirement; it argues that two or more people can be joint inventors even if they know nothing of each others' work.”). 841) Id. at 916 (“It is undisputed that this language required some form of collaboration in order that an ‘invention’ be ‘made by two or more persons jointly.’ The courts had also made clear that an invention can be made ‘jointly’ under Section 116 only if two or more persons collaborate in it. See, e.g., Shields v. Halliburton Co., 667 F.2d 1232, 1236–37, 216 USPQ 1066, 1069–70 (5th Cir.1982); Monsanto Co. v. Kamp, 269 F.Supp. 818, 824, 154 USPQ 259, 262 (D.D.C.1967).”). 842) Id. at 916-917 (“The “Section by Section Analysis” in the Congressional Record indicates that Congress intended to codify the principles of Monsanto: Subsection (a) of section 105 amends section 116 of the patent law to allow inventors to apply for a patent jointly even though (i) they did not physically work together or at the same time, (ii) each did not make the same type or amount of contribution, or (iii) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent. Items (i) and (ii) adopt the rationale of decisions such as Monsanto [ ]. Accord Senate Comm. on the Judiciary, Patent Law Amendments of 1984, S.Rep. No. 98–663, 98th Cong., 2d Sess., p. 8 (1984); see also 1 Donald S. Chisum, Patents 2–13 (“There is no evidence that Congress intended to discard the fundamental requirement that there be some form of collaboration between the joint inventors in the development of the final invention.”) The court in Monsanto [ ] stated the pertinent principles as follows: . . . Monsanto clearly contemplated collaboration, working together, even if not physically.”). 843) Id. (“Contrary to P & G's argument, the companion amendment to Section 103 does not indicate that the collaboration requirement of Section 116 was eliminated. A purpose of the 1984 amendment to Section 103 was to overturn a line of cases under which a prior invention which was not public could be treated 특허법상 모인(冒認) 법리 323 고 보고 있다.844) 결과적으로 항소심에서도 K-C의 Enloe 특허가 우선한다고 보고 Lawson 특허의 일부 청구항이 무효라고 본 1심 판단이 그대로 유지되었다.

다. 3단계: 각 신규요소에 대한 공헌도 결정 해당 청구항의 해당 신규요소에 공헌한 공동발명자를 결정하고 그 공동발명자의 공헌도(지분율)를 결정한다. 즉 청구항 제1항의 C 요소에 대하여 갑, 을 및 병이 공헌 하였다고 결정한 후, 갑, 을 및 병이 C 요소에 공헌한 정도를 결정하는 것이다. 여기서 갑, 을 및 병의 지분율의 합은 100%가 되어야 한다.

특허법상 모인(冒認) 법리 275 사안 법원의 판단 2016허9219 (협력관계에 있었지만 발 명은 일방 당사자 단독 으로 완성) 기술전문가와 물적‧인적 후원기 업 사이의 공동개발과정 중의 분쟁. 협력관계 유지되던 중 피고들이 특허출원한 사안. ① 2003후2218 판결 인용 ② 제33조 모인출원 아님(실질 동일 X) ③ 공동출원규정 위반 아님(발명에 대한 기여 X) 2015허8042 (공동개발 종 료 후 단독 으로 개량 출원: 공동발 명이며 공동 출원규정 위 반으로 무효) (i) 원고 회사(대표이사 甲)와 피 고 회사(대표이사 乙)는 주관기 관(중소기업진흥공단)의 관여 하 에 1차 협약(시제품 제작을 위 한 위탁개발협약, 산출물에 대 한 권리는 甲에 귀속)과 2차 협 약(보완시제품 제작을 위한 위 탁개발협약, 주요 내용은 1차 협약과 동일)을 체결함. (ii) 모인대상발명은 아이디어개 발계획서 및 1, 2차 협약에 따 른 1, 2단계 결과보고서의 산출 물. (iii) 이 사건 특허발명은 乙이 모인대상발명을 변경한 것. ① 2003후2218 판결 인용 ② 제33조 모인출원 아님(실질 동일 X) ③ 甲과 乙은 실질적인 협력관계에서 이 사건 특허발명의 기술적 특징부를 완성하는 데 실질적으로 기여하였다고 할 것이므로, 甲과 乙은 공동발명자에 해당(특허법 제44조 위반으로 무효) 2016허3730 (공동발명자 중 1인의 아 들이 출원: 모인으로 무 효) 원고회사의 대표이사와 고문으 로 재직하였던 피고가 재직 중 원고회사 직원, 금형설계업체 대표 등과 공동으로 발명한 것 을 피고의 아들이 무단으로 출 원하였다는 것이 원고의 주장이 며, 피고는 자신의 아들이 발명 자라고 주장한 사안. ① 2003후2218 판결 인용 ② 제33조 모인출원에 해당(실질 동일 O, 발명자 또는 승계인 X) ③ 피고, 원고 직원, 금형설계업체 대표 등이 공동발명자로 인정되었지만 공동 출원 위반이 문제로 되지는 않음. - 피고의 아들 C가 자신을 발명자로 하 여 특허를 받은 후 피고에게 권리를 전 부 이전한 사안으로 피고는 자신의 아 들 C가 단독발명자라고 주장하였지만, 당초 출원인인 C는 정당한 권리자가 아 니라고 판단된 사안임. 2017허2666 (사업제안과 특허권의 이전청구를 부정한 대 법원 2014. 5. 16. 선고 2012다 ① 2003후2218 판결 인용. ② 실질적 동일성과 모인 행위 모두 인 <표 25> 모인 여부 판단 특허법원 판결 정리 사자가 실질적인 협력관계에서 이 사건 특허발명의 기술적 특징부를 완성하는 데 실 질적으로 기여하였다고 보아, 공동발명자에 해당한다고 판단한 점이 특징이다.

첫째, 모인대상발명 A(발명자 甲)와 협의의 실질적 동일 범위 발명 A1을 乙이 출 원한 경우는 앞서 본 ‘협의의 실질적 동일성’ 기준 적용 결과와 동일하다. 즉, ① A1은 모인 출원 특허에 해당하여 거절 무효되며, ② 정당한 권리자 甲이 특허법 제34조 또 는 제35조에 따라 A1의 범위 내에서 출원하는 경우 출원일 소급효가 인정되고, ③ 정 당한 권리자 甲은 乙에 대해 A1에 대한 특허권의 이전을 청구할 수 있게 된다.

➀ 단계: 대상 특허발명의 특징적인 구성요소 구별 먼저, 대상 청구항의 발명에서 출발한다.634) 비록 청구항은 발명의 구체적인 구성 을 기재하고 있지만 그 중에서 특징적인 구성요소를 선별한다. 특징적인 구성요소는 해당 발명이 ‘특허성’이 있게 하는 구성요소이다.635) 청구항이 원리를 적시하지 않는 경우가 많기 때문에 발명의 특징적인 구성요소는 모델을 중심으로 보아야 한다.636) 다 시 정리하면 ① 단계에서 대상 발명의 특징적인 구성요소를 선별한다.

대상 발명의 발명자로 인정된 원고, P14 및 P5 간의 지분율에 대하여 원고는 특허 공보의 기재된 발명자이고 원고는 P14의 상사로서 지도한 점을 알 수 있고, 대상 연구 에 논의 및 검토를 총괄하는 담당자이었다. 그리고 원고의 경력 및 기타 발명에 공헌 한 점을 고려하여 원고의 지분율을 50%로 인정하고, P14 및 P5의 지분율을 합쳐서 50%로 인정하였다.666) 665) “전술한 바와 같이 원고와 P10은 실험내용을 협의하고 결정하여, 그 결정에 따라서 대상 발명 4를 완성시켰 다는 것, 원고는 P10의 상사로서 지도를 담당한 것 등에 비추어 대상 발명 4에 대하여 공동발명자인 원고 및 P10의 공헌 비율은 원고가 70%, P10이 30%라고 인정하는 것이 상당하며, 이 인정을 뒤집을 만한 증거는 없 다.” 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 223 마) 대상 발명 1, 3, 7에 관하여 “대상 발명 1에 대해서는 앞에서 기술한 바와 같이, 원고의 보상금청구권이 시효 소멸되어 있는 것, 대상 발명 3에 대해서는 앞에서 기술한 바와 같이 피고인의 실시가 인정되지 않음에 따라서, 원고의 공헌 비율을 판단할 필요는 없으며, 또한 대상 발명 7에 대해서는 전술한 바와 같이 원고는 발명자로 인정할 수 없으며, 그 공헌 비율은 0이 된다.” 5) 평가 법원은 하나의 사건에서 한편으로는 발명자 기재에 추정력을 인정하면서도 다른 한편으로는 추정력이나 한쪽의 복멸의 증명책임에 대하여는 전혀 개의치 않고 연구보 고서 등 증거에 의하여 실질적인 지분율을 결정하였다. 후자의 접근법은 실체(진실)을 찾는다는 면에서는 정의로운 것이나, 증명책임의 법리를 도외시 한다는 지적을 받을 수 있다.

하지만 타인의 기술(모인대상발명)을 탈취한 자가 모인대상발명을 변경하여 자신 의 명의로 출원하는 경우에는 사안 해결이 간단하지 않다. 즉, ① 정당한 권리자의 발 명(A)을 기준으로 모인이 성립하는 범위의 문제(실질적 동일성 기준 or 실질적 기여 기준), ② 정당한 권리자 출원에 소급효가 인정되는 범위의 문제, ③ 모인의 성립 범위 와 정당한 권리자에게 특허권 이전청구가 인정되는 범위가 동일한 것인지의 문제, ④ 일정한 경우 모인특허를 피모인자와 모인자의 공유로 볼 수 있는지의 문제 등이 있는 데, 현재 우리나라의 법리는 이러한 문제들에 대해 분명한 답이 제시되어 있지 않은 것으로 보인다.

특허법상 모인(冒認) 법리 337 리자가 피모인 구성요소에 대해 보호받는 것이 가능할 것이라고 한다. 한편 대법원 2009후2463 판결에 대해 학설은, 모인의 성립 범위 측면에서 실질적 동일성 기준보다는 넓은 의미로 보는 것으로 이해되는데, 다만 그 외연에 대해서는 견 해가 일치하는 것 같지는 않다.