(주)판례에서는 결과적으로 이 경우와 같다.
1) 모인의 성립 범위와 출원일 소급 제도
한정된 법리를 설시하고 있는 것이며, 대법원 2011다77313, 77320(병합) 판결은 2003다47218 판결의 법리를
‘정당한 권리자가 특허출원한 바 없는 경우’에도 확대적용 할 수 있다는 입장을 보인 것이지만, 해당 판결이
전제하고 있는 사안은 ‘특허를 받을 수 있는 권리를 정당한 권리자가 양도한 경우이므로, 이러한 양도가 없었
던 사안에 대하여까지 위 판결의 법리가 확대적용될 수는 없으며, 이는 ‘정당한 권리자로부터 특허를 받을 수
있는 권리를 승계받은 바 없는 무권리자’에 관한 사안에 대하여 특허권 이전청구를 제한하는 법리를 선언한
대법원 2012다11310 판결과의 정합성을 고려할 때 당연한 해석이라고 보고 있음).
756) 김관식, “모인특허출원에 대한 정당한 권리자의 구제-정당한 권리자의 이전청구의 허부를 중심으로-”, 과학
기술법연구 제21집 제1호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2015.2., 27-28면(대법원 2011다77313, 77320(병합) 판
결에서는 ‘정당한 권리자의 출원 후 양도’라는 제한이 없는데, 종전 우리나라와 일본의 판례에 비해서는 완화
된 조건 하에서 정당한 권리자의 이전청구를 허용하고 있어 결국 정당한 권리자에 대한 실효적 보호를 강화
한 것으로 볼 수 있다는 견해).
757) 조영선, 온주 특허법 제99조의2 (2017. 12. 20.).
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
284
정당한 권리자 출원에 소급효가 인정되는 발명의 범위는 특허법 조문상으로는 명
확하지 않지만 일반적으로는 ‘모인출원으로 인정된 발명’의 범위로 보고 있다.758)
이와 같은 이해에 기초하면, 모인의 성립 범위가 넓어지면(예를 들면, A → A′
→ A″) 정당 권리자 출원일 소급효 인정 범위도 넓어지게 되는데(A → A′ →
A″), 이에 대해 다음과 같은 견해가 있다.
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* 경희대학교 국제학과,
38) IP는 일반적으로 산업재산권과 저작권으로 구분하는 것이 일반적이다. 산업재산권은 특허, 실용신안, 디자인, 상표 같이 보통 보호 목적을 기준으로 산업분야의 창작물과 관련되어 있으며, 저작권은 문
화예술분야의 창작물과 관련되어 있다. 이 밖에도 반도체설계, 생명공학기술과 같은 첨단산업 재산
권, 컴퓨터그로그램, 소프트웨어와 같은 산업저작권, 데이터베이스, 영업비밀, 뉴미디어와 같은 정보
재산권, 그리고 프랜차이징, 지리적표시, 캐릭터, 인터넷도메인 등이 ‘신지식 재산권’으로 분류된다.
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대상 발명 5의 발명자는 P8만이다.
대상 발명의 발명자로 인정된 원고, P14 및 P5 간의 지분율에 대하여 원고는 특허
공보의 기재된 발명자이고 원고는 P14의 상사로서 지도한 점을 알 수 있고, 대상 연구
에 논의 및 검토를 총괄하는 담당자이었다. 그리고 원고의 경력 및 기타 발명에 공헌
한 점을 고려하여 원고의 지분율을 50%로 인정하고, P14 및 P5의 지분율을 합쳐서
50%로 인정하였다.666)
665) “전술한 바와 같이 원고와 P10은 실험내용을 협의하고 결정하여, 그 결정에 따라서 대상 발명 4를 완성시켰
다는 것, 원고는 P10의 상사로서 지도를 담당한 것 등에 비추어 대상 발명 4에 대하여 공동발명자인 원고 및
P10의 공헌 비율은 원고가 70%, P10이 30%라고 인정하는 것이 상당하며, 이 인정을 뒤집을 만한 증거는 없
다.”
발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구
223
마) 대상 발명 1, 3, 7에 관하여
“대상 발명 1에 대해서는 앞에서 기술한 바와 같이, 원고의 보상금청구권이 시효
소멸되어 있는 것, 대상 발명 3에 대해서는 앞에서 기술한 바와 같이 피고인의 실시가
인정되지 않음에 따라서, 원고의 공헌 비율을 판단할 필요는 없으며, 또한 대상 발명
7에 대해서는 전술한 바와 같이 원고는 발명자로 인정할 수 없으며, 그 공헌 비율은
0이 된다.”
5) 평가
법원은 하나의 사건에서 한편으로는 발명자 기재에 추정력을 인정하면서도 다른
한편으로는 추정력이나 한쪽의 복멸의 증명책임에 대하여는 전혀 개의치 않고 연구보
고서 등 증거에 의하여 실질적인 지분율을 결정하였다. 후자의 접근법은 실체(진실)을
찾는다는 면에서는 정의로운 것이나, 증명책임의 법리를 도외시 한다는 지적을 받을
수 있다.
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3) 소결
위에서 우리나라의 공동발명자 인정기준 및 공동발명자 간의 지분율 산정방식에
대한 법규정, 학설 및 실무의 현황 및 문제점을 제시하였다. 그러나, 위의 설명만으로
는 여전히 공동발명자 여부를 판단하기 어려우며, 지분율을 객관적으로 산정하기에도
부족하다. 보다 개선된 법리의 제시가 필요하다. 그러한 필요성에 따라, 이하, 일본, 미
국, 중국 등의 공동발명자 판단 법리 및 지분율 산정방법을 살펴본다.
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독일 판례의 입장인 객관적 공동 여부에 따른 공동발명 성립 판단을 입법화하는
것도 한 방법이 될 수 있지만, 공동발명이 모인자 기여 사안에만 적용되는 것은 아니
며1013) 모든 공동발명 사안에 적용될 수 있는 ‘공동’의 구체적 의미를 입법적으로 명
확히 하는 것이 반드시 용이한 것도 아니므로 신중한 검토가 필요하다고 볼 수 있
다.1014)
나. 해석론(제99조의2 유추적용)
개량형 모인출원의 경우 공동발명에 준하는 취급(특허권의 지분이전청구를 인정하
는 일본 특허법 제74조3항의 적용 내지 유추적용)이 필요하다는 일본의 견해를1015) 수
1011) 飯村敏明, 審決取消訴訟及び特許権侵害訴訟における冒認出願に関する審理について, 竹田稔先生傘寿記念, 発
明推進協会, 2013, 41頁. 1012) 대법원 2011.07.28. 선고 2009다75178 판결; 대법원 2013.05.24. 선고 2011다57548 판결.
1013) ① 갑의 발명(A+B)을 을이 적법하게 개량하여(예를 들면, 출원 공개로 지득한 후) 개량발명(A+B+C)을 한
경우 발명(A+B)와 개량발명(A+B+C)의 관계는 이용관계로 처리하면 문제가 없을 것이다. 반면, ② 갑의 발명
(A+B)을 을이 모인하여 개량발명(A+B+C)을 한 경우, 발명(A+B)과 발명(A+B+C)이 분리하여 권리화 가능한
경우가 아니고 발명(A+B+C)에 갑과 을의 공동기여가 인정될 경우 갑과 을의 공유로 처리하고자 하는 것이
주된 목적이므로 ①의 경우와 ②의 경우를 구분하여 ②의 경우만 공동발명 또는 공동발명에 준하는 것으로
처리할 수 있는 정의 규정 마련이 필요할 것이다.
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우리나라의 경우도 특허권 공유관계의 해소 방법으로 가액배상이 가능한 것으로
보고 있다.1030) 다만, 공유자 1인의 분할청구에 따라 대금분할을 위해 특허권이 경매
를 통해 제3자에게 이전되는 경우 실시공유자로서는 해당 제3자로부터 실시허락을 받
지 않는 한 더 이상 특허발명을 실시할 수 없게 되는 불이익을 입게 되는 문제점을 지
적하면서 분할 시 우선매수권 도입을 주장하는 견해가 있는데1031) 경청할 만하다.
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회사에서 퇴사한 갑의 연구를 을이 계속 연구하도록 하는 경우 갑과 을 사이에 직
접적인 소통이 존재하지는 않지만 적어도 회사는 그들의 연구가 합쳐진다는 점을 잘
알고 또 을은 전임자의 연구를 계속한다는 점을 알게 된다. 이러한 정도의 인지만으로
도 갑과 을을 공동발명자로 인정하여야 한다. 이러한 경우 회사가 주관적 의사를 가졌
다고 볼 수도 있고 또는 을이 주관적 의사를 가졌다고 볼 수도 있다. 그렇다면, 공동
발명자 모두가 쌍방향(two-way) 주관적 의사를 가지지 않아도 그 중 적어도 1명이 주
관적 의사를 가진 경우에도 그들 사이의 공동발명자성을 인정할 수 있을 것이다.
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다음으로 쟁점 ②와 관련하여 법원은, 권리귀속분쟁에서도 특허발명이 무효임이
분명한 경우에는 특허청장이 이를 고려하지 말아야 할 이유가 없다고 하면서 무효가
명백한 경우에는 권리귀속 여부를 논할 실익이 없음을 강조하고 있다.937)
936) Markem Corp v Zipher Ltd [2005] R.P.C. 31, at paragraphs 77-79 (“We begin by observing that it is
conceded that if A is to be entitled to a patent or part of a patent applied for by B, then there must be
some sort of link between the two. If A makes an invention but does not apply for a patent, and B
independently comes up with the same idea and applies first, A cannot either complain or claim any part
of B’s patent. Like nearly all countries (save for the USA) we operate on a first to file system. It follows
that it is not enough for A to assert that the invention or concept (we use the expression loosely at this
stage) was known to its employees and that that itself gave A an entitlement to make an application
under s.7. What has to be shown is that A is entitled to B’s application or part of it. In the usual run of
case, such an entitlement will arise by reason of the operation of some independent rule of law, such as
contract, breach of confidence or the like. So, for example, if an employee in breach of confidence takes a
trade secret consisting of an invention and applies for a patent in his own name, the employer can
properly say the employee was not entitled (i.e. had no right) to apply for the patent by reason of the
fact that the invention (i.e. the right to deal with and use the relevant information) belonged to the
employer. Or, where two people co-operate in making an invention, there will be some agreement express
or implied about who is to own any corresponding patent. Probably there will be joint ownership. There
may be an inquiry as to who actually contributed relevantly to the concept, but that inquiry will not
alone determine the matter. In the end the question is always “who was to own the invention and the
corresponding patent?” The question is about “title” and that involves a question of legal rights. We think
it follows that, whether or not A is entitled to apply for a patent pursuant to s.7 is, as such, irrelevant to
whether or not he can claim an entitlement to an application by B. For the latter he must be able to
show that in some way B was not entitled to apply for the patent, either at all or alone. It follows that
A must invoke some other rule of law to establish his entitlement—that which gives him title, wholly or
in part, to B’s application.”).
937) Id. at paragraphs 87-88 (“Mr Watson submits that under s.8 the validity of the patent is completely
irrelevant. The only question is: who is entitled? Mr Thorley accepted that s.8 proceedings cannot turn
into a full-scale inquiry into validity in a difficult case but that where an unanswerable case of validity
was raised, the Comptroller can act upon it. He drew an analogy with proceedings for amendment of a
patent where a roving inquiry into validity is not permitted but one can inquire as to whether a proposed
amendment dealt with the reason advanced for making it, Great Lakes Carbon Corp’s Patent [1971] R.P.C.
117. We have no doubt that Mr Thorley is right. If the patent or part of it is clearly and unarguably
invalid, then we see no reason why as a matter of convenience, the Comptroller should not take it into
account in exercising his wide discretion. The sooner an obviously invalid monopoly is removed, the
better from the public point of view. But we emphasise that the attack on validity should be clear and
특허법상 모인(冒認) 법리
359
마지막으로 쟁점 ③과 관련하여 법원은, 발명자 판단 시 청구항만을 검토하는 것이
아니라는 점을 분명히 하고 있는데, 출원 전 단계에서 발명자 판단이 문제되는 경우도
있고, 청구범위 없이 출원된 경우도 있으며, 청구범위가 출원 중 계속 변경(일반적으
로 감축)된다는 점 등을 그 이유로 들고 있다.938)
3) University of Southampton’s Applications [2005] R.P.C. 11, Pat Ct; [2006]
R.P.C. 21, CA
가) 사안의 개요939)
바퀴벌레와 같은 곤충의 살충방법을 개발함에 있어 자성분말(magnetic powder)
분야 컨설턴트와 곤충학(entomology) 교수 사이의 비공식적 협업(informal
collaboration)이 있은 후, 특허출원은 대학교수(Howse)와 Ashby 박사(사우스햄프턴
대학 발명의 사업화를 위해 설립된 회사인 Southampton Innovations Limited의 임원
(managing director))에 의해 이루어진 사안이다.940)
사우스햄프턴 대학(University of Southampton)의 Howse 교수는 유명한 곤충학자
로 관련 특허의 특허권자이며 그의 발명이 1998년 4월 2일자 타임지에 기사화되기도
했다. 이 사건 신청인인 IDA를 위해 일하는 자성분말(magnetic powder) 분야 컨설턴
트인 Metcalfe는 위 타임지 기사를 읽은 후 4월 24일 Howse 교수에게 전화를 했다.
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(ii) 항소심은 다음과 같은 이유로, 원고 2는 분쟁특허의 기술적 교시의 발명자도
아닐뿐더러 이 교시에 창작적 기여도 하지도 않았다고 보았다. 즉, ① 분쟁특허의 청
구항 1에 따른 발명은 제작재료학 및 물질학 분야에서 고밀도강철과 관련한 전문지식
을 가진 기계제조기술자의 안목에서 볼 때, 충돌할 경우에 주름살이 생기도록 하는 열
처리된 고밀도 강철설계부를 오로지 자동차의 구조설계부 또는 안전설계부로 사용하
는 것을 그 내용으로 하고 있는 반면에, 원고 1의 특허출원 BP 7은 고강도 철강의 연
성을 높여 구조설계부 및 안전설계부의 충돌시 주름살 문제를 다루는 것이 아니라, 오
직 가열시키고 압력을 가한 고밀도강철로 만든 설계부의 부식보호방지코팅에 관한 것
이라는 점, ② 이에 따라 BP 7은 아연으로 코팅할 때 이용되는 것으로 알려진 섭씨
320도 이상의 온도에서가 아니라 섭씨 320도 이하의 온도에서 처리하는 방법에 관한
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
344
것이라는 점, ③ 분쟁특허가 충돌시에 주름살이 형성될 수 있을 정도로 물질을 연성화
시키기 위해 확실하게 섭씨 320도 이상의 열처리에 중점을 두고 있다는 점에 비추어,
원고 2가 개발한 코팅기술에는 분쟁특허의 효과를 인정할 수 있는 일반적 해결사상이
포함되어 있음을 인정하기는 어렵다 할 것이라는 점 및 ④ 피고 2가 2003. 2. 24. 원고
의 코팅법을 시현한 자료에 의하여도 분쟁특허의 교시에 창작적 기여를 하였다는 점
을 찾아내기 어렵다는 점 등이다.
