역사> 새보수당 영입1호 김웅 전 검사가 한국당 문자 ‘읽씹’한 이유 | 군포철쭉축제

② 가소성 식품 이송장치 사건의 경우, 원고회사(대표 X)와 피고회사(대표 Y) 사이 에 공동개발 합의가 있은 후 X가 Y에게 송부한 기술자료(甲 7 발명)를 토대로 Y가 일 부 변경을 가하여 단독 출원한 사안이며, 기술자료를 일방적으로 유용한 점에서 X와 Y 사이의 실질적 협력관계가 부정되는 것으로 볼 수도 있는 반면, 공동개발 과정에서 이루어진 것으로 볼 여지도 있을 것이다.

첫째, 모인대상발명을 일부 개량 변경하여 출원한 것이 모인출원에 해당하는지 문 제된 사안은 2015허8042 사건, 2015허1430 사건, 2014허7707 사건, 2017허5184 사건인 데, 구체적으로 보면 (i) 협력관계에 있는 타인의 발명(도면에 개시된 발명)을 제공받 은 후 일부 변경하여 출원하였거나(2015허1430 사건, 2014허7707 사건) 혹은 재직 당 시 또는 퇴직 후 관련 대리점 운영 시 인식하게 된 종전 근무 회사의 비공개기술을 일 부 변경하여 출원하였지만(2017허5184 사건) 모인자의 실질적 기여가 인정되지 않아 무효로 된 유형과 (ii) 공동연구개발이 종료된 후(그 결과물인 발명은 일방 당사자에 귀속), 해당 발명을 일부 변경하여 출원하였지만 변경된 발명이 양 당사자의 공동발명 에 해당한다고 보고 공동출원규정 위반으로 무효로 된 유형으로 나눌 수 있다. 첫 번 째 유형인 2015허1430 사건, 2014허7707 사건 및 2017허5184 사건에서는 적용 법리로 ‘실질적 기여’ 기준이 판시된 반면, 두 번째 유형인 2015허8042 사건에서는 ‘실질적 동 일성’ 기준이 판시된 점이 특징이다.

라도 이는 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 구성의 변경에 불과한 것이어서, 원고가 그 기술적 사 상의 창작에 실질적으로 기여한 것으로 볼 수 없다.”). 957) 특허법원 2015. 10. 8. 선고 2014허7707 판결 [등록무효(특)](“발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람(이하 무권리자 라 한다)이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술 적 구성이 발명자의 발명과 상이하게 되었더라도, 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 통 상의 기술자 라 한다)이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가 삭제 변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 등록이 무효이다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결 참조). …… 이 사건 제1항 발명의 벤딩테이블 구성 , 캐리지, 베이스프레임, 고주파가열기 및 벤딩테이블 상호 간의 배치구조에 관한 구성은 모인대상발명에 명시되어 있지는 않지만, 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성에 불과한 것이고, 이로 인해 특별한 작용효과가 발생한다고 볼 수 없어서, 이 사건 제1항 정정발명은 원고가 그 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것이라고 볼 수 없다.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 372 구분 주요 내용 견해 5 김관식962) 정당한 권리자의 모인특허에 대한 이전청구제도가 인정되는 것을 전제로 대상 판결과 같이 영업비밀을 모인한 경우에도 개량발명 전체에 대하여 단순히 모인대상발명을 출발점으로 하여 발명하였다는 이유로 전체 모인 출원발명에 대하여 특허권이 부여되는 것은 공개의 대가로 독점권을 부여 한다는 특허제도의 취지에 반하고, 영업비밀의 부당이용은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부경법’) 등으로 규율할 문제라는 등의 이유로 반대하는 견해. 견해 6 정차호963) 2009후2463 판결에서 제시한 법리가 진보성 판단의 법리와 너무 유사하다 는 점을 지적하면서도 모인대상발명을 선행기술로 포섭하기 위한 법개정 이 필요하다는 견해. 견해 7 조영선964) 모인대상발명이 A이고, 이를 변형한 모인발명이 A1(통상의 기술자가 A로 부터 어려움 없이 추론해 낼 수 있는 정도의 발명으로 진보성 획득에 이 르지 못한 기술적 변형 일체를 의미)인 경우와 A2(그 기술적 변형 정도가 커서 A와 별개로 진보성을 인정받을 수 있는 정도)인 경우 모인출원에 해 당하는 범위와 관련하여, 우리 판례(대법원 2009후2463판결)는 A2만을 새 로운 발명으로 보고 A1은 단순 모인출원에 불과한 동일 발명으로 취급하 는 입장이며 이러한 입장이 타당하다는 견해. 특허법원 판결들이 모인 여부 판단 시 기준으로 제시한 ‘실질적 동일성’이 어떤 의 미를 갖는지에 대해 살펴보기 위해, 다른 특허요건(신규성, 선출원, 확대된 선출원 등) 판단 시의 동일성 기준 및 특허법원 판결들의 ‘실질적 동일성’ 판단기준 변화에 대해 살펴본다.

115)小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 37頁(“ 一般に共同研究開発に投入された人材、労力の多少は 共同発明における持分算定上重要な要素をなす。人的要素が共同発明の完成に与える貢献の度合を無視すること は到底できないからである。これらしたがって、一般論として共同研究開発に投入された人材の数が多い側は、 そうでない側に比較して大なる持分を有する。また、単位時間あたり極めて苛酷な重労働に従事せざるをえない 共同発明者の持分は、そうでない者のそれに比較して大きい。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 84 그 이용을 다른 쪽의 공동발명자에게도 인정하고 있을 때, 그 물적 설비의 제공과 이 용은 공동발명자의 지분 산정상 고려해야 하는 요소 중 하나가 된다. 특히 이러한 설 비가 대체성을 가지지 않는 특수한 것 및 거액의 설비 투자 자금을 필요로 하는 성질 의 연구설비라면, 이러한 설비의 제공자인 공동발명자의 지분은 그렇지 않은 사람의 지분에 비해서 크다고 생각할 수 있다.116) 공동연구개발 수행 과정에서 다양한 기재를 사용한 경우, 기재의 양 및 가격도 기 재제공자인 공동발명자의 지분 산정에 영향을 미친다.117) 특히 사용된 기재가 회소가 치를 가져, 쉽게 입수할 수 없는 것이거나 양적으로는 근소하지만, 비정상적으로 고가 이므로 이러한 특수 기재의 제공자인 공동발명자의 지분은 관련된 기재를 제공하지 않는 다른 공동발명자의 지분보다 크다.118) 마) 연구개발 자금 부담의 유무 및 그 정도 공동연구개발에서 연구개발 자금 부담의 유무 및 그의 정도는 각 공동발명자의 지 분산정 상 고려해야 하는 요소가 된다. 이것은 마치 몇 명이서 토지, 건물을 구입하는 경우, 그 거출금액의 비율로 지분을 정하는 생각과 거의 같은 면을 가진다.119) 바) 기타 사정 이상의 (가)-(마)의 요소 외에 공동발명의 완성에 중대한 영향을 주는 사정이 있을 수 있다. 예를 들어 공동연구과제의 해결에 도움이 되는 특수한 정보의 입수나 새로운 정보의 획득이 공동발명자 중 누구에게 이루어졌는지 등의 사정이 그것이다. 이러한 116) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 37頁(“共同研究開発のために利用された設備ないし投下され た器材等の有無及び量の大小共同発明者が共同研究開発を遂行するためにさまざまの研究設備を提供し、その利 用を他方の共同発明者にも認めているとき、この物的設備の提供と利用は、共同発明者の持分算定上考慮すべき 要素の一つとなる。ことに、これらの設備が代替性を有しない特殊なものであること並びに新規に右設備を設置 するものとすれば、巨額の設備投資資金を要する性質の研究設備であるならば、これら設備の提供者である共同 発明者の持分は、そうでない者の持分に比較して大きいと考えられる。”). 117) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 37頁共同研究開発遂行の過程で多種多様の器材を使用する場 合、右器材の量及び価格も器材提供者たる共同発明者の持分算定に影響を及ぼす。 118) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 37頁ことに、使用された器材が稀少価値を有し、容易に入手 できないものであったり、量的には僅少ものであっても、異常に高価なものであるようなときには、これら特殊 器材の提供者たる共同発明者の持分は、かかる器材を提供しない他の共同発明者の持分よりも大きい。 119) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 37頁共同研究開発における研究開発資金の負担の有無及びそ の程度は、各共同発明者の持分算定上考慮すべき要素となる。 これは、あたかも数人で土地、建物を購入する場合、各自の持分が原則としてその拠出金額の割合で定ま る、とする考えとほぼ同じ面をもつ。したがって、まず資金提供者たる共同発明者の持分は、資金を 提供しない共同発明者の持分よりも大きい。さらに、資金提供者たる共同発明者間においては、資金 の額の大なる共同発明者の持分が、資金の額の小なる共同発明者のそれよりも大きい。 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 85 사정도 해당 공동발명의 완성에 공헌한 사실인 것은 의심하지 않는다. 따라서 이러한 사정을 지분 산정의 하나의 요소로서 고려하는 것이 합리적이다.

기록에 의하면, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항, 제4항, 제6항, 제7항과 원 고의 발명은 원심 판시와 같은 구성 및 효과의 차이가 있다고 인정되므로, 원심의 위 와 같은 인정, 판단은 정당하고 거기에 상고이유에서 지적하는 바와 같은 특허발명의 모인출원에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

① 하도급거래 공정화법상 기술자료 유용행위 여부 원고는 수급사업자로서 2004년부터 원사업자인 피고에게 도장부스에 사용되는 순 환수 시스템의 악취 제거를 위한 미생물제를 제공하였고, 피고 요청에 응해 악취 제거 에 필요한 모든 자료를 제공해 왔으며, 피고는 원고로부터 제공받은 자료를 이용해서 악취 제거 작업을 해 왔는데, 피고는 원고로부터 제공받은 기술자료를 유용해서 경북 대학교 산학협력단과 공동 연구 및 공동 특허 출원․등록을 하는가 하면, 피고 직원인 OOO은 같은 기술자료를 이용해서 석사학위 논문을 작성하여 이 역시 공동 연구 자 료로 활용하였는바, 이러한 피고의 행위는 하도급거래 공정화법 제12조의3에서 금지 하는 원사업자의 수급사업자에 대한 부당한 기술자료 제공 요구 및 유용 행위에 해당 9) [기술탈취 없어야 벤처강국 된다] "거래 끊길라…" 대기업 요구 못 끊는 中企, 527곳 기술피해 (“자동차페인트 폐수정화기술을 가진 비제이씨(BJC) 역시 2013년 국내 굴지의 자동차회사와 특허분쟁을 겪었다. 당시 14년간 협력업체였던 비제이씨는 대기업이 기술자료를 요구했을 뿐 아니라 다른 대학연구기관과 함께 유사기술을 특 허로 출원해 기술탈취를 했다며 특허법원에 제소했다.” <서울경제 2018. 6. 11.자 기사 ; 현대車 `中企 기술탈취` 혐의 벗었다 (“중소 생물정화 기술업체 비제이씨(BJC)가 현대차를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 원고 패소 판결을 내렸다. 당초 비제 이씨는 현대차에 기술을 뺏겨 피해를 입었다고 주장하며 11억원 손해배상 소송을 냈지만 법원에서 받아들여 지지 않았다.”) <매일경제 2018. 1. 19.자 기사( 10) 한편, 현대자동차 특허에 대한 무효심판이 청구되어 특허심판원 2017. 11. 20.자 2016당900호 심결로 무효 심 결이 내려졌는데, 무효사유는 진보성 결여이며 모인으로 인한 무효는 주장되지 않았다. 해당 심결은 취소소송 이 제기되어 특허법원에 계속 중이다(특허법원 2018허1226). 11) 1심 판결에 대해 항소가 제기되었고(서울고등법원 2018나2006813) 2018. 2. 20. 특허법원으로 사건이 이송되었 다(특허법원 2018나1305). 한편 2018년 12월 특허청은, 현대자동차가 비제이씨의 아이디어를 탈취하여 부정경 쟁방지법 차목을 위반하였다고 보아, 비제이씨에 대한 피해 배상 및 비제이씨의 미생물제와 실험결과를 도용 하여 개발한 미생물제의 생산·사용 중지 및 폐기를 권고하였다. 자세한 내용은 특허청 2018. 12. 20.자 보도자 료, “특허청, ㈜비제이씨 기술 탈취한 현대차에 시정권고 -아이디어 탈취 금지 법 개정 후 , 1호 사건 -” 참조. enu=m03_05_01&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=17297> (2019. 1. 15. 최종방문). 기술탈취 관련 법규의 현황 및 문제점 31 한다는 것이 원고의 주장이다.

위 판례에 의거하여 대만지혜재산법원이 실무를 통하여 구체적으로 공동발명자의 정의 및 판단기준을 제시한 사례를 이하에서 소개한다.