카메라 _ ‘미우새’ 출격 송가인 “이상형 아들 중에 있다” | 군포철쭉축제

이와 같은 점에 비추어 보면, 특허법상 동일성이 문제되는 모든 장면에서 동일한 기준을 적용할 필요는 없고 해당 조문의 취지에 비추어 판단하면 될 것이며, 모인 성 립 범위 판단에서도 마찬가지라고 볼 수 있다.

법원은 원고 및 피고 사이에 다툼이 없는 사실 및 증거에 근거하여 원고와 김씨가 대상 발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여한 공동발명자라고 판시하였 다.686) 다만, 대상 특허발명 1, 2의 “경위와 과정, 그 주요 기술적 사상, 원고와 피고의 686) 서울고등법원 2015. 11. 27. 선고 2014나12203 판결(“위 법리에 비추어 살펴보건대, 당사자들 사이에 다툼이 없거나, 갑 제6 내지 11, 24, 30, 31, 41, 42호증, 을 제7, 10, 12, 13, 22, 25, 26호증의 각 기재와 당심 증인 박 현근, 박종관의 각 증언에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 아래와 같은 사정들을 참작할 때, 원 고와 피고 김영배는 공동으로 이 사건 제1, 2 발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여한 공동발명 자에 해당한다고 할 것이다.

대법원 2012다11310 판결의 사안에서 원고는, 피고 회사의 특허발명은 원래 원고 회 723) 이러한 판단은 ‘실질적 기여’ 기준에 가까운 것으로 볼 여지도 있다.

그런데, (선택발명 등 특별한 발명을 제외하고는) 발명의 구조가 완성된 순간 발명이 완성된 것으로 보아야 한다. 그 후의 효과확인의 과정은 발명과는 무관한 것이다.

대법원은, 정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무 권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어졌더라도, 특허법이 정한 절차 (제35조)에 의하여 구제받을 수 있는 정당한 권리자로서는 특허법상의 구제절차에 따 르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수는 없다고 판시 하였는데, 항소심 계속 중 원고는 이 사건 특허발명과 동일한 ‘다중번호 서비스를 위 한 다중 인터페이스를 갖는 이동통신단말기 및 그 제어방법’을 발명의 명칭으로 하여 2010. 3. 11. 특허출원하였고(무권리자의 출원 후에 한 정당한 권리자의 출원임을 주장 하였고, 동일자로 심사청구함), 대법원 2012다11310 판결 선고 이후인 2014. 11. 28. 이 사건 특허에 대해 무효심판(2014당3053)이 청구되었다.

Ⅴ. 대만의 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법 발명자 판단과 관련하여 대만은 미국의 착상 및 구체화 법리를 도입하여 운용하고 있다. 다만, 미국의 conception을 구상으로 번역하여 구상 및 구체화 법리로 운용하고 있는 것이다. 그 외 대만은 미국의 not-all-claims 원칙을 도입하여 해당 출원 또는 특 허의 적어도 하나 이상의 청구항에 실질적으로 기여한 자를 발명자로 인정한다. 다만, 공동발명자 인정을 위하여 주관적 의사교환이 필요한지 여부에 대하여는 명확하게 설 명하는 글이나 판례를 발견하지 못하였다.

② 법원(CAFC)의 판단 항소심에서 Oddzon은, 2건의 비공지 디자인(confidential designs)이 제102조(f)항 선행기술에 해당하지만 이 선행기술들이 다른 선행기술과 함께 제103조 비자명성 판 단에 활용될 수는 없다고 주장하였는데, 법원은 이를 받아들이지 않았다.815) 법원은, ① 제102조(f)항이 다른 선행기술들과 성격이 다르다는 점,816) ② In re Bass 판결에서 제102조(g)항 선행기술이 다른 선행기술과 함께 비자명성 판단에 고려될 수 있음을 판시하면서도 방론으로 제102조(f)항에 대해서는 제102조(g)항과 그 성격이 다 르다고 본 점817) 등을 인정하면서도, ③ 1984년 특허법 개정에 의해 제103조가 개정되 면서 제102조(g)항과 제102조(f)항 선행기술이 일정한 경우818) 제103조 비자명성 판단 에 고려될 수 없다는 내용이 추가되었고,819) 제102조(g)항과 달리 제102조(f)항이 개정 815) Oddzon Products, Inc., 122 F.3d at 1401 (“OddzOn argues that while the two disclosures constitute patent-defeating subject matter under 35 U.S.C. § 102(f), they cannot be combined with “real” prior art to defeat patentability under a combination of § 102(f) and § 103. The prior art status under § 103 of subject matter derived by an applicant for patent within the meaning of § 102(f) has never expressly been decided by this court. We now take the opportunity to settle the persistent question whether § 102(f) is a prior art provision for purposes of § 103. As will be discussed, although there is a basis to suggest that § 102(f) should not be considered as a prior art provision, we hold that a fair reading of § 103, as amended in 1984, leads to the conclusion that § 102(f) is a prior art provision for purposes of § 103.”). 816) Id. at 1401-1402 (“Section 102(f) provides that a person shall be entitled to a patent unless ‘he did not himself invent the subject matter sought to be patented.’ This is a derivation provision, which provides that one may not obtain a patent on that which is obtained from someone else whose possession of the subject matter is inherently ‘prior.’ It does not pertain only to public knowledge, but also applies to private communications between the inventor and another which may never become public. Subsections (a), (b), (e), and (g), on the other hand, are clearly prior art provisions. They relate to knowledge manifested by acts that are essentially public.”). 817) Id. at 1402-1403 (“In In re Bass, 59 C.C.P.A. 1342, 474 F.2d 1276, 1290, 177 USPQ 178, 189 (CCPA 1973), the principal opinion of the Court of Customs and Patent Appeals held that a prior invention of another that was not abandoned, suppressed, or concealed (102(g) prior art) could be combined with other prior art to support rejection of a claim for obviousness under § 103. The principal opinion added, in dictum (§ 102(f) not being at issue), that ‘[o]f course, (c), (d), and (f) have no relation to § 103 and no relevancy to what is ‘prior art’ under § 103.’ Id. There is substantial logic to that conclusion. After all, the other prior art provisions all relate to subject matter that is, or eventually becomes, public. Even the ‘secret prior art’ of § 102(e) is ultimately public in the form of an issued patent before it attains prior art status. Thus, the patent laws have not generally recognized as prior art that which is not accessible to the public. . . . The prior art being referred to in that provision arguably included only public prior art defined in subsections 102(a), (b), (e), and (g).”). 818) 청구항에 기재된 발명의 발명 시점을 기준으로 제102조(g)항 또는 제102조(f)항 선행기술발명과 청구항에 기 재된 발명에 대한 권리가 동일인에게 귀속되거나, 동일인에게 양도 의무가 있는 경우. 특허법상 모인(冒認) 법리 315 내용에 포함된 이유가 명확하지는 않지만820) 제102조(f)항이 제한적인 상황에서는 선 행기술(prior art)에 해당하지 않는다는 법문으로부터 위 제한적인 상황 외에는 선행 기술에 해당한다고 해석하는 것이 타당하다고 보았으며,821) ④ 모인대상발명(A)으로 부터 자명한 발명(A′)의 경우 발명자 또는 제3자 입장에서 특허받을 수 없는 발명에 해당하지 않더라도 모인자 입장에서는 특허받을 수 없는 발명에 해당하는 것으로 되 는 위와 같은 해석이 비논리적인 것도 아니라고 하면서,822) 모인대상발명 그 자체는 제102조(f)항에 따라 특허받을 수 없음은 물론 모인대상발명으로부터 자명한 변경발 명에 대해서도 제103조에 따라 모인자는 특허받을 수 없다는 점을 분명히 하였다.823) 다만, 연방관할항소법원(CAFC)도 1심 법원과 마찬가지로 이 사건 디자인 특허의 비자명성이 부정되지 않는다고 보았다.824) 다. 모인출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제 1) 제도의 개요 2011년 개정 전 미국 특허법은 선발명주의를 채택하고 있었고 원칙적으로 발명자 819) 35 U.S.C. § 103 (“Subject matter developed by another person, which qualifies as prior art only under subsection (f) or (g) of section 102 of this title, shall not preclude patentability under this section where the subject matter and the claimed invention were, at the time the invention was made, owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.”). 820) Oddzon Products, Inc., 122 F.3d at 1403 (“There was no clearly apparent purpose in Congress's inclusion of § 102(f) in the amendment other than an attempt to ameliorate the problems of patenting the results of team research. However, the language appears in the statute; it was enacted by Congress. We must give effect to it.”). 821) Id. (“While the statute does not expressly state in so many words that §102(f) creates a type of prior art for purposes of § 103, nonetheless that conclusion is inescapable; the language that states that § 102(f) subject matter is not prior art under limited circumstances clearly implies that it is prior art otherwise. That is what Congress wrote into law in 1984 and that is the way we must read the statute.”). 822) Id. (“This result is not illogical. It means that an invention, A', that is obvious in view of subject matter A, derived from another, is also unpatentable. The obvious invention, A', may not be unpatentable to the inventor of A, and it may not be unpatentable to a third party who did not receive the disclosure of A, but it is unpatentable to the party who did receive the disclosure.”). 823) Id. at 1403-1404 (“Thus, while there is a basis for an opposite conclusion, principally based on the fact that §102(f) does not refer to public activity, as do the other provisions that clearly define prior art, nonetheless we cannot escape the import of the 1984 amendment. We therefore hold that subject matter derived from another not only is itself unpatentable to the party who derived it under § 102(f), but, when combined with other prior art, may make a resulting obvious invention unpatentable to that party under a combination of §§102(f) and 103. Accordingly, the district court did not err by considering the two design disclosures known to the inventor to be prior art under the combination of §§ 102(f) and 103.”). 824) Id. at 1404 (“We agree with the district court that none of the cited designs, including the two confidential disclosures, render the patented design obvious, either individually or in combination.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 316 만이 출원할 수 있었기 때문에 무권리자 출원 특허와 관련하여 이전청구제도나 출원 일 소급제도는 없었고,825) 진정한 발명자는 스스로 특허출원을 한 다음 저촉 (interference)절차를 거쳐 특허를 받을 수 있었다.

1028) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する 調査研究報告書), 22-25頁. 1029) 민법 제258조(특허권의 공유에 대하여도 준용된다. 민법 제264조) 규정의 ‘법원에 의한 공유물의 분할’에 대 하여 판례에서는, ① 사정을 종합고려하면 공유물을 특정의 자에게 취득시키는 것이 상당하며, ② 다른 공유 자에게는 금전으로 취득시켜도 실질적인 공평을 해치지 않는다고 인정되는(기준: 가격의 평가가 적정히 되고, 취득하는 자에게 지불능력이 있음) 경우에는 어느 1인에게 취득시키고 그 1인이 다른 자에 대하여 금전을 지 불하여 정산하는 방법(전면적 가격배상)도 가능하게 되어 있다(最判 平成8年10月31日、民集50巻9号2563頁). 1030) 김동준 조영선 지선구, “지식재산기반 창조경제 구현을 위한 특허법 전면개정방안 연구”, 특허청 정책연구 과제보고서, 2014. 11., 46-49면(“공유물 분할의 방법은 무체재산권으로서의 특허권의 성질 상 현물분할이 불가 능하고, ⅰ) 공유자 일부가 나머지 공유자의 지분을 매수하거나, ⅱ) 당해 특허권을 제3자에게 매각하여 그 대 금을 지분비율에 따라 배분하는 형태를 취하게 된다는 점이다. …… 그 결과 특허법에 별도의 규정이 없는 공 유특허의 분할청구에 대하여는 민법이 적용되며, 공유물 분할의 방법들 가운데 특허권의 매각을 통한 대금분 할이나 가액배상의 형태가 가능하다는 것이 통설이다. 이러한 사정은 우리나라에서도 동일하며, 특허권 공유 에 관한 특허법 제99조는 민법상 공유의 특별규정이나(민법 제278조 후단), 그 분할에 관하여는 공유물 분할 에 관한 민법 제268조 내지 270조가 적용됨은 일본과 마찬가지이다.”);곽부규, 온주 특허법 제99조 (2017. 12. 20.) (“특허권의 공동소유관계는 그 본질이 공유이므로 분할청구권이 인정된다. 다만 특허권의 성질상 현물분 할은 불가능하기 때문에 경매나 가액배상에 의한 분할청구만 인정된다.”). 1031) 김동준 조영선 지선구, 앞의 보고서, 50-51면(“즉, 공유 특허권자 중 일부가 공유물 분할을 청구하는 경우, 나머지 공유자에게 일정 기간 동안 분할을 청구하는 공유자의 지분에 대한 우선매수 청구권을 보장하고, 당사 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 397 유형 나라 지분 양도 통상실시권 허락 이익배분 의무 제1유형 한, 일, 영 전원 동의 전원 동의 x 제2유형 미국 자유 자유 x 제3유형 독일 자유 적어도 과반수 동의 공유자 간 협의로 결정 제4유형 프랑스 우선매수권 우선매수권 타 공유자에게 이익배분 <표 41> 공유특허의 지분활용에 대한 주요국 제도 현황 유형 나라 민법상 분할청구 약정에 의한 분할청구 금지 가능 기간 제1유형한ㆍ일 원칙상 허용 * (일본) 판례는 없으나 통설 기본 5년 가능(再계약 시 5년 갱신) 제2유형미ㆍ독 원칙상 허용 계약에 의해 무제한 금지 가능 제3유형프랑스 원칙상 금지 - <표 42> 공유특허의 분할청구에 대한 주요국 제도 현황 위 우선매수권 도입 논의는 우리나라 특허권 공유제도가 권리 활용 측면에서 제약 이 크다는 문제 인식에서 시작된 것인데,1032) 주요국의 특허권 공유제도는 ① 타 공유 자 동의 없이 지분 활용(지분 양도, 질권 설정, 통상실시권 허락)이 가능한지 여부와 ② 분할청구 가능 여부 문제에 있어 아래와 같은 차이가 있다.1033) 피모인자와 모인자의 공동 기여가 인정되는 경우 공유관계를 인정하는 독일의 경 우 ‘지분 양도’가 자유롭다는 점에서 우리나라 일본과 차이가 있음을 알 수 있다. 반 자 사이에 그 대금 등 조건에 합의가 이루어지지 않으면 법원이 형성적 판결을 통해 우선매수 조건을 결정하 는 것이다. 이는 결국 공유물 분할의 방법 가운데 공유자 중 일부가 나머지 공유자의 지분에 관하여 ‘가액배 상’의 형태로 지분을 획득하여 공유관계를 종료시키는 방법에 유사한 것이 되는데, 이렇게 함으로써 공유물 분할을 원치 않는 공유자는 공유특허권이 제3자에게 넘어가는 것을 막고 계속실시를 보장받을 수 있으며, 분 할을 요청한 공유자 역시 대부분 경매보다는 높은 가격으로 지분대가를 얻을 수 있어 상호 이로운 결과를 도 모할 수 있다.”). 1032) 2015. 3. 입법예고되었던 특허법 일부개정법률안 설명자료에서는 이 문제 해소를 위한 방안으로 ① 방안 1 (지분 전체 양도 및 지분 전체 질권설정만 동의 불필요)(독일 式), ② 방안 2(지분활용(지분 전체양도, 지분 일 부양도, 질권 설정) 시 동의 불필요(단, 통상 실시권은 동의 필요)하되, 다른 공유자에게 우선매수권 부여) 두 가기 방안이 검토된 바 있음을 설명하고 있다. 2015. 3. 입법예고 특허법 일부개정법률안 설명자료. 1033) 2015. 3. 입법예고 특허법 일부개정법률안 설명자료를 참고하여 정리한 것임. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 398 면 영국의 경우 우리나라 일본과 같이 타 공유자 동의 없는 ‘지분양도’가 제한되지만 피모인자와 모인자의 공동 기여가 인정되는 경우의 해결방안에 있어 특허청장에게 폭 넓은 재량이 인정되기 때문에 우리나라와 상황이 같지는 않다. 결국 독일이나 영국은 피모인자와 모인자의 공동 기여가 인정되는 경우 해당 발명을 양자의 공동발명으로 취급하더라도 이로 인한 부작용이 우리나라에 비해 적다고 볼 수 있다. 향후 특허권 공유제도 개선 논의에 있어 이러한 점도 고려될 필요가 있다.