라) 대상 발명 6에 관하여
법원은 발명자의 기재의 추정력을 인정하는 면을 전혀 보이지 않고 연구보고서의
기재내용 등을 참고하여 실질적으로 기여한 정도를 기준으로 지분율을 판단하였다.
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첫째, 모인대상발명 A(발명자 甲)와 협의의 실질적 동일 범위 발명 A1을 乙이 출
원한 경우, ① A1은 모인 출원 특허에 해당하여 거절 무효되며, ② 정당한 권리자 甲
이 특허법 제34조 또는 제35조에 따라 A1의 범위 내에서 출원하는 경우 출원일 소급
효가 인정되고, ③ 정당한 권리자 甲은 乙에 대해 A1에 대한 특허권의 이전을 청구할
수 있게 된다.
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2. 주요국의 법리
일본의 경우 모인자 기여 시 공동발명 인정 여부에 대해 학설은 긍정적 견해와 부
정적 견해로 나뉘는데, 이전청구제도를 도입할 당시 해당 제도에 대해 분석한 보고서
에서는 모인자의 기여에 관하여는 특단의 입법조치를 하지 않아도 ① 모인자의 발명
과 정당한 권리자의 발명이 모두 권리범위에 기여하는 것인 경우에는 공유로, ② 정당
한 권리자의 발명이 권리범위에 기여하지 않는 경우에는 모인자에게 권리가 귀속하는
것으로, ③ 모인자의 발명이 권리범위에 기여하지 않는 경우에는 정당한 권리자에게
권리가 귀속하는 것으로 취급하는 것이 가능하다고 보고 있다.991)
미국의 경우 특허법 제116조(35 U.S.C. § 116)에 공동발명의 정의 규정이 마련되어
있는 점이 특징인데, 발명이 둘 이상의 자에 의해 공동으로(jointly) 이루어진 경우 공
동출원해야 함을 규정하고 있을 뿐 ‘공동으로(jointly)’의 의미에 대한 내용은 포함하고
있지 않았던 구 특허법 제116조에 대해 해석한 판례는 복수의 자가 협력하여야
(collaborate) ‘공동으로(jointly)’의 요건을 충족한다고 보고 있었다.992) 한편, 1984년 특
허법 개정 시 제116조 제1문은 그대로 둔 채, ① 발명자들이 물리적으로 함께 혹은 동
시에 일하지 않았다거나, ② 각자가 같은 유형 혹은 정도의 기여를 하지 않았다거나,
③ 각자가 특허의 모든 청구항에 기여를 하지 않았던 경우에도, 그들은 공동으로 출원
990) 정차호, 앞의 책(특허법의 진보성), 446면(모인기술에 비하여 진보성이 인정되는 경우 그 발명에 대하여는
모인기술을 제공한 자와 해당 출원의 출원인이 공동발명자인 것으로 처리하면 된다는 견해); 조영선, 모인 특
허권에 대한 이전청구의 법률문제, 사법 39호, 사법발전재단, 2017, 368-369면(“이런 경우에는 특허법 제99조의
2 제1항 괄호 부분을 유추적용하여, 피모인자는 마치 공동발명자처럼 특허권 가운데 자신의 공헌도에 상응하
는 지분에 대하여 이전청구권을 행사할 수 있다고 함이 상당할 것이다.”); 손천우, 앞의 논문(정당한 권리자의
특허권 이전등록청구제도), 314-316면(“제3설은 제2설과 같이 출원일 소급제도와 특허권 이전등록청구에서의
발명의 동일성을 다르게 보되, 모인출원발명에서 변경 부가된 구성의 내용에 따라 공유지분을 인정하는 것도
가능하다는 입장이다. …… 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 기술적 창작에 가담할 뿐만 아니라 상호 협력
하에 발명에 참여한다는 주관적 의사도 필요하다는 것이 판례이지만, 2016년 개정 특허법 제99조의2 제3항을
통해 공동발명자에게 지분이전등록청구권을 명문으로 도입한 취지를 유추적용해볼 수 있을 것이다. ……이와
같이 모인출원자의 지분이전 청구권을 인정한다면, 동일성의 범위를 넘는 구성의 변경 추가에 대해서도 지분
이전등록청구권으로 해결할 수도 있을 것이므로 3설이 타당해 보인다.”).
991) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調
査研究報告書), 22-25頁. 992) Kimberly–Clark Corp., 973 F.2d at 916 (“It is undisputed that this language required some form of
collaboration in order that an ‘invention’ be ‘made by two or more persons jointly.’ The courts had also
made clear that an invention can be made ‘jointly’ under Section 116 only if two or more persons
collaborate in it. See, e.g., Shields v. Halliburton Co., 667 F.2d 1232, 1236–37, 216 USPQ 1066, 1069–70
(5th Cir.1982); Monsanto Co. v. Kamp, 269 F.Supp. 818, 824, 154 USPQ 259, 262 (D.D.C.1967).”).
모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안
385
할 수 있다는 내용이 제2문이 추가되었는데,993) 이러한 개정이 공동발명 인정에 있어
협력관계 요건 요부에 대한 변화를 의미하는지에 대해 연방관할항소법원(CAFC)은 그
렇지 않음을 분명히 하고 있다.994) 다만, 학설상으로는 (i) 현행 발명자 판단 기준에 따
를 경우 모인대상발명의 발명자가 모인대상발명의 자명한 변경에 대한 공동발명자로
인정되기는 어려울 것이라는 견해995) 외에 (ii) 제135조 모인절차(Derivation
Proceedings)를 통해 모인대상발명의 자명한 변경에 대해서도 모인대상발명의 발명자
가 공동발명자 또는 단독발명자로 주장하여 구제받을 수 있다는 견해도 존재한다.996)
993) 35 U.S.C. § 116 (1988) (“When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply
for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. Inventors
may apply for a patent jointly even though (1) they did not physically work together or at the same time,
(2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution
to the subject matter of every claim of the patent.”).
994) Kimberly–Clark Corp., 973 F.2d at 916-917 (“The “Section by Section Analysis” in the Congressional
Record indicates that Congress intended to codify the principles of Monsanto: Subsection (a) of section
105 amends section 116 of the patent law to allow inventors to apply for a patent jointly even though (i)
they did not physically work together or at the same time, (ii) each did not make the same type or
amount of contribution, or (iii) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of
the patent. Items (i) and (ii) adopt the rationale of decisions such as Monsanto [ ]. Accord Senate Comm.
on the Judiciary, Patent Law Amendments of 1984, S.Rep. No. 98–663, 98th Cong., 2d Sess., p. 8 (1984);
see also 1 Donald S. Chisum, Patents 2–13 (“There is no evidence that Congress intended to discard the
fundamental requirement that there be some form of collaboration between the joint inventors in the
development of the final invention.”) The court in Monsanto [ ] stated the pertinent principles as follows:
. . . Monsanto clearly contemplated collaboration, working together, even if not physically.”).
995) Dennis Crouch, The Removal of Section 102(f)’s Inventorship Requirement; the Narrowness of Derivation
Proceedings; and the Rise of 101’s Invention Requirement. (“In our prior e-mail communications (repeated
here with permission), Sarnoff has also explored other ways to block patenting of the obvious variants.
He writes: 1. A person who conceives of an obvious variant is normally treated as an inventor of an
invention (just of an obvious one), so lack of inventorship under Section 101 may not be a successful
approach to invalidating the claim made by the deriver, although the deriver will likely be entitled at least
to joint-inventor status; and 2. Current inventorship law may not necessarily treat the originator of the
underlying invention as a joint-inventor of the obvious variant of which the originator did not conceive,
even if the originator added a significant contribution to conception by the deriver, and thus it may not
always be possible to correct inventorship to permit the originator to obtain joint inventor status and joint
ownership of the obvious variant. 3. However, the courts have sometimes extended unpatentability to
obvious variants even when the statute does not clearly provide for it, as they did in In re Foster, 343
F.2d 980 (C.C.P.A. 1965) (extending Section 102(b) to claims that were obvious in light of statutory bar
art).”). Sarnoff 교수의 견해를 소개한 밑줄 부분. (2018. 8. 11. 방문).
996) Robert A. Armitage, Understanding the America Invents Act its Implications for Patenting, 40 AIPLA
Q.J. 1, 98 (2012) (“The AIA’s new derivation provisions under § 135, coupled with ancillary changes to
the patent statute, provide alternative remedies for a true inventor in the situation where someone has
learned of the inventor’s invention (i.e., derived from the inventor non-public knowledge of the type that
was at issue in OddzOn) and the deriver sought a patent on the derived subject matter or some obvious
variant of that derived knowledge. If an inventor succeeds in such a derivation claim, the inventor can
decide which patent application, in which it would then have ownership, should issue as a patent. Thus,
the AIA affords an inventor not just an alternative to an OddzOn defense, which merely destroys what
might otherwise be valid patent rights, but a superior option that was clearly engineered by Congress as
a means to spare patentability.”); Id. at 98 footnote 384 (“In the “obvious variant derived” situation, the
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
386
독일의 경우 공동발명의 성립을 위해 주관적 요건(공동작업의 인식)은 불필요하며
객관적 측면에서 공동의 기여가 존재하면 된다는 것이 통설과 판례의 입장이다.997) 따
라서 정당한 권리자에 속하는 발명에 개변을 가하거나 또는 구성요소를 추가하여 권
원 없는 자가 출원한 경우에, ① 변경부분이 통상의 기술자의 창작능력의 범위 내라면
발명의 동일성이 있고 정당한 권리자에게 이전청구가 인정되며,998) ② 정당한 권리자
에 속하는 부분과 비교하여 출원발명에 발명적 요소가 부가되어 있는 경우에는 발명
의 동일성이 존재하지 않고,999) 이처럼 발명의 동일성이 존재하지 않는 경우에 정당한
later-filing inventor should be able, in many situations, to make a joint inventorship claim, perhaps
even a sole inventorship claim, on the obvious variant. This assertion can be advanced on the ground that
disclosure of the complete conception of the invention to the deriver made an inventive contribution to the
conception of the obvious variant–or was the sole inventive contribution to the obvious variant. In this
typical case, if this assertion is established, it will then permit the inventor to use the derivation
proceeding as a means for having the inventorship on the earlier-filed application corrected to reflect the
obvious variant was either a joint invention or, in some cases, the inventor’s sole invention. The correct
inventor should be positioned in the derivation proceeding to have the naming of the inventor corrected
for any involved application or patent. Once correctly named as the inventor or a joint inventor, not only
is ownership impacted, but patentability can be protected through the right to benefit under § 120 of the
deriver’s original patent filing date. Because, as will be discussed in detail: (a) deceptive intention is no
longer a limitation on correction of inventorship; (b) correction of inventorship can be done in a derivation
proceeding under § 135, and (c) the inventor’s § 115 required statements can be corrected under the new
safe harbor provisions, all the tools exist in the new statute to get to the right outcome on inventorship,
ownership, and patentability of the obvious variant. This contrasts markedly with the destructive effects
of pre-AIA § 102(f), whether it operates as a prior art or a “loss of right to patent” provision. See
Leahy-Smith America Invents Act, sec. 3, § 135; 35 U.S.C. § 120 (2006).”).
997) Maximilian Haedicke/Henrik Timmann, supra, p. 251 (“A joint invention involving several participants
only exists if said participants have found the solution to the technical problem posed as a result of their
joint activity. Section 6 sentence 2 PatG fails to determine what is meant by joint activity. It is
particularly unclear whether a deliberate interaction of the individual participants in the inventive
process is necessary. This can be highly relevant for the determination of joint inventorship in inventions
based on the successive actions of individual participants. In some cases, the participants of sequential
development activities are viewed as co-inventors where further development is on the basis of mutual
consent. The criterion of deliberate interaction, however, gives no indication as to the nature of the
contribution made by the individual. The existence of deliberate interaction is thus unnecessary to the
assessment of joint inventorship. The only decisive issue is whether, from an objective point of view, a
contribution by the co-inventor exists.”). 주관적 요건 불요설을 취한 판례와 학설로 BGH Mitt 1996, 16 =
NJW-RR 1995, 696, 698 – Gummielastische Masse Ⅰ; Chakraborty/Tilmann p. 65; Busse/Keukenschrijver
§ 6 mn. 34; Bartenbach/Volz ArbnErfG § 5 mn. 50; Henke p. 54; Hellebrand p. 150 등을 들고 있고, 다른
견해로 Kraßer § 19 Ⅲ 5 (p. 342 et seq.); Homma p 82; Hellebrand FS Barenbach (2005), p. 141, 149, 155
등을 들고 있다. 조영선, 모인 특허권에 대한 이전청구의 법률문제, 사법 39호, 사법발전재단, 2017, 369면(“참
고로 독일에서는, 공동발명의 성립에 주관적 공동의사는 반드시 필요하지 않다는 것이 통설 판례이다
(Haedicke/Timmann, Handbuch des Patenrechts, C.H. Beck(2012), Section 3:33-34; BGH 17.01.1995- X ZR
130/93.). 또한 이런 법리를 근거로, 최초의 발명에 제3자가 임의로 창조적 개변을 가하고 그런 기술적 공헌이
양자 사이에 공동발명을 형성할 정도에 이른다면 최초발명자와 그런 개변을 가한 제3자는 최종 발명에서 각
자의 기여분에 상응하는 지분으로 특허권을 공유하는 것으로 본다(Haedicke/Timmann, section 3:128.). 이런
연유로 독일에서는 오래 전부터 지분이전을 통한 모인출원의 구제가 비교적 유연하게 인정되어 오고 있는 실
정이다.”)에서도 마찬가지로 설명하고 있다.
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한편, 모인 출원 특허에 (i) 정당한 권리자의 단독 발명(X=a+b) (ii) 정당한 권리자
와 모인자의 기여가 모두 인정되는 발명(X1=a+b+c), (iii) 모인자의 단독발명(X2=a+d)
이 청구항별로 구분되어 있다면, 만일 특허권이 설정등록된 후라면 현행법상 청구항
별 특허권 이전은 곤란하므로 해당 특허권은 공유로 처리하고 당사자들이 공유를 희
망하지 않는 경우 앞서 본 방법에 의해 처리하는 방법밖에 없을 것이다.1034) 다만, 아
직 출원 단계라면 출원을 분할하는 방법으로 대응하는 것도 가능할 것으로 보인다. 독
일의 경우 앞서 본 바와 같이 출원 일부의 분할 이전이 판례에 의해 인정되고 있
고,1035) 영국의 경우도 특허청장에 의해 이러한 구제가 인정되는 것으로 보인다.1036)
우리나라의 경우 거절이유 통지를 통해 모인 출원의 청구항 중 X=a+b 및
X1=a+b+c를 삭제하는 보정을 하도록 하고, 삭제된 청구항들에 대해 특허법 제34조에
따른 정당한 권리자의 출원을 하는(X=a+b의 경우 정당한 권리자 단독 명의 출원,
X1=a+b+c에 대해서는 정당한 권리자와 모인자의 공동출원) 것은 가능할 것이다.1037)
1034) 물론 모인 특허의 청구항 중 X=a+b 및 X1=a+b+c를 삭제하는 정정을 하여 해당 특허의 무효사유를 해소하
고, 삭제된 청구항들에 대해 특허법 제35조에 따른 정당한 권리자의 출원을 하는(X=a+b의 경우 정당한 권리
자 단독 명의 출원, X1=a+b+c에 대해서는 정당한 권리자와 모인자의 공동출원) 것은 가능할 것이다.
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개정안에 따르면 무권리자 출원 특허에 대해서는 제29조 외에 특허요건 특례 규정
을 추가하여 모인대상발명으로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 범위까지는
거절 무효로 할 수 있게 된다. 구체적으로는, ① 방안 1과 유사하게 ‘모인대상발명으
로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 발명’만을 거절 무효 대상으로 하는 방
안(방안 2-1)과, ② 모인대상발명 단독으로 혹은 모인대상발명과 다른 공지 선행기술
의 조합을 근거로 진보성 판단을 허용하는 방안(방안 2-2)이 가능할 것이다.
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발명자 판단을 위해서는 청구항을 기준으로 하여야 하며, 청구항의 공지요소가 아
닌 신규요소에 기여하여야 한다. 청구항의 신규요소에 대한 기여만으로는 부족하고
진보성을 충족케 하는 요소(진보요소)에 대한 기여가 필요한지 여부에 대하여는 이견
이 존재할 것이다. 공동발명자 판단을 위해서는 신규요소에 대한 기여만으로 충분하
고, 그 공동발명자 지분율을 산정하는 과정에서 신규요소보다는 진보요소가 지분율을
더 높이는 요소로 작용할 것이다. (항상 그런 것은 아니지만) 경우에 따라서는 신규요
소만에 기여한 자의 지분율이 0%가 되어 결과적으로 그 자가 공동발명자가 아닌 것
으로 판명될 수도 있을 것이다.
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위와 같은 입법적 해결 방안들은 후속 연구를 위한 토대 제공을 위해 그 방향성을
제시한 것으로 향후 그 필요성이나 타당성에 대해 면밀한 추가 검토가 필요할 것이다.
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3) 실무
실무에서 대법원은 위 2가지 접근방식을 병용한 설을 적용하여 발명자를 설명하고
있다. 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결에서 대법원은 다음과 같이
설시하였다.
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미국에서 공동발명자 여부를 판단하기 위해서는 첫째 청구항을 기준으로 한다는
점, 둘째, 신규사상을 창출하여야 한다는 점, 셋째, 해당 출원 또는 특허의 적어도 하
나 이상의 청구항에서 신규사상의 창출에 기여하면 된다는 점(not-all-claims 원칙) 등
이 정립되어 있다. 공동발명자 인정을 위해서 주관적 의사의 합치가 필요한지 여부에
대하여는 엄격한 주관적 요건을 요구하는 견해가 존재하나, 요구하지 않는 견해가 다
수설인 것으로 이해된다. 그 다수설에 따르면, 모인자가 모인대상발명을 변경한 경우,
모인자와 피모인자가 공동발명자가 될 수 있는 것이다.
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6. 일본의 공동발명자 지분율을 산정한 판례 연구
가. 知的財産高等裁判所 平成19年3月29日判決 平成18年(ネ)第10035号 判決(원고
50%; H 30%; I 20%)
1) 사실관계
대상 특허발명(연료 분사 밸브, 특허 제2609929호)은 “슬릿 형상 분공의 내부의 폭
W와 내부의 긴 방향을 따른 길이 L1의 비율을 4.5 이상으로 하여 분무를 매우 편평한
형상으로 하여 공기와의 접촉면적을 증대시켜, 주위의 공기를 끌어들이기 쉽게 하고
분무의 미립화를 촉진하여 연료 분사량이 적은 경우에도 분무의 입경을 작게 할 수
있는 것이며, 또 분무의 도달거리 및 관철력(貫徹力)을 슬릿 형상 분공의 내부의 폭
W와 내부의 긴 방향에 따른 길이 L1의 비율을 조정하는 것에 의하여 가능하게 한 것
660) Falana v. Kent State University, 669 F.3d 1349 (Fed. Cir. Jan. 23, 2012).
발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구
215
이다. 그 결과, 대상 특허발명은 스월(swirl)을 불필요로 하거나 연비가 향상해 희박연
소의 제어범위가 넓어져, 사이클 변동이 적다는 작용효과를 얻을 수 있는 것이다.”
발명신고서에 원고 및 H(피고 회사 연료연구실 연구개발에 관한 연구원)가 공동발
명자로 기재되었고, 특허공보에서도 원고 및 H가 발명자로 기재되었다.
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3) 법원의 판단
법원은 대상 특허5에 관해서는 발명자는 원고를 포함해 10명으로 되어 있으므로
공동발명자 중 원고의 지분율은 1/10이다. 이 점에 관해 원고는 다른 자의 실질적 공
헌은 없다고 주장하였다. 그러나 이에 대한 인정할 만한 증거가 없고, 원고도 서명 날
인한 배분신청서(신고대표자로서 원고 찍힌 출원의뢰서 겸 양도증 및 배분신청서)에
서 “대상 특허5의 보상금 배분에 대해 원고가 10%”로 기재되어 있는 것을 고려하여
법원은 원고의 지분율을 10%로 판단하였다.671)
본 사례는 직무발명신고서에 기재된 배분신청서 배분에 따라서 원고의 지분율을
추정한 것이다. 그 추정을 복멸할 증거를 제시할 책임은 원고가 부담하는데 사안에서
원고는 그러한 증명책임을 다하지 못하였다.
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TAG_C3
또한, 본건 양 발명의 특허출원에 대하여 그 실체에 입각하여 출원인의 명의변경이
행해진 경우에는 피고는 신의칙상, 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자인 F 및 E 내지
이들의 승계인인 원 피고가 당초의 특허출원을 공동으로 하고 있지 않은 것에 대하여
이의를 진술하는 것은 불가하다고 할 것이다.
TAG_C4TAG_C5
피고는 시청자 데이터 분석을 전문으로 하는 프리랜스 컨설턴트이다. 1991년 1월
19일 피고와 소외 제3자가 공동발명자의 자격으로 미국특허출원을 하였다. 피고는 2
년 후인 1993년 1월 19일 상기 미국특허출원을 근거로 우선권을 주장하면서 PCT 국
제출원을 하였다. 해당 출원발명은 “Person Meter”라는 명칭을 가지며, 방송신호를
받아서 채널 선택을 포착하는 기구에 관한 것이다. 1995년 1월 17일 위 미국특허출원
은 미국특허 제5,382,970호로 등록되었다.
TAG_C6TAG_C7
1심 법원은 (원고가 발명을 보유한 적이 없기 때문에) 무단 모인이 없었고 모인대
상발명이 특허출원에 개시된 발명과 동일하지 않다는 이유로 원고의 청구를 기각하였
다.
