스웨터 _ [채널예약]‘방법’ 드디어 베일 벗는다! 숨 쉴 틈 없이 빠져들 관전 포인트 3 | 군포철쭉축제

227 판례상으로도 한계이익의 산정은 침해자를 기준으로 해야 한다는 판례가 이제는 다 수라고 한다. 61 1심인 지방법원은 실시료 상당액을 기준으로 하여 피고에게 DM 38,306.48와 그에 대 한 이자를 지급하라고 판결하였다. 이에 대해 원고와 피고는 모두 항소하였다.

128 첫째 논거는 독일 민법의 이른바 준사무관리(unechte Geschäftsführung ohne Auftrag or Geschäftsanmaßung) 규정을 유추적용하는 것이다. 이 논거의 연혁에 대해서는, 일찍이 1877년 제국상사대법원(Reichsoberhandelsgericht)이 사무관리 법리(negotiorum gestio)에 의해 이익 반환을 인정하였고, 129 민법 시행 후에는 제국 법원이 이익 반환에 관한 판례 를 확실하게 만들기 위해 사무관리에 관한 민법 조문들을 설시하였으며, 130 독일연방대법 125 Joachim v. Ungern-Sterberg, Einwirkung der Durchsetzungsrichtlinie auf das deutsche Schadensersatzrecht, GRUR 2009, 460, 465. 또한 지식재산권 침해의 경우 허용되는 행위와 위법 한 침해를 구분하는 것이 어려운 경우가 자주 있는데, 특히 특허권의 경우가 그러하다고 지적 한다.

318 또한 손해배상액은 침해행위로부터 직접 비롯된 것에 한정되어야 한다. 170 이에 대하여 Peter Meier-Beck, “Herausgabe des Verletzergewinns – Strafschadenersatz nach deutschem Recht?”, GRUR 2005, 617, 620은 제품에 직접 귀속시킬 수 있는 비용은 간접비가 아니 라 직접비(제품 원가)이므로, 이 판결의 표현은 경영학적 관점에서 보면 모순이라고 지적한다.

독일 판례는 침해자 이익 반환 제도를 인정하는 논거로 준사무관리 법리를 제시하기도 하였으나, 이에 대해서는 이론적인 관점에서 여러 문제가 있다는 비판을 받았다. 독일 판 례가 제시한 다른 논거는 만일 침해행위가 없었으면 피해자가 자신에게 배타적으로 귀속 되어 있는 법적 지위를 이용하여 침해자와 동일한 이익을 취득할 수 있었다는 점이다.

383 BGH GRUR 1977, 250 – Kunststoffhohlprofil. 384 Rudolf Kraßer/ Christoph Ann, Patentrecht, 7. neu bearbeitete Aufl., C. H. Beck, 2016, § 35 Rn. 111. 385 BGH GRUR 1977, 250 – Kunststoffhohlprofil Ⅱ. 386 BGH GRUR 1992, 599 – Teleskopzylinder; BGH GRUR 2000, 685 – Formunwirksamer Lizenzvertrag. 121 Kraßer는, 앞에서 살펴본 바와 같이, 침해자가 취득한 것은 지식재산권의 배타적 효력에 의해 권리자에게 속했던 시장기회(Marktchance)라고 하면서, 침해자가 시장에서의 수요 를 충족시켜 시장기회를 소비하면 권리자의 시장기회는 동일한 범위에서 축소되며, 이처 럼 소비된 시장기회는 되돌릴 수 없으므로 침해자가 그 시장기회의 가액을 반환해야 한 다고 하였다.

(1) 손해배상청구권의 내용으로 규정하는 방법(제1안) 침해자 이익 반환을 손해배상청구권의 내용으로 규정하는 입법례를 다시 살펴보면, 손해 배상액 산정시 고려 요소로 규정한 경우(EU 지식재산권 실현 지침, 독일)와 손해배상액 을 산정하는 독립된 방법으로 규정한 경우(중국, 대만)로 구분할 수 있다. 105 그런데 EU 지식재산권 실현 지침과 독일 특허법에 대해서도, 침해자 이익 반환은 단순히 손해배상액 산정의 한 고려요소가 되는 것이 아니라 손해배상액을 산정하는 독립된 방법 으로 이해되고 있다는 점은 이미 살펴본 바와 같다.

끝으로 원고의 실시태양과 침해자의 침해태양이 다른 경우에 본 추정규정이 적용될 수 있는지의 문제가 있다. 360 Klaus-J. Melullis, “Zur Ermittlung und zum Ausgleich des Schadens bei Patentverletzung”, GRUR Int 2008, 679, 682. 114 인한 손해를 이와 같이 파악하고 있다고 지적한다. 즉 EU 지침 제13조 제1항 제2문은 권리침해 그 자체를 “실제 손해”로 보고 있다는 것을 나타내며, 이 조항에 따라 침해자가 취득한 불법적인 이익을 기준으로 손해배상액을 산정하거나 이용권한을 갖기 위해 지급 했을 실시료를 기준으로 손해배상액을 산정하는 경우, 피해자의 구체적 손해가 존재할 것을 그 요건으로 요구하는 것은 이치에 맞지 않는다고 한다.