외교> [현장에서]‘통합신공항’ 발표에도…대구시는 왜 침묵하나 | 군포철쭉축제

항소심 법원은, 등록된 특허의 경우 원고의 발명과 동일성이 인정되지 않아 모인에 해당하지 않는다고 보았지만 당초 출원의 청구항 1부터 3에 대해서는 유사성을 인정 하였고 원고의 손해배상 청구를 받아들였다.

③ 원고의 특허권 이전등록절차 이행 청구 부분 원고와 피고는 2006. 8. 14. ‘도장부스 수 처리 방법’에 관한 발명을 공동 특허 출원 하여, 2007. 8. 6. 제10-0748764호로 특허 등록을 받은 바 있는데, 피고가 2015. 7. 29. 이 사건 특허권에 관한 피고의 공유 지분을 포기하였다는 것이 원고의 주장이고 원고 는 이를 근거로 피고에 대하여 특허권 지분 이전등록절차 이행을 구하였다.

(iii) 대법원은 공유를 결정짓는 요소는 모인대상발명과 모인특허 사이에 어떠한 차 이가 있느냐의 여부가 아니라 그 공통성에 있다고 설시하면서 ① 원고가 제출한 자료 로부터 원고가 분쟁특허의 청구범위에 기재된 교시를 점유하고 있는지 여부를 검토하 는 것으로는 충분치 않고, 오히려 원고가 밝힌 교시와 분쟁특허의 교시가 일치하는 범 위를 검토하여야 하며, ② 동일성을 전체적으로 볼 때에 비로소 모인이 있는지 여부를 판단할 수 있고, ③ 출원의 대상에 발명적 기여, 창작적 참여 또는 고도의 협력을 제 특허법상 모인(冒認) 법리 345 공한 자는 누구든지 공유관계를 주장할 수 있는데, 정당한 권리자가 완전하고 그 자체 로 보호적격이 있는 발명을 할 것까지는 요구되지 아니한다고 보고 있다. 연방대법원 은, 다음과 같은 점들을 근거로, 원심이 기술사업체(원고)가 발명에 상응한 교시를 인 지하고 있었다는 점을 간과하였다고 보았다: ⓐ 기술사업체는 고밀도 강철로 만든 설계부를 특허에 적합한 저온영역에서 열처 리하였으며(이와 동시에 코팅처리), 그 설계부는 자동차의 구조설계부로 사용하기에 적합하고 특정되었다는 점을 인지하고 있었다.

그 90%의 지분율을 인정함에 있어서 기재의 추정력에 대하여는 언급하지 않고 있 다. 만약, 기재의 추정력을 인정한다면 원고가 그의 지분율이 추정치 50%가 아니라 90%라는 점에 대하여 증명할 책임을 부담하게 되는데, 그러한 증명책임을 엄격하게 적용하면 90%를 인정하기가 어려울 수도 있을 것이다.

909) Markem v Zipher [2005] R.P.C. 31; CIPA Guide Sixth Edition §7.08 and §37.05. 910) CIPA Guide Seventh Edition §7.08 (“Notwithstanding that, by s.125, the invention for which a patent has been granted is to be taken as that specified in the claims of the patent, the court will not just look at the form of the claims of a pending application to decide what the invention is and who is the deviser of that invention. Moreover, the issue of inventorship can arise even before an application has been filed, or where an application has been filed but no claims have yet been formulated. The Court of Appeal recognised in Markem v Zipher that patent attorneys often draft a first set of claims very broadly so as to get the most out of the search and claims will be amended prior to grant. The issue for the court will be to see what is “the heart” of the invention, even though there may be more than “one heart”, and each claim may not need to be considered a separate “heart” on its own.”); CIPA Guide Seventh Edition §37.05 (“Entitlement is no longer to be decided on a claim by claim basis. Following the Court of Appeal in Markem v Zipher [2005] R.P.C. 31; [2005] EWCA Civ 267, the issue for the court will be to see what is “the heart of the invention” and, even though there may be more than “one heart”, that may not mean that each claim is “a heart”. This is discussed at §7.08.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 350 인정판단에 있어서 선행기술이 고려될 수 있는 것으로 해석되고 있다.911) 모인 판단 시 특허의 유무효가 문제될 수 있는지에 대해 종래 견해는, 모인이 문제 된 발명이 특허요건을 충족하는 여부는 고려될 필요가 없다고 보았지만, 최근 판례에 의해 이러한 실무가 변경된 것으로 보이는데, 특허요건을 충족하지 못한 발명에 대해 귀속 여부를 다툴 실익이 없다는 점을 설시한 판결이 있다.912) 다. 모인출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제 영국은 무권리자 출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제수단으로 이전청구제도 911) Yeda v Rhone Poulenc [2008] R.P.C. 1; UKHL 43, Markem v Zipher [2005] R.P.C. 31; CIPA Guide Sixth Edition §7.08 and §37.04. 912) CIPA Guide Seventh Edition §7.08 (“Issues of validity of claims will be relevant: especially where claim 1 is overly broad. Traditionally entitlement was determined according to the alleged inventor’s perception of what he had discovered, rather than what might turn out in the light of the prior art actually to have been invented. In other words, validity considerations are not generally to be taken into account in assessing entitlement questions and “invention” in this context should not mean a “patentable invention”, see Norris’s Patent [1988] R.P.C. 159 and Viziball’s Application [1988] R.P.C. 213. . . . However, two particular decisions have changed this practice. In Yeda v Rhône-Poulenc Rorer [2008] R.P.C. 1; [2007] UKHL 43, Lord Hoffmann held that s.7(2) provided an exhaustive code to entitlement to the grant of a patent. Section 7(3) defined the inventor as “the actual deviser of the invention”, and so it was necessary to distinguish between the person who had made the invention and the person who had made a non-inventive contribution.“Deciding upon inventorship will therefore involve assessing the evidence adduced by the parties as to the nature of the inventive concept and who contributed to it. In some cases this may be quite complex because the inventive concept is a relationship of discontinuity between the claimed invention and the prior art. Inventors themselves will often not know exactly where it lies.” Also, in Markem v Zipher [2005] R.P.C. 31, the Court of Appeal felt that, as a matter of convenience, if a claim was clearly and unarguably invalid, then not only could the Comptroller take that into account when exercising his wide discretion, and deal accordingly with such claims, he ought to do so as there was no point in “handing rights in an invalid monopoly from one side to another” and “the sooner an obviously invalid monopoly is removed, the better from the public point of view”. Where there was “self-evidently no bone”, the “dogs [should] be prevented from fighting over it”. So Jacob L.J. concluded:“if an inherent part of a claim to entitlement is also an assertion of or acceptance of invalidity, the entitlement claim must fail.” The Hearing Officer proceeded to consider this aspect of Markem in Statoil v University of Southampton BL O/204/05 and found that the principle applied where either of the parties to the entitlement dispute raised the question of validity, and the defendant “should not be allowed to get away with pleading invalidity as an inherent part of his defence”. Thus, questions of patentability can now be raised pre-grant in entitlement proceedings and previous cases to the contrary will no longer be good law. However, care may be needed in applying this where the invention in question is patentable in an overseas jurisdiction but not patentable in the UK (e.g. because it relates to computer software or a method of doing business—as in LIFFE v Pinkava [2007] R.P.C. 30; [2007] EWCA Civ 217).”); CIPA Guide Seventh Edition §37.06 (“Although the traditional position was that validity should not be taken into consideration when deciding questions of entitlement (Norris’s Patent), this did not mean that there was no need to look for any contribution from the referrer to the very feature which distinguishes the claims of the contested application/patent from the prior art (Derbyshire Maid’s Patent BL O/40/97). Now, following Markem v Zipher, the issue can be explored, even without a request for revocation, and where there is a clear and unarguable attack, then there is no point in the Comptroller passing such claims from the defendant to the claimant: see the discussion at §7.08.”). 특허법상 모인(冒認) 법리 351 와 출원일소급제도를 모두 마련하고 있다.

주관설에 의하면 ‘공동저작물에 대한 권리제한을 수인하겠다는 의사’이지만 객관설에 따르면 이는 ‘공동하여 창작행위를 하려는 의사’라고 볼 수 있다.”). 272) Clairol Inc. v. Save-Way Indus., Inc., No. 79-175-CIV-CA, 1980 WL 30222 (S.D. Fla. June 10, 1980), and amended, No. 79-175-CIV-CA, 1980 WL 30310 (S.D. Fla. Aug. 25, 1980). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 118 재한다. 법원은 발명이 순차적으로 완성될 수 있다고 설시한 Monsanto v. Kamp 판결 을 인용한 후,273) 대상 사안에서 선행 발명자의 노력이 종료된 후 후행 발명자의 노력 이 시작되었지만, 대상 특허발명이 선행 발명자의 노력과 후행 발명자의 노력의 시너 지 결과를 가지는 점에 주목하여 두 발명자가 공동발명자라고 판단하였다.274) 4. 미국의 공동발명자 판단 관련 여러 기준 공동발명자 판단과 관련하여 여러 논문에서 기준을 모색한 바가 있는데, 이하는 그 중 3가지를 요약한 것이다. 그 기준들도 공동발명자 판단에 큰 도움이 되지 못하는 것 으로 생각된다.

i) 인스콘테크가 피고 회사와 수차례 기술 회의를 하면서 해결을 요청한 기술 내용은 ‘㉮ 이음매 통과 시 다이 (die)가 자동 후진 후 복원되게 구성, ㉯ 립(lip)이 백롤(back roll)에 닿지 않게 스토퍼(stopper) 구성, ㉰ 저속 부터 고속 코팅 가능하고, 고속 코팅 시 진공장치 구성, ㉱ 이물질을 제거할 수 있는 흡입수단(suction type)‘ 등이다.

다. 주관적 요건 필요 여부 조영선 교수는 공동발명자 요건에 객관적 요건 외에 주관적 요건이 필요하다고 주 장하며, 그 주장의 근거로 저작권법에서 주관적 요건을 필요로 하므로 특허법에서도 필요하다는 점을 제시한다.48) 저작권법에서 주관적 요건이 필요한 이유가 무엇일까? 혹시, 저작권법에서 주관적 요건이 필요한 이유가 특허법에서 주관적 요건을 필요로 하기 때문이 아닐까? 필자는 이 글에서 저작권법에서든 특허법에서든 주관적 요건이 반드시 필요한 것이 아니라고 주장한다.