토트백 _ [ML캠프현장] 에이스다운 적응력…STL 김광현, 빛의 속도로 녹아든다 | 군포철쭉축제

발명의 완성 시점을 그 발명의 효과가 결정된 시점으로 설시하는 판례가 존재한다. 한편, 모인 출원 특허에 (i) 정당한 권리자의 단독 발명(X=a+b) (ii) 정당한 권리자 와 모인자의 기여가 모두 인정되는 발명(X1=a+b+c), (iii) 모인자의 단독발명(X2=a+d) 이 청구항별로 구분되어 있다면, 만일 특허권이 설정등록된 후라면 현행법상 청구항 별 특허권 이전은 곤란하므로 해당 특허권은 공유로 처리하고 당사자들이 공유를 희 망하지 않는 경우 앞서 본 방법에 의해 처리하는 방법밖에 없을 것이다.1034) 다만, 아 직 출원 단계라면 출원을 분할하는 방법으로 대응하는 것도 가능할 것으로 보인다. 독 일의 경우 앞서 본 바와 같이 출원 일부의 분할 이전이 판례에 의해 인정되고 있 고,1035) 영국의 경우도 특허청장에 의해 이러한 구제가 인정되는 것으로 보인다.1036) 우리나라의 경우 거절이유 통지를 통해 모인 출원의 청구항 중 X=a+b 및 X1=a+b+c를 삭제하는 보정을 하도록 하고, 삭제된 청구항들에 대해 특허법 제34조에 따른 정당한 권리자의 출원을 하는(X=a+b의 경우 정당한 권리자 단독 명의 출원, X1=a+b+c에 대해서는 정당한 권리자와 모인자의 공동출원) 것은 가능할 것이다.1037) 1034) 물론 모인 특허의 청구항 중 X=a+b 및 X1=a+b+c를 삭제하는 정정을 하여 해당 특허의 무효사유를 해소하 고, 삭제된 청구항들에 대해 특허법 제35조에 따른 정당한 권리자의 출원을 하는(X=a+b의 경우 정당한 권리 자 단독 명의 출원, X1=a+b+c에 대해서는 정당한 권리자와 모인자의 공동출원) 것은 가능할 것이다.

구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 64 “공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하 는 관계가 있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결 참조), 단순 히 발명에 관한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반 적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등 에 그치는 것으로는 부족하고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화 한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 비로소 공동 발명자에 해당한다. 한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 해당 발 명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측 가능성 내지 실 현 가능성이 현저히 부족하여 실험 데이터가 제시된 실험 예가 없으면 완성 된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데. 그와 같은 경우에는 실제 실험 을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였는지 여부의 관점에서 공동발명자인지 여부를 결정하여야 한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조). 또한 직무발명보상금 청구사건에서 발명자에 해당하 는지 여부는 특허출원서의 발명자란의 기재와 관계없이 실질적·객관적으로 판 단하여야 하고(대법원 2011. 12. 13. 선고 2011도10525 판결 참조), 그 증명책 임은 이를 주장하는 사람에게 있다.” 2. 공동발명자 간의 지분율 산정 가. 지분율(share rate)의 의미 공동발명자 간의 지분율을 더러는 공동발명자 ‘기여도’ 혹은 ‘기여율’이라고 표현 하기도 하는데,62) 기여도라는 용어는 다른 장면에서 더 자주 더 중요하게 사용되고 있 고,63) 그리고 직무발명신고서에서 공동발명자 간의 ‘지분율’이라는 용어를 사용하고 있으므로, 이 글에서는 ‘지분율’을 사용하기로 한다.

이러한 판단을 기초로 법원은 이 사건 특허발명은 모인출원에 해당하여 무효라고 판단하였다. (3) 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제6항(이하 '이 사건 제6항 발명'이라고 한 다)은 이 사건 제3항 발명과 관련된 내용으로 이 사건 제3항 발명은 원고의 발명과 동 일하지만, 이 사건 제3항 발명의 내용 중에서 이 사건 제2항 발명을 한정하는 부분은 이 사건 제2항 발명이 원고의 발명과 동일하지 않고, 이 사건 제1항 발명과 관련된 것 은 이 사건 제6항 발명이 이 사건 제1항 발명의 내용 중 비로소 5개의 내부리브를 하 나의 조합으로 하여 7개의 조합을 배치하는 것으로서 이 사건 제2항 발명과 마찬가지 의 새로운 한정이므로, 이 사건 제2항 발명과 동일한 이유에 의하여 동일하다고 할 수 없다. 또한 이 사건 제6항 발명의 종속항인 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제7항도 이 사건 제6항 발명과 마찬가지로 원고의 발명과 동일하지 아니하다.

개정안에 따르면 무권리자 출원 특허에 대해서는 제29조 외에 특허요건 특례 규정 을 추가하여 모인대상발명으로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 범위까지는 거절 무효로 할 수 있게 된다. 구체적으로는, ① 방안 1과 유사하게 ‘모인대상발명으 로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 발명’만을 거절 무효 대상으로 하는 방 안(방안 2-1)과, ② 모인대상발명 단독으로 혹은 모인대상발명과 다른 공지 선행기술 의 조합을 근거로 진보성 판단을 허용하는 방안(방안 2-2)이 가능할 것이다.

법원은, 원고가 피고에게 도장부스의 수처리에 관하여 제공한 자료들은 그 내용이 관련 업계에 알려진 일반적인 수준에 해당하는 자료이거나, 원고가 피고와의 거래를 위해 이미 피고에게 제공했던 자료이거나, 피고가 수처리 공정을 원활히 운영하기 위 해 원고로부터 받아야 하는 자료에 해당하거나, 피고가 도장부스의 악취 발생 문제의 원인을 검토하고 대응 방안을 모색하기 위해 원고로부터 받아야 하는 자료에 해당하 므로, 결국 원고가 피고에게 제공한 자료는 원고가 상당한 노력을 기울여 비밀로 유지 한 자료라거나 원고의 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가지는 자료로 보 기 어려워 하도급법 제2조 제15항 및 같은 법 시행령 제2조 제8항이 정의하는 ‘기술자 료’에 해당하지 않는다고 보았다.

435) 대법원 2005. 3. 25. 선고 2003후373 판결(원심 특허법원 2003. 1. 16. 선고 2002허2723 판결). 436) 유사한 설시: 대법원 1994. 12. 27. 선고 93후1810 판결. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 158 그 발명을 반복 실시하여 목적하는 기술적 ‘효과’를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객 관적인 경우 그 발명이 완성된 것이라고 설시한 바 있다.437) 동 설시에 의하면 발명의 완성을 위해서는 목적하는 기술적 효과가 ‘결정’되어야 하는 것으로 보이는데, 발명을 완성한 당시에 발명의 효과가 정확하게 알려지지 않는 경우도 많다. 그렇다면 “목적 하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지”라는 표현은 논쟁을 유발하는 것이라고 생각된다. 발명의 구성이 완성되어 통상의 기술자가 그 구성을 지나치게 어렵지 않게 구현할 수 있으면 그때 발명이 완성된 것으로 보아야 한다.

2) 정당한 권리의 지분을 인정하는 견해 가) 실질적 기여 기준 적용 및 모인자 기여 인정 시 공유 인정 이용관계는 기초발명이 개량발명보다 선출원ㆍ특허등록 된 경우에 성립하는 반면, 문제가 되는 예는 기초발명의 출원 전에 타인이 임의로 이를 이용해 발명을 완성한 뒤 스스로 출원을 선점한 경우여서 서로 출발점이 다르기 때문에 후자에는 어디까지 나 고유의 구제법리가 필요하며, 이용관계에 해당하지 않는 이상 이를 특허법적 구제 대상에서 제외되어야 한다고 볼 일은 아니라는 이유로 부정적 견해를 비판한 다음, ① 개량발명에 대한 기초발명자에게 언제나 지분이전 청구권을 보장하는 것이 아니라, 양자 사이에 공동발명에 준하는 밀접성이 있는 경우에 한하는 것임도 유의할 필요가 있고, ② 모인자가 피모인 발명의 상당부분을 이용하고 있음에도 양 발명의 동일성이 상실되었다는 이유로 특허권 전부를 모인자에게 귀속시키고 피모인자는 단지 부당이 득 반환이나 불법행위로 인한 손해배상청구만 가능하도록 하는 것은 피모인자보다 모 인자를 우대하는 것이 되며, ③ 아울러 피모인자가 그런 구체적 손해액을 주장ㆍ증명 하는 것은 매우 어렵다는 점도 고려되어야 하고, ④ 무엇보다 이는 특허법이 법 제99 조의2 제3항을 통해 공동발명자에게 간명한 구제책를 부여한 것과 비교해 지나치게 형평에 어긋나므로 위와 같은 경우에는 법 제99조의2 제3항을 유추적용 하여 지분이 전 청구권을 인정함이 상당할 것이라는 견해가 있다.767) 위 견해는 공동발명의 성립에 주관적 요건을 요하지 않는 독일의 통설 판례와768) 지분이전을 긍정하는 일본의 학설을769) 참고하고 있다.

다. 발명자 판단기준 발명자 여부는 청구항의 구성요소를 기준으로 판단되어야 한다. 청구항의 구성요 소 중에서도 공지의 구성요소는 무관하며, 공지 구성요소를 제외한 나머지 구성요소 의 창출에 실질적으로 기여한 자가 발명자가 된다. 공동발명자로 인정되기 위해서는 해당 출원 특허의 하나 이상의 청구항의 신규한 요소에 실질적으로 기여하여야 한다.