문화일반> [기자수첩] 전자투표제 도입은 주주권익 증진의 출발점 | 군포철쭉축제

법원은 피고 주장을 받아들이지 않고 대상 직무발명에 대한 직무발명 보상금 지급 의 의무를 인정하였으며, 해당 직무발명은 원고 2명이 공동으로 발명하였으며, 각자의 지분율을 50%로 인정하였다.

(iv) 또한, 항소법원은 분쟁특허를 잘못 해석한 결과 창작적 기여의 성립요건을 엄 격하게 설정하였으며, 기여하였는지 여부를 판단함에 있어서 원고의 타당한 주장을 고려하지 않았다는 것이 대법원의 판단이다. 즉, 정당한 권리자가 특허법 제8조 제1항 및 제2항에 따라 권리이전이나 공유를 주장할 수 있는지 여부 및 제63조 제2항 제1문 에 따라 (공동)발명자로 지정할 것을 청구할 수 있는지 여부는 특허로 출원한 교시와 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 346 모인되었다고 주장하는 교시를 비교 검토하여 판단하여야 하는데(BGH, Urteil vom 11. November 1980 – X ZR 58/79, BGHZ 78, 358 ff. - Spinnturbine II), 이를 위해 서는 먼저 양 교시가 일치하는 범위를 조사하여야 한다고 한다. 즉, 모인 여부 및 그 범위는 전체적인 관점에서 모인된 것과 출원된 교시 사이의 동일성 여부를 확정한 기 초 위에서 판단하여야 하는데, 항소법원은 모인을 검토함에 있어서 분쟁특허의 교시 와 스스로 검토한 원고 1의 기여 사이에 현존하거나 추정적인 상이점에 치중한 것이 며, 그 결과 항소심이 주로 검토한 문제는 발명과 본질적으로 동일한 교시를 소송서류 로부터 인정할 수 있는지 여부였고, 이 교시를 충돌시 주름살 구김으로 감축하여 원고 가 발명적 교시를 알고 있었는가의 여부에 대하여는 고려하지 아니하였다는 것이 연 방대법원의 판단이다.

둘째, 모인대상발명 A(발명자 甲)와 협의의 실질적 동일 범위는 벗어나지만 A로부 터의 변경 개량에 모인자의 실질적 기여가 인정되지 않는 발명 A2를 乙이 출원한 경 우에도 A1을 출원한 경우와 동일한 결론에 이르게 된다. 즉, ① A2는 모인 출원 특허 에 해당하여 거절 무효되며, ② 정당한 권리자 甲이 특허법 제34조 또는 제35조에 따 라 A2의 범위 내에서 출원하는 경우 출원일 소급효가 인정되고, ③ 정당한 권리자 甲 은 乙에 대해 A2에 대한 특허권의 이전을 청구할 수 있게 된다. ‘실질적 기여’ 기준하 에서는 A1에 대한 취급과 A2에 대한 취급에 차이가 없게 된다.

위 조영선 교수의 설명에서 새롭고 구체적인 착상을 발명과 동일시 하는 면은 미 국 법리와 상통하는 면이 있다. 미국에서는 발명으로 인정되는 착상은 명확하고 영속 적이어야(definite and permanent) 한다. 발명의 완성에 이르지 못한 명확하지 않은 착상은 아직은 발명이 아닌 것이다. 조영선 교수는 일본에서 사용하는 ‘구체적인’ 착 상이라는 용어를 사용하였는데, 그 용어는 구체화와 혼동되는 것이므로 사용하지 않 는 것이 바람직하다. 명확하고 영속적인 착상은 그 자체로 발명인데, 그 발명을 단순 히 구체화 하는 작업은 발명의 작업이 아니라 ‘확인’의 작업 및/또는 ‘실물화’의 작업 이다.

나) 大阪高判平成13年5月10日 平12(ネ)2914号(전기 ⑩ 大阪地判平成12年7月25日 平 10(ワ)10432号의 항소심 판결(원판결 취소)) [A(個人)対太和チエン機工外] [ロー ラチエン用トッププレート] [カバー付きチェーン] [기계] (비직무발명대가청구) (공동발명으로 인정하였지만 별도의 논점에 관하여 원판결을 파기하였다) (竹原 俊一 재판장)799) 원 판결은, 본건 양 발명은 종래품에 비추어 ①부터 ⑤까지의 특징을 갖는다고 하 고, 그 중 ①, ② 및 ⑤는 원고의 당시의 대표자 E(한편, 재판소홈페이지에 공개되어 있는 원판결에서는 ‘F’라고 되어 있다)가, ③ 및 ④는 피고가 그 사업을 승계한 D(한편 재판소홈페이지에 공개되어 있는 원판결에서는 ‘E’라고 되어 있다)가 착상한 것이므 로 양자의 공동발명이라고 한 것에 대해, 본 판결은 ① 및 ⑤는 E, ③ 및 ④는 D가 착 상하고, ②에 대하여는 불명하다고 하였지만(구체적으로 증거를 검토한 다음 ‘특정하 는 것은 곤란’하다고 한다), 역시 양자의 공동발명이라고 하였다. 원고(피항소인)는, 본 건발명에 있어서 특징은 ①, ② 및 ⑤에 그친다고 주장하였지만, 본 판결은 ① 및 ② 가 중요한 특징이지만, ②에 대하여는 E가 착상하였다고 인정하는 것은 불가하다고 하고, 또한 “본건 특징 ①, ②만으로는 이것을 제품화하는 것은 곤란하며, 본건 특징 ③, ④를 결합하여 비로소 본건 양 발명의 과제를 해결하는 것이 가능한 이상, 본건 특징 ③, ④는 본건 양 발명을 구성하는 요소라고 해야 할 것이며, 이들이 공지기술이 799) 中山信弘 小泉直樹 編, 前揭書(新.注解特許法(上卷)), 394頁에 소개된 것을 정리한 것임. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 306 었다고 하더라도, 이들을 상기 ①, ②와 결합하는 것을 착상한 자는 공동발명자라고 해야 할 것”이라고 하였다. 또한 피고(항소인)는, 반대로 만일 본건 특징 ①, ②, ⑤를 E가 착상하였다고 하더라도 이들을 다른 특징과 유기적 일체로 결합한 것은 D이므로 D가 본건 양 발명의 발명자라고 주장하였지만, “본건 특징 ③만으로는 본건 과제를 해결하는 것은 불가하다는 것은 분명하며, 본건 과제의 해결을 위해 본건 특징 ①, ② 가 제안된 것이므로 본건 특징 ③을 부가한 D만이 본건 양 발명을 위한 소재를 결합 시킨 것이라거나 본건 양 발명을 하였다고 평가하는 것은 불가하다”고 설시하고 있 다. 한편, 발명자의 인정과는 관계없지만, 본 판결은 특허법 33조 3항 소정의 동의가 없음을 이유로 하여 원고가 그 대표자로부터 특허를 받을 수 있는 권리의 공유지분을 유효하게 양수하였다고 할 수 없다고 한 것에 주목할 가치가 있다.

한편 대법원 2009후2463 판결에 대해 학설은, 모인의 성립 범위 측면에서 실질적 동일성 기준보다는 넓은 의미로 보는 것으로 이해되는데, 다만 그 외연에 대해서는 견 해가 일치하는 것 같지는 않다.

4) 공동연구개발을 위해서 이용된 설비 내지 투하된 기재 등 유무 및 양의 대소 小林健男은 공동발명자가 공동연구개발을 수행하기 위해서 여러 가지 연구설비를 제공하고, 그 이용을 다른 쪽의 공동발명자에게도 허용하고 있을 때, 그 물적 설비의 제공과 허용은 공동발명자의 지분 산정상 고려해야 하는 요소 중 하나가 된다고 설명 한다. 특히 이러한 설비가 대체성을 가지지 않는 특수한 것 및 거액의 설비 투자 자금 을 필요로 하는 성질의 연구설비라면, 이러한 설비의 제공자인 공동발명자의 지분은 602) 현실적으로 연구기간을 지분율에 반영할 필요성을 인정하면서도, 청구항 구성요소의 특징적(신규한) 부분에 기여한 바를 기준으로 하는 법리를 연구기간을 고려할 여지가 없다. 필자는 전자의 방법보다 후자의 방법을 더 선호한다. 평범한 교수의 30년의 연구가 해결하지 못한 난제를 천재인 학생의 1년의 연구가 해결할 수 있 음이 인정된다. 전세계 수많은 천재가 수백년을 걸쳐 해결하지 못한 난제를 어떤 한 천재가 (수년에 걸쳐) 쉽 게 해결하기도 한다. 그런 견지에서 연구기간은 허무한 것이다.

940) Yeda v Rhone Poulenc [2008] R.P.C. 1, H.L. at paragrpahs 58에 소개된 내용을 정리한 것이다.