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745) 박창수, “강학상의 모인출원-기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우-”, 한국특허법학회 42차 정기학회(2012. 10. 20.), 7면. 746) 손천우, “무권리자의 특허출원(모인출원)에 대한 새로운 판단 기준 : 모인대상발명을 변경한 발명과 증명책 임 등을 중심으로”, 사법논집 제58집, 법원도서관, 2015, 549면. 747) 김관식, “발명의 동일성에 관한 연구”, 서울대학교 대학원 박사학위 논문, 2013, 437-438면. 748) 정차호, 「특허법의 진보성」, 박영사, 2014, 439-438면(모인대상발명을 선행기술로 포섭할 필요성은 인정되 어도 현행 특허법 규정 하에서는 그러한 해석이 어려워 보이므로, 미국의 입법례를 참고하여 제29조에 관련 규정을 신설하는 방안 제안). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 280 발명자 사이의 공동발명으로 볼 수 있을 것이라는 견해;749) ② 모인출원이 실질적 동 일성의 범위를 벗어났으나 진보성은 없는 등의 경우에도 개량발명을 그대로 이전등록 받도록 허용하는 것은 정당한 권리자의 창작 범위를 넘어 부당한 이익을 귀속시키는 불합리한 결과를 가져오므로, 이에 대한 주의가 필요하다는 견해;750) ③ 모인기술에 비하여 진보성이 인정되는 경우 그 발명에 대하여는 모인기술을 제공한 자와 해당 출 원의 출원인이 공동발명자인 것으로 처리하면 된다는 견해751) 등이 있다.

위 사례 2 <표>는 사례 1 <표>와 동일한 결과를 말한다. 즉, 회사 내에서 적법하게 연속 연구되어 공동발명이 되는 시나리오 1의 경우와 모인된 후 연속 연구되어 공동 발명이 되는 시나리오 2의 경우를 달리 볼 필요가 없다. 병이 후속 연구원이라는 점 또는 모인자라는 점이 병이 c 신규요소를 창출하였다는 역사적 사실을 변하게 하지 못한다. 그렇다면 특허법의 공동발명자 법리는 그 역사적, 기술적 사실만으로 공동발 명자를 판단하여야 한다. 타인의 비밀자산을 모인하였다는 범죄행위에 대하여는 형 법, 영업비밀보호법 등에 의거하여 처리하면 된다.

② 특허법원 2017. 1. 12. 선고 2015허8042 판결719) <사안의 개요> 이 사건에서 분쟁을 둘러싼 사실 관계를 정리해 보면 다음과 같다. Wunderlich는 창작적으로 기여하는지 요건에 반대하고 공동 개발 작업팀에서 발생하 는 발명에 있어서는 공동발명자인 요건은 발명사상의 착상에 대한 공동의 정신적 창 출에서 공동발명자가 작업을 하고, 각 사람이 다른 발명자의 지시에 따라 행동하지 않 고 독자적으로 행동하는 점에 있다고 했다.373) 371) 布井要太郎, “共同発明者の要件--東京地裁 平成16年(ワ)第一四三二一号特許譲渡代金請求事件”, 判例時報 1927号, 2006, 14頁(“右精神的共同作業は、問題解決（Problemlosung）についてなされなければならないすなわ ち、単に課題が設定せられるのみでは、問題解決の要件が欠如し、課題の設定者は、共同発明者とはいい得な い。しかし、課題の設定者が、少くとも基本的な態様で新規な可能な解決方法提供することにより得る。共同発 明者となり。”). 372) 布井要太郎, “共同発明者の要件--東京地裁 平成16年(ワ)第一四三二一号特許譲渡代金請求事件”, 判例時報 1927号, 2006, 14頁(“右問題解決についての精神的寄与は、独自性を有する寄与（selbstandiger Beitrag）でなけ ればならない。単に技術水準に関する情報巻提供したり、専ら他人の指示により精神的作業を行う者は共同発明 者ではない。しかし、右の如き者も、自己の思考を付加することにより、共同発明者となり得る。例えば、他人 の指示に変更を加えたり、改良をおし進めたり、または、技術水準から新しい解決方法、例えば、公知の部分の 新規な結合への方向を提示する等の場合である。他方共同発明者具体的な技術的手法の説の独自の寄与は、明の 体裁をとる必要はない。技術的問題解決に到る基礎を引き出したり、技術的問題解決に到る自然現象または作用 効果の関連性を見出した者も、共同発明者たり得る。共同発明者の各人の寄与は、自体、創作的寄与 （schopferischer Beitrag）それ自であることを要するか。”). 373) 布井要太郎, “共同発明者の要件--東京地裁 平成16年(ワ)第一四三二一号特許譲渡代金請求事件”, 判例時報 1927号, 2006, 14頁(“この点についてのドイツの学説・判例は紛糾している。リュデッケ（Ludecke）は、創作的 寄与なる要件に代え、共同発明者の各人の寄与は、当該技術分野における平均的能力を上まわる思考過程による 共同作業を要するとし、ブンダリッヒ（Wunderlich）は、創作的寄与なる要件に反対し、共同開発作業チームか ら生ずる発明においては、共同発明者たる要件は、発明思想の着想についての共同の精神的創出において、共同 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 143 독일 연방법원은 Spanplatten 사건의 판결에서 Lüdecke의 견해에 동조하면서도 해 당 사안을 규명한 것에 대하여 불충분하다며 공동 개발 작업팀 관여자가 당업기술자 들의 평균 능력을 뛰어넘는 기여를 하지 않았음에도 불구하고 공동발명자임을 긍정하 였다. 법원에서 Lüdecke의 기준을 적용한 경우에는 다른 팀 관여자도 해당하는 기여 를 찾아낼 수 없다. 따라서 개인으로서의 발명자가 존재하지 않기 때문에 법원은 이 결론을 내렸다.374) 본 견해를 따르면 공동발명자란 “독자적인 인식 사고과정에 근거하여 얻어진 기여 에 의하여 특허능력을 가진 발명의 실현, 즉, 해당 기술적 문제 해결과 상당한 인과관 계를 가진 형태로의 공동작업을 한 자가 공동 발명자라고 정의한다.”375) 위 논술한 바 와 같이 공동발명자의 요건으로서 공동발명자 간에 공동작업의 인식을 필요로 하는지 에 대하여 견해가 대립하여 존재하지만 본 논문에서 저자는 Lüdecke의 견해가 정당 하다고 주장한다.376) 다. 발명의 공헌도 발명자 인정 요소 중에서 발명에 대한 기여가 창조적인 것임을 요건으로 하고 있 다. 이 요건이 공동발명자 인정 기준에서도 적용된다. 대상 발명에 대한 기여가 창조 적인 기여에 대해서 판례를 통해서 해석한 자료가 있다.377) 독일연방대법원 Verkr 発明者が作業を行い、各人が、他の発明者の指示に従って行動することなく独自に行動する点にあるとした。 374) 布井要太郎, “共同発明者の要件--東京地裁 平成16年(ワ)第一四三二一号特許譲渡代金請求事件”, 判例時報 1927号, 2006, 14頁(“ドイツ連邦裁判所は、「Spanplatten」事件判決において、右リュデッケの見解に同調しつつ も、当該事案の解明には不十分であるとし共同開発作業チーム関与者が、当業技術者の平均的能力を超える寄与 を斎らさなかったにも拘らず共同発明者であることを肯定した。何故なれば、リュデッケの見解による基準を適 用する場合には、他のチーム関与者も右基準に該当する寄与が見出され得ず、したがって個人としての発明者が 存在しないことになるが故に、同裁判所は、上述の如き結論とならざるを得なかったものとされている。 375) 布井要太郎, “共同発明者の要件--東京地裁 平成16年(ワ)第一四三二一号特許譲渡代金請求事件”, 判例時報 1927号, 2006, 15頁(“結論として、共同発明者とは、独自の認識思考過程に基づき得られた寄与により、特許能力 を有する発明の実現、すなわち、当該技術的問題解決と相当因果関係を有する態様での共同作業をなした者が、 共同発明者であると定義づけられる。 376) 布井要太郎, “共同発明者の要件--東京地裁 平成16年(ワ)第一四三二一号特許譲渡代金請求事件”, 判例時報 1927号, 2006, 15頁(“共同発明者たる要件として、共同発明者間に共同作業の認識を必要とするか否かについて は、見解対立が存在部。リュデッケは、共同開発作業チームにおける共同発明者の要件として、各関与者が、当 該発明を協同作業の下に行うとの認識の下に、開発作業に従事することを必要とするとしている。その理由とし て、共同発明者の創作的寄与の要件につき、意識的共同作業の認識を要件とすることによってのみ、単独発明者 の発明的所与の場合より、その要件を緩和することが正当化せられるとしている。 377) 布井要太郎, “共同発明者の要件--東京地裁 平成16年(ワ)第一四三二一号特許譲渡代金請求事件”, 判例時報 1927号, 2006, 15頁(“上述したように、発明者の概念についての第３の重要な要素として、発明への寄与が創造的 なものであることの要件がある。この発明への寄与が創造的なもの、すなわち創造的な寄与について、本調査研 究においてドイツ調査を依頼した弁護士は、下記のとおり解説している。 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 144 anzung sverfahren 사건에 따르면 “판례법에 따르면 발명에 대해 창조적 기여를 한 사람은 누구든지 공동발명자로, 기여 자체에 특허성이 있는가, 또는 발명적이란 말인 가에 대한 요건이 되지 않는다. 이 창조적인 기여는, 당업자의 통상의 기능을 초월해 야 하는 것이다. 예를 들어, 독일의 판례법에 의해 발명자로서 인정되는 자는, 그 기여 가 최종적인 성공의 원인이 되었거나 발견된 해결책에 결정적인 영향을 미친 자, 근저 에 있는 과제를 해결하는 방법의 기본개념을 고안한 자, 또는 그 개념을 실행에 시작 한 자이다. 물론, 이것은 통상의 기능을 초월하고 있는 것이 조건이다. 전체적인 성공 에 영향을 미치지 않았던, 즉, 발견된 해결책과는 무관한 기여만에 따라서는 공동발명 자로서의 요건은 충족시키지 않고, 발명자 또는 제3자에 의하여 부여된 구체적인 지 시에 따라 이루어진 기여만으로 보아도 동일하지 보지 않는다. 게다가 발명을 실행에 시작한 자 또는 발명을 시험한 사람은 통상 그 작업이 특정 과제와 관계되는 것이 아 닌 한 발명자라고 볼 수 없다.”378) 라. 종속청구항에만을 위한 공헌 독일 연방대법원 Ver khanzung sverfahren 판결은 다음과 같이 설시한다.

라. 청구항에 기초하여 판단 청구항을 기준으로 하고 청구항의 특징적인 구성요소에 기여를 한 자를 발명자로 인정한다.51) 오폐수 정화처리창치 사건에서52) 법원은 “특허발명자가 되려면 특허출원 의 범위에 기재되어 있는 발명 구성요[소]의53) 전부 또는 일부에 대하여 구체적이고 49) 서울고등법원 2013. 7. 18. 선고 2012나64071 판결. 50) 김승군·김선정, “공동발명의 법적 문제점에 대한 고찰”, 지식재산연구 제10권 제1호, 2015, 66면. 51) “특허권 침해 여부를 판단함에 있어서는 확인대상물의 구성과 특허발명의 구성 전체에 대하여 판단하여야 한 다. 이때 특허발명의 구성요소를 확인대상물의 구성요소 각각을 비교함으로써 구성요소 각각은 모두 중요한 것이 되지만 그 구성요소 각각이 공지된 것인지 여부는 중요하지 않다. 그러나 발명자 여부를 판단하기 위해 서는 공지의 구성요소에 대한 공헌은 무의미하고 발명의 특징적 부분의 창작에 실질적으로 공헌하였는지 여 부에 따라 판단하여야 할 것이다. 이때 공지의 구성요소들을 결합하는 방법이 새로운 경우 그 결합방법도 특 징적 부분이 될 수 있음으로 물론이다.” 52) 부산고등법원 2005. 10. 14. 선고 2004나1486, 1493 판결. 53) 원문은 ‘구성요건’이라는 단어를 사용하였는데, 발명의 ‘구성요소’라고 할 장면에서 발명의 ‘구성요건’이라고 표 현하는 오류가 우리 법원이 특허판례에서 자주 저지르는 오래된 오류이다.

3. 상생협력법 가. 개요 2006년 제정된 대중소기업 상생협력촉진법(이하 ‘상생협력법’이라 한다)은 기존의 「중소기업의 사업영역보호 및 기업간 협력증진에 관한 법률」을 폐지하고, 이를 대 폭 보완함으로써, 대기업과 중소기업간 자율적인 상생협력을 제도적으로 지원할 수 있는 확고한 기반을 마련하려는 것을 목표로 하고 있다.

원고 타이와체인기공회사는 체인 및 운반기계부품을 제조, 판매하고 있다. 피고는 플라스틱 성형용 금형의 설계, 제작을 업으로 하는 요시다에이지의 종업원으로 근무 하였다. 피고는 1998년 8월에 요시다에이지의 사업을 승계하였다. 원고는 요시다에게 1996년 6, 7월경 체인 커버의 금형의 제작을 의뢰하였고, 금형이 동년 9월 9일에 납품 되었다. 그 후 피고는 대상 발명을 선출원 하였다. 원고도 대상 발명을 출원하였다. 원 고는 대상 발명에 대하여 원고가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 주장한다. 그 러나 법원은 원고가 대상 발명의 특징적 부분에 일부 기여하였고 기타 부분은 피고가 창작한 것으로 인정하여 대상 발명은 원고 및 피고가 공동으로 창작한 발명이고 공동 발명자로 인정하는 것이 상당하다고 판시하였다.90) 대상 판결은 원 발명자와 모인발 명자 사이에 주관적 협력의 의사가 없는 경우에도 공동발명자임을 인정한 사례이다.

이 문제에 대해 종래 모인출원은 특허법 제102조(f)항에 의해 특허를 받을 수 없으 나 이 경우는 모인발명이 모인대상발명과 동일한 경우에 적용되므로 모인발명이 모인 대상발명을 다소 변경한 경우 모인대상발명을 진보성 부정의 근거로 삼을 수 있는지 에 대해서는 논란이 있었는데, 1997년 연방관할항소법원(CAFC) Oddzon Products 판 결에서 이 문제가 검토되었다. 해당 판결에 따르면, 1984년 특허법 제103조의 개정을 통해 모인발명의 발명시를 기준으로 모인발명과 모인대상발명의 발명자가 동일하거 나 동일인에게 양도의무가 있는 경우를 제외하고는 모인대상발명도 진보성 부정의 근 809) Janice M. Mueller, supra, p. 289 footnote 228 (“For reasons that are not particularly clear, the AIA eliminated 35 U.S.C. 102(f)(2006). However, the AIA did not eliminate the requirement of originality. Specifically, the AIA did not change the requirement that, subject to certain exceptions, patent applications shall be made “by the inventor,” 35 U.S.C. 111(a)(1)(2006), and the AIA added a definition of “inventor” and “the individual or, if a joint invention, the individuals collectively who invented or discovered the subject matter of the invention.” 35 U.S.C. 100(f) (eff. Mar. 16, 2003). The AIA also continued the requirement that a patent application’s oath include a statement that the applicant believes he is an “original” inventor. See 35 U.S.C. 115(b)(2) (eff. Mar. 16, 2013) (providing that “an oath or declaration under subsection (a) shall continue statements that . . . such individual believes himself or herself to be the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.”).”). 810) Janice M. Mueller, supra, p. 375 (“The current U.S. law is that all types of 102 prior art are available for purposes of establishing obviousness under 103. This rule applies to pre-AIA situations even though some categories of pre-AIA 102 prior art could not have been known to the PHOSITA at the time of her invention, and were thus temporarily “secret” prior art. (중략) Even trade secret communications that qualify as prior art under 35 U.S.C. 102(f)(2006) may be cited in a pre-AIA 103 obviousness rejection.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 312 거로 삼을 수 있다고 하였다.811) 한편, 2011년 특허법 개정에 따라 제102조(f)항이 삭제되었는데, 다른 관련 조항들 에 의해 제102조(f)항의 기본 취지는 개정 후에도 여전히 유지된다고 보고 있지만,812) 모인대상발명을 진보성 부정의 근거로 삼을 수 있는지는 불명확한 것으로 보인다. 관 련 논의를 살펴보면, Post-AIA에서는 모인대상발명을 진보성 부정의 선행기술로 삼을 수 없다는 견해도 있는 반면,813) 제135조의 해석으로 자명성 판단이 가능하다는 견해 도 있다.814) 811) Oddzon Products, Inc. v. Just Toys, Inc., 122 F.3d 1396, 1402-1403 (Fed. Cir. 1997) (The statutory language provides a clear statement that subject matter that qualifies as prior art under subsection (f) or (g) cannot be combined with other prior art to render a claimed invention obvious and hence unpatentable when the relevant prior art is commonly owned with the claimed invention at the time the invention was made. While the statute does not expressly state in so many words that § 102(f) creates a type of prior art for purposes of § 103, nonetheless that conclusion is inescapable; the language that states that § 102(f) subject matter is not prior art under limited circumstances clearly implies that it is prior art otherwise. That is what Congress wrote into law in 1984 and that is the way we must read the statute. This result is not illogical. It means that an invention, A', that is obvious in view of subject matter A, derived from another, is also unpatentable. The obvious invention, A', may not be unpatentable to the inventor of A, and it may not be unpatentable to a third party who did not receive the disclosure of A, but it is unpatentable to the party who did receive the disclosure. The PTO's regulations also adopt this interpretation of the statute. 37 C.F.R. § 1.106(d) (1996) ("Subject matter which is developed by another person which qualifies as prior art only under 35 U.S.C. § 102(f) or (g) may be used as prior art under 35 U.S.C. § 103."). Although the PTO's interpretation of this statute is not conclusive, we agree with the district court that it is a reasonable interpretation of the statute.). 812) Janice M. Mueller, supra, p. 289 (“Although 102(f)(2006) was eliminated by the AIA, the fundamental concept of originality continues to apply whether one is operating under pre- or post-AIA rules.”). 813) Joshua D. Sarnoff, Deriavation and Prior Art Problems with the New Patent Act, 2011, Patently-O Patent Law Review, pp. 12-14 (“By eliminating existing §102(f), the new act removes the substantive prior art basis that used to prevent patents on derived inventions that are the same as or obvious in light of the derived knowledge. Because §102(f) was treated as prior art for obviousness, it provided substantive grounds for denying or invalidating patents on obvious variants of a derived invention(e.g., applications or improvements of, or additions to or modifications of, a derived invention) as well as to the derived invention itself.”); N. Scott Pierce, The Effect Of The Leahy-Smith America Invents Act On Collaborative Research, 94 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 133, 147 (2012) (“Prof. Sarnoff's proposal to amend the new Act to incorporate an equivalent to subsection 102(f) rightfully intends to bar patent protection of obvious variants and thereby foreclose the opportunity for unscrupulous copiers to leverage the AIA to their advantage. However, if such an amendment is made, it should be realized that subject matter under subsection 102(f) was only considered “prior art” by the Federal Circuit in OddzOn by virtue of language limiting its use under section 103. . . . Therefore, any such amendment of the AIA to include a requirement that the inventor “himself invent the subject matter to be patented,” should also explicitly state that subject matter that qualifies as prior art under such new subsection be subject to consideration for obviousness purposes.”).; 손천우, 앞의 논문(무권리자의 특허출원(모인출원)에 대한 새로운 판단 기준 : 모인대상발명을 변경한 발명과 증명책임 등을 중심으로), 504면(“이러한 개정으로 OddzOn Products 사건처럼 모인기술 (영업비밀)을 무권리자의 특허출원에서의 선행기술로 사용하여 진보성을 부정할 수 없게 되었다.”). 814) Joshua D. Sarnoff, supra, at note 20 (“I am indebted to Chico Gholz (and others with extensive interference practice expertise) for this point, as well as for the argument (discussed below) that the PTO might have substantive authority to reject claims to obvious derived variants under new § 135(d), and for the concern over limitation of derivation petitions to the later-filing applicant (given that derivation interferences often involve claims of copying that run both ways and given that parties that are 특허법상 모인(冒認) 법리 313 Oddzon 디자인 특허(D 346,001) Just Toys 제품(Ultra Pass balls) <표 31> 미국 CAFC Oddzon 판결 사안 3) Oddzon Products 판결 ① 사안의 개요 Oddzon은 완구 및 스프츠 용품 업체로 Vortex 라는 토싱 볼(tossing ball)을 판매 하고 있다. 완구 및 스프츠 용품 업체인 Just Toys는 경쟁품인 Ultra Pass 볼을 두 가 지 버전으로 판매하고 있다(아래 <표> 참조). Oddzon은 디자인 특허 침해 등을 이유 로 Just Toys를 상대로 소를 제기했고, Just Toys는 침해를 부정하면서 디자인 특허의 무효를 주장한 사안이다.