① 중소기업의 증명책임 부담 전환․완화
기술탈취 사건의 증거자료가 대부분 침해기업 측에 있기 때문에 피해기업은 입증
에 상당한 어려움을 겪고 있는데, 이를 보완하기 위한 ‘자료제출명령제도’가 특허법
(제132조)에만 규정되어 있어 법원의 자료제출 명령권한을 부정경쟁방지법 , 상생
협력법 , 산업기술보호법 에 확대 추진함과 동시에, 침해 혐의 당사자가 自社의 기술
이 피해당한 기업의 기술과 무관함을 해명하도록 하는 증명책임 전환제도를 특허법
등 관련 법률에 적극 도입하는 방안이 추진될 예정이다.13)
13) 중기부/산자부/공정위/특허청, 중소기업 기술탈취 근절대책, 18. 2., 7-9면. 이와 같은 내용 중, 특허권자 또는
전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자가 자기의 구체적 행위태양을 제시
하도록 하는 내용의 특허법 일부개정법률안(의안번호: 17085)이 18. 12. 7. 국회 본회의에서 가결되었다.
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<법원의 판단>
특허법원은, “발명을 한 사람 또는 그 승계인이라 하더라도 타인이 이를 개량하거
나 변형시킨 발명에 대해서까지 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고는 할 수 없으
므로, 실제로 출원되어 등록된 발명이 특허법 제133조 제1항 제2호 및 제33조 제1항
본문의 각 규정에 의해서 모인출원에 해당하여 등록무효가 되기 위해서는 모인대상발
명과 실제로 출원되어 등록된 발명 사이에 실질적인 동일성이 인정되어야 하고, 정당
한 권한 없이 무단으로 출원된 것이어야 한다(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판
결 등 참조).”는 법리를 판시한 다음, 실질적 동일성과 모인 행위 모두 인정할 수 없으
므로 이 사건 특허발명은 모인출원에 해당하지 않는다고 보았다.
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제33조(특허를 받을 수 있는 자) ① 발명을
한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하
는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를
가진다. ② 타인이 특허를 받을 수 있는 권리를 갖
는 발명(이하 본조에서 ‘타인의 발명’이
라 한다)을 기초로 특허출원한 경우, 그 특
허출원 발명이 속하는 기술분야에서 통상
의 지식을 가진 사람이 타인의 발명으로부
터 그 특허출원 발명을 쉽게 발명할 수 있
으면, 그 특허출원된 발명에 대해서는 그
타인이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진
다. ③ 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상
속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재
직 중 특허를 받을 수 없다.
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775) 일본 특허법 제29조 제1항 본문(“제29조 ① 산업상 이용할 수 있는 발명을 한 자는, 다음에 열거된 발명을
제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.”).
776) 일본 특허법 (거절사정) 제49조 (“심사관은, 특허출원이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 특
허출원에 대하여 거절사정을 해야 한다. 1. (생략); 2. 그 특허출원에 관한 발명이 제25조, 제29조, 제29조2, 제
32조, 제38조 또는 제39조 제1항 내지 제4항의 규정에 의해 특허를 받을 수 없는 경우; 3. 내지 6. (생략); 7.
그 특허출원인이 발명자가 아닌 경우에 있어서, 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하지 않은
경우”); (특허무효심판) 제123조 (“특허가 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 특허를 무효로 하는
것에 대하여 특허무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우, 이 이상의 청구항에 관한 것에 대하여는 청구항마다
청구할 수 있다. 1. (생략); 2. 그 특허가 제25조, 제29조, 제29조의2, 제32조, 제38조 또는 제39조 제1항 내지
제4항에 위반된 경우; 3. 내지 5. (생략); 6. 그 특허가 발명자가 아닌 자로서 그 발명에 대하여 특허를 받을
수 있는 권리를 승계하지 않은 특허출원에 대하여 된 경우; 7. 내지 8. (생략). ②항 내지 ④항 (생략).”).
특허법상 모인(冒認) 법리
291
시작품 발명 특허발명
본건 시작품은 좌우의 유
방을 별개로 보호, 보정
하는 좌우분리형 브래지
어를 좌우 한쌍으로 조합
시킨 브래지어로서, 각
브래지어는 ⓐ 유방을 보
호, 보정하는 캡부와, ⓑ
캡부의 하부에 접속하고, 가슴둘레를 한바퀴 돌아
장착하는 밴드부와, ⓒ
캡부의 상부에 일단측이
취부되고, 어깨부를 통과
한 등 가운데측에서 타단
측이 밴드부에 취부된 어
깨끈을 갖추고 있고, 좌
우의 브래지어의 밴드부
가 브래지어의 장착시에
가슴쪽에서 겹쳐지는 것
이다.
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제12조의3(기술자료 제공 요구
금지 등) ① 원사업자는 수급사
업자의 기술자료를 본인 또는
제3자에게 제공하도록 요구하
여서는 아니 된다. 다만, 원사
업자가 정당한 사유를 입증한
경우에는 요구할 수 있다. ② 원사업자는 제1항 단서에
따라 수급사업자에게 기술자료
를 요구할 경우에는 요구목적, 비밀유지에 관한 사항, 권리귀
속 관계, 대가 등 대통령령으로
정하는 사항을 해당 수급사업
자와 미리 협의하여 정한 후
그 내용을 적은 서면을 해당
수급사업자에게 주어야 한다. ③ 원사업자는 취득한 수급사
업자의 기술자료에 관하여 부
당하게 다음 각 호의 어느 하
나에 해당하는 행위를 하여서
는 아니 된다. 1. 자기 또는 제3자를 위하여
사용하는 행위
2. 제3자에게 제공하는 행위
<표 1> 하도급거래 공정화법 개정 경위
다. 기술자료 제공 요구·유용행위 심사지침
하도급거래 공정화법 및 같은 법 시행령에서 금지하는 기술자료 제공 요구·유용행
위에 대한 심사기준을 제시하기 위해 마련된 공정위의 ‘기술자료 제공 요구·유용행위
심사지침(공정거래위원회예규 제263호, 2016. 12. 27., 일부개정)’에서는 기술자료 유용
행위의 예시로 “원사업자가 수급사업자로부터 취득한 기술에 대해 수급사업자가 출
원을 하기 전에 원사업자가 선(先)출원하여 해당 기술에 대한 특허권, 실용신안권을
선점하거나, 수급사업자가 제공한 기술을 일부 수정하여 원사업자가 선(先)출원하는
경우”를 들고 있다.
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1) 대전지방법원 2016. 7. 6. 선고 2012가합37415 판결(50%)(2심은 특허법원 2017.
11. 30. 선고 2016나1899 판결)
원고는 대상 직무발명에 대하여 원고 A, B가 피고 회사 재직 중 완성한 직무발명
이고, 피고 회사가 대상 발명을 실시하였기 때문에 피고 회사는 원고에게 직무발명보
상금을 지급할 의무가 있으며, 따라서 각자 50%의 지분율을 적용한 산정을 주장하였
다. 피고는 대상 직무발명이 신규성, 진보성이 인정되지 않으므로 대상 특허발명으로
인한 독점적·배타적인 이익이 발생할 수 없으므로 원고들은 대상 제품의 매출에 기여
한 바가 없다고 주장하였다.
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Kimberly-Clark v. P&G 사건에서 법원은 3명의 종업원이 각자 독립적으로 연구하고
상대방의 연구를 몰랐다는 사실에 근거하여 공동발명자임을 부정하였다.562) 만약, 갑,
을 및 병의 세 명의 연구원이 각자 독립적으로 연구한다고 생각하였고 서로의 존재를
모르는 상태에서 회사의 특허팀 담당자가 그 3명의 연구결과를 묶어서 하나의 발명으
로 형성한 경우, 그 발명의 발명자는 누구인가? 이 사안에서 갑, 을 및 병은 각자가 단
독발명자가 될 수 없다고 가정한다. 만약, 이 상황에서 갑, 을 및 병의 공동발명자성을
인정하지 않게 되면 이 발명은 발명자가 없는 발명이 된다. 어미 없는 아이가 되는 것
이다. 그러한 (발명자가 없는 발명이라는) 불합리를 방지하기 위해서라도 공동발명자
판단에 엄격한 주관적 요건을 적용하여서는 아니 된다. 이 사안에서는 회사(의 특허팀
담당자)가 각 발명자를 연결시키는 연결고리(connection)가 되고 그 연결고리로 인하
여 그 3명이 공동발명자가 될 수 있는 것이다. Kimberly-Clark v. P&G 법원은 공동발
명자이기 위해서는 어떤 ‘연결고리’(connection)가 필요하다고 설시한 것으로 이해된
다.563)
다. 사례연구: Kimberly-Clark v. Procter & Gamble 판결564)
Kimberly-Clark(이하 ‘K-C’)과 Procter & Gamble(이하 ‘P&G’)는 일회용 기저귀 시
장에서 경쟁하였는데, 양 회사가 보유한 특허의 우선권을 판단하는 저촉(interference)
심판이 진행되었다. P&G가 보유한 (일회용 기저귀의 샘 방지용 날개(flap)) 특허의 발
명자로 Lawson이 기재되어 있었는데, P&G는 그 특허발명의 발명일을 앞당기기 위한
목적으로 그 Lawson 외에 P&G의 다른 두 연구원인 Buell 및 Blevins를 공동발명자로
추가해달라고 청구한다. Buell이 공동발명자로 인정되는 경우, P&G 특허의 발명일이
2013), order corrected and superseded, No. 5:11-CV-05236-PSG, 2013 WL 5304134 (N.D. Cal. Sept. 20,
2013) (“Even where one inventor is wholly unaware that his or her materials are being used by another
inventor, the ‘element of joint behavior’ can be satisfied.”).
562) Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distrib. Co., 973 F.2d 911, 913 (Fed. Cir. 1992).
563) Kimberly-Clark, 973 F.2d at 917 (“quantum of collaboration or connection”).
564) Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distributing Co., 973 F.2d 911 (Fed. Cir. 1992).
발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구
189
훨씬 앞당겨질 수 있었다. 그런데, Lawson은 Buell을 만난 적도 없고 통신한 적도 없
고 심지어 Buell의 연구결과를 보지도 못하였다. 이러한 사안에서 법원은 “두 발명자
가 접촉하지 않았으며 서로의 연구를 완전히 알지 못하는 경우 공동발명자가 될 수
없다”고 설시하였다.565) 대상 판결은 공동발명자가 되기 위해서는 두 발명자 사이에
최소한의 연결고리가 존재하여야 한다는 법리를 제공한다. 두 발명자가 서로의 일에
대해 전혀 인지하지 못한 경우는 공동발명이 인정될 수 없다.