보틀워머 _ 송강호의 섬세한 표정…‘기생충: 흑백판’ 봉준호 감독 선정 스틸 | 군포철쭉축제

“방법발명은 그것이 성공적으로 수행되는 때 구체화 된다. 기계발명은 그것이 조립된 후 사용되는 때 구체화 된다. 생산발명은 그것이 완전히 생산되는 때 구체화 된다. 조성물발명은 그것이 완전히 조성되는 때 구체화 된다.”408) 구체화는 실제(actual) 구체화와 의제(constructive) 구체화로 나누어진다. 위 설명 한 사항들이 실제 구체화의 사례들이다. 특허출원이 의제 구체화에 해당한다.409) 특허 출원으로 결과적으로 발명이 공개되고 그 공개로 인하여 통상의 기술자인 누군가가 그 발명을 실시할 수 있으므로 특허출원을 의제 구체화로 보는 것이다.410)411) 발명의 성격에 따라서는 착상뿐 아니라 구체화가 동반되어야 비로소 발명이 완성 되는 경우도 있다.412) 한 때, CAFC는 착상/구체화 동반설에 기초하여 여러 판결을 선 고한 바 있으나,413) 그 법리에 의문이 제기된 바 있고,414) 요즘에는 착상으로 발명의 Especially with Regard to Novel Chemical Compounds and Their Applications, 8 Loy. L. & Tech. Ann. 44, 46 (2009) (“Testing to prove that the conception is correct is called ‘reduction to practice.’ However, reduction to practice is not part of the inventing process unless it leads to refinement of the inventive concept.”). 406) Adam J. Sibley & Rodney L. Sparks, J.D., Ph.D., The Difficulty of Determining Joint Inventorship, Especially with Regard to Novel Chemical Compounds and Their Applications, 8 Loy. L. & Tech. Ann. 44, 46 (2009) (“However, reduction to practice is not part of the inventing process unless it leads to refinement of the inventive concept.”). 407) Lisa A. Dolak, Patents Without Paper: Proving A Date of Invention with Electronic Evidence, 36 Hous. L. Rev. 471, 490 (1999) (“Once conception has occurred, the invention may be constructed through the exercise of routine skill in the field to which the invention pertains.”). 408) Corona v. Dovan, 276 U.S. 358, 383 (1928) (“A process is reduced to practice when it is successfully performed. A machine is reduced to practice when it is assembled, adjusted and used. A manufacture is reduced to practice when it is completely manufactured. A composition of matter is reduced to practice when it is completely composed.”). 409) Matthew W. Coryell, Patent Law As an Incentive to Innovate Not Donate: The Role of the U.S. Patent System in Regulating Ownership of Human Tissue, 36 J. Corp. L. 449, 454 (2011) (“Courts consider the act of filing of a patent application constructive reduction to practice.”). 410) Matthew W. Coryell, Patent Law As an Incentive to Innovate Not Donate: The Role of the U.S. Patent System in Regulating Ownership of Human Tissue, 36 J. Corp. L. 449, 454 (2011) (“the information disclosed in the patent application would enable one skilled in the art to make the invention without undue experimentation.”). 411) 특허출원 후 출원이 공개되기 까지는 상당한 기간이 필요하며, 출원공개 전까지 출원을 취하하여 그 발명의 공개를 막을 수도 있다는 점에 근거하면, 특허출원만으로 의제 구체화를 인정하는 법리에는 의문이 제기된다.

대법원은, 정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무 권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어졌더라도, 특허법이 정한 절차 (제35조)에 의하여 구제받을 수 있는 정당한 권리자로서는 특허법상의 구제절차에 따 르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수는 없다고 판시 하였는데, 항소심 계속 중 원고는 이 사건 특허발명과 동일한 ‘다중번호 서비스를 위 한 다중 인터페이스를 갖는 이동통신단말기 및 그 제어방법’을 발명의 명칭으로 하여 2010. 3. 11. 특허출원하였고(무권리자의 출원 후에 한 정당한 권리자의 출원임을 주장 하였고, 동일자로 심사청구함), 대법원 2012다11310 판결 선고 이후인 2014. 11. 28. 이 사건 특허에 대해 무효심판(2014당3053)이 청구되었다.

2) 방안 2(입법에 의한 해결) 모인의 성립 범위를 좁은 의미의 실질적 동일성 이내로 할 경우 별도의 입법이 필 요 없겠지만 기술탈취 방지를 위해 그 성립 범위를 넓게 인정하되 ‘실질적 기여’ 기준 에 의한 대응이 불충분하거나 혹은 위에서 언급한 해석론상 과제들이 해결되지 않을 경우 생각해 볼 수 있는 입법적 방안으로는 미국식(pre-AIA)과 독일식을 고려해 볼 수 있을 것이다.

2. 착상과 구체화의 개념 명확화 가. 착상 및 구체화의 개념에 대한 논의의 필요성 발명자, 공동발명자를 논하면서 ‘착상’과 ‘구체화’라는 용어가 자주 사용된다. 그런 데 그 용어의 의미가 명확하지 않은 점, 항상 동일한 의미로 사용되지 않는 점이 발견 된다. 그 개념이 명확하지 않으면 자연스럽게 (공동)발명자 판단도 명확하지 않게 된 다. 이하, 먼저 착상과 구체화라는 용어가 잘못 사용된 사례를 살핀다.

모인자가 대상 발명의 권리범위에 기여하였다는 이유로 법원이 모인자를 발명자로 인정한 사례가 많다.87)88)89) だとすれば、着想に基づき機械を試作し、着想の具体化の可否を検討することは、発明成立の一過程であると解 することができる。そして、数人が共同してこのような行為をした場合には、その数人が共同して技術的思想の 創作すなわち発明をしたものというべきである。これを本件についてみると、原告浅見は、パチンコ遊戯機に麻 雀の上り手を組入れ、麻雀牌の模様を縦横に規則的に配列した表示を落下する打球により行わせ、一定の上り手 を表出させようという本件発明の着想を有したものの、その具体化に当っては石井と相協力し共同してその具体 化を完成したものであり、石井は、浅見より本件発明の着想を告げられるやその具体化に協力することを約し、 共同して具体化する意図のもとに、浅見と共同してその具体化を完成したものである。したがって、本件発明は 原告浅見が単独でしたものではなく、浅見が訴外石井と共同してしたものと認めるのが相当である。) 85) 日本国際知的財産保護協会, 「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告 書 」 , 2010.3. 22頁(“例えば、以下のような寄与が考えられる。＜権利範囲に対する寄与＞ a) 真の権利者の発明Ａに冒認者の発明Ｂを加えて出願する場合 b) 真の権利者の発明Ａを改良してＡ’として出願する場合 c) 真の権利者の発明Ａを上位概念化して出願する場合 d) 真の権利者の発明Ａを冒認出願した後、当該出願を基礎として優先権を主張し、冒認者の発明Ｂを 追加して（又は、改良発明Ａ’として若しくは発明Ａの上位概念の発明として）出願する場合 ＜手続的な寄与＞ e) 冒認者が補正等の手続をした場合 f) 真の権利者の発明Ａについて、明細書に実施例aを追加して出願する場合”). 86) 日本国際知的財産保護協会, 「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告 書 」 , 2010.3. 22頁(“冒認された発明の出願前及び出願後の審査過程において、冒認者の寄与が認められる場合 が考えられる。”). 87) 日本国際知的財産保護協会, 「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告 書 」 , 2010.3. 23頁(“発明が真の権利者と冒認者の共同発明であると認定しうる場合や冒認者が真の権利者の発 明に、幾つかの技術要素を自ら考え付加した場合には、真の権利者が自己の発明の部分のみ権利移転し、冒認者 と共同出願人となる。③冒認者の寄与に関して現行法上可能と考えられる対応 移転請求を認めることを前提とす る場合、冒認者の寄与に関しては特段の立法措置をしなくとも、以下のような対応が可能であるものと考えられ る。 a) 冒認者の発明と真の権利者の発明がいずれも権利範囲に寄与するものである場合 冒認者の発明と真の権 利者の発明がいずれも権利範囲に寄与するものである場合には、下記裁判例の立場を前提とすると、冒認者と真 の権利者のそれぞれの寄与に応じて権利の共有となるものと考えられる。”). 88) 大阪地裁 平成12年7月25日 平成10年(ワ)第10432号 判決. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 74 1) 大阪地裁 平成12年(2000)7月25日 平成10年(ワ)第10432号判決 대상 판례는 모인특허권자와 진정한 발명자를 공동발명자로 인정할 수 있음을 법 원 차원에서 처음으로 인정한 사례이다.