냉장고 _ ‘스토브리그’ 남궁민 “위로 된 드라마이길” 종영소감 공개
오늘의소식940 20-02-21 05:51
본문
법원은 원고 및 피고 사이에 다툼이 없는 사실 및 증거에 근거하여 원고와 김씨가
대상 발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여한 공동발명자라고 판시하였
다.686) 다만, 대상 특허발명 1, 2의 “경위와 과정, 그 주요 기술적 사상, 원고와 피고의
686) 서울고등법원 2015. 11. 27. 선고 2014나12203 판결(“위 법리에 비추어 살펴보건대, 당사자들 사이에 다툼이
없거나, 갑 제6 내지 11, 24, 30, 31, 41, 42호증, 을 제7, 10, 12, 13, 22, 25, 26호증의 각 기재와 당심 증인 박
현근, 박종관의 각 증언에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 아래와 같은 사정들을 참작할 때, 원
고와 피고 김영배는 공동으로 이 사건 제1, 2 발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여한 공동발명
자에 해당한다고 할 것이다.
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3) 서울중앙지방법원 2016. 6. 23. 선고 2014가합512263 판결(33.3%)
원고 및 소외 D, E는 대상 직무발명을 공동으로 발명하였다. 원고는 본인의 지분
율이 40%가 되어야 한다고 주장하였다. 법원은 공동발명의 경우 공동발명자 사이에
지분에 대한 약정이 없는 경우에는 지분율을 균등하게 추정하여 한다는 법리를 제시
675) 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결(“위 기술료 가운데 원고 회사가 피고들의 배임행위로 얻지 못한
이익 상당액은 피고 2 지분에 상응하는 금액에 한정된다고 할 것이다. 또한 2인 이상이 공동으로 발명한 때에
는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 하는데(특허법 제33조 제2항), 특허법상 위 공유관계의 지분을 어떻게
정할 것인지에 관하여는 아무런 규정이 없으나, 특허를 받을 수 있는 권리 역시 재산권이므로 그 성질에 반하
지 아니하는 범위에서는 민법의 공유에 관한 규정을 준용할 수 있다고 할 것이다(민법 제278조 참조). 따라서
특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 사이에 지분에 대한 별도의 약정이 있으면 그에 따르되, 그 약정이 없는
경우에는 민법 제262조 제2항에 의하여 그 지분의 비율은 균등한 것으로 추정된다고 봄이 상당하다.”).
발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구
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기능 해당 발명 공보 기재 발명자 원고 주장 발명자 원고의
지분율(%)
제1 기능
제1 발명 원고, J, K, L, M 원고, J, M 20%
제5 발명 원고, J, K, AI, AJ 원고, J, K, AI 20%
제9 발명 원고, J, K, AI, AJ 원고, J, K, AI 20%
제2 기능 제11 발명 원고, BD, BE, BF 원고, BE, BF 25%
제12 발명 원고, BD, BE, BF 원고, BE, BF 25%
<표 21> 지분율 산정 사례(서울중앙지방법원 2013가합517131 판결)
하고, 원고가 다른 발명자들보다 더 큰 기여를 하였다고 인정할 수 있는 증거가 부족
하고 달리 볼 증거가 없으므로 원고의 지분율을 33.3%로 판시하였다.
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6) 공지기술의 제공자 v. 신규요소 창출자
모든 연구원들은 ‘기존의 지식’을 활용하여 연구한다. 제로(0)에서부터 연구를 하는
자는 없고, 혹시 있다면 그 자는 지독한 바보이어서 연구계에서 곧 퇴출된다. 그 기존
의 지식을 뉴튼(Newton)은 ‘거인의 어깨’라고 칭했는데,484) 특허법에서는 ‘공지기술’
이라고 칭한다. 어떤 공지기술을 만든 자(공지기술의 제공자)가 누구이든지, 그 공지
기술을 활용하여 새로운 발명을 하는 자는 그 공지기술의 제공자와 공동발명자가 되
는 것이 아니라 단독발명자가 된다. 발명왕 에디슨이 만든 발명이 공지기술이 되고 난
후 그 공지기술을 활용하여 새로운 발명을 하는 자가 에디슨과 공동발명자로 묶일 필
요가 없다. 지금 시대에 출원인이 에디슨을 공동발명자로 기재하는 사례는 없다. 새로
480) Todd M. Martin, Pervin Taleyarkhan, Righting Inventorship Wrongs: A Multijurisdictional Overview, 10
Landslide 59, 61 (2017) (“Thirdly, the key question is whether the person's contribution had a material
effect on the final invention.”).
481) Todd M. Martin, Pervin Taleyarkhan, Righting Inventorship Wrongs: A Multijurisdictional Overview, 10
Landslide 59, 61–62 (2017) (“Fourthly, it is sometimes useful to approach the issue by asking who
conceived the solution to a problem, but that will not always be so because not all inventions are
susceptible to a problem and solution analysis.”).
482) 특허법원 2017. 10. 12 선고 2017허806 판결.
483) 다음의 설시가 그런 해석을 충분히 가능하게 한다: “비록 디자인의 창작 과정에서 아이디어를 제공하고 조
언을 하는 등 일부 기여를 하였더라도 디자인의 심미감에 영향을 미치는 요부 내지 지배적인 특징 부분을 착
상하고 구체화하여 디자인을 완성하는 데 실질적인 기여를 하지 않았다면 창작자로 볼 수 없다.”
484) Isaac Newton (“If I have seen further than others, it is by standing upon the shoulders of giants.”).
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
166
운 기술이 논문으로 공개되면 그 기술은 공지기술이 된다. 그 공지기술을 활용하여 새
로운 발명을 하는 자가 그 논문의 저자와 공동발명자가 될 필요가 없다.
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② 법원(CAFC)의 판단
항소심에서 Oddzon은, 2건의 비공지 디자인(confidential designs)이 제102조(f)항
선행기술에 해당하지만 이 선행기술들이 다른 선행기술과 함께 제103조 비자명성 판
단에 활용될 수는 없다고 주장하였는데, 법원은 이를 받아들이지 않았다.815)
법원은, ① 제102조(f)항이 다른 선행기술들과 성격이 다르다는 점,816) ② In re Bass
판결에서 제102조(g)항 선행기술이 다른 선행기술과 함께 비자명성 판단에 고려될 수
있음을 판시하면서도 방론으로 제102조(f)항에 대해서는 제102조(g)항과 그 성격이 다
르다고 본 점817) 등을 인정하면서도, ③ 1984년 특허법 개정에 의해 제103조가 개정되
면서 제102조(g)항과 제102조(f)항 선행기술이 일정한 경우818) 제103조 비자명성 판단
에 고려될 수 없다는 내용이 추가되었고,819) 제102조(g)항과 달리 제102조(f)항이 개정
815) Oddzon Products, Inc., 122 F.3d at 1401 (“OddzOn argues that while the two disclosures constitute
patent-defeating subject matter under 35 U.S.C. § 102(f), they cannot be combined with “real” prior art to
defeat patentability under a combination of § 102(f) and § 103. The prior art status under § 103 of subject
matter derived by an applicant for patent within the meaning of § 102(f) has never expressly been
decided by this court. We now take the opportunity to settle the persistent question whether § 102(f) is a
prior art provision for purposes of § 103. As will be discussed, although there is a basis to suggest that
§ 102(f) should not be considered as a prior art provision, we hold that a fair reading of § 103, as
amended in 1984, leads to the conclusion that § 102(f) is a prior art provision for purposes of § 103.”).
816) Id. at 1401-1402 (“Section 102(f) provides that a person shall be entitled to a patent unless ‘he did not
himself invent the subject matter sought to be patented.’ This is a derivation provision, which provides
that one may not obtain a patent on that which is obtained from someone else whose possession of the
subject matter is inherently ‘prior.’ It does not pertain only to public knowledge, but also applies to
private communications between the inventor and another which may never become public. Subsections
(a), (b), (e), and (g), on the other hand, are clearly prior art provisions. They relate to knowledge
manifested by acts that are essentially public.”).
817) Id. at 1402-1403 (“In In re Bass, 59 C.C.P.A. 1342, 474 F.2d 1276, 1290, 177 USPQ 178, 189 (CCPA
1973), the principal opinion of the Court of Customs and Patent Appeals held that a prior invention of
another that was not abandoned, suppressed, or concealed (102(g) prior art) could be combined with other
prior art to support rejection of a claim for obviousness under § 103. The principal opinion added, in
dictum (§ 102(f) not being at issue), that ‘[o]f course, (c), (d), and (f) have no relation to § 103 and no
relevancy to what is ‘prior art’ under § 103.’ Id. There is substantial logic to that conclusion. After all,
the other prior art provisions all relate to subject matter that is, or eventually becomes, public. Even the
‘secret prior art’ of § 102(e) is ultimately public in the form of an issued patent before it attains prior art
status. Thus, the patent laws have not generally recognized as prior art that which is not accessible to
the public. . . . The prior art being referred to in that provision arguably included only public prior art
defined in subsections 102(a), (b), (e), and (g).”).
818) 청구항에 기재된 발명의 발명 시점을 기준으로 제102조(g)항 또는 제102조(f)항 선행기술발명과 청구항에 기
재된 발명에 대한 권리가 동일인에게 귀속되거나, 동일인에게 양도 의무가 있는 경우.
특허법상 모인(冒認) 법리
315
내용에 포함된 이유가 명확하지는 않지만820) 제102조(f)항이 제한적인 상황에서는 선
행기술(prior art)에 해당하지 않는다는 법문으로부터 위 제한적인 상황 외에는 선행
기술에 해당한다고 해석하는 것이 타당하다고 보았으며,821) ④ 모인대상발명(A)으로
부터 자명한 발명(A′)의 경우 발명자 또는 제3자 입장에서 특허받을 수 없는 발명에
해당하지 않더라도 모인자 입장에서는 특허받을 수 없는 발명에 해당하는 것으로 되
는 위와 같은 해석이 비논리적인 것도 아니라고 하면서,822) 모인대상발명 그 자체는
제102조(f)항에 따라 특허받을 수 없음은 물론 모인대상발명으로부터 자명한 변경발
명에 대해서도 제103조에 따라 모인자는 특허받을 수 없다는 점을 분명히 하였다.823)
다만, 연방관할항소법원(CAFC)도 1심 법원과 마찬가지로 이 사건 디자인 특허의
비자명성이 부정되지 않는다고 보았다.824)
다. 모인출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제
1) 제도의 개요
2011년 개정 전 미국 특허법은 선발명주의를 채택하고 있었고 원칙적으로 발명자
819) 35 U.S.C. § 103 (“Subject matter developed by another person, which qualifies as prior art only under
subsection (f) or (g) of section 102 of this title, shall not preclude patentability under this section where
the subject matter and the claimed invention were, at the time the invention was made, owned by the
same person or subject to an obligation of assignment to the same person.”).
820) Oddzon Products, Inc., 122 F.3d at 1403 (“There was no clearly apparent purpose in Congress's inclusion
of § 102(f) in the amendment other than an attempt to ameliorate the problems of patenting the results of
team research. However, the language appears in the statute; it was enacted by Congress. We must give
effect to it.”).
821) Id. (“While the statute does not expressly state in so many words that §102(f) creates a type of prior
art for purposes of § 103, nonetheless that conclusion is inescapable; the language that states that § 102(f)
subject matter is not prior art under limited circumstances clearly implies that it is prior art otherwise.
That is what Congress wrote into law in 1984 and that is the way we must read the statute.”).
822) Id. (“This result is not illogical. It means that an invention, A', that is obvious in view of subject
matter A, derived from another, is also unpatentable. The obvious invention, A', may not be unpatentable
to the inventor of A, and it may not be unpatentable to a third party who did not receive the disclosure
of A, but it is unpatentable to the party who did receive the disclosure.”).
823) Id. at 1403-1404 (“Thus, while there is a basis for an opposite conclusion, principally based on the fact
that §102(f) does not refer to public activity, as do the other provisions that clearly define prior art,
nonetheless we cannot escape the import of the 1984 amendment. We therefore hold that subject matter
derived from another not only is itself unpatentable to the party who derived it under § 102(f), but, when
combined with other prior art, may make a resulting obvious invention unpatentable to that party under a
combination of §§102(f) and 103. Accordingly, the district court did not err by considering the two design
disclosures known to the inventor to be prior art under the combination of §§ 102(f) and 103.”).
824) Id. at 1404 (“We agree with the district court that none of the cited designs, including the two
confidential disclosures, render the patented design obvious, either individually or in combination.”).
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
316
만이 출원할 수 있었기 때문에 무권리자 출원 특허와 관련하여 이전청구제도나 출원
일 소급제도는 없었고,825) 진정한 발명자는 스스로 특허출원을 한 다음 저촉
(interference)절차를 거쳐 특허를 받을 수 있었다.
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2) 소송 이력
523) 척추뼈(vertebrae)가 서로 압착되는 경우, 그 척추뼈 사이에 스페이서(spacer)를 삽입하여 압착을 해소한다.
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부 록
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<그림 2> 기술신용대출 잔액
(단위: 조원)
자료 : 은행연합회 기술금융 종합상황판
<그림 3> 기술신용대출 건수
(단위: 건)
자료 : 은행연합회 기술금융 종합상황판
4차 산업혁명 시대에 필요한 지식재산 분야별 전문인력 양성 방안
- 318 -
<그림 4> TDB 이용체계
자료 : 한국신용정보원
하지만, TCB평가의 경우 기술등급과 신용등급을 40:60의 비율로 기술신용등급을 산출하는 것이 일반
적이다. 또한 기술등급 세부항목 평가 시 재무비율이 사용되는 경우가 상당수 있기 때문에 실질적 기술
신용평가의 신용등급 비율은 70% 이상으로 볼 수 있다. 즉, 아무리 기술력이 뛰어나더라도 신용등급이
매우 낮거나 없는 경우 최종 기술신용등급이 낮을 수밖에 없는 구조이고, 반면 기술력이 낮더라도 신용
등급이 높으면 최종 기술신용등급이 높게 산출된다. 이 때문에 기술과 관련 없는 예식장업, 숙박업, 부
동산 임대업 등이 기술금융의 지원을 받는 사례가 발생하는 등 ‘무늬만 기술금융’이라는 부정적 평가
또한 있어왔다. 현재 정부는 이러한 문제점을 해소하기 위해 기술신용평가체계 개선 작업 등을 추진 중
이다. 2. IP담보대출
IP담보대출이란 은행이 특허권 등의 지식재산권을 담보로 설정하여 대출을 하는 것이다. 국내의 IP담
보대출은 90년대 중·후반부터 시도되었다. 1996~1999년 동안 국민은행과 기업은행은 우수 중소기업에
대한 대출시 백점만점의 심사평점 중 기술력 평점을 40점으로 대폭 높여, 특허권만을 담보로 업체당 최
고 10억원까지 대출을 시행하였다. 또한 1999년 중소기업진흥공단은 한국산업기술평가원의 “기술담보
가치평가증서”를 통해, 물적 담보 없이 특허 등의 지식재산권을 담보로 중소기업진흥공단이 직접대출
을 실시하였다.
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TAG_C3
(8) 원리를 추출할 수 없는 경우 및 (6)-1의 경우. 원리, 모델을 고려할 필요가 없다
(모두 모델로 취급해도 좋음).
(9) 원리 및/또는 모델에의 기여 정도를 요구한다. (7)의 경우, 원리 및 모델의 중요
도에 대한 것이며, (8)의 경우 모델에 대한 것이다.
TAG_C4TAG_C5TAG_C6TAG_C7마. 공동발명자 v. 공동권리자
이론적으로 공동발명자로 인정되지 못하더라도 그 자에게 특허권에 대한 지분을
인정하거나, 직무발명 보상금에 대한 지분을 인정할 수 있을 것이다. 반대로 공동발명
자로 인정하면서도 공동권리자로 인정하지 않는 것이 더 합리적인 경우도 있을 수 있
다.709) 발명자권과 소유권은 별개의 쟁점이다.710) 즉, 발명자가 아니어도 해당 특허(를
받을 수 있는 권리)의 적법한 소유자가 될 수 있다. 다만, 공동발명자가 아닌 자에게
권리를 인정하는 법리가 자칫 발명자의 권리를 침해할 수 있으므로 조심스럽게 접근
to one claim, A and B are properly named as joint inventors under § 116.”).
708) 약간의 고민을 한 사례: Christopher McDavid, I Want A Piece of That! How the Current Joint
Inventorship Laws Deal with Minor Contributions to Inventions, 115 Penn St. L. Rev. 449 (2010).
709) Tigran Guledjian, Teaching the Federal Circuit New Tricks: Updating the Law of Joint Inventorship in
Patents, 32 Loy. L.A. L. Rev. 1273, 1301 (1999) (“No Ownership Rights to a Minor Contributing
Inventor”).
710) Beech Aircraft Corp. v. EDO Corp., 990 F.2d 1237, 1248 (Fed. Cir. 1993) (“It is elementary that
inventorship and ownership are separate issues . . . . [I]nventorship is a question of who actually invented
the subject matter claimed in a patent. Ownership, however, is a question of who owns legal title to the
subject matter claimed in a patent, patents have the attributes of personal property.”).
발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구
249
할 일이다. 즉, 발명자가 아닌 부장님이 직무발명 보상금에 대한 큰 지분을 요구하여
다른 진정한 발명자의 지분이 낮아지는 결과를 초래할 수 있다.