Lüdecke는 창작적 기여가 되는 요건 대신 공동발명자의 각자의 기여는 해당 기술
분야의 평균적 능력을 상회하는 사고과정에 의하여 공동 작업을 필요로 하다고 한다.
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775) 일본 특허법 제29조 제1항 본문(“제29조 ① 산업상 이용할 수 있는 발명을 한 자는, 다음에 열거된 발명을
제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.”).
776) 일본 특허법 (거절사정) 제49조 (“심사관은, 특허출원이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 특
허출원에 대하여 거절사정을 해야 한다. 1. (생략); 2. 그 특허출원에 관한 발명이 제25조, 제29조, 제29조2, 제
32조, 제38조 또는 제39조 제1항 내지 제4항의 규정에 의해 특허를 받을 수 없는 경우; 3. 내지 6. (생략); 7.
그 특허출원인이 발명자가 아닌 경우에 있어서, 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하지 않은
경우”); (특허무효심판) 제123조 (“특허가 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 특허를 무효로 하는
것에 대하여 특허무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우, 이 이상의 청구항에 관한 것에 대하여는 청구항마다
청구할 수 있다. 1. (생략); 2. 그 특허가 제25조, 제29조, 제29조의2, 제32조, 제38조 또는 제39조 제1항 내지
제4항에 위반된 경우; 3. 내지 5. (생략); 6. 그 특허가 발명자가 아닌 자로서 그 발명에 대하여 특허를 받을
수 있는 권리를 승계하지 않은 특허출원에 대하여 된 경우; 7. 내지 8. (생략). ②항 내지 ④항 (생략).”).
특허법상 모인(冒認) 법리
291
시작품 발명 특허발명
본건 시작품은 좌우의 유
방을 별개로 보호, 보정
하는 좌우분리형 브래지
어를 좌우 한쌍으로 조합
시킨 브래지어로서, 각
브래지어는 ⓐ 유방을 보
호, 보정하는 캡부와, ⓑ
캡부의 하부에 접속하고, 가슴둘레를 한바퀴 돌아
장착하는 밴드부와, ⓒ
캡부의 상부에 일단측이
취부되고, 어깨부를 통과
한 등 가운데측에서 타단
측이 밴드부에 취부된 어
깨끈을 갖추고 있고, 좌
우의 브래지어의 밴드부
가 브래지어의 장착시에
가슴쪽에서 겹쳐지는 것
이다.
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K-C와 P&G는 서로 자신의 특허가 우선(priority)한다고 주장하였는데, 1심 법원은
K-C의 Enloe 특허가 우선한다고 보고 Lawson 특허의 일부 청구항이 무효라고 보았
다.
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셋째, 모인대상발명 A(발명자 甲)로부터의 변경 개량에 모인자의 실질적 기여가
인정되는 발명 A3를 乙이 출원한 경우, ① A3는 모인 출원 특허에 해당하지 않으므
로 제33조 위반의 거절 무효 사유가 없고, 甲과 乙의 공유로 처리해야 하는지에 대한
검토가 필요하다. 이 경우 피모인자 모인자 공동의 실질적 기여가 인정되는 경우 공
유관계를 인정하는 것으로 하면, 甲과 乙의 공유에 해당하게 되어, ② 甲과 乙이 특허
법 제34조 또는 제35조에 따라 A3의 범위 내에서 출원하는 경우 출원일 소급효가 인
정되고, ③ 정당한 권리자 甲은 乙에 대해 A3에 대한 특허권의 지분 이전을 청구할
수 있게 된다. 이와 같은 취급의 문제는, 변경 개량의 정도가 낮은 수준인 A2 발명이
乙 단독 권리로 됨에 반해, A2보다 상대적으로 변경 개량의 정도가 높은 수준인 A3
발명이 甲과 乙의 공유로 되어 어색한 결론에 도달하게 되는 점이다. 이 역시 발명자
판단 기준(실질적 기여)과 모인 판단 기준(협의의 실질적 동일성)을 달리 함으로 인해
모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안
405
발생하는 문제라고 볼 수 있다.
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공동발명자 판단에서 첨부법리를 적용할 수 있는 가능성을 판단하기 위하여 이하 외
국의 법리를 검토하겠다.
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기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로
주장하는 바와 같은 심리미진, 판단유탈 등의 위법이 없다.
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구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
426
다. 하지만 타인의 기술(모인대상발명)을 탈취한 자가 모인대상발명을 변경하여 자신
의 명의로 출원하는 경우에는 사안 해결이 간단하지 않은데 이에 대해 세 가지 쟁점
을 중심으로 우리나라와 주요국의 법리를 비교 검토한 다음 제도개선방안을 제시해
보았다. 세 가지 검토 쟁점은, ① 정당한 권리자의 발명(A)을 기준으로 모인이 성립하
는 범위의 문제, ② 정당한 권리자의 구제에 있어 출원일 소급효나 이전청구가 인정되
는 범위의 문제, ③ 일정한 경우 모인특허를 피모인자와 모인자의 공유로 볼 수 있는
지의 문제 등이었다.
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원고 주장 심결취소사유는, Y가 본건 발명을 발명하였다는 것을 보여주는 객관적
인 증거는 존재하지 않는 한편, 본건 발명의 기본적인 구성은 모두 X로부터 Y에게 전
달된 기술정보와 부합하므로 본건 발명은 Y를 발명자로 하는 발명은 아니며, X를 발
800) 中山信弘 小泉直樹 編, 前揭書(新.注解特許法(上卷)), 412頁에 소개된 것을 정리한 것임.
특허법상 모인(冒認) 법리
307
명자로 하는 발명이거나, 적어도 X를 공동발명자로 하는 발명이라고 해야 한다는 것
이다.
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② 법원(CAFC)의 판단
항소심에서 Oddzon은, 2건의 비공지 디자인(confidential designs)이 제102조(f)항
선행기술에 해당하지만 이 선행기술들이 다른 선행기술과 함께 제103조 비자명성 판
단에 활용될 수는 없다고 주장하였는데, 법원은 이를 받아들이지 않았다.815)
법원은, ① 제102조(f)항이 다른 선행기술들과 성격이 다르다는 점,816) ② In re Bass
판결에서 제102조(g)항 선행기술이 다른 선행기술과 함께 비자명성 판단에 고려될 수
있음을 판시하면서도 방론으로 제102조(f)항에 대해서는 제102조(g)항과 그 성격이 다
르다고 본 점817) 등을 인정하면서도, ③ 1984년 특허법 개정에 의해 제103조가 개정되
면서 제102조(g)항과 제102조(f)항 선행기술이 일정한 경우818) 제103조 비자명성 판단
에 고려될 수 없다는 내용이 추가되었고,819) 제102조(g)항과 달리 제102조(f)항이 개정
815) Oddzon Products, Inc., 122 F.3d at 1401 (“OddzOn argues that while the two disclosures constitute
patent-defeating subject matter under 35 U.S.C. § 102(f), they cannot be combined with “real” prior art to
defeat patentability under a combination of § 102(f) and § 103. The prior art status under § 103 of subject
matter derived by an applicant for patent within the meaning of § 102(f) has never expressly been
decided by this court. We now take the opportunity to settle the persistent question whether § 102(f) is a
prior art provision for purposes of § 103. As will be discussed, although there is a basis to suggest that
§ 102(f) should not be considered as a prior art provision, we hold that a fair reading of § 103, as
amended in 1984, leads to the conclusion that § 102(f) is a prior art provision for purposes of § 103.”).
816) Id. at 1401-1402 (“Section 102(f) provides that a person shall be entitled to a patent unless ‘he did not
himself invent the subject matter sought to be patented.’ This is a derivation provision, which provides
that one may not obtain a patent on that which is obtained from someone else whose possession of the
subject matter is inherently ‘prior.’ It does not pertain only to public knowledge, but also applies to
private communications between the inventor and another which may never become public. Subsections
(a), (b), (e), and (g), on the other hand, are clearly prior art provisions. They relate to knowledge
manifested by acts that are essentially public.”).
817) Id. at 1402-1403 (“In In re Bass, 59 C.C.P.A. 1342, 474 F.2d 1276, 1290, 177 USPQ 178, 189 (CCPA
1973), the principal opinion of the Court of Customs and Patent Appeals held that a prior invention of
another that was not abandoned, suppressed, or concealed (102(g) prior art) could be combined with other
prior art to support rejection of a claim for obviousness under § 103. The principal opinion added, in
dictum (§ 102(f) not being at issue), that ‘[o]f course, (c), (d), and (f) have no relation to § 103 and no
relevancy to what is ‘prior art’ under § 103.’ Id. There is substantial logic to that conclusion. After all,
the other prior art provisions all relate to subject matter that is, or eventually becomes, public. Even the
‘secret prior art’ of § 102(e) is ultimately public in the form of an issued patent before it attains prior art
status. Thus, the patent laws have not generally recognized as prior art that which is not accessible to
the public. . . . The prior art being referred to in that provision arguably included only public prior art
defined in subsections 102(a), (b), (e), and (g).”).
818) 청구항에 기재된 발명의 발명 시점을 기준으로 제102조(g)항 또는 제102조(f)항 선행기술발명과 청구항에 기
재된 발명에 대한 권리가 동일인에게 귀속되거나, 동일인에게 양도 의무가 있는 경우.
특허법상 모인(冒認) 법리
315
내용에 포함된 이유가 명확하지는 않지만820) 제102조(f)항이 제한적인 상황에서는 선
행기술(prior art)에 해당하지 않는다는 법문으로부터 위 제한적인 상황 외에는 선행
기술에 해당한다고 해석하는 것이 타당하다고 보았으며,821) ④ 모인대상발명(A)으로
부터 자명한 발명(A′)의 경우 발명자 또는 제3자 입장에서 특허받을 수 없는 발명에
해당하지 않더라도 모인자 입장에서는 특허받을 수 없는 발명에 해당하는 것으로 되
는 위와 같은 해석이 비논리적인 것도 아니라고 하면서,822) 모인대상발명 그 자체는
제102조(f)항에 따라 특허받을 수 없음은 물론 모인대상발명으로부터 자명한 변경발
명에 대해서도 제103조에 따라 모인자는 특허받을 수 없다는 점을 분명히 하였다.823)
다만, 연방관할항소법원(CAFC)도 1심 법원과 마찬가지로 이 사건 디자인 특허의
비자명성이 부정되지 않는다고 보았다.824)
다. 모인출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제
1) 제도의 개요
2011년 개정 전 미국 특허법은 선발명주의를 채택하고 있었고 원칙적으로 발명자
819) 35 U.S.C. § 103 (“Subject matter developed by another person, which qualifies as prior art only under
subsection (f) or (g) of section 102 of this title, shall not preclude patentability under this section where
the subject matter and the claimed invention were, at the time the invention was made, owned by the
same person or subject to an obligation of assignment to the same person.”).
820) Oddzon Products, Inc., 122 F.3d at 1403 (“There was no clearly apparent purpose in Congress's inclusion
of § 102(f) in the amendment other than an attempt to ameliorate the problems of patenting the results of
team research. However, the language appears in the statute; it was enacted by Congress. We must give
effect to it.”).
821) Id. (“While the statute does not expressly state in so many words that §102(f) creates a type of prior
art for purposes of § 103, nonetheless that conclusion is inescapable; the language that states that § 102(f)
subject matter is not prior art under limited circumstances clearly implies that it is prior art otherwise.
That is what Congress wrote into law in 1984 and that is the way we must read the statute.”).
822) Id. (“This result is not illogical. It means that an invention, A', that is obvious in view of subject
matter A, derived from another, is also unpatentable. The obvious invention, A', may not be unpatentable
to the inventor of A, and it may not be unpatentable to a third party who did not receive the disclosure
of A, but it is unpatentable to the party who did receive the disclosure.”).
823) Id. at 1403-1404 (“Thus, while there is a basis for an opposite conclusion, principally based on the fact
that §102(f) does not refer to public activity, as do the other provisions that clearly define prior art,
nonetheless we cannot escape the import of the 1984 amendment. We therefore hold that subject matter
derived from another not only is itself unpatentable to the party who derived it under § 102(f), but, when
combined with other prior art, may make a resulting obvious invention unpatentable to that party under a
combination of §§102(f) and 103. Accordingly, the district court did not err by considering the two design
disclosures known to the inventor to be prior art under the combination of §§ 102(f) and 103.”).
824) Id. at 1404 (“We agree with the district court that none of the cited designs, including the two
confidential disclosures, render the patented design obvious, either individually or in combination.”).
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
316
만이 출원할 수 있었기 때문에 무권리자 출원 특허와 관련하여 이전청구제도나 출원
일 소급제도는 없었고,825) 진정한 발명자는 스스로 특허출원을 한 다음 저촉
(interference)절차를 거쳐 특허를 받을 수 있었다.
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TAG_C3
또한 사안을 보면, 정당한 권리자(甲)와 모인자(乙)가 공동개발 관계에 있었고 공동개
발 결과물(모인대상발명)을 완성하였는데 공동개발계약 종료 후 모인자(乙)가 모인대
상발명을 일부 변경하여 단독 출원한 경우라는 점이 특징이다.
TAG_C4TAG_C5TAG_C6TAG_C7
부합은 “소유자를 달리하는 여러 개의 물건이 결합하여 1개의 물건으로 되는 것이
고”569) 훼손하지 않으면 분리할 수 없거나 분리에 과다한 비용이 들도록 결합된 것이
다.570) 우리 대법원은 이를 확정 적용하고 있다. 즉 분리하면 경제적 가치가 없을 경우
까지도 부합에 속한 것이다.571) 공동발명의 경우와 부합의 경우가 부합된다.
