휴대용 _ 공정위, 네이버 이해진 고발…지정자료 허위제출행위 제재
오늘의소식912 20-02-23 01:52
본문
첫째, 실험이 중요한 기술분야에서는 일본의 影山光太郎(카게야마 코우타로우) 이
론을 적용해서 지분율을 산정할 수 있다. 즉, 발명의 과정을 원리를 정립하는 단계 및
그 원리를 실현하기 위한 모델을 설정하는 단계로 나누고 그 두 단계에 창작적 기여
를 한 정도를 고려하여 지분율을 산정할 수 있다.
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모인 출원 특허의 경우 특허법상 거절이유 무효사유에 해당하며 정당한 권리자의
보호를 위한 제도가 특허법에 마련되어 있는데, 모인자가 피모인자의 발명을 거의 그
대로 출원한 경우(특허받은 경우 포함)와 달리 모인자가 피모인자의 발명에 일정한 변
경을 가하여 출원한 경우(특허받은 경우 포함)에는 이를 어떻게 처리해야 하는지 문제
된다. 이하 이 문제에 대한 우리나라의 학설 판례를 먼저 살펴보고 주요국의 관련 법
리와 논의를 정리한 다음 이를 토대로 제도 개선의 필요성 및 필요시 개선방안에 대
해 검토해 본다.
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나) 대상 발명 2
b, d는 원고의 지시에 단순히 따른 것이며, d 및 b의 지분율을 합하면 50%이고 원
고의 지분율은 50%로 주장한다.
532) Bianco v. Globus Med., Inc., 30 F. Supp. 3d 565, 579 (E.D. Tex. 2014) (“Furthermore, the devices
disclosed in the Globus patents are significantly different from the device disclosed in Dr. Bianco's
drawings.”).
533) Id. at 579 (“Assuming that the evidence supports a finding that Globus used Dr. Bianco's ideas as a
starting point for its Caliber, Caliber–L, and Rise products, that does not mean that his contribution to
the patents associated with those products was sufficient to render him a co-inventor.”).
534) 원고의 아이디어가 피고 회사의 연구원에게 전달되었다고 보는 것이 상식적이지 않을까? 만약, 그렇다면 연
결고리가 생기는 것이다. 원고의 아이디어가 피고 회사의 연구원에게 전달되었음을 원고가 증명하는데 실패한
것인가?
발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구
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법원은 단순히 달성목표를 제시할 뿐 그 목표를 달성하기 위한 수단을 제시하지
않은 자는 공동발명자가 아니라고 설명하는데,535) 원고가 제공한 도면 및 아이디어가
그 수준에 그칠 뿐인데 그 단순한 아이디어의 유용에 4백만불의 손해배상액을 인정하
는 것이 타당해 보이지 않는다.
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2) ‘실질적 기여’ 기준
대법원 2009후2463 판결에 따른 ‘실질적 기여’ 기준은 다음과 같은 장 단점이 상정
된다.
[공동발명자는] “2인 이상의 자가 단순한 협력으로서가 아니라 실질적으로 협
력하여 발명을 성립시키는 것을 말하나, 실제 문제로서 관계자가 다수인 경우
事務管理者の費用償還請求権(民法第702条)、不当利得に基づく返還請求権(同第703条)61又は準占有者から
回収者に対する費用償還請求権(民法第196条等)により金銭的に評価して冒認者に返還するべき場合もあると考
えられる。”).
93) 財団法人知的財産研究所, “国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書”, 2008,
7-8頁(“ただ、着想と具体化に分ける考え方によれば、発明が完成に至る時的側面から、共同発明者か否かを検討
することが可能となる。発明は、常に着想と具体化の過程を経て完成に至るものであるところ、着想自体が具体
的である場合、すなわち、発明に必要な「具体化」の過程が着想自体に含まれていると評価し得る場合には、具
体化の作業自体は、何ら創作に結びついていないことになる。この場合は、当該具体的な着想を提供すること
で、発明が完成したといえるのであり、その後に関与した者は、同発明を確認したにすぎないということができ
ることになり、着想の提供者のみが発明者とされることになろう。”).
94) 影山 光太郎, 「発明/共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ -一般・実験・共同発明の場合の
発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順-」, 経済産業調査会, 2012, 134頁(“吉藤説は、この分野
の学説の嚆矢の一つとして、著作物、論文、判例に多年にわたり広く紹介・引用されている”).
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
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에 단순한 협력자인지 또는 실질적인 협력자인지를 판단하는 것은 반드시 용
이하지 않다. 발명은 기술적 사상의 창작이므로, 실질상의 협력 유무는 오로
지 이 관점에서 판단해야 한다. 기술적 사상의 창작 자체에 관계하지 않은
자, 예컨대 단순한 관리자⋅보조자 또는 후원자 등은 공동발명자가 아니다.
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1038) 특허청, 특허 실용신안 심사기준, 2018. 8., 2109-2110면; 김관식, 앞의 해설(모인출원, 직무발명제도 해설),
179-180면(“우리나라 특허법 제34조, 제35조에 대응하는 독일 특허법 제7조 제2항 및 제8조, 영국 특허법 제8
조 제3항 (c) 및 제37조 제4항 등에서 정당한 권리자가 출원일 소급의 이익을 누릴 수 있는 발명(독일의 경우
에는 우선권주장의 근거가 될 수 있는 발명)의 기준이 되는 발명은 ‘모인대상발명’이 아닌 ‘모인출원발명(die
Erfindung selbst, des Patents, the earlier application, the specification of that patent)’으로 해석된다. 우리나
라 심사지침서에도 동일한 취지로 되어 있다. 특허청, 특허 실용신안 심사지침서, 2011, 2106면 및 5309면; 특
허청, 특허 · 실용신안 심사기준, 2015, 2109면 및 5311면. 일본의 경우에도 출원일 소급제도에 대하여 마찬가
지로 이해하고 있는 것으로 보인다.”).
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
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2. 주요국의 법리
일본의 경우 모인 출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제수단으로 출원일 소급제
도 없이 특허권 이전청구제도만을 두고 있다. 따라서 일본은 모인의 성립 범위가 정당
한 권리자에게 이전청구가 인정되는 범위와 관련되게 되는데, 이 문제에 대해 법리가
확립되어 있지 않고 다양한 학설만 존재하는 것으로 보이며, 이 문제를 정면으로 다룬
판결례도 아직 확인하지 못했다.
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39) 전문평가기관은 TCB 중 기술보증기금, 나이스평가정보, 한국기업데이터, 이크레더블 등 4사와 정부
산하 연구기관 중 한국과학기술연구원, 한국과학기술정보연구원, 한국보건산업진흥원, 한국산업기술
평가관리원, 한국전자통신연구원, 정보통신기술진흥센터, 한국생명공학연구원 등 7사가 해당된다.
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TAG_C3TAG_C4TAG_C5TAG_C6TAG_C7
Ⅳ. 소결론: 해석론에 의한 대응
결국 거절 무효의 범위, 정당한 권리자의 출원일 소급효 인정 범위 및 정당한 권리
자의 이전청구 인정 범위를 동일하게 하되, 세 경우 모두 ‘실질적 기여’ 기준을 적용하
는 해석론을 통한 해결이 바람직할 것으로 생각된다. 또한, 개량모인발명에 대해 피모
인자와 모인자의 공동 기여가 인정되는 경우 공동발명에 준하는 취급을 함으로써 정
당한 권리자에 대한 구제를 도모하는 제도 개선이 필요할 것으로 생각된다. 이와 같은
제도 운영 과정에서 해석론에 의한 문제 해결에 한계점이 드러나는 경우 입법적 해결
을 면밀하게 검토해 보는 것이 바람직할 것이다.